Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XIV - Número 354 Lima, 13 de julio de 1998 SUMARIO Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Pág. Proceso 14-IP-97.- Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa.

Expediente Nº 3687. Actor Sociedad Manufacturas Plásticas S.A.. Marca FIGURATIVA (conjunto formado por un rectángulo dentro del cual se hallan tres flechas que apuntan todas hacia arriba). Interpretación de oficio del artículo 93 de la Decisión 344 Proceso 1-IP-98.- 2 Interpretación Prejudicial del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del Art. 83 ibídem, y de los Arts. 146 y 147 ibídem, en concordancia con el Art. 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Actora: Sociedad Consultores de Ingeniería y Sistemas C.I.S S.A. MARCA “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”.- Expediente Nacional Nº 3976 Proceso 23-IP-96.- Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literales a), b), d) y e); 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente nacional Nº 3555, Marca “VODKA BALALAIKA” Proceso 17-IP-98.- Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 104 y 105, en concordancia con los artículos 83, 93, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el doctor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SOCIEDAD CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., Marca: “LA RUBIA”. Expediente interno Nº 3923 Acuerdo Nº 1 de 1998 Para nosotros la Patria es América 13/07/98 GACETA OFICIAL 2.44 PROCESO 14-IP-97 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Presentada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente doctor Juan Alberto Polo Figueroa. Expediente Nº 3687. Actor Sociedad Manufacturas Plásticas S.A. Marca FIGURATIVA (conjunto formado por un rectángulo dentro del cual se hallan tres flechas que apuntan todas hacia arriba).

Interpretación de oficio del artículo 93 de la Decisión 344. Quito, 17 de Abril de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Juan Alberto Polo Figueroa, dentro del proceso de nulidad contra la Resolución 14.324 de 8 de agosto de 1995 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el acto administrativo presunto mediante el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución precitada, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que el Consejo de Estado de Colombia está facultado para proponer la mencionada solicitud de interpretación conforme los alcances del artículo 29 del citado Tratado de Creación del Tribunal. Que la consulta se origina en el mandato del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y se tramita con observancia en lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del mismo, indicándose el nombre del tribunal nacional que formula la solicitud, las normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere, el lugar y dirección en donde el despacho judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “.

HECHOS DE LA DEMANDA “Se alega en la demanda que la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A., presentó el 25 de abril de 1986, solicitud de registro de la marca FIGURATIVA para distinguir productos comprendidos en la clase 21, artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, consistente en el conjunto formado por un rectángulo dentro del cual se hallan tres flechas que apuntan todas hacia arriba, dos de ellas a los extremos y la tercera en el centro de las dos, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 340 de 1º de diciembre de 1988. “Contra la solicitud de registro, la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY formuló demanda de oposición el día 19 de enero de 1989, oposición que fue contestada por MANUFACTURAS PLASTICAS S.A., el 25 de mayo de 1989, en la que se explicaron las razones por las cuales debía concederse el registro de la marca, anexando el contratocompromiso suscrito entre ROHM AND HAAS COMPANY y MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. “A pesar del citado contrato-compromiso, la opositora no retiró su escrito de oposición, sino que por el contrario continuó formulando otras solicitudes frente a la citada marca FIGURATIVA. “Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos expidió la resolución 14324 de 8 de agosto de 1995, por medio de la cual declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca FIGURATIVA, resolución contra la que se interpuso recurso de apelación el día 11 de septiembre de 1995, en el cual se GACETA OFICIAL 13/07/98 3.44 expusieron claramente los fundamentos jurídicos por los cuales debe concederse el registro de la marca, recurso que no se ha decidido, por lo que debe entenderse que la decisión es de carácter negativo. oposición y posteriormente con el escrito del recurso de apelación interpuesto contra la resolución que negó el registro de la marca. “Entre la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY y MANUFACTURAS PLASTICAS S.A., existieron vínculos comerciales que concluyeron con la firma de un contrato-compromiso suscrito ante dos testigos, el día 30 de abril de 1986. “En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: En dicho contrato las partes convinieron, según lo afirma la demanda, que Rohm and Hass aceptaba “que la modificación que Manufacturas Plásticas S.A. hizo al logotipo que viene usando, según muestra impresa en este mismo contrato, es suficiente para evitar toda confusión con el logotipo que Rohm and Hass tiene registrado.

(subrayado es del Tribunal). “El LOGOTIPO que aparece en la cláusula cuarta del citado contrato, es exactamente igual al LOGOTIPO solicitado para registro por la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. en el expediente 2255.659. “La sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. es titular de los registros de la marca FIGURATIVA, cuyo logotipo está formado por tres flechas, para distinguir productos comprendidos en las clases 1ª, 2ª, 16, 17, 19, 20, 27 y 28 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza; asimismo es propietaria del mismo signo como Enseña Comercial. “5.

FUNDAMENTOS DE DERECHO “a) El artículo 81, en concordancia con los artículos 1502 y 1602 del Código Civil Colombiano, porque la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY al presentar oposición ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio hizo caso omiso de la existencia del contrato-compromiso suscrito con anterioridad entre las mismas partes el 30 de abril de 1996, validez que fue desconocida al negar el registro de la marca, la cual es registrable de conformidad con las normas comunitarias y la ley. “Como quiera que el contrato suscrito entre las partes es perfectamente válido, se violó el artículo 81 de la Decisión 344 por cuanto éste permite el registro como marca de signos perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica y por tanto la marca solicitada es plenamente registrable. “La sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. es legítima titular del registro de la marca FIGURATIVA: LOGOTIPO FORMADO POR TRES FLECHAS, por ser titular de la misma en las clases 1ª, 2ª, 16, 17, 19, 20, 27 y 28 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, derechos reconocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio. “Si la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos hubiera estudiado detalladamente el presente caso habría advertido que la marca FIGURATIVA de la sociedad demandante se encuentra registrada también en la clase 19 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

Igualmente el LOGOTIPO se encuentra registrado en las clases 1ª, 2ª, 16, 17, 20, 27 y 28 de la Clasificación Internacional de Niza y que las dos marcas coexisten en las clases 1ª, 2ª, 19, 20 y 27. “La Superintendencia de Industria y Comercio tenía conocimiento del contrato-compromiso suscrito entre la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. y la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY y ROHM AND HAAS COLOMBIA S.A., ya que de él se anexó copia al expediente número 255.659, primero con el escrito de respuesta a la demanda de “b) El literal a) del artículo 83, en concordancia con los artículos 81 y 104 ibídem, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó erradamente la causal de irregistrabilidad toda vez que no existe confusión entre el signo solicitado por la sociedad actora y el signo opositor, circunstancia que GACETA OFICIAL fue reconocida expresamente por el representante legal de las sociedades ROHM AND HAAS COMPANY y ROHM AND HAAS COLOMBIA S.A. en el contrato compromiso suscrito. “La marca de MANOPLAS no encuadra en la causal de irregistrabilidad, por cuanto no existe confusión entre el signo solicitado y el signo opositor.

La Superintendencia reconoció la relación que existe entre los productos comprendidos en la clase 19 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza y los productos comprendidos en la clase 21, por lo cual se concluye que la actora es titular del registro de la marca FIGURATIVA en la clase 19, y puede obtener el registro de la marca en la clase 21. “c) Los artículos 146 y 147, por falta de aplicación, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas; tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran dicha Decisión ni se abstuvo (debiendo hacerlo) de expedir la resolución que negó el registro de la marca LOGOTIPO, clase 21, solicitada por MANUFACTURAS PLASTICAS S.A., previa manifestación de la existencia del contrato compromiso suscrito el 30 de abril de 1986 entre las sociedades ROHM AND HASS COMPANY y ROHM AND HASS COLOMBIA S.A. y la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A ”.

Argumentos de la Demandada en el Proceso Interno La Superintendencia de Industria y Comercio en la contestación de la demanda argumenta que el proceso administrativo objeto de la presente causa no ha incurrido en violación de normas legales de carácter superior contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y se realizó de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente por la misma Decisión. Que en la Resolución demandada se declaró fundada la oposición presentada por la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY y se negó 13/07/98 4.44 el registro de la marca FIGURATIVA solicitada por la parte actora para productos de la clase 21 de la nomenclatura vigente, porque “las dos marcas son similares o iguales en su identificación que pueden inducir al público a error, además de que distinguen productos que se destinan a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulan en el mismo mercado.

Que el acto administrativo fue expedido con todas las competencias de la División de Signos Distintivos y la Decisión 344 era la aplicable, válida y legalmente con respecto al asunto en controversia, agregando que al expedirse el acto administrativo acusado no se incurrió en violación de las normas legales comunitarias. Establece que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 ha señalado como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Señala que en virtud de la oposición u observación presentada por “la sociedad ROHM AND HAAS COMPANY procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre la marca figurativa y la opositora, especialmente la registrada bajo la certificación Nº 62722 para distinguir productos de la clase 19 y concluyó acertadamente que las dos marcas son similares e iguales en su identificación que pueden inducir al público a error”.

Que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente y finalmente precisa que aunque no se hubieran presentado oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no hubiera impedido que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera su otorgamiento o denegación del registro por lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344.

Considera, por último, que la afirmación de la demandante según la cual los registros de una misma marca para productos comprendidos en distintas clases y a favor de un mismo individuo le otorga la titularidad exclusiva de dicha marca en otras clases diferentes a las GACETA OFICIAL del registro, va en contravía de lo preceptuado por las disposiciones marcarias.

Con base en las anteriores consideraciones la Superintendencia desestima los argumentos de la demanda. El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Las normas objeto de interpretación, además de las solicitadas por la autoridad consultante, deben adicionarse con la interpretación del artículo 93 de la Decisión 344, todas las cuales se transcriben a continuación: “ DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. “Artículo 93.- Dentro de los treinta hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés 13/07/98 5.44 para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. “Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: “a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; “b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; “c) Importar o exportar productos con la marca; “d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, “e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo ”.

Sobre los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 no considera el Tribunal que deben ser interpretados por cuanto ellos se refieren a compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigor de la Decisión 311, para el fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión GACETA OFICIAL “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”.

Tales compromisos, que hacen referencia a las relaciones entre Países Miembros derivadas de la puesta en operación del régimen de propiedad industrial desde el punto de vista institucional, no pueden ser invocados ni aplicados a casos en que se controviertan intereses de particulares, ni con base en ellos puede argumentarse que ha habido violación de la normativa comunitaria en la solución concreta de un caso particular por parte de la Oficina Nacional Competente de cualquier País Miembro, puesto que en casos como el presente no está siendo materia de discusión si los Países han dado cumplimiento a sus compromisos de coordinación y fortalecimiento del sistema marcario andino. Son cuestiones ajenas a la causa petendi en el proceso interno. Por tanto el Tribunal se abstiene de interpretar los artículos citados.

II. EL DERECHO MARCARIO ANDINO La ley comunitaria contenida en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena es el cuerpo legal aplicable en los cinco Países Miembros en lo tocante a marcas para proteger a los consumidores de la confusión relacionada con el origen de los productos y servicios que ellos adquieren y para prevenir a los empresarios y productores que tomen ventaja del good will de sus competidores, representado en las marcas incorporadas a productos similares.

Si dos empresarios están utilizando signos para sus bienes o servicios que puedan llevar a confusión en el mercado acerca del origen de los mismos, la ley de marcas ha de ser aplicada para resolver sus disputas. La ley marcaria que forma parte del derecho de protección intelectual garantiza la exclusividad de uso del propietario de una marca.

El derecho marcario previene el uso de un signo marcario que pueda ser confundible con otro ya registrado por su similitud o por su igualdad con él. La violación de este precepto expone al hombre de negocios a perder los derechos sobre la marca registrada o a no obtener la inscripción en el registro. En forma correlativa a las obligaciones del individuo en el derecho marcario, el Estado a través de la Oficina Nacional Competente tiene la responsabilidad de velar, con criterio de interés público, por la protección marcaria en todo el sentido general del 13/07/98 6.44 término. Esto es, para amparar a los productores que han hecho inversiones y esfuerzos dirigidos a acreditar en el mercado sus productos; a que ellos se identifiquen con una calidad dada, por una parte, y para velar por el bienestar de los consumidores con el objeto de evitar que estos incurran en confusión o error en la adquisición de los bienes en el mercado.

La marca permite que los consumidores puedan adquirir los productos de la calidad y condiciones que ellos desean y evitar la adquisición o compra de los que no se ajustan a sus necesidades. III. LAS MARCAS GRÁFICAS La clasificación más usual de las marcas desde el punto de vista de su presentación, las divide en dos grandes grupos: las marcas denominativas por una parte que se manifiestan por vía de la expresión escrita de objetos, nombres de personas, nombres de fantasía, letras, números, etc., y por otra parte las marcas gráficas.

Las marcas gráficas son expresiones plásticas que pueden estar constituidas por imágenes, por dibujos, por figuras alegóricas (emblemas), por imágenes de un objeto específico o concreto o por la expresión pictórica de una idea. Acerca del efecto o la impresión que la marca suscita en la mente de los consumidores la doctrina más generalizada las clasifica en tres categorías: por una parte la marca puramente gráfica, de forma caprichosa o de fantasía, que el consumidor en su proceso cognoscitivo no la asocia con un objeto concreto o con una idea abstracta.

El segundo tipo de marcas está constituido por aquellas que suscitan en la mente de los consumidores la impresión de un objeto determinado, concreto y conocido por éste o familiar a éste y que además evocan en él un concepto determinado. Se trata de las marcas figurativas que se pueden definir o expresarse en el lenguaje corriente, por ejemplo: una casa, un perro, una botella, un utensilio de cocina o, como en el caso que se somete a estudio de este Tribunal, una probeta de laboratorio, una retorta o un “Erlen Meyer”, como llaman los técnicos al recipiente de vidrio para ensayos de laboratorio.

El siguiente ejercicio de comparación gráfica ayuda a juzgar acerca de la similitud que pudiera existir entre las marcas enfrentadas: 13/07/98 GACETA OFICIAL (marca solicitada) frente a (marca registrada ) Por último otro tipo de marcas está compuesto por aquellas que transmiten a la mente del público una idea a través de un proceso escalonado en el que el consumidor medio se forma la idea de “un concepto concreto del que se asciende, a través de una generalización a un concepto abstracto y superior” (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984, pág. 225).

La clasificación anterior es de utilidad para establecer la forma de comparación de marcas según el tipo de que se trate, con el objeto de determinar la existencia de confundibilidad o posibilidad de error para el consumidor, que pueda derivarse de ellas. En sentencia de 2 de abril de 1973 citada por Fernández Novoa en la obra mencionada, el Tribunal Supremo Español sostuvo que para rechazar la existencia de confusión entre una marca gráfica solicitada y otra que se le opone “basta el simple cotejo visual de las figuras o representaciones gráficas que constituyen cada uno de los registros enfrentados por iniciativa del registro para apreciar una diferencia tal en sus elementos y en sus conjuntos, como para alejar la menor sospecha racional de que puedan inducir a confusión o error en el mercado”.

Esto indica que al analizar las marcas gráficas propiamente tales debe tenerse en cuenta el impacto visual o golpe de vista que ellas puedan producir en los consumidores. Suelen ser fácilmente distinguibles porque como señala la doctrina esta clase de marcas habla un lenguaje universal, en la medida en que pueden ser distinguidas por cualquier tipo de persona.

La comparación para la segunda categoría de marcas gráficas, es decir las figurativas, requiere de un proceso de cognición más elaborado ya que la marca figurativa debe protegerse no solamente por su aspecto gráfico propiamente dicho, sino también por el concepto que la figura puede producir en la mente de los 7.44 consumidores. De esta suerte, el análisis de la marca deberá hacerse por la comparación gráfica aplicando las reglas de cotejo entre marcas puramente gráficas por una parte y además realizando la comparación conceptual, toda vez que la posibilidad o riesgo de confusión en esta clase de marcas puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también por la semejanza conceptual de la idea que la marca gráfica suscite.

La regla para definir la confundibilidad entre esta clase de marcas se dirige a recomendar que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa -el trazado por una parte y el concepto que suscita por la otra- la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Así, a pesar de que pueda haber diferenciación en los rasgos de figuras que al compararse tienen trazos y delineaciones diferentes, en su conjunto pueden suscitar comparativamente una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Podría traerse como ejemplo el de dos recipientes con un cuello en su parte superior, cuyos trazados difieren porque uno es cilíndrico y el otro es cuadrado; a pesar de tener distintos trazos desde el punto de vista gráfico, el consumidor necesariamente llega a la conclusión de que se trata en ambos casos de la idea o concepto “botella”; si además el examen de comparación lleva a la conclusión de que tanto los trazos como los conceptos que suscita el gráfico son semejantes, la conclusión de confundibilidad e irregistrabilidad no ofrece lugar a duda.

Corresponde a este tipo de marcas las siguientes reglas de comparación que el Tribunal recoge de la obra citada del profesor Fernández Novoa: “ La semejanza de las marcas figurativas en plano gráfico deberá efectuarse de acuerdo con los criterios antes apuntados (88) para comparar las marcas puramente gráficas. Si la comparación de las marcas figurativas arroja un saldo negativo, no deberá concluirse, sin más, que no existe riesgo de confusión entre las marcas figurativas comparadas.

Antes al contrario, en esta hipótesis el riesgo de confusión existirá cuando los signos gráficamente dispares evocan, sin embargo, el mismo concepto concreto. Esto significa que el titular de una marca figurativa puede invo- GACETA OFICIAL car el ius prohibendi inherente al derecho de marca cuando un tercero utiliza o pretende utilizar como marca un signo que si bien gráficamente se diferencia del signo más antiguo, evoca, no obstante, el mismo concepto concreto evocado por el signo gráfico más antiguo.

El riesgo de confusión con una marca figurativa puede, además, surgir en un supuesto ulterior; a saber: cuando un tercero utiliza o pretende utilizar una marca denominativa que denota el mismo concepto concreto evocado por la marca figurativa”. (Obra citada, pág. 227). La expresión logotipo para designar una marca gráfica no modifica la naturaleza propia figurativa que tenga el signo por registrarse.

A la comparación de las marcas gráficas, sea que se les considere propiamente tales o a las figurativas, les son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, particularmente la de que para determinar la confusión deberán analizarse las marcas en su conjunto; que los signos deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente; que quien practique la comparación se coloque en el lugar del eventual consumidor y finalmente, que deben tenerse en cuenta las semejanzas que se aprecien en los signos antes que las diferencias, como parece ser la técnica aplicada por las Oficinas Nacionales Competentes en la mayoría de los casos.

Si a las reglas anteriores, por tratarse de marcas figurativas, se agrega el análisis sobre la semejanza en la naturaleza de los bienes adscritos a la marca y sobre la igualdad en los canales de distribución de los productos, la conclusión a que deberá llegar el administrador marcario será muy seguramente la de la confusión sin lugar a equivocación. En otros términos la confusión puede producirse no solamente por la similitud entre las marcas sino que puede haber mayor riesgo de error cuando esas marcas se refieren a productos idénticos o similares.

IV. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS GRÁFICAS La jurisprudencia del Tribunal ha sido constante en los desarrollos doctrinarios con respecto a la necesaria distintividad de las marcas contemplada en el artículo 81 de la Deci- 13/07/98 8.44 sión 344 como requisito indispensable para el registro de un signo. El más frecuente enfrentamiento entre los titulares de marcas se concreta a aquella litis en la que el concepto de distintividad de las marcas se convierte en elemento fundamental para su resolución. Sobre el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito atrás, el Tribunal comunitario ha señalado que: “ se refiere a tres características esenciales que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, concretándolas en la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de su representación gráfica. “En realidad, de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella.

La perceptibilidad y la representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión citada, son calidades que precisamente permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, sean éstas denominativas o gráficas. “La perceptibilidad de los signos hace relación a que éstos puedan ser percibidos por los órganos de los sentidos, particularmente el de la vista, como medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo y diferenciarlo de otro.

El signo debe materializarse mediante un escrito, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.). “Si un signo no cumple, al instante de ser presentado para su registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad no podría ser admitido como tal y de llegar a serlo las normas comunitarias establecen la acción de nulidad del acto correspondiente. “Siendo la distintividad base fundamental para la identificación marcaria o para su individualización, cualquier signo que sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente registrada o solicitada en registro para los mismos productos o servicios, resulta irregistrable a la luz del artículo 83 literal a) de la Decisión 344. “Este Tribunal ha sentado jurisprudencia uniforme sobre el tema de la distintividad, en- GACETA OFICIAL 13/07/98 9.44 tre ellos en los siguientes casos: 12, 27, 31 y 33-IP-95; 12, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 32-IP-96; 3, 5, 9, 10 y 15-IP-97;

(Gaceta Oficial Nº 199 de 26 de enero de 1996, 257 de 14 de abril de 1997, 291 de 3 de septiembre de 1997, 265 de 16 de mayo de 1997, 311 de 10 de diciembre de 1997, 318 de 26 de enero de 1998, 308 de 28 de noviembre de 1997, 314 de 18 de diciembre de 1997). lidad de confusión”. (“Derecho de Marcas”, Tomo II, pág. 65, Edit. Heliasta S.R.L., Buenos Aires).

La ley establece, entre otros, los siguientes criterios de registrabilidad: para que una marca sea verdaderamente distintiva no debe ser descriptiva de los bienes o servicios a los cuales ella se aplica, como lo señala el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344; no debe ser una palabra usual o expresión de uso común en el mercado de los mismos bienes que otros productores desean ordinariamente utilizar para sus productos como lo disponen los literales c) y e); no puede incluir un nombre geográfico, como lo anota el literal I), etc.

Tratándose de marcas gráficas ellas no pueden registrarse si consisten en representaciones que susciten la idea y presenten la forma que precisamente se deriva de la naturaleza de los productos y, natural y obviamente, una marca gráfica no puede tener similitud de forma y trazos con una ya registrada y representar conceptual o evocativamente la misma idea de aquella, porque al tenor del artículo 83, literal a) puede inducir al público a error. “ Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en que consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado “riesgo de confusión”.

Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el art. 58, f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (art. 56), y por tanto la Oficina Nacional Competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (art. 64).

Tampoco puede ser objeto de registro de marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (art. 58, a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar.

La marca gráfica debe ser suficientemente definida y precisa para garantizar su distintividad sin que sea necesario compararla con signos semejantes para entender su significado. Atentan contra la distintividad y son propicias a la confusión las marcas que se asemejan entre sí, por su escritura, por su forma gráfica, por su contenido conceptual, por su grado de descriptividad del producto, por referirse a términos comunes o usuales, por constituir términos genéricos ya sea desde el punto de vista gráfico o literario.

Según Bertone y Cabanellas “De ningún modo los derechos del titular de una marca gráfica se extienden a las infinitas variaciones de representación que esa figura pueda tener. Sin embargo, no es necesario que los dibujos sean exactamente iguales para que el titular de la marca registrada pueda hacer valer su exclusividad, y basta que exista imitación con posibi- El Tribunal se ha referido a la confusión marcaria desde los inicios jurisprudenciales en el proceso 1-IP-87, en vigencia de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena en los siguientes términos: “Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisar al respecto.

La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tenidas en cuenta ”. De aquella época para acá la jurisprudencia ha sido constante en considerar que la marca GACETA OFICIAL confundible carece de fuerza distintiva ya que la semejanza se opone al carácter distintivo que da la capacidad de identificar un signo marcario con el producto o servicio a que él se refiere.

De presentarse confusión entre dos marcas se afecta no solamente a los medios comerciales sino también al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento para distinguir entre uno u otro producto y se le resta libertad de elegir el que se acomode más a sus necesidades, gustos e inclinaciones por la calidad.

La confusión puede referirse a la naturaleza del producto, a su procedencia, a su modo de producción, a su calidad y a las demás características que el consumidor persigue al adquirirlo. En el caso de las marcas confundibles no se da en ellas el elemento indispensable que consagra el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena sobre distintividad para que pueda procederse al registro.

La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas y la visibilidad de la marca su novedad y la representación gráfica a que se refiere el mismo artículo 81 se derivan de la propia distintividad. Por último cabe agregar que la confusión marcaria atenta contra el mercado libremente competitivo de bienes y de servicios en la medida en que introduce falta de claridad en la oferta y la demanda de ellos.

V. LA OPOSICIÓN U OBSERVACIONES La oposición u observaciones como derecho inherente al registro, se deriva de la prerrogativa de uso exclusivo de la marca. Este derecho de exclusividad tiene como principio y fin que el titular de la marca pueda evitar confusión entre el público consumidor respecto de uno o varios bienes y sobre el origen de su producción. El artículo 104 de la Decisión 344 reconoce al titular del registro el derecho al uso exclusivo y el de actuar contra terceros que pretendan inscribir signos calificados como irregistrables por la norma comunitaria, entre ellos los que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, tal como lo establece el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

La identidad o semejanza entre marcas, se predica no solamente de las denomina- 13/07/98 10.44 tivas sino de las gráficas como también de las marcas mixtas, puesto que la normativa andina no hace distinción alguna y por ello no le es dado al intérprete hacerlo. El registro marcario es el instrumento jurídico por el cual se realiza el acto de inscripción de una marca ante la Oficina Nacional Competente a favor de una persona natural o jurídica, a fin de conferir a ésta el derecho a su uso exclusivo, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344.

Es lo que en el régimen imperante en la subregión andina se conoce como el sistema atributivo, también definido por la doctrina, según el cual la formalización del registro mediante la inscripción de la marca en la Oficina Nacional Competente, es el modo de adquirir el dominio sobre el signo marcario con todos sus atributos. El registro garantiza a su titular la protección contra terceros que pretendan utilizar marcas idénticas o similares mediante la venta, ofrecimiento, almacenamiento, importación o exportación de productos con la misma marca que puedan inducir al público a error o perjudicar al empresario titular de la marca.

La protección marcaria así concebida a que se refiere el artículo 104 de la Decisión 344 se encuentra también amparada por las normas contenidas en el Convenio de París, artículo 6º y por el Acuerdo ADPIC, artículos 16 y 17. Uno de los atributos del registro es el del ius prohibendi que en términos de procedimiento se conoce como la posibilidad de oponerse al registro de una marca o de formular observaciones, según la terminología más reciente de la Decisión 344.

El ius prohibendi es la facultad de que goza el titular de una marca de prohibir el uso de signos idénticos o semejantes por terceros. Implica el derecho de solicitar a la Oficina Nacional Competente las medidas de protección dirigidas a la defensa de su derecho, tal como lo ha interpretado el Tribunal en el proceso 5-IP-94, Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995.

Esta prerrogativa va dirigida además a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado. De conformidad con los artículos 93 a 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, quien tenga legítimo interés para presentar observaciones a la solicitud de registro, puede hacerlo cuando sea titular de una marca idénti- GACETA OFICIAL ca o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca amenace inducir al público a error.

Es atribución de la Oficina Nacional Competente decidir sobre las observaciones y finalmente sobre la concesión o denegación del registro de una marca. Las observaciones tienen por objeto ilustrar a la Oficina Nacional Competente sobre la existencia de circunstancias que dan lugar a la no tramitación de la solicitud de registro. Como lo ha observado repetidamente este Tribunal, el incidente de observaciones dentro del procedimiento administrativo marcario no es indispensable, para que la Oficina Nacional Competente proceda a revisar si la solicitud se encuentra incursa en alguna causal de irregistrabilidad pues ella puede de oficio decidir la irregistrabilidad de una marca por las causales contenidas en la ley comunitaria, en protección del interés de la comunidad.

Sinembargo las observaciones de parte interesada a la solicitud de registro de una marca permiten enriquecer y fortalecer el criterio del juzgador administrativo para la solución de diferencias provenientes de marcas en disputa. A propósito del tema de exclusividad de uso que sustenta el derecho de oposición a marcas similares o semejantes, debe decirse que ella se refiere únicamente a los productos para los cuales se pidió y se obtuvo el registro marcario y no para otros bienes no contemplados en la solicitud de inscripción. VI.

EL INTERÉS PÚBLICO EN EL RÉGIMEN MARCARIO En la normativa jurídica andina existen algunas disposiciones cuyo enfoque jurídico mira especialmente a la protección de los intereses de la comunidad, de tal manera que se les asigna una posición predominante frente al interés individual, para mantener así el orden jurídico preestablecido. En una comunidad como la subregión andina la protección del interés público está garantizada en virtud de los compromisos a que los Países Miembros se han obligado dentro del proceso de integración. El tema del interés público económico encuentra expresión concreta precisamente en el derecho marcario, y dentro de él en la disposición contenida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 que hace relación a la causal de irregistrabilidad consistente en la imposibilidad de registro marcario cuando se trate de signos 13/07/98 11.44 idénticos o similares que puedan inducir al público a error con respecto a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios o para productos o servicios cuya marca pueda inducir al público a error.

Una medida preventiva como ésta, ya se dijo, está orientada hacia la protección tanto del consumidor como del productor en interés general de la comunidad. Del primero para defender su autonomía a fin de que en el proceso de selección de los bienes y servicios que consume no se vea sujeto a confusión o engaño y tenga acceso a la mejor calidad de los productos que se expenden en el mercado, como lo ha sostenido este Tribunal en el Proceso 2-IP-94 Gaceta Oficial 163 de 12 de septiembre de 1994.

El interés general en el derecho marcario se resaltó desde la Decisión 1-IP-87 en los siguientes términos: “ La institución de la marca, además obedece no sólo al interés individual del empresario, sino también al interés general de los consumidores, para quienes la marca debe constituir un elemento objetivo de juicio, que no se preste a confusiones o equívocos.

La marca, en tal sentido, es información básica destinada al consumidor potencial que debe facilitar y propiciar su libertad de elección y que debe contribuir a que sea “transparente” la oferta pública de productos y servicios. “La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo producto, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica.

Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio ”. El interés general y público cobra mayor fuerza si se tiene en cuenta que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena al incorporarse al Acuerdo sobre Aspectos de los Derecho de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) adhirieron también a los principios formulados en el artículo 8º del mismo, que señala cómo los Países Miembros, al formular o modificar las leyes y reglamentos na- 13/07/98 GACETA OFICIAL cionales sobre protección de la propiedad industrial, podrán adoptar las medidas necesarias para promover el interés público en sectores de importancia vital para el desarrollo socio-económico y tecnológico siempre que las medidas sean compatibles con lo dispuesto en el Acuerdo mencionado.

Sentados los anteriores principios corresponde a este Tribunal señalar que si la protección industrial está dirigida a garantizar el interés de productores y consumidores y a evitar fenómenos como el de la confusión -plasmada en él tantas veces citado artículo 83, literal a) de la Decisión 344- los convenios o acuerdos entre particulares, relativos a concesiones transaccionales o a renuncia de derechos de acción o de oposición frente a las autoridades encargadas del registro de la propiedad intelectual que se otorguen en contratos inscritos en la Oficina Nacional Competente tienen validez inter-partes en cuanto a derechos de oposición u observaciones.

De esa manera, los convenios previstos entre particulares por el artículo 107 de la Decisión 344 son válidos siempre que no atenten contra el riesgo de confusión, para lo cual deberán convenirse las previsiones necesarias para evitar dicho efecto. Tales acuerdos deberán tenerse en cuenta por las oficinas nacionales competentes para el caso de que se llegaren a presentar observaciones al registro de las marcas por una de las partes contratantes.

Sinembargo los acuerdos, también entre particulares, que pretendan arbitrariamente y por su sola voluntad eliminar convencionalmente el riesgo de confusión entre marcas, no pueden tener efectos ante terceros, ni ser oponibles ante las autoridades u oficinas nacionales competentes. De lo contrario se contravendrían las normas comunitarias por virtud de las que se asigna a las oficinas nacionales competentes llevar el registro y ejercer la protección sobre la propiedad industrial y en particular sobre las marcas.

La atribución contenida en el artículo 96 de la Decisión 344, por la cual la Oficina Nacional Competente tiene la obligación de proceder al examen de registrabilidad de las marcas exofficio es una función pública que no puede 12.44 ser desconocida por convenio entre particulares. Para este Tribunal cuando los titulares de dos marcas lleguen a establecer convencionalmente que ellas no presentan riesgo de confundibilidad, por ese solo hecho las marcas no van a ser registrables ni pueden serlo, si contrario a la realidad coexisten en el mercado signos marcarios idénticos o similares que amenazan con error o engaño. Recuérdese que los convenios o cláusulas entre particulares que desconozcan normas de orden público, son considerados nulos según el régimen legal de obligaciones y de contratos regulado en las codificaciones civiles o de derecho privado de los Países Miembros, y de manera alguna pueden ser aceptados pro el derecho comunitario.

En desarrollo de las consideraciones que anteceden, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. El derecho marcario debe aplicarse en interés general de la comunidad con criterios de protección de los consumidores, productores y del mercado de bienes y servicios. 2. El derecho marcario andino protege al titular mediante el amparo del ius prohibendi o al primer solicitante del registro de una marca, para oponerse a la existencia de signos idénticos o similares. 3.

La confundibilidad marcaria atenta contra el mercado libremente competitivo de bienes y de servicios al afectar la claridad y nitidez que debe existir en la oferta y demanda de ellos. 4. La protección de las marcas figurativas y su examen de comparabilidad para registro, debe referirse no sólo a su aspecto gráfico propiamente dicho, sino al concepto que la figura pueda producir en la mente de los consumidores. 5.

A las marcas gráficas les son aplicables las mismas reglas de comparabilidad de cualquier otro tipo de marcas, para deter- 13/07/98 GACETA OFICIAL minar su grado de confusión e irregistrabilidad. Remítase copia de esta sentencia a la Secretaría de la Comunidad Andina. 6. No son registrables como marcas los signos figurativos que por su composición gráfica o por la idea o concepto que transmiten, sean iguales o similares a marcas ya registradas o solicitadas en registro.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO 7. Los convenios entre particulares que contraríen el régimen de propiedad intelectual y atenten contra el principio de no confundibilidad de la marca, son contrarios al orden público y no podrán tener efectos ante terceros o contrarias las atribuciones de la Oficina Nacional Competente.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario en el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional citado mediante copia certificada y sellada de la misma. 13.44 Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO Nº 1-IP-98 Interpretación Prejudicial del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del Art. 83 ibídem, y de los Arts. 146 y 147 ibídem, en concordancia con el Art. 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Actora: Sociedad Consultores de Ingeniería y Sistemas C.I.S S.A. MARCA “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”.- Expediente Nacional Nº. 3976. Quito, 17 de abril de 1998 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrati- vo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, solicita a este Tribunal Comunitario, la interpretación por vía prejudicial del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del Art. 83 ibídem, y de los Arts. 146 y 147 ibídem, en concordancia con el Art. 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

GACETA OFICIAL 13/07/98 14.44 En dicha acción, instaurada por la Sociedad CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.S. S.A., a través de apoderada, se pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº. 24121 de 18 de diciembre de 1995, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ha ignorado que el signo cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que el mismo es novedoso, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes: El signo que se pretende registrar para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional, es suficientemente distintivo para distinguir tales servicios, por cuanto contiene los tres elementos esenciales que la norma comunitaria exige que deben estar presentes en una marca para hacer posible su registro; hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dentro del Proceso núm. 12-IP-95.

(Caso: “Verdadero Arrancagrasa”). En efecto la conclusión 1era. en el mencionado proceso dice: Se solicitó el registro de la marca EXPOSISTEMAS (MIXTA) por parte de La Sociedad CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.S. LTDA, la que servirá para distinguir productos comprendidos en la clase 42 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

Habiendo sido publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad EXPOVALLE S.A. formuló observaciones con base en el registro de la marca SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES, EXPOSISTEMAS, registro éste que distingue servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional, específicamente “ferias y exposiciones de todo tipo nacionales y extranjeras”.

La actora respondió a las observaciones, exponiendo las razones por las cuales la marca EXPOSISTEMAS (MIXTA) solicitada para la clase 42 Internacional, es registrable. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 24.121 de 18 de diciembre de 1995, que declaró fundada las observaciones y negó el registro de la marca solicitada, apoyándose en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La actora interpuso recurso de apelación contra la Resolución. En vista de haber transcurrido más de dos meses de la interposición del recurso y que la administración no se ha manifestado, se entiende que la decisión es de carácter negativo. Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: “De conformidad con el artículo 56 de la Decisión 85, sustituido por el artículo 71 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, para que un signo pueda registrarse como marca, debe reunir las características de novedad, visibilidad (hoy carácter perceptible) y distintividad, que constituyen elementos esenciales de la marca.

Estos requisitos así como la ausencia de causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión (artículos 72 y 73 de la Decisión 313), deben ser examinados por la oficina nacional competente y revisados por el juez nacional, si fuere del caso”. El acto administrativo impugnado sostiene que la solicitud de registro viola las normas legales y comunitarias enunciadas anteriormente.

Igualmente expresa la demandante que se han violado los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en razón de que la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó las disposiciones de la Decisión 344 sobre registro de marcas; tal proceder, indica la actora, conduce a desconocer los derechos a los que se refiere el artículo 147 de la mencionada Decisión. Agrega además que se han violado las normas comunitarias por cuanto la División de Signos GACETA OFICIAL Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo de expedir la resolución acusada.

Se permite el Tribunal ampliar los hechos resumidos tomando en cuenta los documentos agregados al proceso, entre otros la demanda, el escrito de apelación, la resolución Nº. 24211 de la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, y la contestación a la demanda por parte de la mencionada Superintendencia. 1.

FUNDAMENTOS DE LA PARTE ACTORA Entre los fundamentos de hecho tomados de la solicitud de apelación ante el Superintendente, como de la demanda, el actor transcribe el literal a) del art. 83 de la Decisión 344; y señala que la sociedad CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL VALLE, EXPOVALLE S.A. es titular de la marca SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES EXPOSISTEMAS, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35a de la nomenclatura vigente, según el certificado Nº. 136.683, con renovación en trámite en el expediente 363.307.

Para concluir manifestando: “Entre el signo solicitado para registro EXPOSISTEMAS y la marca SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACION DE OPERACIONES, EXPOSISTEMAS, no existen las suficientes semejanzas capaces de hacer inducir al consumidor en error, máxime cuando el signo solicitado para registro EXPOSISTEMAS, tiene una etiqueta característica que lo hace diferenciar de cualquier otra marca” Además expresa que entre los dos signos confrontados no existen semejanzas por tratarse de servicios incluidos en dos clases diferentes del nomenclator (35 y 42) que no se asimilan pues mientras los de la actora se prestan “a través de asesorías en sistemas y todo lo relacionado con computadoras”, los de la marca registrada se refieren “a ferias y exposiciones de todo tipo nacionales y extranjeras”.

Agrega que el objeto social de la empresa titular del registro SALON Y SEMINARIO DE 13/07/98 15.44 LA SISTEMATIZACION DE OPERACIONES EXPOSISTEMAS clase 35 y la de la actora son diferentes lo cual hace distintos los servicios de cada una de ellas. La clase 35 para la actora no comprende la venta de mercancías, los servicios de evaluación de ingeniería y las consultas profesionales, según la OMPI.

Por otra parte expresa la actora que la Superintendencia al comparar las marcas en conflicto no tuvo en cuenta el criterio de visión de conjunto y se ciñó a sus partes aisladas, diseccionándolas y examinándolas en sus detalles, en forma contraria a los criterios recogidos por la doctrina y por el Tribunal. 2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Alega que la Resolución Nº. 24121 de 18 de diciembre de 1995, no incurre en la violación de normas de la Constitución Nacional, ni del Código Contencioso Administrativo ni de la Decisión 344. En efecto expresa, de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente por la citada Decisión, se expidió la resolución que declara fundada la observación planteada por la Sociedad EXPOVALLE S.A. y niega el registro de la marca “EXPOSISTEMAS” (MIXTA) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42a de la nomenclatura vigente solicitada por CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.S. Ltda. Luego de reiterar la legalidad de la resolución Nº. 24121, continúa manifestando que la Oficina Nacional Competente emitió el acto luego impugnado en aplicación del art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la que se indica que pueden registrarse como marcas los signos que reúnan las características de ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, las cuales constituyen la esencia de toda marca para ser distintiva, ya que su objeto primordial es identificar un producto o servicio y que permita tanto a los consumidores y a los empresarios identificarlo en el mercado.

Además expresa que se ajustó al art. 83 literal a) de la mencionada Decisión 344 al señalar que no podrán registrarse como marcas 13/07/98 GACETA OFICIAL 16.44 aquellos signos que presenten algunos de los siguientes impedimentos: ción con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”. a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Indica que la oficina ha procedido a realizar el examen de la marca solicitada por CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.S LTDA. EXPOSISTEMAS (MIXTA), dentro de la clase 42a; concluyendo que la expresión es irregistrable conforme a las disposiciones de la Decisión 344 y en relación con la marca ya registrada SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACION DE OPERACIONES, EXPOSISTEMAS, siendo que la coexistencia de las dos marcas en el mercado generaría confusión en el público respecto a la procedencia empresarial de los servicios.

C O N S I D E R A N D O: Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación por vía prejudicial, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, procede a su interpretación. I. NORMAS POR INTERPRETARSE: Las normas por interpretarse son las siguientes a juicio del Tribunal: Decisión 344 “Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en rela- Con referencia a los artículos 146 y 147 de la misma Decisión, el Tribunal tiene expuesto su criterio en numerosos fallos, toda vez que dichas normas sólo establecen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. Dicho punto no está siendo objeto de discusión en el caso que nos ocupa, por lo que el Tribunal se abstiene de proceder a su interpretación lo mismo que del art. 5 de su Tratado de Creación, cuya concordancia se invoca por la actora en el proceso interno. II.

REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE El artículo 81 de la Decisión 344, señala, como requisitos de registrabilidad, la perceptibilidad, suficiente distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica. Perceptibilidad Un signo imperceptible, o sea, que no pueda ser apreciado por los sentidos, no podría constituir marca por la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo y diferenciarlo de otros signos. La perceptibilidad es consecuencia de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar a los productos o a sus envases, con el fin de que el consumidor adquiera la capacidad de advertirlos o percatarlos y de solicitarlos.

La perceptibilidad del signo nace como condición necesaria de la definición y de los objetivos que persigue la marca y puede ser acusada por cualquiera de los sentidos, como el de la GACETA OFICIAL vista y el auditivo, cuyos medios frecuentes de representación son las palabras, denominaciones, conjunto de expresiones, gráficos y colores.

Distintividad De la definición del artículo 81 sobre lo que es la marca se puede inferir, como así lo establece también la doctrina, que un signo tiene como función esencial y primordial diferenciar unos productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. La distintividad del signo se debe enfocar considerando éste individualmente frente a los demás signos, como también es necesario analizarlo comparándolo con los productos o servicios que el signo protege o va a proteger.

La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca. Porque la distintividad importa tanto al empresario quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad.

La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor.

Para Hermenegildo Baylos Corroza en su “Tratado de Derecho Industrial”, págs. 817 y ss. la protección jurídica de la marca se justifica por ser ésta “señal susceptible de promover en el comprador, por su aptitud distintiva, el mecanismo psicológico asociativo, en virtud del cual sea capaz de esa individualización numeral que suscita valores evocados; sin extenderse a garantizar la concordancia del fenómeno psíquico con la realidad”.

El derecho reconoce la procedencia presunta o real de un producto nominado por una 13/07/98 17.44 marca determinada garantizando que esa marca no será engañosa ni defraudará la convicción acerca del origen y procedencia por parte de los consumidores. De ahí la relación estrecha que existe entre el poder identificatorio de una marca o función distintiva y la protección jurídica que la respalda.

No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc.

Con referencia a esta característica del signo, el Tribunal ha establecido la siguiente jurisprudencia: “La litis a que se refiere la causa interna generadora de la presente interpretación prejudicial se centra en un concepto básico del derecho marcario como es la distintividad de las marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se refiere a tres características esenciales que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, concretándolas en la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de su representación gráfica. “En realidad, de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella.

La perceptibilidad y la representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión citada, son calidades que precisamente permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, sean éstas denominativas o gráficas. “La perceptibilidad de los signos hace relación a que éstos puedan ser percibidos por los órganos de los sentidos, particularmente el de la vista, como medio más generali- GACETA OFICIAL zado para que el público pueda identificar un signo y diferenciarlo de otro.

El signo debe materializarse mediante un escrito, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.). “Si un signo no cumple, al instante de ser presentado para su registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad no podría ser admitido como tal y de llegar a serlo las normas comunitarias establecen la acción de nulidad del acto correspondiente. “Siendo la distintividad base fundamental para la identificación marcaria o para su individualización, cualquier signo que sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente registrada o solicitada en registro para los mismos productos o servicios, resulta irregistrable a la luz del artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

(Proceso 9-IP-97, sentencia del 4 de febrero de 1998) Caso: SOCIEDAD CALZADOS OLEGARIOS LIMITADA). Representación gráfica Por la representación gráfica el titular trasmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo, lo cual permitirá más tarde, con el requisito de la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder impugnarlos si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la ley marcaria andina.

III. CONFUNDIBILIDAD 13/07/98 18.44 diferenciar el producto o servicio a través del signo anexo o unido a él. Si el signo describe o representa el nombre o las características esenciales del producto o servicio, tampoco contaría con la capacidad distintiva necesaria porque no podría distinguirse o diferenciarse de otros signos pertenecientes a otros productos o servicios iguales o semejantes.

Si el signo por registrarse no es apto por sus propias condiciones o características intrínsecas o por sus cualidades extrínsecas, para distinguir y diferenciar un producto frente a otros signos por registrarse o ya registrados o con los productos que protege, perdería su característica de distintividad llevando al signo a su irregistrabilidad.

La marca que es idéntica o semejante a otra para proteger los mismos o similares productos, produciría en el consumidor medio un error o confusión con respecto del producto o servicio y del origen empresarial. Si el consumidor se encuentra imposibilitado para distinguir un signo frente a otro, creando en su mente señales de identidad equívoca, o semejanza entre ellos, se presentaría confusión entre dos marcas, lo que afectaría: “ a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento; se deterioraría su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce” (Proceso 5-IP-94 G.O. Nº. 177 de 20 de abril de 1995).

El titular marcario goza de la protección legal en base del registro de signos como medio idóneo de adquirir el derecho al uso de una marca. Esta protección se extiende entre otras ante la semejanza entre signos y productos, lo que la doctrina ha calificado como riesgo de confusión o la similitud confusionista, protección que deriva de la función radical de la marca como es la distintividad, característica ya referida.

Para poder llegar a concluir sobre la confundibilidad entre dos signos hay que precisar más sus semejanzas que sus diferencias, precisamente para evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas a fin de que se forme su criterio diferenciador a base de contrastar las marcas mediante el impacto que ellas le causen a primera vista o impresión. De ahí que el examen de registrabilidad entre dos marcas deba partir de un análisis comparativo global entre ellas.

Si la identidad que debe existir entre signo y producto se desdibuja o diluye porque productores de bienes similares utilizan nombres idénticos o semejantes, el consumidor no podrá Conforme se expresó en el proceso 32-IP96 G.O. Nº. 279 de 25 de julio de 1997: “la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda GACETA OFICIAL 13/07/98 19.44 producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada” resulta suficiente para provocar la irregistrabilidad, no siendo necesario un error real y actual sino que para producirla bastaría con una probabilidad de confusión entre los signos. MINARIO DE LAS SISTEMATIZACION DE OPERACIONES” que contiene la marca ya registrada- pueda considerarse irrelevante para definir la similitud o identidad de las dos marcas que se confrontan, reduciéndola al término “EXPOSISTEMAS”.

IV.- COMPARACIÓN DE UN SIGNO PARA DETERMINAR LA CONFUSIÓN V.- COMPARACIÓN ENTRE DENOMINATIVAS Y MIXTAS Los campos en los cuales puede producirse una similitud entre dos signos que lleguen a determinar la existencia o la posibilidad de una confusión, según la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal, son el visual, el auditivo y el ideológico.

Del análisis pueden desprenderse similitudes gráficas u ortográficas, fonética y conceptuales. Las marcas denominativas pueden estar conformadas con una sola palabra o un conjunto de palabras, o sea, formar un conjunto registral, donde unos términos, vocablos o palabras tendrán una mayor significación que otra, y serán éstas las que originen la distintividad del signo. Combinando estos factores, pueden darse casos de signos con igual visualidad pero con diferente contenido ideológico o diferente pronunciación; signos con igual escritura pero diferente pronunciación, o signos con distinto significado y diferente escritura pero con la misma pronunciación. De darse la similitud entre los signos en cualquiera de estos campos, el signo similar será irregistrable.

No es necesario por tanto que la similitud o confusión se produzca en los tres aspectos. La regla principal de análisis para llegar a determinar la existencia o no del riesgo de confusión entre dos o más signos, es que éstos deben confrontarse en su totalidad o en su composición global sin desmembraciones, análisis pormenorizados, técnicos o matemáticos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra “contenidos propios, que no reflejen el contenido o concepto del signo a registrarse; esto es en una composición total de su unidad gráfica, fonética o conceptual”, sin “cercenar, dividir o mutilar el signo en palabras si la expresión es compleja o compuesta o en sílabas y letras, si es una expresión simple” (Procesos 27-IP-96 y 32-IP96, G.O. Nº. 279 de 25 de julio de 1997).

La regla anterior no significa, sinembargo, que en el ejercicio de comparación el examinador no pueda acudir a otros criterios compatibles como el de que si una marca tiene un componente considerado accesorio a ella, como sería el evento de una frase explicativa -en el caso de la consulta, la frase “SALON Y SE- MARCAS En las marcas mixtas, que son las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también se debe examinar cuál es el elemento que predomina o sobresale, admitiendo la doctrina a la par que la jurisprudencia del Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio eficaz que el usuario o consumidor pide o solicita la marca.

En esta clase o tipo de marcas “hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, pág. 240).

No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota. VI.- CONFUNDIBILIDAD ENTRE LAS MARCAS EXPOSISTEMAS (MIXTA) Y EXPOSISTEMAS Dentro de la confundibilidad entre las marcas en controversia se tomará en cuenta que la sociedad Consultores de Ingeniería y Sistemas C.I.S. Ltda. es la solicitante de registro de la marca EXPOSISTEMAS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 42 del GACETA OFICIAL art. 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación de Niza y en cambio la Sociedad EXPOVALLE S.A. que formula observaciones es la titular del registro de la marca SALON Y SEMINARIO DE LAS SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES, EXPOSISTEMAS que distingue servicios comprendidos en la clase 35 Internacional y especialmente “ferias y exposiciones de todo tipo nacionales y extranjeras”.

A este respecto el Tribunal ha sostenido y sostiene los siguientes criterios: “La confundibilidad de una marca respecto de otra denota varios aspectos de especial importancia, tanto para el consumidor como para el empresario; respecto del primero, en que seguramente al momento de adquirir un producto o utilizar un servicio estará tomando para sí un producto o servicio que no corresponde con el que inicialmente tenía pensado comprar; y segundo, para el empresario generará un menoscabo de su dinámica empresarial, puesto que a su nombre se estarán adquiriendo productos o prestando servicios, cuyo provecho recaerá en cabeza de otra persona. “Así, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal a) consagra que no podrán registrarse como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan conducir al publico a error ”.

Según la prenotada disposición, es claro entonces que se trata el tema de la confundibilidad desde dos tópicos diferentes que, sin embargo, convergen en el mismo fin. El primero de ellos es la identidad entre signos, es decir, que la denominación a registrar tiene una estructura y contenido exacto a la ya registrada, que genera de plano su irregistrabilidad.

En segundo término, el que consideramos de mayor importancia y cuidado dada la flexibilidad del concepto, es la similitud entre marcas, toda vez que el legislador comunitario no ha precisado qué debe entenderse por similitud o semejanza, y en consecuencia, corresponderá al intérprete de la norma, ya sea el funcionario de la Oficina Nacional Competente o el juez, medir el contenido y alcance de la expresión similitud, que por lo demás, conlleva un ámbito suficientemente amplio para que puedan involucrarse diversos modos interpretativos, que en algunos casos pueden presentarse antagónicamente”.

(Pro- 13/07/98 20.44 ceso 25-IP-96 G.O. Nº. 308 de 28 de noviembre de 1997, caso INCA FRUEHAUF (MIXTA). Ahora bien el Tribunal ha expresado que para que la confundibilidad se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, basta y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados arriba; aparte que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable.

Constituyendo la marca observante u oponente, una denominativa compuesta de varios términos o vocablos, algunos de éstos merecen mayor atención del público para fijar en ese vocablo o vocablos la visión general del signo que le serviría como punto de partida para confrontar con otros signos idénticos o semejantes. Existe en esa clase de signos, vocablos dominantes que llaman al consumidor a su mayor atención o fijación. Por otro lado, y como así ha precisado el Tribunal en fallos anteriores, los términos genéricos que conforman una marca para registrarse, no deben tomarse en consideración para efectos de comparación, pues esos vocablos no cumplen con los fines que la marca requiere para ser registrable como es la distintividad, ni pueden ser apropiables en exclusividad por persona alguna.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de los procesos 25-IP-97 y 13-IP-98 expresó: “La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo.

Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en sí mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria. En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro.

GACETA OFICIAL De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor. (Ver Carlos Fernández - Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marca”, pág. 201 y 217)”. En el caso de autos en el que la Sociedad CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.S. S.A. solicitante del registro de la marca EXPOSISTEMAS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificación de Niza fue objeto de observaciones por la sociedad EXPOVALLE S.A. en base al registro de su marca “SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES, EXPOSISTEMAS” destinada a distinguir servicios comprendidos en la clase 35 Internacional “ferias y exposiciones de todo tipo nacionales y extranjeras”, a pesar de que los servicios protegidos son diferentes a los de la clasificación 42, el juez deberá determinar, si con las limitaciones realizadas en cada una de las respectivas solicitudes, entre los productos que las dos marcas protegen no existe ninguna conexión que impida la coexistencia de las mismas por no presentarse el riesgo de confusión entre signos y productos, pues como ha expresado este Tribunal, en otros Procesos, si los productos son diferentes el primer registro marcario no podría impedir el registro del segundo. El Tribunal dentro del Proceso 8-IP-95 Gaceta Oficial Nº. 231 de 17 de octubre de 1996, recogió algunos criterios para llegar a fijar la similitud y la conexión correlativa entre los productos: como la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator, los canales de comercialización, los medios de publicidad, la relación o vinculación entre los productos, su uso completo o complementario, el mismo género y la misma finalidad, así como la intercambiabilidad de los productos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, 13/07/98 21.44 sino que además no debe hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- Si la Administración ha aplicado indebidamente una norma sustantiva o procedimental el interesado podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error; pero no debe presumirse que toda negativa al registro de la marca constituya una indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 3.- La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso a las reglas de comparación de signos recomendados en la presente interpretación, en los campos que puedan producir confusión. 4.- En la comparación de signos denominativos con mixtos en primer lugar se resolverá sobre cual es el elemento predominante del signo mixto que va a causar la primera impresión en la mente del consumidor.

Predomina el elemento denominativo en los signos mixtos que es la expresión de la palabra como medio de solicitar el producto o servicio. 5.- Las frases explicativas de una marca no se deben tomar en cuenta dentro del examen de registro para establecer la identidad o similitud entre marcas en disputa. 6.- Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para los mismos productos o servicios debe ser rechazado el registro por la Oficina Nacional Competente.

Si la resolución respectiva es impugnada ante la jurisdicción contencioso-administrativa, como en el caso lo ha sido, en los términos del Art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el juez nacional competente habrá de determinar, al efecto, si conforme a la interpretación aportada por este Tribunal de la Comunidad Andina en la presente sentencia, existe o no el riesgo de confusión. 7.- Cuando existe conflicto entre una marca registrada frente a un signo que pretende 13/07/98 GACETA OFICIAL Juan José Calle y Calle MAGISTRADO registrarse, el funcionario competente deberá pronunciarse a favor del primero, ya que constituye una derivación o consecuencia del ius prohibendi correspondiente al titular de la marca registrada.

Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO 8.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso Nº. 3976 Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. 22.44 Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i PROCESO 23-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literales a), b), d), y e); 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente nacional Nº 3555, Marca “VODKA BALALAIKA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintiún días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), b), d), y e), 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en el expediente nacional Nº 3555 en el cual se pretende la declaratoria de nulidad de la Resolución 7935 de 25 de abril de 1995, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la Sociedad Confecciones BALALAIKA Ltda. contra la solicitud de registro de la marca VODKA BALALAIKA y asimismo, la nulidad del acto mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada y que a título de restablecimiento del derecho se declare fundada la oposición, se niegue el registro de la marca y se ordene la cancelación del certificado del registro de la misma.

GACETA OFICIAL Que la presente solicitud se funda en lo prescrito por el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Organismo competente para absolverla de acuerdo con el artículo 28 del mismo Tratado, y que se presenta por Juez Nacional competente y con observancia de los requisitos señalados en el artículo 61 del Estatuto del mismo Tribunal.

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, considera como hechos relevantes para la interpretación los siguientes que enumera en forma sucinta: “a) La Sociedad Juanbe S.A. solicitó el registro de la marca “VODKA BALALAIKA” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, y publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, oportunamente la sociedad actora formuló oposición contra el registro de dicha marca. “b) La oposición se basó en que la Sociedad actora era solicitante prioritaria del registro de la marca “BALALAIKA” para distinguir productos de la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, y que la marca cuyo registro se solicitó era confundible con la marca previamente solicitada para registro, desde los puntos de vista fonético, gramatical y visual. “c) La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 7935 de 25 de abril de 1995, por medio de la cual declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada por la Sociedad Juanbe S.A., con fundamento en las siguientes consideraciones: “PRIMERO.- Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir ‘ los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error’”. 13/07/98 23.44 “SEGUNDO.- Que para determinar si dos marcas identifican productos o servicios respecto de los cuales su uso puede inducir al consumidor a error, o la también llamada similitud entre productos o servicios, el criterio no puede ser otro que el utilizado por el consumidor mismo, para quien lo primordial será la finalidad o uso del producto o servicio, su aplicación práctica y su utilización normal; de tal manera que, productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el consumidor, que pueden inducirlo a error al utilizarse marcas similares o iguales en su identificación. En el caso que nos ocupa, la marca que sirve de fundamento a la oposición, ampara productos totalmente diferentes a los que se pretende amparar con la solicitada; por lo anterior, no es dable que se presente la temida confusión. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni en ninguna otra de las disposiciones vigentes, pudiendo ambas marcas en consecuencia, coexistir en el mercado”. “d) Contra la Resolución antes referida se interpuso el recurso de apelación en el cual se expusieron las razones por las cuales la marca “VODKA BALALAIKA” era confundible con la marca y nombre comercial “BALALAIKA”, no siendo por tanto procedente el registro de la primera para distinguir productos comprendidos en la clase 33 Internacional.

Dentro de las razones expuestas en el recurso se hizo notar ” que el término VODKA corresponde a uno de los productos de la clase 33 Internacional, y por tal motivo, se trata de un signo en relación con el cual no procede la comparación”, y que “ el signo VODKA BALALAIKA (NOMINATIVA) solicitada por la Sociedad JUANBE S.A., es igual al signo BALALAIKA notoriamente conocido y registrado por mi mandante en las clases 21, 23, 24 y 25 Internacional”. 13/07/98 GACETA OFICIAL I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA En la demanda presentada ante el Consejo de Estado la apoderada de la Sociedad CONFECCIONES BALALAIKA Ltda. pretende que se declare la nulidad de la Resolución 7935 de 25 de abril de 1995, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por dicha sociedad contra la solicitud de registro de la marca VODKA BALALAIKA para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y en consecuencia concedió el registro de la marca a nombre del solicitante la sociedad JUANBE S.A. Pretende asimismo la nulidad del acto administrativo mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada y como consecuencia que a título de restablecimiento del derecho se declare fundada la oposición formulada y se niegue el registro de la marca VODKA BALALAIKA y se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente.

Según la demanda los referidos actos administrativos violan además de determinadas disposiciones legales internas como los artículos 13 y 58 de la Constitución Política y el artículo 603 del Código de Comercio, las siguientes normas comunitarias: artículos 81, 83 literales a), b) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSIDERANDO

Que a este Tribunal, tal como lo ha establecido en reiterada jurisprudencia, le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas, por lo que está facultado tanto para extender a otras no comprendidas en la solicitud como a excluir aquellas que no resulten pertinentes al proceso interno que ha dado lugar a la consulta.

En consecuencia el Tribunal considera que los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311 y que tales compromisos, claramente de carácter internacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares parti- 24.44 cipan con intereses individuales.

Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones interestatales cuyo cumplimiento deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de la propiedad industrial de la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”. No estando este punto en discusión en el presente caso, el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados.

II. NORMAS A INTERPRETARSE El tenor de las normas a interpretarse es el siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguiente impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o GACETA OFICIAL parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida. “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente deci- 13/07/98 25.44 dirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL “Artículo 5.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesaria para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. “Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”.

III. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en su primer acápite los tres requisitos fundamentales para que un signo pueda ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Un signo es perceptible, cuando por medio de cualquiera de los sentidos el consumidor tiene la capacidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo. Son signos perceptibles las denominaciones o las palabras, los colores, los gráficos, etc. porque a través de estos medios se puede captar el signo y llegar al proceso diferenciador con otros signos idénticos o similares.

Una marca tiene como finalidad esencial la de distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca, pues sólo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario “estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos”.

Proceso 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997. GACETA OFICIAL La marca tiene dos cualidades fundamentales que se deben tomar en cuenta “una, la capacidad que tiene la marca de indicar la procedencia de la mercancía entendiéndose por ésto el origen empresarial de las mismas”, y “otra, su capacidad individualizadora, tanto de los productos elaborados como de los servicios prestados” (Marco Matías Alemán, MARCAS, Top Management International Bogotá, Colombia, pág. 75).

IV. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los signos con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, “para los mismos productos o servicios” o para productos o servicios respecto a los cuales el uso pueda inducir a que se produzca error.

En otras palabras, lo que se trata de evitar es que se registre una marca idéntica o semejante, porque ello violaría la protección de la ley comunitaria que confiere al registro prioritario el derecho de uso exclusivo de la marca. Sobre la confundibilidad de las marcas el Tribunal Comunitario ha expresado en el Proceso 3-IP-91, G.O. Nº 93 de 11 de noviembre de 1991 que: “La finalidad de una marca no es otra que la de indivualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares.

En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trata, evitan ser confundidos o engañados”. “La unión entre signo distintivo y la clase de producto o servicio, es sólo el aspecto objetivo de la marca. A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto”. “Conviene puntualizar que la labor de cotejar las marcas con el propósito de determi- 13/07/98 26.44 nar si son confundibles o no, es de la exclusiva competencia del juez nacional por tratarse de “un hecho materia del proceso”, cuya calificación escapa a la competencia del juez comunitario según el artículo 30 del Tratado que creó al Tribunal Andino, al igual que establecer si una determinada denominación es “genérica”, conforme antes se indicó, teniendo en cuenta, en todo caso, los principios sustentados por el juez comunitario al interpretar la correspondiente norma”.

La prohibición en cuanto a la confundibilidad de la marca, ha dicho el Tribunal en el Proceso 2-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996, refiriéndose al literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “protege a las marcas del “riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado.

Añade el Tribunal en la misma sentencia que: “La especialidad tiene como finalidad práctica el evitar que una marca registrada en una clase determinada pueda extenderse a productos o servicios de otras clases, limitando la posibilidad de que otros interesados inscriban un registro para otros productos. Esta regla ampara únicamente a los productos para los cuales la marca ha sido registrada dentro de una clase del nomenclator.

La especialidad no va más allá de la protección jurídica de los productos de una misma clase, salvo que dentro de ésta el solicitante los limite a uno o varios productos de esa clase, caso hipotético en el cual la protección marcaria se reducirá a esos productos y no a todos los de su clase”. El Tribunal al interpretar el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 cuyo alcance es similar a la del mencionado literal f) de la Decisión 85, expresó en el Proceso 20-IP-95, G.O. 236 de 26 de noviembre de 1996, lo siguiente: 13/07/98 GACETA OFICIAL “El artículo 83, literal a) de la Decisión 344 recoge el concepto de las Decisiones 311 y 313 que se diferencian con el contenido del artículo 58, literal f) de la Decisión 85, pues en ésta la confusión se presentaba cuando los productos eran de la misma clase; en la vigente 344, se requiere que los productos sean iguales o semejantes sin que la clase constituya un factor esencial como el que representaba bajo la 85.

Entonces para que se produzca la confusión se requiere que simultáneamente los dos signos y productos sean idénticos o similares, con independencia de la clase, de donde se deduce que si los signos son idénticos o similares pero los productos no lo son, tal confusión no tiene lugar” En el caso subjudice se trata de la oposición que hace la sociedad confecciones BALALAIKA, titular de la marca para distinguir productos de las clases 21, 23, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en contra de la solicitud presentada por la sociedad Juanbe para la marca VODKA BALALAIKA para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 33 de la referida clasificación internacional.

Evidentemente se trata en este caso de una diferencia palmaria entre los licores amparados por la clase 33 y los distintos productos comprendidos en las clases 21, 23, 24 y 25, esta última de vestidos, calzados y sombrerería, del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 (Clasificación Internacional de Niza), entre cuyas clases por ser absolutamente disímiles no existe el riesgo ni de la llamada “confusión indirecta”.

V. SEMEJANZA CON EL NOMBRE O EL LEMA COMERCIAL El inciso b) del artículo 83 de la Decisión 344 protege contra el registro cuando el signo sea idéntico o semejante al del nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros “siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”. Dos son pues, los aspectos previstos por la norma: uno, que el nombre comercial se encuentre protegido por la legislación interna y dos, que de acuerdo con las circunstancias que deberá apreciar la autoridad nacional com- 27.44 petente o el juez nacional, el público pueda ser inducido por la identidad o semejanza a error.

A contrario sensu sí dichas autoridades llegaran a considerar que no es posible la confusión entre los licores y las confecciones que tienen respectivamente distinta clase de consumidores, la identidad del signo BALALAIKA no resultaría impedimento para ser usado como registro de marca amparando distinta clase de productos según el nomenclator.

Las circunstancias mencionadas dice el Profesor Manuel Pachón “hacen referencia a que las actividades llevadas a cabo por quien es el titular del derecho sobre el nombre comercial y los productos o servicios que se desean distinguir con la marca, “deben estar relacionados entre sí o -dicho en otras palabras- han de ser conexos en la esfera competitiva (citando a Fernández Novoa, Derecho de Marcas, página 117).

Esas circunstancias son las mismas dice el Profesor Pachón, que permiten que el público sea inducido a error cuando se trata de conflictos entre dos signos utilizados como marcas: riesgo de confusión entre los signos, y riesgo de confusión entre los productos o servicios distinguidos con la marca. Se trata de una disposición muy parecida a la que prohibe el registro de marcas que pueden entrar en conflicto con nombres comerciales preexistentes, de ahí que lo expresado en el numeral anterior se aplique al caso de los lemas comerciales.

(Manuel Pachón, Zoraida Sánchez Avila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, pp- 239-240, Santafé de Bogotá, Colombia). VI. MARCA NOTORIA Aduce la demandante que entre las violaciones producidas por los actos administrativos cuestionados se había producido la del literal d) del artículo 83, de la Decisión 344 según el cual no podían registrarse los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición, según el literal, es aplicable con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos GACETA OFICIAL “Siguiendo al Profesor Fernández Novoa cabe definir a la marca notoria como aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos los (consumidores y los competidores)” (citado por el Profesor José Manuel Otero Lastres, Seminario de Quito -Trujillo, página 243).

El Tribunal en varios fallos ha insistido en que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes (Procesos 5-IP-94, G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995; 8-IP-95, G.O. Nº 231 de 17 de octubre de 1996 y 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser el resultado de la etapa administrativo-judicial cuando en el trámite del proceso se aporta las pruebas necesarias para que el juzgador pueda calificar a una marca de notoria. Dentro del proceso interno y sin que esto signifique intromisión en los asuntos del derecho nacional o en la calificación de los hechos materia del proceso, lo que el art. 30 del Tratado prohibe al Tribunal, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene en la contestación de la demanda que en el trámite administrativo adelantado en primera instancia “la parte demandante no demostró la notoriedad de la marca BALALAIKA, no obstante que la notoriedad de las marcas, se puede probar por cualquier medio de la legislación vigente del país donde se pretenda registrar el signo, lo cual no significa que la marca por el hecho de estar registrada sea notoria; por el contrario se exige que la notoriedad sea probada.

En este sentido la Superintendencia de Industria y Comercio se ha manifestado en el siguiente sentido: No es procedente asimilar, la noción de marca notoria a la concepción jurídico-procesal del hecho notorio y la notoriedad como base de un 13/07/98 28.44 derecho, siendo improcedente, en este último caso, excusarse de probar la notoriedad”.

Agrega la Superintendencia de Industria y Comercio: “así las cosas, si alguien alega la notoriedad de una marca debe entrar a probarla en los términos establecidos por la ley, es decir, que quien alega la notoriedad está obligado a probarla, demostrando su grado de difusión, publicidad y promoción, así como su uso, antigüedad y volumen de ventas, criterios mínimos y necesarios para considerarla notoria”.

Ha dicho el Tribunal finalmente que “la notoriedad de la marca es un hecho que si se alega o controvierte, debe probarse por” quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de nulidad, oposición o de observaciones al registro, según la ley aplicable en el tiempo” (Proceso 5-IP-94).

Aspectos de procedimiento que en cuanto a su pertinencia y a su oportunidad corresponde analizar al juez nacional consultante. (Proceso 28-IP-96, G.O. 318 de 26 de enero de 1998). El literal e) del artículo 83 prohibe asimismo el registro de signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales ob- GACETA OFICIAL servaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada. De probarse la marca primeramente registrada esto es BALALAIKA (Clase 25), ésta desplazaría el registro o la pretensión del registro marcario a cualquier otro signo idéntico semejante para los mismos o distintos productos, por cuanto al tenor de lo dispuesto en el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, la regla de la especialidad que rige para una marca común, desborda en sus límites para ampliar la protección de la marca notoria a productos distintos.

La prueba de la notoriedad no se ha de limitar al sólo hecho de que una marca se encuentre registrada en uno o varios países, sino al conocimiento generalizado de la misma entre el sector interesado de los productos, conocimiento, que como ha expresado este Tribunal, si bien no exige el uso de la marca, bien vale entenderlo que quien es titular de una marca notoria la ha venido usando intensamente, pues es el consumidor el primer promotor o portador de ese conocimiento y el receptor de la notoriedad.

VII. OBSERVACIONES AL REGISTRO Los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 cuya interpretación se solicita, se refieren a la posibilidad de presentar observaciones al registro de una marca solicitada para lo cual es necesario que la acción provenga de parte que tenga “interés legítimo”. Deberá entenderse para el caso concreto que existe interés legítimo cuando pueda darse la confusión entre la marca cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que por estar registrada es fundamento de la oposición. Deberá precisar el juez nacional, antes de pasar a decidir el fondo del proceso interno, que en el caso concreto existe interés legítimo en el opositor para ejercer su derecho, en razón del hecho de que podría surgir confusión entre la marca cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que, por estar registrada a su favor, le sirve a éste como fundamento de sus observaciones.

Una vez resuelto el señalado punto previo, corresponderá también al juez nacional, igual- 13/07/98 29.44 mente en ejercicio de su competencia comunitaria, pronunciarse asimismo, pero por vía contencioso-administrativa, acerca de las observaciones formuladas respecto de la legalidad del acto impugnado. En este caso su pronunciamiento deberá versar sobre todos los aspectos de la tramitación administrativa y emisión de la resolución controvertida, debiendo acatar los principios interpretativos contenidos en la presente sentencia y que más adelante se indican.

Si las observaciones presentadas no incurren en las causales señaladas en el art. 94, admitida la observación a trámite, la oficina nacional competente notificará al solicitante objeto de las observaciones para que dentro de un plazo de 30 días pueda hacer valer sus alegatos. Vencido este plazo corresponde a la oficina nacional competente decidir sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual debe ser notificado al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

VIII. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA La sociedad demandante reclama por la violación de la norma comunitaria que según ella le confería el derecho al uso exclusivo de la marca, sosteniendo que la División de Signos Distintivos al conceder el registro de la marca VODKA BALALAIKA, Clase 33 Internacional de Niza, a nombre de la sociedad JUANBE S.A. no respetó a confecciones BALALAIKA Ltda. el derecho al uso exclusivo al nombre comercial BALALAIKA y de las marcas BALALAIKA (nominativa) y BALALAIKA (etiqueta).

A tenor del artículo 102 de la Decisión 344, el registro de la marca ante la respectiva oficina nacional competente confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, lo que entraña además, el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe, o exporte productos utilizándola, o la use en otros productos, pudiendo inducir al público a error o confusión. “El registro de la marca -ha dicho el Tribunal- tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro.

En efec- GACETA OFICIAL to, los derechos inherentes al registro permanecen en cabeza de su titular por todo el tiempo de vigencia del mismo, que de acuerdo con el artículo 98 de la Decisión 344 es de 10 años, siempre que no se haya extinguido por el vencimiento del término sin que haya sido renovado, por la renuncia de su titular, por su cancelación debido a la falta de uso de la marca, por la nulidad del mismo o por la caducidad”.

(Proceso 10-IP-94, G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995). Es lógico que este derecho de uso exclusivo no es de carácter absoluto e ilimitado. El Tribunal ha señalado claramente que: “Las marcas no se registran para proteger con el signo todos los productos en forma ilimitada. Una marca registrada tiene su limitación en cuanto al campo territorial de protección y al sector de bienes o servicios a que ella se destina.

En este segundo caso, redunda en beneficio del titular la regla de la “especialidad”, esto es que la marca protege sólo a los productos o servicios para la clase que consta en el nomenclator. Una marca para que cumpla con la función distintiva entre unos productos y otros y para que se justifique el registro, sólo protege a los servicios o productos para los cuales ha sido registrada.

Para conocer el campo de protección marcaria, el interesado debe especificar en la solicitud cuáles son los productos que su marca va a proteger. El principio de la especialidad de la marca evita en consecuencia que con un solo signo se pueda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes (Proceso 8-IP-95, G.O. 231 de 17 de octubre de 1996.

Subrayados de la presente sentencia). Esta interpretación sobre la regla de la especialidad tuvo plena aplicación durante la vigencia de la Decisión 85. En la actualidad y rigiendo la 344, el derecho protector a una marca registrada se extiende no solamente a los productos o servicios de una misma clase, sino también a aquellos que sean similares, pero no a productos distintos salvo que la marca fuera notoria.

Consecuencia de esta normativa es que signos solicitados para registro para los mismos productos, pertenezcan o no a la misma clase, pero existiendo entre ellos alguna conexión competitiva, no podrían ser registrados de presentarse un registro o solicitud previos. (Proceso 7-IP-98, página 13) 13/07/98 30.44 IX. CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 5 DEL TRATADO QUE CREA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

Como lo viene declarando el Tribunal, en la interpretación de este artículo, los países del Pacto Andino -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela- adquirieron una doble obligación: “La primera, de carácter positivo, “de hacer”; y, la segunda, de orden negativo, de “no hacer”. Por la primera los Países Miembros tienen que adoptar toda clase de medidas, sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden, llámense reglas, procedimientos, requisitos, Decisiones, Resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias, que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud de los tratados y de las que les corresponda por mandato de las normas secundarias o derivadas del mismo ordenamiento.

En el caso de que no se tenga claro el alcance y el valor de los principios de aplicación directa y preeminencia de la norma comunitaria, la obligación de cada país se extendería, incluso, a derogar expresamente las normas de su ordenamiento jurídico interno. Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País Miembro tiene que abstenerse de toda medida que, con cualquier nombre o forma que se pretenda adoptar, pueda obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino, abstención imperativa inherente al cumplimiento de lo pactado y como soporte básico para el desarrollo del proceso de la integración. Por esta segunda parte del compromiso, los Países Miembros no pueden aprobar leyes o dictar reglamentos o expedir normas administrativas que, aunque no sean abiertamente contrarias al citado ordenamiento, obstaculicen en la práctica, la aplicación del mismo”.

(Proceso 5-IP-89, G.O. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989). Es cierto que jurídicamente esta norma que constituye soporte fundamental de la integración andina concuerda intrínsecamente con todas las demás normas del ordenamiento jurídico andino, pero de allí no puede inferirse como lo ha señalado el Tribunal que: “El hecho de que la Oficina Nacional Competente, en el ejercicio de sus facultades administrativas normales, acepte o deniegue el registro de un signo como marca no puede ser considerado un in- GACETA OFICIAL cumplimiento de la norma comunitaria, peor aún una transgresión de la obligación general que tienen los Países Miembros de conformar su conducta al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena al tenor del artículo 5 del Tratado de creación del Tribunal”.

(Proceso 18IP-96, G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998) 13/07/98 31.44 6. Los artículos 93 a 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena abren la posibilidad de presentar observaciones al registro de una marca solicitada, para lo que se requiere demostrar que se tiene un interés legítimo. CONCLUYE: 7. El principio de la “especialidad” de la marca está concebido de modo de evitar que con un solo signo se pueda monopolizar todos los productos; y su efecto es que se puede proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. 1.

Para que un signo pueda ser registrable se requiere que sea además de perceptible y susceptible de representación gráfica, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. 8. De conformidad con el art. 31 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al resolver el caso contenido en el expediente nacional Nº 3555. 2.

La norma comunitaria a efectos de proteger contra la confusión, dispone la irregistrabilidad como marcas de los signos que, en relación a derecho de terceros, sean idénticos o semejantes para los mismos productos o servicios o para productos o servicios en que el uso de la marca pueda inducir a error. En cumplimiento del art. 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada.

Con base en las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 3. Cuando por la naturaleza de los productos o servicios, el uso, su aplicación práctica y su normal utilización es de manera tal que se destinan a finalidades evidentemente distintas, desaparece la posibilidad de error por lo que la similitud de las marcas no constituye impedimento de registro, pudiendo entonces coexistir en el mercado. 4.

La identidad o similitud de un signo marcario con un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna de uno de los Países Miembros, es irregistrable si es que dadas las circunstancias que debe apreciar la oficina nacional competente dicha similitud pudiera inducir al público a error; caso contrario, el signo puede ser registrado como marca. 5.

La notoriedad de una marca es un hecho que si se alega debe probarse por quien corresponda conforme a las reglas de la carga probatoria ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo el proceso de oposición o de observaciones al registro o de nulidad del mismo. Remítase asimismo, copia de la presente sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i 13/07/98 GACETA OFICIAL 32.44 PROCESO 17-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 104 y 105, en concordancia con los artículos 83, 93, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el doctor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: SOCIEDAD CERVECERÍA BACKUS Y JOHNSTON S.A., Marca: “LA RUBIA”. Expediente interno Nº 3923. Quito, 21 de Abril de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal d), 104 y 105, en concordancia con los artículos 83, 93, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Manuel S. Urueta Ayola, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso interno de nulidad contra la Resolución 22085 de 30 de noviembre de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y del acto administrativo presunto que negó el registro de la marca “LA RUBIA” (NOMINATIVA).

Que el Tribunal peticionario es competente para acceder al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en solicitud de interpretación prejudicial, y éste a la vez es competente para abocar la interpretación a luz de los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal. Que la solicitud cumple con los requisitos establecidos por el artículo 61 de la Decisión 184, Estatuto del Tribunal, y el juez solicitante presenta lo que en su concepto constituye la siguiente síntesis sumaria de los hechos. “ º La sociedad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca LA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. “2º La sociedad BAVARIA S.A., domiciliada en Santa Fe de Bogotá, formuló demanda de observación argumentando que la marca solicitada, por tratarse de una expresión descriptiva de una característica de los productos de la clase que pretende distinguir, no es objeto de registro. “3º Mediante la Resolución 22.085 de 30 de noviembre de 1995 la División de Signos Distintivos declaró fundada la Demanda de Observación y negó el registro de la marca LA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. “4º El apoderado de la solicitante dentro del término legal, interpuso recurso de apelación, el 25 de enero de 1996, exponiendo claramente los argumentos jurídicos por los cuales debe declararse infundada la demanda de observaciones presentada por BAVARIA S.A. y conceder el registro de la marca LA RUBIA (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 32 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. ”.

El Tribunal estima del caso sintetizar los siguientes argumentos adicionales de la demanda: Como fundamentos de derecho de las pretensiones de la demanda se aduce que el acto administrativo en cuestión violó el artículo 81 de la Decisión 344 toda vez que “LA RUBIA” (NOMINATIVA) cumple con los requisitos de registrabilidad exigidos por las normas comunitarias, en concreto el de la especialidad, la licitud, teniendo capacidad distintiva; cita en GACETA OFICIAL sustento de sus tesis jurisprudencia sentada por el Tribunal con respecto a la novedad, visibilidad y distintividad de la marca, para concluir que el signo es suficientemente distintivo.

Agrega que también se violó el literal d) del artículo 82 de la misma Decisión sobre irregistrabilidad de marcas descriptivas, ya que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia estableció que LA RUBIA (NOMINATIVA) es calificativa de una de las características de los productos comprendidos en la clase 32, siendo que a juicio de la demandante, para que la administración pueda negar un registro de marca ella debe estar incursa en alguna de las causales de irregistrabilidad y no existiendo éstas, la Oficina debe conceder el registro.

Cita algunas opiniones de tratadistas como Breuer Moreno, Braun & Capitaine, relacionadas con las marcas descriptivas, evocativas, de fantasía y genéricas para indicar que el signo LA RUBIA es fantástico en relación con los productos de la clase 32, siendo que además está compuesto por dos palabras donde el artículo “la” le da una connotación especial.

Considera la demandante que si la Superintendencia ha concedido registros de marcas como “cristal”, “manantial”, “cristalina”, “negra”, “dorada”, para la clase 32, no hay razón jurídica válida para negar el registro de la marca LA RUBIA que no es signo de uso común ni exclusivamente descriptivo del producto al cual se asigna y no se refiere exactamente a la cualidad común genérica del producto; expresa además que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 lo mismo que el artículo 83 por falta de aplicación ya que la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca RUBIA (clase 32) a pesar de cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 81, siendo novedoso suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Estima que se violaron los artículos 83, 93 y 104 de la Decisión 344 por falta de aplicación, al operar el silencio administrativo y confirmar la Resolución demandada ignorando los derechos que le asisten al titular de la marca RUBIA. Agrega que la marca en disputa ha sido registrada por CERVECERIA BACKUS Y JOHNSTON S.A. en las Repúblicas de Perú y Bolivia para distinguir productos de la clase 32, y ello le confiere el derecho a registrarla en los demás Países Miembros en relación con los mismos productos. 13/07/98 33.44 Finalmente señala que se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión tantas veces citada porque la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la Decisión 344, para lo cual cita conceptos emitidos por el Tribunal en el caso 5-IP-89 sobre las obligaciones de hacer y no hacer que contraen los Países Miembros.

IMPUGNACIONES A LA DEMANDA La firma BAKER & McKENZIE en representación de la sociedad BAVARIA S.A. se hizo parte en el negocio interno para impugnar la demanda en los siguientes términos: Anota que el signo LA RUBIA es descriptivo y para ello desarrolla el concepto de descriptividad de una marca con citas doctrinarias de derecho francés, italiano, mejicano y argentino, así como de los doctrinantes colombianos y se refiere a jurisprudencia ya sentada por el Tribunal en el sentido de que no son registrables como marca los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto que se trate.

Considera que LA RUBIA tiene un significado específico para el consumidor común e indica que se está calificando a un sustantivo, en este caso “cerveza”, en los que resulta ser práctica usual de consumidores y productores identificar estos productos por la denominación RUBIA, y sobre un producto de uso común no se puede excluir su utilización a terceros.

La circunstancia del registro en otros países no es significativa de que por esa razón deba registrarse en Colombia, si los signos tienen actualmente la característica de descriptivos. Rechaza la naturaleza de signo de fantasía que el demandante pretende dar a la marca LA RUBIA e indica que la cita de los artículos 83, 93, 104 y 105 de la Decisión 344 sobre facultades que conceden el registro, nada tienen que ver con el caso en estudio.

La Superintendencia de Industria y Comercio, por su parte da contestación a la demanda para indicar que la expresión “LA RUBIA” “es utilizada en el mercado para describir una característica o cualidad de algunos productos de GACETA OFICIAL la clase 32A en especial de las cervezas; en otras palabras es una expresión descriptiva para algunos productos de esta clase”.

Reitera la opinión expresada en el acto administrativo que se acusa en cuanto a que los términos que se pretendían registrar constituyen una expresión descriptiva, por lo cual la División de Signos Distintivos con base en sus facultades legales, expidió el acto administrativo impugnado con sujeción a las normas de la Decisión 344 ya que el literal d) del artículo 82 impide legalmente que sean registrados los signos que constituyan exclusivamente un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos para lo cuales debe usarse.

La Oficina Nacional Competente procedió al examen de registrabilidad, habiendo derivado de dicho examen el carácter descriptivo de la marca y su irregistrabilidad. En relación con los hechos anteriores el Tribunal, C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE A continuación se transcriben las disposiciones legales de orden comunitario que el Tribunal considera del caso interpretar: “ DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la 13/07/98 34.44 calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse. “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate. “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica. “Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros.

Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”. II. DISPOSICIONES NO PERTINENTES PARA INTERPRETAR El Tribunal de manera consistente no ha accedido a interpretar el artículo 147 de la Deci- GACETA OFICIAL sión 344 cada vez que se le ha solicitado, con el argumento de que ha sido violado por falta de aplicación en cuanto a que la Oficina Nacional Competente no interpretó ni aplicó en forma adecuada las disposiciones de la norma comunitaria, o no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas contenidas en el ordenamiento jurídico andino. El Tribunal reitera una vez más que tal disposición no es aplicable pues constituye una previsión legal relativa a compromisos entre estados que no pueden invocarse en casos concretos con la pretensión, por parte de particulares, de obtener una determinada aprobación de las oficinas nacionales competentes o con el propósito de derivar de ellos una acción interna de incumplimiento de las previstas por el artículo 27 del Tratado de Creación del Tribunal.

Ha dicho este Órgano comunitario: “ Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’.

Este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso, por lo cual el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados. “Tampoco es aplicable el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer, consistente en la adopción de las medidas necesarias para asegurar “el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”; y la otra obligación, de no hacer, consistente en “no adoptar y emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”, porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su resolución en vista de las disposiciones de la Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5.

Si la Resolución Administrativa se ajusta o no al derecho o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, éste tiene los medios judiciales para que se le repare los pretendidos derechos violados ”. 13/07/98 35.44 Tampoco estima del caso este Tribunal acceder a la interpretación prejudicial de los artículos 83, 104 y 105 de la Decisión 344; el primero de ellos por cuanto señala causales de irregistrabilidad de marcas por impedimentos frente a derechos de terceros, cuyo contenido, supuestos de hecho y razones jurídicas, no están siendo controvertidas en la demanda ni vienen al caso; en cuanto al artículo 104 sobre derechos que confiere el registro de una marca a su titular, se está refiriendo más bien a las prerrogativas de que goza, en este caso, quien se ha opuesto al registro para evitar que terceros puedan utilizar sin su consentimiento la marca en productos idénticos o similares, lo que no está siendo objeto de discusión por las partes ya que, de acuerdo con la documentación allegada al expediente, ellas no son propietarias de la marca LA RUBIA y por tanto no pueden ejercer derechos que no les han sido asignados.

Finalmente tampoco es susceptible de interpretación prejudicial el artículo 105 de la precitada Decisión puesto que la disposición contenida allí se refiere al uso de una marca por terceros para efectos de identificación, información, anuncio de venta y en general mercadeo de los productos, cosa que de manera alguna parece estar sucediendo en el caso sometido a consulta.

III. LA FUNCIÓN DISTINTIVA DE LA MARCA Desde la sentencia proferida en el Proceso 1-IP-87 (Gaceta Oficial Nº 28 de 15 de febrero de 1988), este Tribunal se refirió a la función distintiva de la marca como la característica principal que debe reunir el signo marcario para poder ser registrado; se considera que las demás características, es decir la novedad y la visibilidad de la marca a que se refería la Decisión 85, son derivación del “carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objetivo principal de la marca”.

El artículo 81 de la Decisión 344 hoy vigente, además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica de la marca, concuerda en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. Así lo ha venido reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y recientemente ha señalado que el elemento de la GACETA OFICIAL distintividad es el que permite identificar los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen.

La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, pág. 29). La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca.

Porque la distintividad importa tanto al empresario quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor.

Para Ermenegildo Baylos Corroza en su “Tratado de Derecho Industrial”, págs. 817 y ss. la protección jurídica de la marca se justifica por ser ésta “señal susceptible de promover en el comprador, por su aptitud distintiva, el mecanismo psicológico asociativo, en virtud del cual sea capaz que esa individualización numeral que suscita valores evocados; sin extenderse a garantizar la concordancia del fenómeno psíquico con la realidad”.

El derecho reconoce la procedencia presunta o real de un producto nominado por una marca determinada garantizando que esa marca no será engañosa ni defraudará la convicción acerca del origen y procedencia por parte de los consumidores. De ahí la relación estrecha que existe entre el poder identificatorio de una marca o función distintiva y la protección jurídica que la respalda.

No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o 13/07/98 36.44 comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc.

El Tribunal comunitario andino se ha referido recientemente al tema de la distintividad relacionado con el artículo 81 de la Decisión 344, en los procesos 14, 25 y 29-IP-97 y 3, 13 y 17-IP-98. IV. MARCAS DESCRIPTIVAS, EVOCATIVAS Y DE FANTASÍA En el sistema norteamericano de negocios se suele decir que las marcas descriptivas son las más fáciles de comerciar pero las más difíciles de registrar.

(“A Complete Reference Guide” American Trademark Company, Home page). Para el derecho marcario andino las marcas descriptivas que consistan exclusivamente en un signo o indicación que sirva en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos y servicios, son irregistrables.

La definición de marcas descriptivas que trae el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 es similar a la contenida en la mayoría de las legislaciones que presentan como rasgo común de estas marcas la descripción acerca de las cualidades u otras características de los bienes o servicios que supuestamente pretenden identificar. Conviene dar alcance al término exclusivamente utilizado por la norma que se interpreta porque es este adverbio el que permite señalar o detectar el carácter descriptivo de una marca, ya que él se refiere al signo constituido únicamente por palabras que precisamente indican la cualidad esencial del producto o del servicio sin más palabras o adiciones de términos que permitan distinguir el producto con partículas que adicionadas no cambian el significado del vocablo descriptivo.

En el proceso 12-IP-96 (Gaceta Oficial 265 de mayo 16 de 1997) este Tribunal ha sosteni- 13/07/98 GACETA OFICIAL do “que un signo consistente exclusivamente en elementos propiamente genéricos o descriptivos ” sólo puede constituir marca “ si el conjunto marcario o su combinación resulta distintivo”. Existe un concepto desdibujado acerca de hasta dónde va el carácter descriptivo de una marca y su diferenciación con las marcas evocativas.

Entiéndase por éstas las que tienen la capacidad de transmitir a la mente del consumidor una imagen o idea sobre el producto por la vía de un esfuerzo imaginativo; y en este sentido un signo evocativo sería registrable siempre que constituya vocablo distinguible de otras marcas y productos. Las marcas evocativas se consideran débiles cuando quien pretenda utilizar una marca evocativa “deba aceptar, o no pueda impedir que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o características” del producto (Jorge Otamendi, “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, pág. 33).

La jurisprudencia argentina que trae a colación el autor atrás citado (Compañía Soulsa Cruz Inc. contra Philips Morris Inc. de fecha 5 de noviembre de 1986) reconoce que la marca Lights para cigarrillos -cuya acepción en castellano es “liviano”, “ligero”, “leve”- apunta a una de las características del producto, como lo corrobora, el hecho de que en esa forma es también usada por otra u otras marcas de cigarrillos.

La debilidad marcaria en ese sentido choca contra el principio fundamental de defensa de la propiedad industrial marcaria como es el de la exclusividad de la marca; en este sentido un signo que tenga tales características puede tornarse de uso común y por tanto igual derecho tendrá cualquier persona para utilizarlo como forma de describir la actividad productiva o las características de los bienes que se ofrezcan en el mercado.

El argumento de la descriptividad usual de un producto lleva a concluir que un término de uso común no puede ser objeto de apropiación marcaria, así como los parques y las plazas públicas no pueden ser objeto del derecho de propiedad individual. Las denominaciones que utilizan como expresión de una marca a un adjetivo, son más propensas a la descripción del producto o servicio, puesto que como gramaticalmente se deduce están llamadas a calificar un nombre propio o una cosa y si esa calificación tiene rela- 37.44 ción directa con las características del bien al cual se asigna, es indudablemente de naturaleza descriptiva y por consiguiente irregistrable.

El Tribunal se ha referido en diversas oportunidades a la naturaleza evocativa de las marcas y a su relación con las marcas descriptivas, para lo cual se citan los procesos 8-IP-94, Gaceta Oficial 241 de 21 de enero 1997 y 7-IP95, Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre 1995. Para el caso presente es importante anotar también que no pueden confundirse las marcas descriptivas o evocativas con los signos de fantasía, puesto que mientras aquellas sugieren en forma directa o indirecta una relación de afinidad con los bienes o servicios a los que se asigna la marca, éstas “no despiertan forzosamente la idea del objeto al cual se aplican, que se desprende de la naturaleza o género del objeto y que son tan independientes del producto mismo, que éste puede ser reconocido y designado con otro nombre” Poullet, citado por Cabanellas de las Cuevas “Derecho de Marcas”, Tomo I, pág. 241).

En la mayoría de los casos las marcas de fantasía en sentido estricto no tienen contenido conceptual, de modo que difícilmente podría considerarse que un término adjetivo reúne características para constituirse en marca de fantasía. Además, el hecho de que una marca similar o igual haya sido registrada para productos de una clase, no origina necesariamente el derecho o la posibilidad de registrarse para productos o servicios de otras clases, en las cuales el signo no podría ser lo suficientemente distintivo y apto para registro.

La ley mexicana sobre propiedad industrial citada por David Rangel Medina (Tratado de Derecho Marcario”, México 1960, pág. 326), establece que no se admitirán a registro “Los nombres que se hayan hecho de uso común en el país, para designar productos pertenecientes al mismo género o especie que aquellos que tratan de ampararse con la marca”.

V. TERRITORIALIDAD MARCARIO DEL DERECHO La regla general en Derecho Marcario es la de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro de la misma debe circunscribirse al ámbito territorial en que GACETA OFICIAL se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un país determinado.

El alcance de la protección extraterritorial de las marcas, como lo ha dicho el Tribunal (Proceso 5-IP-94 Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995), sólo puede producirse cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, como es el caso de la notoriedad y de los acuerdos de comercialización, que se regulan en los artículos 83 literal b) y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente.

Aún cuando el artículo 146 de la Decisión que se interpreta se propone llegar a un sistema de consolidación de la administración comunitaria de la propiedad industrial y en algún momento del futuro podría darse el paso hacia la protección comunitaria centralizada de las marcas para todo el mercado subregional, hasta ahora no existe un registro marcario de alcance subregional andino y no sería validamente jurídico sostener que los registros de una marca en otros Países Miembros de la subregión pudieran hacerse valer en otro de ellos o que por haber sido registrada una marca en un País Miembro pueda ésta solicitarse en registro y obtenerse su inscripción en otro País Miembro, si la marca no reúne las características de registrabilidad requeridas por la ley comunitaria, pues en este caso el registro sería ilegal y posible de declararse su nulidad de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 113 de la Decisión 344.

De conformidad con la doctrina comunitaria “la protección y los efectos de los derechos de la propiedad industrial se circunscriben al territorio del Estado en que tales derechos son reconocidos. Dicho en otros términos, la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras” (Procedimiento de Propiedad Industrial, Metke Ricardo, Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, pág. 26).

El principio de territorialidad del derecho marcario a que se refiere el autor, como éste lo anota, está sujeto a excepciones derivadas de regulaciones contenidas en convenios internacionales que permiten hacer extensiva la protección de derechos constituidos en unos estados a otros países pertenecientes a un conve- 13/07/98 38.44 nio determinado.

Es el caso de la Convención de Washington de 1929, que permite extender la protección legal de una marca otorgada en un Estado a otros estados vinculados al convenio internacional. A su vez la Decisión 344 le da connotación más allá de las fronteras a las marcas en los artículos 103 sobre prioridad de solicitudes válidamente presentadas en un País Miembro, o en otro que conceda trato recíproco; en el caso del artículo 83, literal e) sobre protección de marcas extranjeras notorias o los acuerdos de comercialización entre particulares titulares de marcas registradas en dos países de la subregión andina a que se refiere el artículo 107 de la Decisión 344.

Lo cierto es que en uno o en otro caso, para que la marca pueda gozar de la plenitud de los derechos de propiedad intelectual, debe someterse en el país respectivo al cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley nacional y dentro de ellos naturalmente está el de la solicitud de registro y la sujeción al examen de registrabilidad de las marcas que determina la decisión final de la Oficina Nacional Competente de otorgar o denegar el registro.

Y allí donde la marca pueda incurrir en causales de irregistrabilidad, no será posible acceder a la protección marcaria. La protección ideal en el derecho marcario andino sería la derivada de un registro único, pero lo cierto es que éste no ha sido establecido hasta ahora, y entonces deberán determinarse por cada país las reglas aplicables a los casos concretos.

La ampliación del concepto de territorialidad que se consagra en el inciso 2º del artículo 93 de la Decisión 344 se refiere únicamente al caso de que el registro y las solicitudes de marcas presentadas en cualquier País Miembro pueda permitir a su titular presentar observaciones en los demás países de la subregión. También se exceptúa de la territorialidad el caso del agotamiento del derecho consagrado en el artículo 106 de la Decisión 344.

Que hacer entonces?, es la pregunta que ha de responderse. Si en gracia de discusión todo los países andinos acudieran a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - cosa que no sucede en los casos de la repúblicas de Bolivia y Perú - por la vía de la cual éste declara el derecho comunitario de manera uniforme para ser aplicado en todos los Países Miembros, se homologaría la interpretación y aplicación del derecho marcario en 13/07/98 GACETA OFICIAL la subregión y no ocurrirían situaciones contradictorias como la presente en que una marca es registrada en un país mientras la misma es rechazada en otro.

Mientras esta situación sea así las oficinas nacionales competentes en el momento de examinar la registrabilidad de un signo marcario deberán aplicar su criterio sobre registrabilidad dentro del marco que señala la Decisión 344, particularmente en los artículos 81 a 83, y sus actos serán revisables ante la jurisdicción contenciosa administrativa previo concepto de este Tribunal, como se está dando en el presente caso.

Por tanto no es posible en la práctica actual de la Comunidad Andina que pueda prosperar para una parte el argumento de que su registro debe ser aprobado en el país “B” porque igual marca ha sido autorizada en el país “A”, si el signo marcario no reúne las condiciones de registrabilidad señaladas en la ley comunitaria. VI. APLICACIÓN DE LA LEY COMUNITARIA En el campo de la propiedad intelectual corresponde a la Oficina Nacional Competente ejercer las funciones relacionadas con las patentes y las marcas, entre otras.

Los artículos 21, 28, 32, 41, 52, 90, 92 y 94 de la Decisión 344, asignan en su orden a las oficinas nacionales competentes la función de vigilar por el cumplimiento de los principios generales de protección industrial contenidos en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344; llevar la inscripción de las marcas en el registro de la propiedad industrial y responsabilizarse por el procedimiento de registro, siendo de su obligación decidir sobre las observaciones u oposiciones presentadas por terceros al registro de una marca.

En ejercicio de esta obligación deberá realizar el examen formal y de fondo sobre la validez de las solicitudes y asegurarse de que ellas no incurran en las causales de irregistrabilidad, debiendo velar, en vigencia del registro marcario, por el derecho exclusivo de uso de su propietario y pudiendo rechazar solicitudes que considere contrarias a la ley comunitaria y llegar hasta a la cancelación del registro de una marca a solicitud de parte interesada por no utilización de la marca o cuando ésta sea idéntica o similar a una notoriamente conocida.

No podrá tacharse de ilegal la actuación de la Oficina Nacional Competente porque, en apli- 39.44 cación precisamente de la ley comunitaria, ampara a productores y consumidores, cuando en uso de sus facultades rechaza solicitudes marcarias por razones de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 evitando la coexistencia de marcas iguales o similares, la genericidad o descriptividad de las marcas que puedan generar riesgo de confusión en el mercado y previniendo el registro de marcas prohibidas en la ley comunitaria.

No puede haber causal de aplicación indebida de la ley cuando la Oficina Nacional Competente, como órgano administrativo del régimen de marcas, expide sus actos debidamente sustentados y motivados en razones previstas en la ley marcaria, que, además, concuerdan con la realidad de los hechos sometidos a su definición. Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

El artículo 81 de la Decisión 344 al referirse a la distintividad, la destaca como elemento que hace posible la identificación de productos pertenecientes a una persona o empresa de los bienes idénticos o similares de otra, permitiendo al consumidor distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial. 2. Según lo establece el artículo 82 literal d) de la Decisión 344, la naturaleza exclusivamente descriptiva de una marca se produce cuando el signo que se pretenda registrar precisamente indica la cualidad esencial del producto o servicio a que él se refiere. 3.

Un signo que por sí mismo sea descriptivo del producto que va a identificar puede convertirse en expresión de uso común y por tanto ser irregistrable por romper el principio fundamental de exclusividad de la marca que es objeto de protección de la propiedad industrial. 4. No necesariamente adolece de ilegalidad la actuación de la Oficina Nacional Competente cuando al autorizar o denegar el registro de un signo, en uso de facultades 13/07/98 GACETA OFICIAL contenidas en la ley marcaria, aplica en forma razonada los supuestos previstos en la ley a las circunstancias de hecho presentadas para su resolución. 40.44 Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE 5. En razón del principio de territorialidad de las marcas, y mientras en el área subregional andina no se haya establecido el registro marcario con efectos en todos los Países Miembros, no podrá aducirse como derecho a obtener el registro de una marca, el hecho de que igual signo marcario haya sido registrada en otro País Miembro de la subregión, salvo cuando se trata de hacer valer la prioridad marcaria contemplada en el artículo 103 de la Decisión 344 o en el caso de marcas notorias, contemplado en el artículo 83, literal e) de la misma disposición. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO En cumplimiento de los dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Remítase asimismo copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. “ACUERDO Nº 1 de 1998 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en uso de la facultad que le confiere el artículo 14 del Tratado de su creación y en concordancia con los artículos 34, 81 y 82 del Reglamento Interno, en sesión plenaria realizada el 20 de Mayo de 1998, acuerda expedir el siguiente: REGLAMENTO INTERNO SOBRE COSTAS.

Reglas Generales Artículo 1º.- Las costas a que se refieren los artículos 81 y 82 del Reglamento Interno son los gastos y honorarios de abogados en que incurren las partes con ocasión de la gestión judicial. En general los gastos que se ocasionen en cualquier diligencia deben ser cubiertos por la parte o persona que la solicita y están constituidos por el costo de copias, suministro de documentos, etc., los cuales serán fijados previamente por el Tribunal para su cobro.

Artículo 2º.- De acuerdo con el artículo 81 del reglamento interno del Tribunal, la norma general es la de que las costas correrán a cargo del demandante cuando se declare infundada su acción y a cargo del demandado cuando la acción se declare fundada y no habrá lugar a condena en costas cuando la acción sea parcialmente fundada o cuando a juicio del Tribunal se estime que existieron motivos razonables para litigar.

Liquidación de costas Artículo 3º.- La liquidación de costas, que solicite la parte una vez ejecutoriada la sentencia y que culmina con su fijación por el Tribunal, deberá efectuarse en incidente separado que se abrirá dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al de la solicitud. El auto de GACETA OFICIAL apertura del incidente se notificará a las partes por vía fax.

Con la solicitud la parte beneficiada deberá presentar al Tribunal las cuentas de gastos para su aprobación, modificación o rechazo. Artículo 4º.- De la liquidación de costas se correrá traslado a las partes por el término de 5 días para que formulen sus observaciones. Transcurrido este término el Tribunal, vistas las exposiciones de las partes y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 82 inciso 2o. del reglamento interno, fijará mediante auto las costas a cargo de la parte vencida.

Este auto que se notificará a las partes no admitirá recurso alguno. Artículo 5º.- No habrá lugar a liquidación y pago de honorarios a favor de la Secretaría General o de los demás órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Artículo 6º.- La parte condenada en costas deberá depositar en el Tribunal, a nombre de la parte beneficiada, el monto en dólares estadounidenses de las costas fijadas por el Tribunal, dentro de los 60 días siguientes a la notificación del auto que las determina.

La certificación del Tribunal sobre recibo de los gastos y honorarios liberará de toda obligación a la parte que las ha cubierto. El Auto del Tribunal sobre fijación de costas tendrá mérito ejecutivo y en tal virtud la parte interesada podrá acudir al juez nacional competente para su ejecución. 13/07/98 41.44 rá por separado los gastos del proceso, según comprobantes y estimación que presente en cada caso la parte acreedora.

Artículo 8º.- Los gastos del proceso deben ser reconocidos únicamente para sufragar el valor de copias, correo, diligencias de inspección, peritos y valor de pasajes por traslado a las partes, entendiendo por éstas a un abogado y un asesor por cada una de ellas y gastos de viaje según cuentas sin exceder de US$ 200.00 por día justificado.

Artículo 9º.- Los honorarios de abogado se determinarán por el Tribunal dentro de criterios de razonabilidad de acuerdo a las circunstancias. Artículo 10.- La presente Resolución complementa el Reglamento Interno del Tribunal aprobado el 29 de junio de 1985 y entrará a regir en la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Determinación de costas Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Artículo 7º.- De acuerdo con el artículo 82 del Reglamento Interno, el Tribunal determina- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. GACETA OFICIAL 13/07/98 42.44 GACETA OFICIAL 13/07/98 43.44 GACETA OFICIAL 13/07/98 44.44 Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 221-2222 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú