TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 22 de julio de 2026 VISTOS: El Oficio S/N, recibido vía correo electrónico el 29 de abril de 2025, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de la República del Ecuador solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literales a, b y f), 137, 194 y 259 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486); y, los artículos 102, 110 (literal a) y 361 (numeral 1) del «Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación» (en adelante, el Código Ingenios), a fin de resolver el proceso interno 17811201900839.

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Provefarma S.A. Demandados: Servicio Nacional de Derechos Intelectuales – Senadi de la República del Ecuador Director general del Senadi de la República del Ecuador Miembros del Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Senadi de la República del Ecuador Procurador General del Estado de la República del Ecuador SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES En 1997 se habría iniciado, en la ciudad de Quito, República del Ecuador, la actividad comercial de venta de hot dogs bajo el signo «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ».

El 30 de julio de 2007, Luis Alberto Briones Muentes (en lo sucesivo, el señor Briones) habría solicitado el registro del signo mixto «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ» como marca para distinguir servicios en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y como nombre comercial. El signo solicitado sería el siguiente: Estas solicitudes de registro fueron concedidas por parte de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual del Senadi los días 11 y 13 de diciembre de 2007.

En enero de 2010, la empresa Provefarma S.A. habría ingresado al mercado ecuatoriano con la cadena de minimercados «OKIDOKI», cuya identidad visual incorporaba colores (amarillo, rojo), tipografía gruesa y plana, y un personaje consistente en un niño. El 13 de enero de 2010, habría solicitado el registro de sus marcas en las clases 35, 43 y 45, que fueron concedidas en julio del mismo año. El 9 de septiembre de 2013, se habría publicado en la revista Líderes el reportaje titulado «El apetito de los pequeños marca su imagen», en el que el señor Briones y representantes de «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ» habrían reconocido haber realizado un cambio en su logotipo.

En relación con ello, Provefarma S.A. sostiene que dicho cambio se produjo coincidiendo con la entrada al mercado de los minimercados «OKIDOKI» y que el nuevo diseño incorporó características visuales similares a los signos distintivos de su marca, como la paleta de colores, la tipografía y un personaje gráfico representando la imagen de un niño. El 7 de mayo de 2015, el señor Briones habría solicitado el registro de un nuevo logotipo bajo el signo mixto «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ» para servicios en la clase internacional 43, el cual sería el siguiente: Provefarma S.A. presentó oposición al registro el 28 de agosto de 2015, dentro del trámite IEPI-2015-18031, y el 3 de marzo de 2016 presentó su escrito de prueba.

El 10 de febrero de 2017, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Senadi negó la oposición y concedió el registro del signo a favor del señor Briones. Provefarma S.A. interpuso recurso de reposición el 14 de marzo de 2017, que fue rechazado mediante resolución del 29 de mayo de 2017. A continuación, el 27 de junio de 2017 presentó recurso de apelación. El 23 de mayo de 2018, mediante Resolución 017-2018-OCDI-1T, el Órgano Colegiado de Derechos Intelectuales del Senadi ratificó las decisiones previas y concedió el registro del signo mixto.

Provefarma S.A. presentó nuevo recurso de reposición el 15 de junio de 2018. El 1 de octubre de 2018 presentó sus alegatos finales y pruebas. Mediante Resolución OCDI-2019-0078 de 25 de enero de 2019, el Órgano Colegiado antes mencionado rechazó el recurso y ratificó el registro del signo a favor del señor Briones. Provefarma S.A. interpuso demanda contencioso-administrativa contra la Resolución OCDI-2019-0078, solicitando su revocatoria.

Alegó vulneraciones al derecho marcario, a la normativa comunitaria andina y a la normativa nacional sobre propiedad intelectual. Sostuvo que el signo solicitado «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ» generaría riesgo de confusión y de asociación respecto de las marcas, el nombre comercial y la apariencia distintiva (trade dress) «OKIDOKI» de su titularidad, de acuerdo con los siguientes registros y solicitudes: Asimismo, afirmó que el signo solicitado reproduciría elementos característicos de la identidad visual de «OKIDOKI», tanto en su versión denominativa como en sus elementos gráficos, particularmente en cuanto a colores, tipografía, composición gráfica y un personaje infantil.

Por otro lado, alegó que el logotipo solicitado incorporaría elementos visuales similares al personaje «OKIDOKI», el cual consideró una creación susceptible de protección por derechos de autor, por lo que el registro concedido podría afectar sus derechos de propiedad intelectual. Igualmente, sostuvo que existía identidad o estrecha vinculación entre los servicios distinguidos por las marcas «OKIDOKI» registradas en la Clase 43 y los servicios de alimentación identificados con el signo solicitado «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ», lo que, a su criterio, incrementaría el riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor respecto del origen empresarial de los servicios involucrados.

Finalmente, alegó que la modificación del logotipo previamente utilizado por el solicitante habría coincidido con el ingreso al mercado ecuatoriano de los minimercados «OKIDOKI», incorporando elementos visuales similares a los utilizados por dicha cadena, circunstancia que consideró evidencia de una estrategia orientada a aprovechar indebidamente el posicionamiento, reputación y apariencia distintiva de los signos «OKIDOKI», configurándose presuntos actos de competencia desleal.

El Senadi contestó la demanda y sostuvo que las resoluciones impugnadas fueron emitidas conforme a la normativa aplicable y a los criterios establecidos por la jurisprudencia del TJCA en materia de distintividad y cotejo marcario. En tal sentido, señaló que el signo solicitado «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ» poseería distintividad intrínseca y extrínseca suficiente para distinguir servicios en la Clase 43 y diferenciarse de las marcas previamente registradas, en especial de los signos «OKIDOKI».

Asimismo, sostuvo que, al tratarse de signos mixtos, el análisis debía efectuarse considerando la impresión de conjunto generada por los elementos denominativos y gráficos que integran cada signo, sin descomponerlos individualmente. Indicó, además, que el cotejo marcario debía realizarse aplicando el método del cotejo sucesivo y enfatizando las semejanzas relevantes desde la perspectiva del consumidor medio.

Igualmente, señaló que las semejanzas alegadas por Provefarma S.A. respecto del uso de colores, tipografía y personajes gráficos no resultarían suficientes para generar riesgo de confusión o de asociación, pues colores como el rojo, amarillo y anaranjado serían comúnmente utilizados en signos relacionados con servicios de alimentación y comida rápida.

En ese sentido, afirmó que los signos en conflicto presentarían diferencias suficientes para coexistir en el mercado. Alegó que Provefarma S.A. no habría acreditado debidamente la titularidad de derechos de autor sobre el personaje «OKIDOKI», ni aportado documentación suficiente que demostrara la cesión de tales derechos patrimoniales, por lo que consideró que no se configuraría la causal prevista en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486.

Sostuvo que no existiría identidad ni conexión competitiva suficiente entre los servicios involucrados que permitiera concluir la existencia de riesgo de confusión en el público consumidor. Añadió que las referencias efectuadas por la actora respecto de empaques, recipientes y otros elementos visuales no resultarían determinantes para el análisis marcario correspondiente.

Finalmente, afirmó que no existirían elementos que permitieran concluir que la solicitud de registro hubiese sido presentada con la finalidad de perpetrar actos de competencia desleal, señalando que el signo solicitado constituiría una ampliación de derechos previamente adquiridos por el señor Briones respecto de los signos «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ».

Hechos del procedimiento comunitario El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de la República del Ecuador, asumió conocimiento del proceso y, mediante oficio S/N del 29 de abril de 2025, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

ASUNTOS CONTROVERTIDOS De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que resultan relevantes, por estar vinculados con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, son: Si el signo «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ» (mixto), solicitado a registro por Luis Alberto Briones Muentes, sería confundible con las marcas mixtas y denominativa, la apariencia distintiva (trade dress) y el nombre comercial «OKIDOKI», de titularidad de Provefarma S.A.;

Si el logotipo utilizado en el signo solicitado a registro incorporaría elementos visuales presuntamente similares al personaje infantil «OKIDOKI» y a otros componentes característicos de su identidad gráfica —tales como tipografía, paleta de colores y composición visual—, lo cual podría afectar derechos de propiedad industrial distintos a los registros marcarios, así como los derechos de autor invocados por Provefarma S.A.; y, Si la solicitud de registro del signo «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ» habría coincidido con la entrada al mercado de los minimercados «OKIDOKI» con el presunto fin de crear confusión y aprovecharse del posicionamiento de dicha marca.

NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 136 (literales a, b y f), 137, 194 y 259 de la Decisión 486, y de los artículos 102, 110 (literal a) y 361 (numeral 1) del Código Ingenios. Procede la interpretación de los artículos 136 (literales a, b y f), 137 y 259 (literal a) de la Decisión 486, por ser pertinentes.

No procede realizar la interpretación de los artículos 102, 110 (literal a) y 361 (numeral 1) del Código Ingenios, por cuanto dichas disposiciones no forman parte del ordenamiento jurídico comunitario andino y, por lo tanto, este Tribunal no es competente para interpretarlos, de conformidad con lo prescrito en los artículos 34 del Tratado de Creación del TJCA y 126 de su Estatuto.

Tampoco corresponde interpretar el artículo 194 de la Decisión 486, en la medida en que el acto administrativo impugnado en el proceso interno se refiere al registro del signo solicitado como marca para servicios de la clase 43, objeto de oposición con fundamento en un nombre comercial previo de un tercero, y no al registro o depósito del nombre comercial.

Sin perjuicio de ello, la protección del nombre comercial invocado por la demandante será analizada, en lo pertinente, bajo el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486. El Tribunal interpretará de oficio los artículos 151 y 258 de la Decisión 486, por ser pertinentes. Por otro lado, en las Interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado, en virtud del cual «en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no está obligado a solicitar interpretación prejudicial al TJCA si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena».

De acuerdo con este criterio, el juez nacional debe remitirse a los criterios jurídicos previamente establecidos por el Tribunal, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Sin perjuicio del reconocimiento de la doctrina del acto aclarado, corresponde precisar que esta figura no deroga las reglas de consulta del Tratado de Creación del TJCA ni de su Estatuto.

En consecuencia, el acto aclarado no restringe la posibilidad de que las autoridades jurisdiccionales nacionales soliciten interpretación prejudicial, cuando lo estimen necesario para el caso concreto. En consecuencia, sin perjuicio del análisis de los temas objeto de interpretación prejudicial, el juez nacional deberá remitirse a los criterios jurídicos contenidos en las sentencias de interpretación prejudicial referenciadas a lo largo de los siguientes acápites.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Irregistrabilidad de signos por riesgo de confusión y asociación con marcas, nombres comerciales y apariencia distintiva (trade dress). Irregistrabilidad de signos que infrinjan derechos de propiedad industrial o derechos de autor de terceros. Irregistrabilidad de signos por la presunta afectación a la competencia desleal en el mercado (competencia desleal y trade dress).

ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Irregistrabilidad de signos por riesgo de confusión y asociación con marcas, nombres comerciales y apariencia distintiva (trade dress) Irregistrabilidad de signos por riesgo de confusión o de asociación En el proceso interno se discute si el signo «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ», solicitado a registro por Luis Alberto Briones Muentes, podría generar riesgo de confusión o de asociación con las marcas, la apariencia distintiva (trade dress) y el nombre comercial «OKIDOKI», de titularidad de Provefarma S.A. Respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, el Tribunal señaló en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 de 13 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del mismo día, que no es registrable como marca un signo idéntico o semejante a una marca previamente solicitada o registrada cuando su coexistencia pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, precisando las diferencias entre el riesgo de confusión directo e indirecto, así como del riesgo de asociación. Así, el TJCA precisó que el riesgo de confusión puede ser directo o indirecto, mientras que el riesgo de asociación se configura cuando el consumidor, aun diferenciando los signos y sus respectivos orígenes empresariales, considera que existe una vinculación económica entre los agentes involucrados.

Del mismo modo, el Tribunal reiteró que, para determinar la existencia de riesgo de confusión o de asociación, corresponde analizar las semejanzas ortográficas, fonéticas, conceptuales y gráficas existentes entre los signos en conflicto, realizando un análisis integral y de conjunto que enfatice las semejanzas por sobre las diferencias, desde la perspectiva del consumidor relevante y atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios involucrados.

Elementos genéricos, descriptivos o alusivos al producto o servicio que se identifica en el análisis de confundibilidad Asimismo, puede tomarse en consideración que, conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal, al efectuar el cotejo de los signos corresponde identificar si las semejanzas recaen sobre elementos distintivos o sobre elementos descriptivos, genéricos o de uso común. En tal sentido, el Tribunal señaló en la Interpretación Prejudicial 344-IP-2022 de 11 de abril de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 de 12 de abril de 2023, que la mera coincidencia en elementos descriptivos, genéricos o de uso común no resulta suficiente, por sí sola, para configurar riesgo de confusión o de asociación, debiendo valorarse el conjunto del signo y los elementos con capacidad distintiva.

Las reglas de comparación de los signos de acuerdo a su naturaleza Tomando en consideración que el signo solicitado a registro «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ» es de naturaleza mixta y que los signos «OKIDOKI» cuya protección se invoca comprenden elementos mixtos y denominativos, la autoridad consultante deberá tomar en cuenta los criterios desarrollados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022 antes referida, respecto de la comparación entre signos mixtos y entre signos denominativos y mixtos.

Sobre el particular, el Tribunal aclaró que los signos mixtos se encuentran conformados por elementos denominativos y gráficos cuya apreciación conjunta genera en el consumidor una percepción integral del signo. En consecuencia, al efectuar el análisis de confundibilidad, corresponde determinar cuál de dichos elementos —denominativo o gráfico— posee mayor relevancia o impacto en la mente del consumidor, tomando en consideración aspectos tales como la fuerza expresiva del lenguaje escrito, así como el tamaño, color, ubicación y la capacidad de los elementos gráficos para evocar conceptos en la mente del consumidor.

Señaló que, tanto en la comparación entre signos mixtos como entre signos denominativos y mixtos, corresponde identificar si predomina el elemento denominativo o gráfico del signo mixto, pues ello determinará la forma en que debe efectuarse el cotejo entre los signos en conflicto. De la misma forma, el Tribunal reiteró que la marca mixta constituye una unidad integral protegida en su conjunto y no respecto de sus elementos individualmente considerados.

En el proceso antes referido, el TJCA precisó, además, que si bien normalmente el elemento denominativo suele tener mayor relevancia debido a la fuerza expresiva del lenguaje escrito, ello no impide que, en determinados casos, el elemento gráfico adquiera carácter predominante, particularmente cuando posee suficiente fuerza distintiva o capacidad para evocar conceptos en la mente del consumidor.

Por otra parte, si en uno de los signos predomina el elemento denominativo y en el otro el elemento gráfico, ello no se traduce automáticamente en la inexistencia de riesgo de confusión o de asociación. Conexión competitiva entre productos y/o servicios Tomando en consideración que Provefarma S.A. sostiene que existe identidad o estrecha vinculación entre los servicios distinguidos por las marcas «OKIDOKI» registradas en la clase 43 y los servicios de alimentación identificados con el signo solicitado a registro «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ», corresponde analizar los criterios aplicables para determinar la existencia de conexión competitiva entre productos o servicios, de conformidad con el artículo 151 de la Decisión 486.

Sobre el particular, el Tribunal señaló en la Interpretación Prejudicial 391-IP-2022, antes referida, que el examen de registrabilidad no debe limitarse únicamente a las semejanzas entre los signos, sino comprender también los aspectos relacionados con los productos o servicios que estos distinguen, a efectos de determinar la existencia de conexión competitiva y la posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación en el mercado.

La inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no resulta determinante para establecer la existencia de conexión competitiva, por lo que corresponde analizar el grado de vinculación o relación existente entre los productos o servicios que distinguen los signos en conflicto, a efectos de determinar si podría generarse riesgo de confusión indirecto o de asociación en el público consumidor.

Determinó que dicho análisis debe considerar principalmente: (i) el grado de sustituibilidad o intercambiabilidad entre los productos o servicios; (ii) su complementariedad; y, (iii) la posibilidad razonable de que el público consumidor considere que provienen del mismo agente económico. Asimismo, reiteró que criterios como la pertenencia a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, los canales de comercialización, los medios de publicidad, la finalidad, el género o la naturaleza de los productos o servicios, resultan insuficientes, por sí solos, para acreditar conexión competitiva.

En consecuencia, la autoridad consultante deberá analizar, en el caso concreto, el grado de similitud entre los signos en conflicto y determinar si entre los productos o servicios involucrados existe sustituibilidad, complementariedad o posibilidad razonable de provenir del mismo agente económico, como elemento adicional para determinar la existencia de riesgo de confusión o de asociación. Riesgo de confusión o de asociación respecto de nombres comerciales De conformidad con lo establecido por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial 231-IP-2021 de 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 de 11 de octubre de 2023, el literal b) del artículo 136 de la Decisión 486 establece una causal relativa de irregistrabilidad cuando el signo solicitado a registro resulte idéntico o semejante a un nombre comercial protegido y su uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

En tal sentido, el Tribunal estableció que, para efectuar el análisis de confundibilidad entre un signo solicitado a registro y un nombre comercial, la autoridad consultante deberá aplicar, mutatis mutandis, los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en los párrafos precedentes y en la reiterada jurisprudencia del Tribunal respecto del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, particularmente aquellos relacionados con el cotejo de signos, los tipos de similitud y las reglas aplicables al análisis de confundibilidad.

En todo caso, la jurisprudencia del TJCA sobre el literal b) del artículo 136 exige que el opositor que invoque la protección de un nombre comercial acredite su uso real, efectivo, público, constante y de buena fe, anterior a la solicitud impugnada, en el territorio del País Miembro, pues no puede alegar exclusividad y afectación respecto de un derecho que no esté debidamente acreditado.

Irregistrabilidad de signos que infrinjan derechos de propiedad industrial o derechos de autor de terceros Tomando en consideración que Provefarma S.A. sostiene que el personaje «OKIDOKI» constituye una creación susceptible de protección por derechos de autor y que el signo solicitado a registro incorporaría elementos visuales similares capaces de afectar sus derechos de propiedad industrial y de autor, corresponde analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486.

Sobre el particular, el Tribunal señaló en la Interpretación Prejudicial 229-IP-2021 de 5 de abril de 2024, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5459 de 11 de abril de 2024, que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que infrinjan derechos de propiedad industrial o derechos de autor de terceros, salvo que medie consentimiento de su titular.

Aclaró que los derechos de propiedad industrial y los derechos de autor son independientes, aunque compatibles entre sí, por lo que un mismo bien intelectual puede encontrarse protegido simultáneamente por ambos regímenes jurídicos, siempre que cumpla los requisitos previstos para cada forma de protección. Para la aplicación de la causal prevista en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, corresponde verificar si el elemento invocado por el tercero se encuentra protegido por un derecho de propiedad industrial o por un derecho de autor, y si el signo solicitado a registro reproduce, incorpora, imita o utiliza dicho elemento de modo susceptible de infringir ese derecho, salvo que medie consentimiento del titular.

Esta causal es autónoma respecto del análisis de riesgo de confusión o asociación previsto en los literales a) y b) del mismo artículo, y constituye una causal destinada a proteger derechos de propiedad industrial distintos de aquellos específicamente tutelados en otras causales del referido artículo 136. Cuando el derecho invocado sea de naturaleza autoral, conforme a la Decisión 351 – «Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos», corresponderá a la autoridad consultante verificar, con base en el expediente y en el marco normativo aplicable, la existencia, titularidad, alcance y eventual afectación del derecho alegado.

En particular, deberá determinar si el elemento invocado posee protección jurídica suficiente y si el signo solicitado reproduce, transforma, imita o incorpora elementos sustanciales protegidos, de modo que su registro o uso como marca pueda afectar indebidamente un derecho de tercero. La mera coincidencia en elementos genéricos o banales no resulta suficiente, por sí sola, para configurar la causal prevista en el literal f) del artículo 136 de la Decisión 486, correspondiendo verificar previamente que el elemento invocado reúna los requisitos necesarios para ser objeto de protección jurídica y que su utilización en el signo solicitado sea susceptible de afectar efectivamente el derecho alegado.

Irregistrabilidad de signos por la presunta afectación a la competencia desleal en el mercado (competencia desleal y trade dress) Solicitud de registro de un signo para perpetrar actos de competencia desleal Tomando en consideración que Provefarma S.A. sostiene que el solicitante habría modificado la presentación gráfica previamente utilizada para los servicios identificados con el signo «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ», incorporando elementos visuales similares a los utilizados por los signos «OKIDOKI», con la presunta finalidad de generar confusión en el público consumidor y aprovecharse de su posicionamiento y reputación en el mercado, corresponde analizar la causal de denegación de un registro prevista en el artículo 137 de la Decisión 486.

Sobre el particular, el Tribunal señaló en las Interpretaciones Prejudiciales emitidas en los procesos 267-IP-2022 de 27 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 de 31 de julio de 2023, y 387-IP-2022 de 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 de 13 de julio de 2023, que la solicitud de registro de un signo podrá ser denegada cuando existan indicios razonables que permitan inferir que dicho registro hubiese sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

Para la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, no se requiere prueba directa o plena de la intención subjetiva del solicitante. Basta que, a partir de los elementos obrantes en el expediente, existan indicios razonables que permitan inferir que la solicitud de registro pudo haber sido presentada para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

En tal sentido, corresponde a la autoridad nacional competente valorar de manera objetiva, integral y razonada los indicios obrantes en el expediente para determinar la procedencia de esta causal de irregistrabilidad, sin perjuicio de las acciones o procedimientos de competencia desleal que pudieran corresponder. Asimismo, en la citada jurisprudencia, el Tribunal señaló que el artículo 258 de la Decisión 486 contiene una cláusula general de prohibición de actos desleales vinculados a la propiedad industrial, por lo que podrá considerarse desleal cualquier conducta empresarial contraria a los usos y prácticas honestos del comercio.

El literal a) del artículo 259 de la Decisión 486 comprende los actos capaces de crear confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Cuando, además de la confusión, se alegue aprovechamiento indebido de la reputación ajena, dicha alegación deberá ser examinada a la luz de la cláusula general del artículo 258 de la Decisión 486 y de los criterios jurisprudenciales aplicables a los actos contrarios a los usos y prácticas honestos en el ámbito empresarial.

La apariencia distintiva (trade dress) y su vinculación con la competencia desleal Tomando en consideración que Provefarma S.A. sostiene que el signo «LOS HOT DOGS DE LA GONZÁLEZ SUÁREZ» incorporaría elementos visuales similares a la apariencia distintiva (trade dress) utilizada por «OKIDOKI», particularmente respecto de su presentación gráfica, tipografía, colores y personajes, corresponde que la autoridad consultante tome en consideración los criterios jurídicos interpretativos desarrollados por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 450-IP-2022 de 10 de noviembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5373 del mismo día. En dicha interpretación prejudicial el TJCA especificó que el trade dress consiste en la suma de elementos visuales, decorativos y de presentación que permiten identificar un producto, servicio o establecimiento en el mercado y generar en el consumidor una percepción distintiva respecto de un determinado agente económico, pudiendo comprender, entre otros elementos, colores, formas, tipografías, gráficos, diseños, disposición visual, empaques, rasgos arquitectónicos o configuraciones específicas apreciadas de manera integral.

La referencia a la apariencia distintiva o trade dress debe entenderse como una herramienta de análisis de los elementos visuales y de presentación utilizados en el mercado, especialmente para evaluar eventuales actos de confusión o conductas contrarias a los usos y prácticas honestos, sin que ello implique reconocer una categoría registral comunitaria autónoma distinta de las previstas en la Decisión 486.

De este modo, reiteró que la protección de la apariencia distintiva se encuentra estrechamente vinculada con la represión de actos de competencia desleal, particularmente aquellos relacionados con actos de confusión, imitación indebida o aprovechamiento de la reputación ajena. Igualmente, el Tribunal ratificó que, si bien existe un legítimo derecho de imitación respecto de determinadas iniciativas empresariales, dicho derecho no puede ejercerse de manera irrestricta, pues encuentra límites en la protección de los derechos de propiedad intelectual de terceros y en el deber de diferenciación derivado de la buena fe comercial.

En consecuencia, corresponde verificar, en el caso concreto, si existen elementos que permitan inferir que el signo solicitado a registro podría generar confusión respecto de otro agente económico o aprovechar indebidamente su posicionamiento, reputación o apariencia distintiva en el mercado. De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: DECIDE:

PRIMERO: Interpretar los artículos 136 (literales a, b y f), 137, 151, 258 y 259 (literal a) de la Decisión 486, de conformidad con las consideraciones expuestas en la presente interpretación prejudicial y los criterios jurídicos interpretativos desarrollados por este Tribunal.

SEGUNDO: Consignar la presente interpretación prejudicial que deberá ser adoptada por la autoridad consultante al emitir su fallo dentro del proceso interno 17811201900839, en conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.

TERCERO: Solicitar al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de la República del Ecuador, que, una vez emitida la sentencia correspondiente dentro del proceso interno 17811201900839, remita copia de dicha decisión a este Tribunal, de conformidad con el artículo 128 de su Estatuto, según el cual «los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial».

CUARTO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada por unanimidad en la sesión judicial de fecha 22 de julio de 2026, conforme consta en el Acta 27-J-TJCA-2026, y se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria del Tribunal. Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. *****