PROCESO Nº 2-IP-95 SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL DE LOS ARTICULOS 56, 58 LITERAL f), 62 Y 64 DE LA DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, REQUERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA, ASI COMO DEL LITERAL h) DEL ARTICULO 58, y 59 DE LA DECISION 85.

MARCAS: “LAURA” vs “LAURA ASHLEY” Quito, 19 de Septiembre de 1995 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Miguel González Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación por la vía prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normas que estuvieron vigentes cuando se expidieron los actos acusados, y que “conservan su esencia en los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 ibidem.

Que dicha solicitud se origina en el proceso interno por medio del cual la SOCIEDAD ARISTIZABAL MUÑOZ LTDA, CONFECCIONES LAURA, a través de apoderado pretende obtener la nulidad de las Resoluciones No. 11511 de 26 de Diciembre de 1990, expedida por el Jefe de la División de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio y 2145 de 27 de Noviembre de 1.991, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales, en su orden, la primera que declaró infundada la oposición al registro de la marca “LAURA” (etiqueta) y la segunda, que confirmó en todas sus partes la Resolución anterior.

( Expediente No. 1986) Que la solicitud del Consejo de Estado, reúne los requisitos de fondo y de forma establecidos tanto en el artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena como en el 61 del Estatuto, hechos éstos a los que se suman la competencia del primero para solicitar y la del segundo para interpretar las normas comunitarias contenidas en la Decisión anteriormente especificada.

Que el Tribunal consultante ha considerado como informe sucinto y hechos relevantes para la interpretación prejudicial, la siguiente transcripción: “a): El 14 de Enero de 1988 el señor Ivette Rubén de Alfandary solicitó, a través de apoderado, el registro de la marca LAURA ASHLEY (etiqueta), para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972.

Al ser publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la demandante formuló oportunamente oposición por ser prioritaria solicitante del registro de las marcas LAURA (etiqueta) y LAURO. b): No obstante lo anterior y a pesar de la similitud fonética, gramatical y visual, se expidieron los actos acusados concediendo el registro de la marca LAURA ASHLEY.

Para sustentar los cargos de violación adujo la demandante, en síntesis, lo siguiente: - Los actos acusados violaron el artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque el signo LAURA ASHLEY no es novedoso ni suficientemente distintivo para ser susceptible de registro como marca, ya que el hecho de ser similar a las marcas LAURA (etiqueta) y LAURO le hace perder el carácter de novedad y le impide suficiente distintividad en el mercado de la libre competencia de una misma clase de bienes y servicios. - También violaron dichos actos el artículo 58 literal f) ibidem porque la marca LAURA ASHLEY es confundible con las marcas LAURA y LAURO solicitadas con anterioridad por la sociedad demandante y confundible con la marca LAURA, registro Nº 86284 de propiedad de la actora. - Se violó el artículo 62 ibidem porque la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no se percató de que la solicitud de registro de la marca LAURA ASHLEY de la clase 24 no se ajustaba a las previsiones de los artículos 56 y 58 literal f), con lo cual se vulneraron los derechos de prioridad o prelación y de oposición. - Se violó el artículo 64 ibidem porque al no advertir la entidad la irregistrabilidad señalada en el artículo 62 no rechazó la solicitud de registro y por el contrario decidió concederla”.

Que para ampliar los puntos relevantes a este proceso cabe mencionar las consideraciones que se anotan en la Resolución 2145 del Superintendente de Industria y Comercio, en la demanda y en la contestación a la misma por las partes y en las formuladas por el funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que en la Resolución 2145, a más del análisis doctrinario de los requisitos que establece el artículo 56 de la Decisión 85, como esenciales para que un signo pueda registrarse como marca, esto es que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo, se anota “Que en el asunto en debate, es procedente llevar a cabo un análisis de las etiquetas “LAURA ASHLEY” (solicitada por IVETTE RUBEN DE ALFANDARY) y de “LAURA” (solicitada por ARISTIZABAL Y MUÑOZ LTDA.), solicitudes de registro de marcas presentadas para distinguir productos comprendidos dentro de la clase 24 del Decreto 755 de 1972; según los folios 27 al 44 del Expediente No. 241610 se establece inequívocamente que el opositor modificó su petición de registro inicial de “CONFECCIONES LAURA” (etiqueta) por “LAURA” (etiqueta); realizado el examen en forma conjuntual de cada una de las etiquetas en controversia “LAURA ASHLEY” y “LAURA” visibles y obrantes a folios 52 y 53 del Expediente No. 280534, este Despacho concluye que entre las mismas, no presenta similitud alguna por los aspectos gráfico, visual y conceptual y que puedan llevar al consumidor a una confusión en la compra de los productos que pretendan adquirir en el mercado”.

Que la parte actora, por otro lado, a más de ratificar la confundibilidad entre las denominaciones LAURA ASHLEY y LAURA Y LAURO, reitera su derecho de prioridad de la solicitud por ella presentada para concluir que “de acuerdo con los principios expuestos en la resolución que se ataca (entiéndase resolución No. 11511 de diciembre 26 de 1.990 y resolución No. 2145 de noviembre 27 de 1991 ) cualquier persona puede registrar por ejemplo la marca COCA COLA ASHLEY para bebidas, la marca EVERFIT ASHLEY para vestidos, la marca BAVARIA ASHLEY para licores; la marca MARLBORO ASHLEY para cigarrillos y así sucesivamente”.

Que la demandada, en su escrito de contestación presentado ante el Consejo de Estado, defiende la distintividad entre las dos marcas argumentando que tanto las etiquetas características de ellas, como el hecho que la marca LAURA ASHLEY es una expresión compuesta que la distingue de las marcas LAURA Y LAURO, no existe confusión alguna desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual.

Desde el campo gráfico dice la demandada que “la marca LAURA ASHLEY (ETIQUETA), es una expresión compuesta, es decir que va acompañada de un signo que la distingue, entre tanto la expresión LAURA o LAURO, es una expresión nominativa, o sea que ningún logo o signo las distingue. Existe igualmente diferencia en cuanto al contenido entre la expresiones LAURA ASHLEY, la cual tiene 11 letras en su contenido, mientras las expresiones LAURA y LAURO tienen únicamente 5 letras en su contenido”.

Dentro del análisis fonético se dice que “no existe ningún tipo de similitud entre las voces LAURA ASHLEY y LAURA o LAURO ya que la primera es una expresión compuesta de dos palabras, mientras las segundas son solo una expresión compuesta de una palabra”. “Desde el punto de vista conceptual, las expresiones LAURA ASHLEY, LAURA y LAURO son absolutamente distintas, ya que su concepto es totalmente opuesto en primer lugar por ser la una compuesta y en segundo lugar portadora de un signo distintivo de las otras, de acuerdo con las razones expuestas en los anteriores análisis y que no requieren una mayor explicación”.

Que el representante de la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que “los nombres y apellidos no pueden ser de apropiación exclusiva como registro marcario, lo serán solamente si se le imprimen características diferenciadoras que los hagan inconfundibles frente a otros idénticos o similares, para que cumplan con lo previsto en las normas legales vigentes sobre la materia”, añadiendo que del examen de las marcas figurativas o etiquetas en conflicto, que debe realizarse de manera “conjuntual tomando como un todo el signo distintivo (Etiqueta) y no en forma desvertebrada”, no existen similitudes en los aspectos gráficos, visual y conceptual que lleven a la confusión al público consumidor ”.

Que la marca solicitada “LAURA ASHLEY” (etiqueta) es presentada dentro de una figura con forma ovoide en la cual se incluye la expresión “LAURA ASHLEY” y en la que en su parte inferior aparece la figura de un ramo; en tanto, la solicitud de registro de la marca “LAURA” (etiqueta) consiste en “una figura superior que sobresale de todo el conjunto figurativo sobre la parte derecha que evoca una flor con sus pétalos abiertos debajo y escrita en un tipo especial de letra imprenta minúscula de triple contorno rematada en la parte derecha inmediatamente al lado de la letra “a”, por una figura similar a la flor ya descrita inicialmente; la expresión “LAURA” a su vez se encuentra en el centro de las frases PRENDAS INTIMAS, dispuesta en la parte superior y UNA FLOR PARA SU BELLEZA en la parte inferior”.

Que el texto de las normas comunitarias, aplicables al caso o al proceso a resolverse por el Consejo de Estado, y solicitadas por éste, es el siguiente: Decisión 85: “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase”.

“Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo”. “Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud”.

Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el Artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” El Tribunal, por su parte, y en ejercicio de la facultad y autonomía para interpretar, si el caso lo amerita, otras normas comunitarias, a más de las solicitadas por el juez, procede a considerar como atinentes a la consulta, además, las siguientes: Decisión 85: “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito; los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos y los nombres históricos.

Sin embargo, no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usen otras personas.” “Artículo 59.-Cuando la marca conste de una palabra de idioma extranjero o de un nombre geográfico deberá indicarse al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.” Decisión 344: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente.” Las normas de la Decisión 344 transcritas anteriormente, son consideradas a modo referencial, para mayor ilustración del juez nacional.

C O N S I D E R A N D O: REQUISITOS DE FONDO PARA LOS SIGNOS MARCARIOS El Ar. 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recogió los requisitos intrínsecos o de fondo que la doctrina había elaborado para que un signo pueda constituirse en marca esto es, que sea novedoso, visible y distintivo, característica esta última que en forma generalizada se la considera como esencial para que un signo tenga la capacidad de diferenciar un producto o servicio de una empresa o persona frente a productos de otra persona o empresa, evitando de este modo el error o la confusión que puede generar en el público consumidor la venta o comercialización de productos o servicios, que al no tener esa capacidad distintiva, harían presumir que tienen el mismo origen empresarial o que se trata de los mismos productos.

La marca protege al titular sobre el producto en sí mismo y a la clientela que adquiere ese producto o servicio en base de una determinada marca, la que tiene que ser identificable y distinguible de otras ya registradas para evitar la confusión entre ellas. El signo distintivo no es sino aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca.

La novedad exigida para que un signo pueda ser registrado como marca no hace referencia necesariamente a la capacidad creativa del signo por parte de su titular. Esta condición hace relación a la aplicación que el signo tiene con respecto a los servicios o a los productos que va a identificar, evitando que el signo describa las características del producto que va a proteger.

En consecuencia no será novedoso un signo que se identifique plenamente con las características del servicio o producto o un signo que se encuentra anteriormente registrado o que se haya convertido en una denominación usual y genérica. Un signo marcario reunirá la condición de novedad o será nuevo, no por su uso anterior, sino porque para el producto que va a distinguir e individualizar, es apropiado en virtud de que el signo será inconfundible con otros registrados para la misma clase de productos.

El signo es novedoso si en su aplicación actual va a servir para identificar la marca. Para que un signo marcario pueda ser identificado por los consumidores se requiere obviamente que sea aprehensible por medio de los sentidos. Este concepto de la visibilidad esto es que sea visible frente al consumidor que se exigía en la Decisión 85, ha sido ampliado en la Decisión 344 por el de la perceptibilidad y la susceptibilidad de la representación gráfica ( artículo 81).

No existe en la disposición del Ar. 56, como sucede en otras legislaciones una enumeración enunciativa de los signos que tomando una forma visible puedan ser susceptible de registro si cumplen las condiciones de fondo y las formales que la norma comunitaria exige para ese efecto. Por la limitación de la visibilidad se descarta que un signo auditivo pueda ser registrable como tampoco lo son las marcas táctiles como olfativas y gustativas.

El Ar. 81 de la Decisión 344 mantiene como requisitos esenciales que deben reunir los signos para que puedan registrarse como marcas el del poder distintivo o de la capacidad distintiva agregando la condición de la perceptibilidad del signo y de la capacidad de su representación gráfica, haciendo referencia en aquella - la perceptibilidad - precisamente a que los signos puedan ser perceptibles por los sentidos y particularmente por el de la vista, que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro, el que para su materialización comercial tendrá una representación gráfica, a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el signo (palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc.).

El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena se ha pronunciado sobre estos conceptos en varias de sus sentencias. Ha afirmado que: “De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen deben ser “suficientemente distintivos”. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca”.

“ Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad - que siempre serán relativas -, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando ( artículo 56 )”.

(Jurisprudencia reiterada en los Procesos 4-IP-88, 3-IP-90, 3-IP-91, 6- IP-93, 1-IP-94, y 2-IP-94, Gacetas Oficiales números 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente [consúltese Tomos II y III de a “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”], y últimamente Procesos 5-IP-94 y 7-IP-94). La distintividad como requisito esencial de los signos marcarios, se exige aún en la Decisión 344 (artículo 81).

De modo que si un signo no cumplió, al instante de ser presentada la solicitud de registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad, no podía ser admitido como tal, y si de hecho lo fue, las normas comunitarias establecen la acción de nulidad de ese acto” (Proceso 9-IP-94 Gaceta Oficial No. 180 de 10 de mayo de 1995).

“Un signo es novedoso, ha dicho el Tribunal, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio” (Proceso 9-IP-94- Gaceta Oficial No. 180 de 10 de mayo de 1995).

PROHIBICIONES RELATIVAS PARA REGISTRAR UN SIGNO. La Decisión 85, en el artículo 58 no hacía distinción alguna entre prohibiciones absolutas y relativas, para impedir o no la registrabilidad de un signo marcario. Las unas y otras son tratadas en dicha norma en forma conjunta. La Decisión 344, considera en el artículo 82, las prohibiciones absolutas para registrar una marca que se refieren, en general, al contenido objetivo del signo; y en el artículo 83, anota las causales relativas a la inviabilidad de registrar un signo como marca en cuanto contraviene derechos de terceros.

Sin embargo ni la Decisión 85 ni la 344, en vigencia, distinguen los efectos jurídicos que la inscripción de un signo con prohibición absoluta y con prohibición relativa produce dentro de la vida jurídica de la marca, esto es la nulidad absoluta y la nulidad relativa, limitándose a conferir competencia a la autoridad nacional (administrativa o judicial) para que de oficio o a petición de parte interesada pueda decretar “la nulidad del registro de una marca cuando se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión” (artículo 113, literal a), Decisión 344).

Tampoco existe diferenciación en el trámite administrativo del examen ex oficio de la solicitud de registro de una marca, cuando la oficina nacional competente tenga que decidir sobre la misma y se presenten signos que contienen impedimentos absolutos o relativos de registrabilidad. PROHIBICION EN CUANTO A LA CONFUNDIBILIDAD DE LA MARCA. La prohibición de registrar un signo como marca que sea confundible con otra ya registrada o que se haya solicitado con anterioridad, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña dentro del campo comercial: distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado.

Al existir entre dos marcas una aparente similitud de signos, que impediría al público consumidor diferenciar e identificar el origen de los productos, es decir, impediría individualizar un producto con una marca de otro producto semejante, con una marca similar, ese signo se torna en irregistrable al existir el riesgo de confusión. Permitir la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado.

La prohibición del registro de signos confundibles a que se refiere el literal f) de la Decisión 85, protege a las marcas del “riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado.

La especialidad tiene como finalidad práctica el evitar que una marca registrada en una clase determinada pueda extenderse a productos o servicios de otras clases, limitando la posibilidad de que otros interesados inscriban un registro para otros productos. Esta regla ampara únicamente a los productos para los cuales la marca ha sido registrada dentro de una clase del nomenclator.

La especialidad no va más allá de la protección jurídica de los productos de una misma clase, salvo que dentro de ésta el solicitante los limite a uno o varios productos de esa clase, caso hipotético en el cual la protección marcaria se reducirá a esos productos y no a todos los de su clase. El tema del “riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” ha sido tratado por el Tribunal en varias sentencias, concretándose la presente al recoger, lo esencial de esos fallos; así: “ Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado “riesgo de confusión”.

Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el artículo 58, f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado. La marca confundible con otra, además, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (artículo 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (artículo 64).

Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (artículo 58, a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar.” (Proceso 1-IP-87, G. O No. 28 de 15 defebrero de 1988;

“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo I, pag. 118) En el Proceso 2-IP-94, Gaceta Oficial No. 163 de 12 de septiembre de 1994, se conceptuó esta figura determinando que: “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva.” (“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo III, pág.153). “El signo igual o idéntico no está prohibido por sí mismo como irregistrable, sino en cuanto pueda ser causa para que el consumidor caiga en el error o engaño de suponer que todos los productos a que se refiere la marca son originarios del mismo productor o empresario, evitándose de este modo, en el consumidor el error o confusión sobre la procedencia de los productos o servicios teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos.” Proceso 9-IP-94 (Gaceta Oficial No. 180 de 10 de mayo de 1995).

Dentro del mismo Proceso 09-IP-94, respecto a la prohibición registral contenida en la norma del literal f) del artículo 58, el Tribunal se pronunció así: “Para que subsista la prohibición, se requiere que entre las dos marcas que se analizan exista una confundibilidad que imposibilite su diferenciación, lo que genera la figura del “riesgo de confusión”, evitando que las marcas sean “claramente distinguibles”.

La existencia de este riesgo, conduce a la irregistrabilidad de una marca que produzca confusión con otra ya registrada para productos o servicios de la misma clase.” (G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995). PROCESO SUBJETIVO PARA DETERMINAR LA CONFUSION.- El proceso subjetivo que el juzgador, (administrativo o judicial) debe llevar a cabo para llegar a determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión, ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales que para el efecto se han establecido, y que este Tribunal ha recogido en los Procesos 1-IP-87, GO No. 28 de 15 de febrero de 1987, 09-IP-94, GO No. 180 de 10 de mayo de 1995, y Proceso 4-IP-94.

El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas, etc,. La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la evocación que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto. LAS MARCAS EN CONFLICTO. Para resolución del juez nacional de Colombia, se presenta el conflicto entre la marca “LAURA” (etiqueta) y “LAURA ASHLEY”, en la forma que queda descrita anteriormente, con sus respectivas etiquetas. Dentro de la clasificación general de marcas, las dos enunciadas estarían comprendidas dentro del grupo de marcas mixtas, compuestas de palabras y un elemento gráfico.

Las marcas pueden estar constituidas por 2 o más vocablos o términos denominativos, con o sin un contenido conceptual o evocativo, en los que para determinar la posible confusión existente, es preciso decidir cuál de los dos términos tiene primacía frente a la otra marca materia del cotejo; o si la composición marcaria es unitaria e indisoluble.

En estos casos, también, el examinador debe recurrir a la manera o forma usual por medio de la cual pueda solicitarse el producto que protege la marca. Así, si el público adquiere el mismo producto a que se refieren las marcas, con igual terminología, entonces la confusión o la identidad es incuestionable. Por el contrario, si el consumidor al requerir la mercadería está en posibilidad de utilizar el conjunto marcario (las 2 o más palabras) las marcas tendrían un amplio campo de diferenciación que harían entender fácilmente que se trata de 2 signos que no producen confusión. En el caso en cuestión, es importante por lo mismo, que se pueda imaginar si el público o consumidor solicitaría, por ejemplo un traje “ Laura “ o un traje “ Laura Ashley “.

Las marcas materia de análisis, tienen además sus propias etiquetas y diseños, que no evocan el objeto del producto, aunque tienen características propias en cuanto a los colores, los que en combinación son susceptibles de registro marcario. Con la visión de conjunto de los signos, se determinará si entre ellos existe o no el riesgo de confusión. REGISTRO DE NOMBRES Debería establecerse previamente si “LAURA ASHLEY” corresponde o no a un nombre propio o si el segundo -ASHLEY- es una palabra de fantasía sin significado conceptual, que se ha agregado al primero. De ser un nombre, la situación marcaria estaría también vinculada a la prohibición relativa contemplada en el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85, que prohibe inscribir los “nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas vivas, excepto con su consentimiento escrito, los nombres de personas fallecidas, salvo con el consentimiento de sus herederos y los nombres históricos.” “Sin embargo, -añade la norma-, no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propio nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usen otras personas.” La referencia a “nombres” que utiliza la norma transcrita, (inciso Primero del literal h) no se refiere a los nombres de pila de una persona, sino en todo caso al nombre completo, (nombre de pila y apellido), y con ciertas excepciones a apellidos o patrónimicos notorios, como así han considerado algunos tratadístas al analizar la registrabilidad de los nombres.

El nombre de pila en sí, no identifica a una persona como tal (Carlos, Andrés, Sebastián, etc.); y si la exigencia de solicitar su autorización se refiriera a esos nombres, la norma se convertirá en inaplicable por la imposibilidad física de cumplirla. El literal comentado, exige la autorización de los herederos, en caso de personas fallecidas para la inscripción del nombre.

Los herederos a quienes se les protege en sus derechos inalienables de la persona (como el nombre), no se verían afectados con la inscripción, si ésta tuviera relación únicamente al nombre propio o de pila de su antecesor, pues no podría establecerse la identificación o confusión real entre el nombre de pila que se pretende registrar y el nombre del causante, aunque los dos fueran los mismos.

Otra corriente de tratadistas estima que la expresión “nombre” hace relación únicamente al apellido, que es el que identifica a las personas y que puede ser materia de protección marcaria. Aquí también, surge la inquietud de que si el apellido que se utiliza como marca es “Pérez”, “Ramirez” o “García” cuántas personas no llevan este apellido o patronímico y cuánta dificultad revestiría solicitar la autorización a todos los que se apellidan Pérez, Ramirez o García. Desde luego hay excepciones con apellidos notorios como “ Churchill”, “De Gaulle”, “Picasso”, en los cuales la autorización exigida por la ley es necesaria bien sea directamente a su titular o a sus herederos.

La identificación cabal de una persona es pues siempre el nombre y el apellido, y si la pretensión jurídica es proteger ese derecho personal, la prohibición contemplada en la norma comunitaria del literal h) del artículo 85, ha de referirse a esos casos y no sólo al nombre de pila o sólo al patronímico, excepto, como se dice en los apellidos notorios.

Esta prohibición subsiste cuando se vaya a utilizar para el registro, el nombre ajeno por parte de terceros, no así en el caso de utilización del nombre personal que corresponde al titular de la solicitud, derecho que se deriva de la legitimación que toda persona tiene para emplear su nombre en las actividades que la ley le faculta. La Decisión 344, ha clarificado este punto, cuando contempla la posibilidad de inscribir tanto el nombre completo (nombre de pila y apellido), o únicamente apellido ( art.83, literal f ).

Del contexto de la disposición del literal h) del artículo 58 de la Decisión 85, puede concluirse, que los nombres propios o de pila así como los apellidos comunes (no notorios) pueden ser registrables sin autorización de terceros, siempre que el signo cumpla las condiciones y requisitos legales de fondo y de forma. El inciso segundo del literal h) del artículo 58 de la Decisión 85, al autorizar la inscripción de nombres dice: “Sin embargo, no se requiere dicho consentimiento cuando se trata de una persona natural que solicita el registro de su propo nombre, siempre que se presente en una forma peculiar y distinta suficiente para diferenciarlos del mismo nombre cuando lo usen otras personas”.

Se inspira esta disposición en el derecho que toda persona tiene para el uso de su nombre propio y más aún dentro del régimen marcario, donde tradicionalemente, las marcas llevaban el nombre de su dueño como signo distintivo. De esta manera, el nombre de una persona, que por lo general no entra dentro del campo comercial, con esta autorización de la norma, es suceptible de registro marcario.

Precisar qué ha querido significar en la norma el término “nombre” para efectos de registro de marcas, es un tema que de antemano debe dilucidarse. Tratándose del ejercicio de un derecho, no cabe limitaciones que la ley no contempla, razón por lo que la significación de “nombre” ha de abarcar el nombre propio o de pila y el patronómico o apellido, conjuntamente, o solamente a éste.

La facultad que se otorga para el uso del propio nombre tiene exigencias y limitaciones. Debe adoptar una forma peculiar y distitintiva, no sólo en la escritura, sino en el conjunto en general, permitiéndose con esa distintividad, que otras personas con los mismos nombres, puedan registrar el suyo, evitando así el riesgo de confusión. El espíritu de la disposición del inciso segundo del literal h) del Art. 58 de la Decisión 85, no es otro que permitir que personas que lleven el mismo nombre puedan utilizarlo como marcas.

La confusión no se generaría por la absoluta identificación de los nombres, sino que en el supuesto de que no se registre con características peculiares, distintas, diferentes y distinguibles unos de otros en su forma, ya sea por el tipo de letra, añadidos, características de la escritura, combinación de emblemas, elementos figurativos, etc.

La norma lo que quiere proteger no es el nombre de una persona sino su expresión exterior, abriendo así, la posibilidad de que personas con nombres iguales u homónimos puedan también acceder al registro marcario, si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y distintiva de registrar. La inscripción de un nombre propio no está sujeta a esta regla especialísima en cuanto a la inscripción del nombre y apellido o sólo de éste.

Ese vocablo se sujeta a las reglas comunes sobre la inscripción en cuanto sea confundible con otro ya inscrito anteriormente o anteriormente solicitado. Es decir que el nombre propio por más que tenga peculiaridades especiales o distintivos exteriores, si existe un signo igual o parecido en su pronunciación, escritura, etc, sería irregistrable por la confusión entre los distintivos marcarios.

De todos modos, solicitada la inscripción de un nombre (nombre y apellido o sólo apellido), éste no deja de liberarse del procedimiento de admisibilidad ni tampoco de la posibilidad de que el nombre sea sujeto de oposición por la confundibilidad, en los términos señalados, con otro ya registrado o con solicitud prioritaria. El nombre pasa, por lo tanto, del patrimonio personal y moral del sujeto y de su propia individualidad a convertirse en elemento de análisis y observaciones para efectos del registro marcario.

EXAMEN Y RECHAZO DE LA SOLICITUD El régimen atributivo para el nacimiento del derecho exclusivo al uso de una marca, que se ha adoptado en el área andina, exige el registro del signo por parte de la oficina nacional competente, la que tiene que realizar el examen de oficio de la solicitud, a fin de comprobar si ella cumple con los requisitos formales que exige la norma y con los de fondo que la misma prevé, así como con las condiciones intrínsecas para que el signo pueda constituirse en marca, o si ésta no se encuentra impedida de registrarse por contener algunas de las prohibiciones legales establecidas.

Respecto a la legitimación para solicitar el registro, según la Decisión 85, no hay impedimento alguno sobre el sujeto activo. Deberá aplicarse como norma complementaria la legislación nacional de cada País Miembro, en cuanto a la capacidad de las personas para ejecutar actos de comercio o las normas que en ese sentido regulen las respectivas leyes de patentes y marcas, aclarando que éstas no pueden contrariar el espíritu ni el contenido de la legislación comunitaria.

Ingresada la solicitud y practicado su examen, el funcionario administrativo, puede rechazar la solicitud si no se cumple con los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59, resolución que deberá adoptarse previa la comparecencia o audiencia del solicitante (artículo 64 de la Decisión 85). Esta disposición no encarna obligación imperativa de rechazo por parte de la administración, cuando ésta considera que se ha cumplido con los requisitos previstos en la Decisión 85 para la admisión de la solicitud de registro, quedando a salvo los derechos de terceros para ejercer los recursos legales.

La audiencia con el solicitante para proceder al rechazo, es una formalidad que debe ser cumplida antes del dictamen de la correspondiente resolución. Por su parte el artículo 59 exige que “cuando la marca conste de una palabra de idioma extranjero o de un nombre geográfico deberá indicarse al pie de ella, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto”.

La marca “LAURA ASHLEY” de considerarse como apellido no estaría sujeta a este requisito. De ser una denominación caprichosa o de fantasía, tal exigencia debe cumplirse. La inscripción de una marca en la que se contravengan las disposiciones del artículo 56 y 58 a la Decisión 85, provoca la cancelación del registro al tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de esa Decisión. De donde se deduce que el examen previo al registro de la marca con el fin de dotarle de una mayor probabilidad de validez, no es sino relativo, porque de esa resolución cabe la acción de cancelación. Sobre las normas procedimentales para el registro de una marca, el Tribunal ha dictado fallos concordantes sobre este punto.

En lo esencial ha dicho: “De acuerdo con el artículo 62 de la Decisión 85, toda solicitud, para el registro de una marca debe ser examinada por la oficina nacional competente a fin de determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios, tanto de fondo como de forma. Como ya tuvo oportunidad de señalarlo este Tribunal, en dicho examen “es lógico esperar del funcionario una conducta especialmente diligente en lo que se refiere a la verificación de los supuestos en que puede estar comprometido el interés público”, cuales son, conforme antes se indicó, los que se establecen en el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85.” (Sentencia del 9 de septiembre de 1988, Proceso 3-IP-88).

El funcionario competente, antes de dar trámite a una solicitud de registro, también debe constatar el cumplimiento de los demás requisitos de registrabilidad, entre ellos el de los previstos en los literales f) y g) del citado artículo en virtud de los cuales no es registrable una marca que puede confundirse con otra ya registrada, en los términos que dichas normas señalan.

El artículo 64 de la Decisión 85, por su parte, dispone que es obligación de la oficina nacional competente la de rechazar las solicitudes de registro de marcas que no cumplen con los requisitos exigidos al efecto en la misma Decisión 85 (artículo 56, 58 y 59). El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la oficina nacional competente “podrá decidir el rechazo de la solicitud” (subraya el Tribunal), debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibídem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad.

El incumplimiento de los requisitos estipulados en el literal a) del artículo 58, habida cuenta de que han sido establecidos en protección del interés público, suele generar una nulidad absoluta del registro de la marca en cuestión, nulidad que por lo tanto es insubsanable. Mientras que el incumplimiento de los demás requisitos -entre ellos los de los literales f) y g)- suele producir tan sólo una nulidad relativa, eventualmente subsanable.

Así está establecido, por ejemplo, en la mayoría de los sistemas legales europeos. Frente a la Decisión 85, la cual no distingue expresamente entre prohibiciones absolutas, examinables de oficio, y prohibiciones relativas, examinables a solicitud de parte (ver Sentencia 3-IP-88), ni entre las correspondientes nulidades absolutas o relativas, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por artículo 76 de la misma Decisión en el sentido de que un registro de marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, siempre que se verifique el incumplimiento de uno cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 56 y 58 ibídem.

La nulidad consiguiente, de otra parte, habrá de regirse por lo que disponga el derecho interno ante el silencio, en este punto, del derecho comunitario.” (Proceso No. 4-IP-88 G.O. No.39 de 24 enero de 1989; “Jurisprudencia del Tribunal ” Tomo I, págs. 172 y ss). Dentro del Proceso 4-IP-89, se sostuvo por parte de este Tribunal que: “En la parte resolutiva de la sentencia del Proceso 1-IP-87 precisó el Tribunal que la oficina nacional competente, “en cumplimiento del artículo 62 de la Decisión 85, al examinar si las solicitudes de registro de marcas cumplen con los requisitos legales y reglamentarios, debe rechazar aquellas que sean para marcas confundibles con otras ya registradas” (No. 1).

Dentro del procedimiento regulado por la Decisión 85, la solicitud de registro de una marca que resulta admisible, en principio, por cumplir con los requisitos de fondo que determinan su registrabilidad, de los cuales trata el artículo 62 (artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85 ), puede no cumplir, sin embargo con los requisitos de forma previstos en el artículo 60.

Esta solicitud, admisible aunque incompleta puede ser corregida en un plazo de 60 días hábiles según lo dispone el artículo 62. Debe observarse que los requisitos de forma (artículo 60) son subsanables, mientras que los de fondo (artículo 56, 58 y 59) no lo son. La solicitud admisible y completa y la debidamente corregida deben someterse a la eventual oposición de terceros según lo previsto por los artículos 65, 66 y 67, la que debe presentarse dentro del término máximo de 30 días a partir de la publicación del correspondiente extracto.

Vencido este término la acción de oposición caduca.“ ( GO No. 66 de 4 de junio de 1990; “Jurisprudencia del Tribunal ” Tomo II, pags. 30 y 31). PREVALENCIA DE UNA SOLICITUD MARCARIA. En el presente caso, ninguna de las partes ha adquirido el derecho marcario. La cuestión por resolverse sólo se refiere a las meras expectativas que la solicitud de una marca genera y a los derechos eventuales que la solicitud confiere: el derecho a oponerse a una solicitud posterior sobre igual o semejante signo marcario para servicios o productos comprendidos en una misma clase (art. 58, literal f) y a solicitar la cancelación del registro en puntualización del artículo 76.

La Decisión 85 no establece, como otras legislaciones mencionan, que en la solicitud deberá señalarse el día y la hora de presentación. Se limita en el artículo 58, literal f), a indicar que no se registrarán marcas que sean confundibles con otras solicitadas con anterioridad; y en el artículo 63, añade que “la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente capítulo”; para luego añadir en lo que respecta a la prioridad subregional que la “admisión de la solicitud de registro en un País Miembro otorgará un derecho de prioridad durante un plazo de 6 meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro en los otros Países Miembros” (artículo 73 de la Decisión 85).

Sin la presencia de norma especial, el criterio doctrinal y la lógica jurídica nos llevan a precisar que en un conflicto entre dos marcas para el ingreso al registro, prevalece la primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero en derecho”. Es institución de derecho universal, que la prevalencia o prioridad, se halla establecida o fijada en la primera solicitud o acto administrativo que se presente o se ejecute, el que cobra validez frente a los demás, (prioridad en el registro de bienes inmuebles, derecho de hipoteca, derechos prendarios, etc).

Del artículo 63 nace el derecho de prioridad o de prevalencia de una marca, pese a que la solicitud no haya sido admitida a trámite, situación jurídica que puede darse dentro de los 60 días de la notificación para que el interesado “haga las correcciones a que hubiese lugar”, las que pueden referirse a los requisitos del artículo 60 de la Decisión 85.

Es necesario detenerse a examinar en especial, la de la letra b) de esa norma “la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar”, por cuanto en la Resolución 2145, se hace la observación a la modificación del signo marcario: “CONFECCIONES LAURA” por “LAURA”. El artículo 63, deja en suspenso la tramitación registral hasta que el solicitante en el plazo de 60 días hábiles haga las correcciones, las que sólo podrán referirse a las formuladas por la oficina nacional competente, que se precisaran en la respectiva notificación de suspenso.

Si el solicitante no ha recibido el requerimiento para efectuar modificaciones o correcciones en la solicitud, no puede por su propia iniciativa proceder a modificarla, y si de hecho lo hace se estaría violando las normas de procedimiento del registro de una marca. En el hipotético caso contrario, en que se anoten correcciones que de oficio observe la administración y que son notificadas al interesado, se le concede el plazo de 60 días para efectuar dichas correcciones.

El notificado (solicitante) deberá sujetarse a lo así ordenado, sin que pueda extender esa facultad a cambios sustanciales en la solicitud como sería, por ejemplo, la denominación de la marca, o la clase de productos, que darían origen, en todo caso a la presentación de una nueva solicitud de registro, iniciándose como si la anterior no tendría efecto jurídico, en especial para el supuesto de la prevalencia o de la prioridad.

En este caso no correría la suspensión de la prioridad a que se refiere la última parte del artículo 63: “sin que ésto perjudique la prioridad prevista en el presente capitulo”. Igual criterio debe aplicarse si el solicitante procede por sí mismo a modificar la solicitud original. El artículo 89 de la Decisión 344, es más explícito en regular la mutabilidad o cambio de la solicitud de registro, al conceder al peticionario de un registro de marca la facultad de “modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.

Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados”. Esta facultad que nace de la iniciativa del peticionario no se encontraba establecida en la Decisión 85, en la cual, las correcciones que podrían hacerse eran originarias del examen efectuado por la administración. El inciso segundo del artículo 89, agrega que “La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación requerir al peticionario modificaciones a la solicitud.

Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. En los casos previstos en el presente artículo no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados” La modificación a la solicitud, que la norma del artículo 89 faculta hacer al peticionario, puede realizarse únicamente dentro de los términos estrictos que en ella se señalan: ha de referirse a aspectos secundarios o para eliminar o restringir productos o servicios.

En cuanto a los cambios al signo, pueden referirse, por ejemplo, a eliminar los elementos genéricos o descriptivos de la marca, que de ninguna manera son registrables y que no significaría un cambio substancial del signo. De producirse cambios esenciales en el signo, la doctrina considera que la prioridad inicialmente atribuida a una marca se despliega para ser reemplazada por un nueva prioridad cuya fecha de fijación se radicaría en la fecha y día en que se solicite la nueva modificación. (Carlos Fernández Noboa, “ Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo, S.A. Madrid 1990, pág 148 y ss).

El profesor Manuel Areán Lalín, quien trata con gran extensión este punto -el cambio de la forma de la marca-, analiza el caso español, en base del Estatuto de Propiedad Industrial (reemplazado por la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988). La comparación con esa legislación cabe en lo que el artículo 147 del Estatuto de la Ley española prescribía: “Recibido el expediente en el negociado de marcas, numerado y tomado razón en el libro registro, se confrontarán las descripciones entre sí y se comprobará con el cliché. Si se encontraron defectos en la documentación, se hará constar en la publicación en el “Boletín Oficial de la Propiedad Industrial” pasando el expediente al examinador que corresponda.

Si en este término no fueren subsanados los defectos señalados, se anulará el expediente ” En esta etapa de la tramitación que coincide con el derecho comunitario (artículo 63), dice el profesor Areán Lalín, “cabe, por ejemplo, que en ese momento inicial de la tramitación del expediente el Registro, requiera al solicitante para que adecúe el diseño de la marca a la descripción adjunta de la misma”; no hace mención al cambio o modificación de la marca en sí misma.

(“El cambio de la forma en la Marca”, Instituto de Derecho Industrial, Santiago de Compostela, España, pag. 243). En la Legislación española de 1929, el artículo 150, se refería al análisis de las prohibiciones para que el signo no pueda ser inscrito, y la facultad del examinador para observar e informar sobre los reparos formulados por éste.

En este supuesto, decía la norma del artículo 150, “solamente se admitirán las modificaciones que consistan en suprimir del diseño el elemento causante del reparo” aclarando que al peticionario, en la ley española, sí se le facultaba para modificar la solicitud de la marca. El artículo 63 de la Decisión 85, hace mención también a asuntos formales respecto de la documentación presentada que pueden ser subsanados de acuerdo a los requerimientos de la administración. En síntesis, al amparo de la Decisión 85: a) Una solicitud de marca podía modificarse siempre que la administración hubiera precisado las correcciones que tienen que hacer; b) El interesado por sí no tenía potestad para practicar cambios de ninguna especie en la solicitud del registro marcario; c) Los cambios en la solicitud debían referirse únicamente a las correcciones que hubiere juzgado necesarios la administración; d) Dentro de esos cambios la ley no facultaba los que se refieren a elementos sustanciales de la marca en sí misma; e) De producirse cambios no contemplados en las observaciones de la administración, se viciaba el procedimiento; y, f) Una modificación esencial a la marca, enervaba el principio de prioridad de la primera solicitud.

Por las consideraciones analizadas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1.- Los signos marcarios que lleven a la existencia del riesgo de confusión y que se refieran a los productos o servicios comprendidos en una misma clase, quedaban excluidos de su registrabilidad conforme a la prohibición contenida en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85. 2.- La Decisión 85 facultaba a la oficina nacional competente para el examen de oficio de los requisitos de fondo y de forma de las solicitudes de registro de las marcas, así como dejaba a su criterio o arbitrio rechazar la solicitud, previa audiencia con el solicitante, en los casos en que la petición de registro no cumplía con los requisitos de registrabilidad de signos marcarios que se contemplaban en los artículos 56, 58 y 59 de esa Decisión. 3.- La prevalencia o prioridad del registro marcario se fijaba, en forma general, por la fecha de la presentación de la solicitud para registro. 4.- Las correcciones que la norma comunitaria de la Decisión 85 permitía efectuar a la solicitud de registro en sus aspectos formales y de la documentación que a ella debía agregarse, debían provenír de la oficina nacional competente.

El solicitante de la marca no tenía iniciativa alguna en este sentido. 5.- Las correcciones no podían referirse, en ningún caso al cambio o modificación del signo marcario que afectara a sus partes esenciales. 6.- Los nombres de pila y los apellidos comunes no estaban sujetos a los requisitos de autorización prevista en el literal h) del artículo 58 de la Decisión 85. 7.- Cuando la norma anterior se refiere a nombres, ha de entenderse referida a nombres de pila y patronímicos y no a ninguno de ellos aisladamente, salvo el caso de apellidos notorios. 8.- Los sustantivos que hicieren relación a nombres propios de personas podían ser registrables si entre ellos no existiere el riesgo de confusión. 9.- Si dos o más vocablos componen un signo marcario es necesario analizarlo en su conjunto para llegar a establecer la existencia o no del riesgo de confusión, precisando inclusive la forma o modo de utilización o pronunciación por parte del público. 10.- En conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación para la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno No. 1986. 11.- En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 12.- Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de creación de este Tribunal.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Edgar Barrientos Cazazola MAGISTRADO Juan Vicente Ugarte del Pino MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- Los documentos que anteceden son fiel copia del original que se encuentra archivado en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.