PROCESO N° 27-IP-95 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, así como de los literales a), d) y e) del artículo 82 de la misma Decisión. Consejero ponente: Dr Ernesto Rafael Ariza Muñoz.
Caso: registro de la marca “EXCLUSIVA” presentada por la Sociedad Grasas Vegetales S.A.- Expediente interno 3230. Quito, octubre 25 de 1996 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, por intermedio del Consejero Dr. Ernesto Ariza Muñoz, en cumplimiento del auto de 22 de agosto de 1995, solicita la interpretación de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que este Tribunal es competente para conocer de dicha solicitud y el juez nacional de Colombia lo es para requerirla, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal respectivamente. Que la solicitud presentada cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 de los Estatutos del Tribunal. Que el Consejero Ponente ha identificado como hechos relevantes para elaborar su informe sucinto, los siguientes: “1°): La sociedad GRASAS VEGETALES S.A., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de las marcas EXCLUSIVA (nominativa), clase 29 y EXCLUSIVA (nominativa), clase 30. 2°): Las anteriores solicitudes de registro fueron negadas mediante las Resoluciones N° 31313 y 31310 de 29 de Julio de 1994, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 3°): Contra las referidas resoluciones se interpusieron respectivamente los correspondientes recursos de reposición y en subsidio de apelación, transcurriendo dos (2) meses sin que ninguna decisión fuese notificada y configurándose así el silencio negativo. 4°): El signo EXCLUSIVA goza de suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en las clases 25 y 30 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972.
Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, expresó la actora lo siguiente: 1. La Superintendencia de Industria y Comercio adujo que no puede registrarse como marca el signo EXCLUSIVA (nominativo) porque se trata de una palabra de uso común para designar las características excepcionales de un bien que por lo mismo carece de fuerza distintiva, con lo cual se viola el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que se ignoró que la marca EXCLUSIVA es un signo perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica y que es capaz de distinguir en el mercado los productos comprendidos en las clases 29 y 30, elaborados y comercializados por la actora, de los productos y servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por cualquier otra persona.
La marca EXCLUSIVA es un signo nominativo dado que se compone exclusivamente de una palabra, aún cuando no es necesario tomar en cuenta la forma especial de las letras, sino el sonido de la palabra. 2. Se viola el artículo 96 ibídem, dado que por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio se determinó, sin ser cierto, que el signo EXCLUSIVA es un término de uso común para designar las características de un bien, cuando dicho signo en realidad no determina la calidad, ni las características, ni las aptitudes para el uso de los productos comprendidos en las clases 29 y 30.
El signo EXCLUSIVA no consiste en una indicación usada en el comercio para designar la calidad de los productos. Es evocativo de los productos que distingue, prueba de ello constituye el hecho de estar registradas varias marcas que corresponden a expresiones sinónimas y semánticamente idénticas a la expresión mencionada, a nombre de distintos titulares, por lo anterior era perfectamente procedente el registro de la marca referida. 3.
Se violan los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que la Superintendencia de Industria y Comercio no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones sobre registro de marcas, ya que de haberlo hecho se habría observado que con anterioridad al presente caso, se habían concedido marcas a nombre de diferentes titulares correspondiente a expresiones sinónimas y semánticamente idénticas a la expresión EXCLUSIVA.
Tal inobservancia condujo a que no se salvaguardarán los derechos consagrados en el artículo 147. También se violaron dichas disposiciones por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo de expedir actos administrativos denegatorios de las supuestas solicitudes”.
Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por su parte, considera necesario referirse a otras piezas procesales constantes en el expediente enviado a este Organismo: 1. Resoluciones 31310 y 31313 de 29 de julio de 1994, expedida por el Jefe de División de Signos Distintivos por las cuales se niega el registro de la marca exclusiva para las clases 30 y 29 respectivamente.
Los fundamentos para dicha negativa son idénticos para las dos resoluciones, destacándose: “ TERCERO: Que la expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el artículo 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que no cumplan con los requisitos del artículo 81 de la misma Decisión.
CUARTO: Que en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste en un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien, las cuales lo hacen único, razón por la cual el signo solicitado carece de suficiente fuerza distintiva ”. 2. Escrito del recurso de reposición y apelación. Para sustentar estos recursos ante el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la apoderada especial de la Sociedad Grasas Vegetales S.A., a más de subrayar que no se presentaron observaciones a la solicitud, argumenta que “el signo exclusivo goza de la suficiente fuerza distintiva para registrarse como marca en la clase 30 Internacional”, y que “de conformidad con el Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española de Angel López García Molins, página 447, son sinónimos de la expresión EXCLUSIVA: “Unico, Solo, Aislado, Singular, Irrepetible”.
Así mismo, de conformidad con el mismo Diccionario, página 956, son sinónimos de la expresión “UNICO” los siguientes: “Exclusivo, Solo, Puro, Simple, Notable, Extraordinario, Excepcional, Soberbio, Incomparable”. “En consecuencia los términos “Exclusivo, Unico, Solo, Singular, Irrepetible, Puro, Simple, Notable, Extraordinario, Excepcional, Soberbio, Incomparable, son equivalentes”.
Anota además, que la Superintendencia de Industria y Comercio no ha debido conceder el registro de las siguientes marcas: “Solo, Unico, Selecto, Selectas y Favorita”. 3. Demanda de la Compañía Grasas Vegetales S.A. ante el Consejo de Estado para que se declare la nulidad de las Resoluciones 31313 de 29 de julio de 1994 (clase 29) y 31310 de esa misma fecha para la clase 30.
A más de la insistencia sobre los puntos planteados en el recurso de reposición y apelación, la actora a este nivel judicial, al refutar el considerando cuarto de dichas Resoluciones, expresa: “ Sobre el particular es necesario aclarar que una cosa son los requisitos mínimos esenciales para que un signo sea marca, consagrados en el Art. 81 de la Decisión 344, y otra muy distinta es que el signo consista en “un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien”.
“Si el signo no cumple con los requisitos mínimos esenciales, simplemente no es marca y, por lo mismo, no encuadrará (o no alcanzará a encuadrar) en ninguna de las causales de irregistrabilidad”. “Contrario sensu, si el signo consiste en “un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien” significa que incurre en una de las causales de irregistrabilidad, y para que un signo encuadre dentro de una causal de irregistrabilidad, es necesario que cumpla con los requisitos mínimos esenciales para ser marca, vale decir, es necesario que sea marca.
De suerte que es contradictorio y excluyente, por decir lo menos, estimar que un signo no es marca y que es marca que incurre en causal de irregistrabilidad.” “En este orden de ideas, de acuerdo con la legislación comunitaria que nos regula, si un signo consiste en “un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien”, significa que incurre en la causal de irregistrabilidad enlistada en el literal d) del Art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que se refiere a las marcas descriptivas de los productos o servicios que distinguen o de que se trate, y que sirven en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales han de usarse ” Agrega que: “ No obstante, si lo que quiso decir la División es que la solicitud de registro de la marca EXCLUSIVA, clases 29 y 30, además de no cumplir con los requisitos esenciales para la configuración de la marca consagrados en el Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del Art. 82, ibídem (lo cual de entrada constituiría un exabrupto jurídico); o si lo que quiso decir es que el citado signo incurre en uno de los dos fenómenos, a continuación que señalan las normas legales y comunitarias violadas por la División y se rinden los pertinentes conceptos de la violación ”. 4.
Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio a la demanda formulada por la Compañía Grasas Vegetales S.A. ante el Consejo de Estado. Esta oficina administrativa en el respectivo escrito ha manifestado: a) “ Sin embargo, es de señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y aplicable al asunto que nos ocupa la no presentación de observaciones por parte de terceros no es impedimento para que la Oficina Nacional Competente examine la registrabilidad y decida sobre el otorgamiento o denegación del registro de las marcas ”. b) “ Es de reiterarse que la Decisión 344 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas ”. c) “ La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 82 literal a) impide legalmente que sean registrados los signos que no cumplan con los requisitos establecidos expresamente por el artículo 81 de la misma Decisión. La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de confundibilidad de la marca “EXCLUSIVA” para productos de la clase 29a (expediente N° 387594) y de la marca “EXCLUSIVA” para productos comprendidos en la clase 30a de la nomenclatura vigente (expediente N° 387591) concluyendo acertadamente que las expresiones antes referidas son irregistrables conforme lo dispuesto en los artículos 82 literal a) en concordancia con el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ”. d) “ Finalmente es de precisar que si bien es cierto que publicado los extractos de las solicitudes de registro de las marcas “EXCLUSIVA” en la Gaceta de Propiedad Industrial, para las clases 29a y 30a (expedientes N° 387594 y 387591) no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impedía que la Oficina Nacional Competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ” “Es de insistir que las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento de los actos administrativos ahora acusados refiriéndose a la expresión “EXCLUSIVA” son válidas y acertadas al señalarse que: “ en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste en un término de uso común para designar las características excepcionales de un bien, las cuales lo hacen único, razón por la cual el signo solicitado carece de suficiente fuerza distintiva ”.
Que los productos que pretenden ser protegidos (clase 29) son los siguientes:” carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas y mermeladas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas”. Para la clase 30:” café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias; hielo”.
C O N S I D E R A N D O: La determinación final de las normas a interpretarse corresponde al Tribuna Andino, decisión amparada en la facultad privativa contenida en el artículo 28 de su Tratado de creación. Deriva de esa potestad el hecho de que el Tribunal puede ampliar o restringir las normas requeridas para su interpretación, cuando del análisis de la documentación enviada, concluya que no es necesario interpretar algunas o todas las normas comunitarias solicitadas por el juez nacional, o que las requeridas no son las suficientes en la aplicación que el juez interno deba hacer dentro del caso planteado para su resolución (Casos 1-IP-94 G.O. 164 de 2 de noviembre de 1994; 2-IP-94 G.O. 160 de 21 de julio de 1994; 2-IP-95; 12-IP-95; 17-IP-95 G.O. 199 de 26 de enero de 1996; 13-IP-95 G.O.207 de 29 de abril de 1996).
En base a esta tesis, el Tribunal estima, que además de las normas requeridas para interpretación, la sentencia recoja la de los literales a), d) y e) del Artículo 82 de la Decisión 344. Las normas solicitadas o requeridas de interpretación prejudicial y las ampliadas por el Tribunal, son las siguientes: DECISION 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.
Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la ofician de destino”.
“Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”. Considera el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, analizar los puntos siguientes: Concepto de marca.
Conforme al inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. Por su parte la Ley española de 10 de noviembre de 1988, define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Para Jorge Otamendi la “marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Derecho de Marcas, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, pág. 7). “La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación” (Brewer Moreno Pedro, Tratado de Marcas”, Segunda Edición, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pág. 32).
“Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).
De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial representado por un signo el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. La marca no sólo está constituida por el signo. Convergen a su configuración jurídica la relación directa que se establece entre el signo y el producto o servicio, elementos que influyen en la mente y en la retención que el consumidor hace del signo frente al producto.
Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. El artículo 81, resalta una de las funciones esenciales de la marca, como es la de diferenciar o distinguir e identificar los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de los de otra persona.
Si una marca carece de esta característica o función diferenciadora, teniendo ambos productos distinto origen empresarial, no tendría razón de ser dentro del comercio. Con qué objeto un empresario va a inscribir o registrar una marca, si ese signo por igual puede asimilarse en la mente del consumidor a su producto o al de la competencia, sin que el público distinga uno de otro?.
Para que llamar a un producto x, si entre éste y el producto xy, no van a tener una nota de diferenciación en el mercado de los consumidores, y si para éstos resultaría igual o indistinto solicitar x o xy.? La marca al identificar que el producto a la vez le distingue de otros productos o servicios iguales, permite que el consumidor adquiera la mercancía que quería hacerlo, diferenciándola de otra marca.
La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca. El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios.
Las marcas no protegen en forma generalizada todos los productos. El objeto marcario no es ilimitado sino lo contrario se delimita los productos que vaya a amparar. Por último el artículo 81 hace referencia tanto a los productos como a los servicios, es decir, que la marca diferencia un producto de otro, así como un servicio de otro, sin que la norma restrinja los servicios a ninguna clase, tipo u origen (servicios bancarios, de lavandería, tarjetas de crédito, de transporte, enseñanza, deportes, etc.).
Requisitos que debe reunir un signo para considerarse como marca Para que un signo pueda ser registrado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (artículo 81, inciso primero de la Decisión 344). Sin embargo, pese a que un signo reúna estos requisitos, no asegura el registro de la marca, pues pueden ser no registrables si se encuentran comprendidos en las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria señala en los artículos 82 y 83.
Perceptibilidad del signo El signo debe ser perceptible, mención que infiere la intervención o presencia de los sentidos o de “la inteligencia”. El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto”: “Percepción”, dice es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos.” (Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041).
Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulo externos. Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, y los signos se han caracterizado por una denominación o conjunto de palabras, una figura, un dibujo, un conjunto de dibujos, etc.
Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 a la 344, ahora no se exige el requisito de la “visibilidad” el que ha sido reemplazado por el de “la perceptibilidad”. Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto.
La doctrina acepta con mayor posibilidad de receptar como registro a las marcas auditivas o sonoras y se pone el ejemplo del rugido del león de la Metro Goldwin Mayer, que puede registrarse a través del pentagrama o notas musicales, y la relación entre marcas y productos se asociaría cuando se escuche el slogan. La exigencia de la representación gráfica prevista en el artículo 81, descarta la posibilidad de que puedan registrarse como marcas las olfativas y las gustativas.
Se ha definido a la marca sonora como “el signo perceptible por el oído humano que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o servicio a través de la difusión por algún medio idóneo”, agregando como características de este tipo de marcas la sonoridad, originalidad o novedad, el carácter de llamativa y la fácil difusión (Carlos Alberto Parra Satizabel, “La marca sonora”, Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, No 4, año 1995, Bogotá 1995, pág 125).
Será necesario estima este Tribunal, que en posteriores Decisiones se llegue ya a especificar los requisitos y condiciones para inscribir este tipo de marcas, que sobre todo en el ambiente radiofónico tienen una connotación particular. La distintividad La marca tiene como función esencial la de distinguir unos productos o servicios de otros e identificar por parte del consumidor el signo con el producto.
El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca.El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación. El requisito de distintividad se origina o se justifica por la esencia misma de una de las funciones principales que tiene la marca (distinguir productos y servicios), y los objetivos que se persigue con ese requisito son dos: proteger al empresario de una imitación, copia o asimilación de su signo por parte de terceros para provecho comercial y económico, infracción con la cual se puede llevar a confundir al consumidor sobre el origen de los productos que los signos amparan; y el interés de proteger al público consumidor en la facultad para exigir, por la distintividad, el producto con marca que reúna las características y cualidades que esa marca le ha satisfecho.
Las expresiones utilizadas por el artículo 81 de la Decisión 344, de que el signo sea “suficientemente distintivo”, no se ha de tomar como un doble requisito o condición del signo, esto es que a más de “distintivo”, sea “suficientemente”, pues si el signo a criterio del administrador es distintivo para el objeto que persigue (función identificadora marca- producto), no ha de estimarse que el signo sea de tal naturaleza que elimine la posibilidad de registro de signos que siendo por sí discrecionalmente distintivos no tengan el carácter de “suficientemente distintivos”.
Lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distintivo, por lo tanto, conduce a diferenciar a dos personas y objetos. Sin embargo, esta norma contrapone dos conceptos: el suficientemente distintivo o simplemente distintivo, frente al insuficientemente distintivo, y si el signo se agrupa en esta última categoría, dejará de ser registrable.
Hay signos que no son genéricos ni descriptivos ni que se refieren a un objeto o servicio determinado y que no reúnen la distintividad necesaria para diferenciar un producto de otro, razón por la que, no posee la condición de “distintividad” para constituirse en marca. Para explicar este punto el autor Victor Bentata dice: “En efecto, mientras la descriptividad denota indirectamente el producto mismo, la insuficiente distintividad no denota al producto, sino que es simplemente incapaz de diferenciar a un producto determinado en todos los sentidos del término. La insuficiente distintividad consiste en una marca demasiado simple o demasiado común, tomada en sí misma, tal como figuras geométricas simples, o signos aritméticos, o palabras como MAS o PARE o Y, mientras que la descriptividad debe ser siempre referida al producto” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994 Página 165).
Representación gráfica El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc.
Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impiden que éstas sean irregistrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.
La representación gráfica del signo es una “descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Aleman, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo.
Denominaciones genéricas, usuales y descriptivas El signo EXCLUSIVA que se pretende registrar es denominativo, con un significado propio y que puede ser utilizado como adjetivo sustantivado o como adjetivo calificativo. Existen signos que cumplen con los condicionamientos legales anteriormente señalados para ser considerados como marcas y que sin embargo tropiezan en su objetivo con las causales de irregistrabilidad o de impedimento para que el registro prospere.
Los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 enumeran las causales por las cuales un signo no puede registrarse y el literal a) del 82, impide el registro de signos que “no puedan constituir marca conforme al artículo anterior”, es decir, aquellos que no sean perceptibles, distintivos o no cuenten con la factibilidad de ser representados gráficamente.
Las prohibiciones sobre los signos genéricos, descriptivos o usuales, están contempladas en los literales d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, aclarando que si bien no se hace referencia expresamente a las expresiones genéricas, éstas, por doctrina y por la jurisprudencia del Tribunal no pueden constituir signos con posibilidad marcaria.
Carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos.
Así mismo no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son los utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente. El significado común que una palabra o vocablo tenga en un país será obstáculo para que se registre la marca para productos que tengan relación con el mismo.
Así por ejemplo, el vocablo “guagua” que es utilizado con el significado de autobus en un país, bien podría ser registrado para esa clase de productos o servicios en Ecuador, donde esa expresión tiene el significado de niño. Estos dos literales utilizan el término “exclusivamente”, por lo que se abre la posibilidad de que en una marca compleja la presencia de un elemento que haga a la marca distintiva o si el conjunto marcario, aún formado por signos genéricos o descriptivos presentan una carga distintiva suficiente, tal signo es registrable.
La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir.
Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.
Fernández - Novoa recoge la definición de la denominación genérica del profesor Aréan Lalin, como la que “designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretenden diferenciar a través de la denominación” (“Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A, Madrid, pág. 72) “Por signos genéricos, habituales o usuales se entienden aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar” (Alberto Casado Cerviño, “Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas”, en “La importancia de la Marca y su protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág.76).
Si el signo tiene por objeto diferenciar unos productos de otros, la generecidad del signo se ha de juzgar con relación a los productos que la marca va a proteger. De lo cual se desprende que un signo puede ser genérico para un determinado grupo o clase de bienes y no lo será para otro. “ la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por lo tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar” (Proceso 3-IP-95, G. O 189 de 15 de septiembre de 1995).
El Tribunal y la doctrina han señalado que una designación es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica; así por ejemplo, con respecto a manzana, al preguntarse qué es? se responde una fruta o manzana, por lo que estos dos términos son genéricos para ese producto. Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.
Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente. “La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de “como” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada-por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.
(Proceso 3-IP-95, G. O. 189 de 15 de septiembre de 1995). “Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. Así, por ejemplo, si le pudieran preguntar a una galleta, ¿quién es? y respondiera soy LA ROSA o soy NOEL (marcas muy conocidas en Colombia), tales expresiones son signos que pueden constituir marcas por no referirse a qué es el producto ni a cuáles son las características del mismo” (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, “ El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, págs. 212 y 213).
Tanto en el caso de los signos genéricos como o descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue. Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en si mismo y con sus características esenciales. Así, silla pueda ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos;
“frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste. Adjetivos Los adjetivos calificativos pueden ser registrados como marcas siempre y cuando no guarden una relación estrecha o sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de los productos.
El adjetivo calificativo puede referirse a una cualidad o ventaja importante del producto pero no debe ser la configurante o la necesaria de la característica del producto; por ejemplo, para helado, la cualidad o característica esencial es ser frío, pero no por ejemplo, espumoso o batido. El adjetivo calificativo se refiere comúnmente, a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger; ejemplo “eterno”, “predilecto”, “entero”, etc.
“El adjetivo es el agregado que señala una cualidad o accidente de una cosa. Adjetivo calificativo es el que denota alguna cualidad del sustantivo. Luego los adjetivos calificativos que no se admiten a registro son aquellas palabras que indican alguna cualidad predominante de los objetos que pretenden ampararse con la marca: ejm: “absorbente” para algodón;
“medicinal” para distinguir medicamentos; “rápido” para vehículos” (David Rangel Medina, “Tratado de Derecho Marcario”, Méjico, 1960, pág 359). Cuando los adjetivos calificativos no tengan “relación necesaria con los productos a que se pretenda aplicar, ni indica, su naturaleza u objeto, ni provoca idea o acción del mismo, ni induce en engaño al consumidor acerca de la substancia o calidad de dichos productos”, pueden constituir marca (Jorge Otamendi, “Derechos de Marca;
Abeledo- Perrot, Buenos Aires, Pág. 71). En tanto, si el adjetivo es la palabra común y usual para descubrir al producto y es una de sus características de su naturaleza o una cualidad predominante de los productos que protege o amparan, el signo no es registrable. Hay otros adjetivos calificativos que no se refieren a las cualidades o características de los productos, pero que son comunes a toda mercadería como “buena clase”, “claro”, “extra”, “fino”, “fuerte”, “mejor”, “primera calidad” pero que entran dentro del dominio público y por lo tanto no son susceptibles de apropiación por una sólo persona, pues es el medio común de promocionar un producto y de utilización generalizada para indicar la calidad de los productos.
(David Rangel Medina, obra citada, pág. 359). La cualidad que se exprese a través del adjetivo para que sea registrable, no debe ser la esencial del producto, lo que lleva a que se examine la relación entre el calificativo y el producto. Hay adjetivos que pertenecen por sus cualidades a muchos bienes, pero en unos casos puede ser la características o cualidades definitorias de los productos.; así “eterna” puede servir para designar pinturas o esmaltes, por no ser una de las cualidades esenciales de este producto, y en otros supuestos, el mismo adjetivo, no será objeto de registro por definir al producto o enunciar sus rasgos fundamentales o primordiales.
Un adjetivo, generalmente puede ser registrado, cuando el vocablo no es genérico ni descriptivo, pues no hace relación a ningún artículo, producto o servicio, ni describe tampoco a las mercancías que trata de amparar ni evoca la idea de las mismas; o si de acuerdo con la lengua española tiene varias acepciones o significados de tal modo que su uso no implica el monopolio del vocablo; o cuando al comparar los productos que va a proteger el signo escogido como marca, no hace mención a las cualidades o calidades esenciales o primordiales o las evocativas o incidentales de los productos.
Dentro del Proceso 7-IP-95 (Gaceta Oficial No. 189 de 15 de septiembre de 1995), el Tribunal, al referirse a los adjetivos calificativos, expresó que “A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia puede decirse que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan estrecha relación con los bienes o servicios que pretenden designar.
De todos maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que, por ser factibles de utilizarse en diversos productos-afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos”.
Examen de registrabilidad de las marcas En la tramitación del registro de una marca y una vez calificada la solicitud por cuanto ha reunido los requisitos formales (artículo 92), la oficina nacional competente procede a la publicación de la misma. La norma comunitaria protege intereses legítimos de terceros sobre la solicitud mediante “las observaciones”, las que pueden presentarse dentro de los 30 días hábiles improrrogables contados desde la fecha de la publicación (artículo 93).
En este caso, es decir existiendo observaciones y admitidas éstas, la oficina nacional competente notificará al peticionario “para que dentro de 30 días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos”, si él así lo creyese conveniente (artículo 95). Concluido el plazo de 30 días, la oficina nacional decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación de la marca.
En el otro supuesto de que no se presenten observaciones, el artículo 96 ha previsto que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o devengar el registro de la marca”. La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.
No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no se significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83.
Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará solo a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.
Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.
El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas. Unificación y coordinación de los procedimientos marcarios Las disposiciones complementarias de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, convergen al interés de que los Países Miembros perfeccionen los procedimientos administrativos en orden a consolidar un Régimen común administrativo no sólo para el registro de marcas sino de patentes y de los otros signos. Este propósito final tiene como antecedente una garantía de la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344.
El desarrollo que el derecho marcario ha adquirido en los Países Andinos y las obligaciones que los Gobiernos asumen a través de la suscripción de acuerdos o convenios como los estipulados en la Organización Mundial de Comercio o en el G-3 (Colombia, Venezuela y Méjico), en todos los cuales se pone mayor énfasis en la propiedad intelectual, así como el agilitamiento y la certeza en materia de concesión de patentes, marcas y demás signos, hace necesario que las oficinas nacionales competentes guarden una autonomía tanto administrativa como económica que libere al funcionario respectivo de presiones de toda índole o de influencias que desvirtúen la finalidad o el propósito de la defensa de la marca tanto para el titular como para el público o consumidor.
La autonomía de las oficinas nacionales no se ha dado aún en algunos Países y constituyendo las normas comunitarias preceptos obligatorios -y no únicamente simples recomendaciones- el dejar de hacerlo acarrea un incumplimiento que viola la finalidad y el propósito que las mismas persiguen. Dentro del campo de la cooperación interinstitucional de las oficinas nacionales competentes, el artículo 146, les obliga a realizar un intercambio permanente de las Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, para una información entre cruzada de las marcas que se registren en cada uno de los Países Miembros, medida de utilidad para evitar el registro de las mismas marcas en dos o más Países para diferentes titulares con las consecuencias que de esos hechos podrían derivarse.
Más adelante el mecanismo debería acudir a sistemas modernos de redes de información para cumplir este propósito. El compromiso que adquieren los Países Miembros a través de la disposición del artículo 147 se reflejará en una actualización de sus normas internas procedimentales administrativas para que los derechos de los particulares en lo concerniente a la tramitación o concesión de patentes y marcas, a la renovación de éstas, a su caducidad, a la protección que la Decisión 344 confiere sobre derechos de la propiedad industrial no se vean conculcados, disminuidos o desprotegidos por la falta a una legislación administrativa suficiente y necesaria para que esos derechos se discutan en base de procedimientos amplios y abiertos que aseguren la legitimación de los mismos.
La revisión y cumplimiento de las normas que deben efectuar los Países Miembros se referirán, entre otros aspectos, por ejemplo al otorgamiento de términos de prueba en cada uno de los respectivos trámites, a la publicación oportuna de las solicitudes de patentes y marcas, a la agilidad en la concesión o negación de las solicitudes, a la disminución de requisitos formales internos en los procedimientos administrativos, al respeto de los plazos que las normas contiene para la renovación de marcas o para la cancelación de las tasas de patentes antes de declarar su caducidad, pues en todos estos casos, de aplicarse la norma en perjuicio del administrado “lejos de salvaguardar los derechos del titular ( ) los estarían menoscabando al restringir el alcance favorable del régimen común”.
(Proceso 22-IP-95) La norma comentada tiene estrecha relación con el principio de remisión al derecho nacional y de su complementariedad frente a las normas comunitarias, en tanto se pueda aplicar aquellas siempre que no contradigan éstas ni agreguen requisitos, prohibiciones, impedimentos o causales de caducidad, nulidad o rechazo de solicitudes a más de las previstas y contempladas en la Decisión 344.
El robustecimiento de los trámites administrativos se ha de dirigir en todo caso a interpretar el derecho de la propiedad industrial de manera que se constituya en un fundamento esencial para la creación, investigación y promoción de las invenciones, de la iniciativa y del amparo al productor y al consumidor. El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto “per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.
Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador. El Tribunal al interpretar el artículo 64 de la Decisión 85, y aplicando en este caso el concepto, más que el procedimiento que contempla la Decisión 344 para el registro de marcas dice: “ puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo dado oportunidad procesal a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por el artículo 64 de la Decisión 85 (relacionado con el artículo 80 inciso 2º de la Decisión 313), sin que pueda alegarse, como lo hace la demandante, que las normas citadas se han violado por el hecho, en sí mismo, de haberse negado el registro al considerar que el signo no era registrable por los motivos aducidos en las Resoluciones que se acusan de ilegalidad.
Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacerse el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca. Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales.
En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual sería objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso ”. (Proceso 7-IP-95, G.O. 189 de 15 de septiembre de 1995).
Justificar el incumplimiento de la Oficina Nacional Competente en la aplicación de las normas correspondiente, por el hecho de que marcas similares o que puedan tener el mismo significado han sido anteriormente inscritas, no puede ser o constituir fundamente legal válido para oponerse o contrariar los argumentos de la negativa de la marca por parte de la oficina nacional, porque a cada marca rodean circunstancias, especiales y peculiaridades distintas que provocan diferentes resoluciones.
El Tribunal en el indicado Proceso 7-IP-95, manifestó: “ En el caso aludido por el demandante dentro del proceso interno que dio origen a la presente consulta, el titular de la marca COMODISIMOS puede utilizarla para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza y en tal sentido tiene un derecho adquirido sobre ella; pero de esta situación no puede derivarse derecho eventual alguno para obtener el registro de la misma marca con respecto a productos comprendidos en una clase diferente, porque las razones que tuvo en cuenta la administración para registrar determinada marca en una clase, no constituyen condición necesaria para que puedan ser aplicadas al registro de productos perteneciente a otra clase.
Se trata de dos actuaciones distintas, para dos clases de productos diferentes y de dos situaciones jurídicas diversas: en el caso del registro de la marca COMODISIMOS dentro de la clase 20 del nomenclator, existe un derecho adquirido o situación jurídica concreta para su titular, en tanto que las pretensiones del demandante frente al registro del mismo signo en la clase 24 apenas representan una mera expectativa o situación jurídica abstracta ”.
Además, mientras los Países Miembros no modifiquen sus procedimientos internos, las oficinas nacionales competentes, deberán aplicar en sus resoluciones normas, reglamentos vigentes, y no aquellos que, con sujeción al artículo 147, deberían estar en proyecto de modificación o cambio, ya que de las normas de los artículos 146 y 147, en concordancia con los artículos 143 y 144 de la Decisión 344, “se comprueba que la intención del legislador es llegar a la uniformidad del sistema de administración comunitaria, propendiendo a obtener la autonomía y modernización de las llamadas ‘Oficinas Nacionales Competentes’, con miras a homogenizar los sistemas y servicios de información. Todo lo cual establece una colaboración estrecha entre el derecho nacional y el derecho comunitario, en el cual el primero de los nombrados actúa como derecho complementario del derecho de integración”.
(Proceso 3-IP-94, “Jurisprudencia del Tribunal”, tomo III, pág. 169). Con los antecedentes expuestos EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Un signo que no reúne las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse como apto para el registro marcario. 2.
Si el signo se acoge a los requisitos anteriores no deberá para poder tener acceso al registro, estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3. Los signos genéricos, usuales o descriptivos deben analizarse no sólo en base de concepto gramatical o etimológico, sino de conformidad con el significado común y corriente que se utilice en el País, con respecto a los productos o servicios que la marca protege o ampara. 4.
Los signos genéricos, usuales o descriptivos son irregistrables respecto de los productos a que ellos se refieren o a los que les describen sus cualidades necesarias o esenciales. Por lo contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marcas para otros productos con los cuales no guarden esa clase o tipo de relaciones. 5. Los adjetivos calificativos serán objetados como signos marcarios, si ellos se refieren a las cualidades esenciales, primordiales o predominantes de los productos a los que califica. 6.
El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes, en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten tales observaciones. 7. Si la administración o la Oficina Nacional Competente realiza una aplicación indebida de las normas procedimentales o sustantivas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en ocasiones, en armonía con la legislación nacional.
Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se deba a lo que a juicio del solicitante constituye una indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 8. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso 3230. 9.
Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación oficial. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.