PROCESO Nº 3-IP-96 Interpretación Prejudicial de la disposición transitoria primera y el inciso 2 del artículo 99 de la Decisión 344; artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Rodrigo Ramírez González, y del artículo 70 de la Decisión 85.
Caso: renovación de la marca “DARIEN”, expediente interno 3243. Quito, Diciembre 11 de 1996 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Rodrigo Ramírez González, solicita la interpretación de las siguientes normas: disposición transitoria primera y el inciso 2 del artículo 99 de la Decisión 344, artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Que el Tribunal de acuerdo al artículo 28 del Tratado de su Creación, es competente para absolver esta consulta y el Consejo de Estado de conformidad con el artículo 29 íbidem, lo es para requerirla.. Que la consulta cumple con los requisitos de fondo y de forma puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal. Que la autoridad nacional colombiana considera como hechos relevantes para la interpretación, los siguientes: “.
HECHOS DE LA DEMANDA Se alega en la demanda que la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM ALIÑOS EL CHEFF, solicitó la renovación del registro Nº 116.944, marca DARIEN, clase 42, período octubre 8 de 1989 a octubre 8 de 1999, según el artículo 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitud a la que le correspondió el expediente administrativo Nº 302.123.
La División de Signos Distintivos, mediante Resolución 35631 de agosto 24 de 1994, ordenó el archivo de la solicitud de renovación, argumentando que no se aportó la prueba de uso de la marca. Contra este acto administrativo se interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto por Resolución Nº 2402 de noviembre 3 de 1994, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmando la Resolución 35631, por cuanto se consideró que no se había dado cumplimiento a un requerimiento formulado por la División de Signos Distintivos, además de que, según el actor, el Superintendente consideró que había operado el desistimiento tácito de la solicitud. 5.
FUNDAMENTOS DE DERECHO En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas: a) La DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha en que fueron expedidos los actos administrativos impugnados, por cuanto la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial ni la División de Signos Distintivos no dieron aplicación a las normas contenidas en la Decisión 344, relativas a renovaciones y registros marcarios. b) El inciso 2 del artículo 99 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha de expedición de los actos administrativos acusados, por cuanto no se tuvo en cuenta que la renovación solicitada no exigía prueba de uso y que por tanto debía ser otorgada en forma automática. c) Artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos y la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, no dieron aplicación directa e inmediata a la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA y al artículo 99, inciso 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de fecha 29 de octubre de 1993, Nº 142, vigente a partir del 1º de enero de 1994. d) El artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, (vigente para la fecha del auto 6591 de mayo 23 de 1989 mediante el cual se formuló el requerimiento), por cuanto se omitió el plazo de 60 días para completar las solicitudes incompletas de registros marcarios y sus renovaciones, señalado por el artículo 63 de la Decisión 85.
En parte alguna la Decisión 85 disponía que la falta de respuesta al requerimiento para aportar documentos generaba como sanción, que se tuviera por desistida la solicitud ”. Que el Tribunal estima necesario ampliar otros puntos o aspectos que se derivan de la documentación que reposa en este organismo: 1. Resolución 35631 de 26 de agosto de 1994 de la División de Signos Distintivos: Se fundamenta el archivo de la petición de renovación de la marca DARIEN solicitada por la señora Mercedes Alzate de Reina en razón de que la misma no completó la solicitud de renovación de la marca pese al auto de requerimiento de 25 de mayo de 1989, en el que se fijaba el término de dos meses para ese efecto. 2.
Resolución 2402 de 3 de noviembre de 1994 que confirma la resolución Nº 35631. En esta pieza procesal se hacen las siguientes consideraciones: a) Se anota que el recurso de apelación contra la providencia dictada por el Jefe de División de Signos Distintivos, se fundamentó por parte del recurrente en lo preceptuado en la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en la fecha en que fue expedida la resolución impugnada.
Afirma, así mismo, que “En igual forma, de acuerdo con el segundo inciso del Art. 99 de la Decisión 344, antes citada, ‘ La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata ’.”. b) Por su parte el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial basa su resolución en el hecho de que: “ Revisada la actuación correspondiente aparece claro que, en efecto mediante Auto Nº 6591 de fecha 23 de mayo de 1989, la entonces División de Propiedad Industrial, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, requirió al interesado por una sola vez para que aportara la prueba de uso que la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena exigía como presupuesto para proceder a la renovación de los registros marcarios.
También de la actuación se hace evidente que transcurrido el término concedido, el cual, valga anotarlo, venció aún en vigencia de la citada Decisión 85, el solicitante no dio cumplimiento al anotado requerimiento, motivo por el cual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo operó, al vencimiento del término concedido, el desistimiento tácito de la solicitud ”. 3.
Contestación a la demanda propuesta ante el Consejo de Estado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La defensa argumenta entre otras cosas que “ es claro e inequívoco que la solicitud de renovación de la marca DARIEN, certificado Nº 116944, para el período comprendido del 8 de octubre de 1989 al 8 de octubre de 1994 para productos comprendidos en la clase 24a de la nomenclatura vigente fue presentada por la señora MERCEDES ALZATE DE REINA, en el año de 1989 bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como consta en el expediente Nº 302.123 por lo tanto debía decidirse esta solicitud de renovación y el recurso de apelación debía decidirse obligatoriamente y se decidió a la luz de los previsto en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ello en virtud de lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que a la letra dice: ‘Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban a empezar a regir.
Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al momento de su iniciación’”. “Es de reiterarse que la Decisión 85 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas ”.
C O N S I D E R A N D O: Que el texto de las normas a interpretarse es el siguiente: DECISION 344 Disposiciones Transitorias, “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. Artículo 99 ( ) inciso segundo: “La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca ”.
DECISION 85 “Artículo 63.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos del Artículo 60 o no se han acompañado los documentos previstos en el Artículo 61, la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente Capítulo ”.
El Tribunal considera necesario, además, interpretar el artículo 70 de esta Decisión que dice: Artículo 70.- “Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión en cualquier País Miembro ” TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA “Artículo 3.- Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.
Cuando su texto así lo disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”. Con base a las normas transcritas, el Tribunal analizará los siguientes aspectos: Aplicación de la ley en el tiempo. A partir de la Decisión 85 que reguló por primera ocasión in extenso lo relativo a la normativa comunitaria sobre la propiedad industrial, el Tribunal ha interpretado, en varias ocasiones, el contenido y alcance de la disposición transitoria primera de la Decisión 344, que se alude en el tema jurídico de la aplicación de la ley en el tiempo.
Los textos comunitarios no difieren en lo sustancial en las Decisiones posteriores a la 85, esto es, la 311, 313 y la actual 344, (que rige a partir del 1 de Enero de 1994), aclarando que en la Decisión 85, por ser la primera normativa, se hacía referencia a “la legislación de los respectivos Países Miembros” que la precedieron y no a la “presente Decisión”, y se fijó la condición de que su vigencia quedaría supeditada a la adoptación de “todas las providencias que sean necesarias para incorporar el presente Reglamento en sus respectivos ordenamientos jurídicos ”, en concordancia con lo previsto en la parte final del primer párrafo del artículo 3º del Tratado de Creación del Tribunal.
El fundamento jurídico de la intercalación de una norma transitoria como la citada fue el de regular “la incidencia temporal del nuevo corpus iuris”, para “ establecer los mecanismos adecuados para que situaciones jurídicas preexistentes, en diversas fases de desarrollo fuesen atendidas y consideradas” ( Proceso 1-IP-88, G. O Nº. 33 de 26 de Julio de 1988,“Jurisprudencia del Tribunal Andino tomo 1 pág. 135", ratificada en el Proceso 6-IP-93, G. O. Nº 150 de 25 de Marzo de 1994, “Jurisprudencia ”, Tomo III, pág. 104").
Conforme a la doctrina y a la jurisprudencia del Tribunal Andino, las disposiciones que han regulado la situación jurídica de la aplicación de la ley (Decisiones) en el tiempo, han considerado las siguientes circunstancias jurídicas: 1) Derechos adquiridos Las diversas normas que han regido la materia dentro del ordenamiento jurídico andino, y siguiendo las tendencias relevantes en materia de la “teoría de los derechos adquiridos”, confrontaron los plazos de duración o concesión del derecho establecido en las decisiones anteriores.
La subsistencia de los derechos, está sujeta a la normativa preexistente, esto es, por las Decisiones 85, 311 y 313. Así, si la norma comunitaria vigente al momento de concederse u otorgarse el derecho, fija en 15 años la concesión de las patentes, ese será el plazo que rija el derecho otorgado, aunque la norma posterior fije un plazo de duración mayor; al contrario, si el plazo de concesión del derecho otorgado bajo una Decisión es mayor, este perdurará pese a que el posterior sea inferior.
El derecho otorgado “ se mantendrá o subsistirá en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido” ( Proceso 1-IP-88, G. O. Nº 033 de 26 de Julio de 1988, “Jurisprudencia ”, Tomo I, pág. 135 ). Así mismo, la validez de los derechos conferidos, se rige por las normas existentes al momento de su otorgamiento. Los actos consumados se regulan por las reglas de la Decisión bajo la cual se otorgó el derecho ( Manuel Pachón y Zoraida Sanchéz Avila, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, pág. 320 ). 2) Situaciones jurídicas nacidas bajo el imperio de una norma anterior.
“ Lo concerniente a situaciones jurídicas pasadas y a los efectos que ellas produjeron no pueden ser afectadas por las nuevas disposiciones”, en consecuencia, el “uso, goce, obligaciones (cargas), licencias, renovaciones y prórrogas que hubieren surgido con anterioridad al 1 de Enero de 1994 se rigen por la normatividad preexistente (Pachón, Obra Citada pág. 320)”; así para pedir la renovación se aplicará la norma vigente al momento de la ocurrencia de dicha renovación. 3) Meras expectativas No habiéndose consolidado el derecho bajo las otras normas comunitarias, es decir al no haber aún lugar al nacimiento del derecho, las situaciones jurídicas se rigen en su totalidad por la Decisión 344, así por ejemplo la duración de la prórroga de una marca todavía no otorgada, que sean concedidas a partir del 1º de enero de 1994, se otorgaron por 10 años, aunque la prórroga fue requerida bajo el amparo de la Decisión 85, que fijaba la duración de la marca en cinco años. 4) Efectos futuros También es aplicable la Decisión 344 a los efectos futuros de “situaciones nacidas bajo la normativa antigua, en lo concerniente al uso y goce del derecho, renovaciones, prórrogas, licencias y obligaciones, por lo cual se puede decir que la nueva normatividad entra a regir las consecuencias futuras de las situaciones jurídicas pasadas”.
(Pachón, obra citada, pág. 321). La regulación de las consecuencias jurídicas de un acto no afectan a los derechos adquiridos. El Dr. Victor Bentata, al referirse al tema de la aplicación de la ley en el tiempo dice: “¿Puede la administración unilateralmente modificar las condiciones contractuales mediante una nueva ley?. Si el legislador es soberano, sin duda podrá alterar los derechos otorgados, aunque tan solo en lo que respecta a las concesiones futuras.
En cuanto a las concesiones pasadas solo es concebible su alteración para el período siguiente al de su renovación, pero no al período mismo que fue objeto del contrato. “Si en cambio el titular pudiere “eternamente” mantener las condiciones contractuales originales, nos encontraríamos con paralelismos inaceptables y desigualdades injustificables en el trato de los administrados por igual.
“Al cambiar la ley solo son aplicables a los casos pendientes los nuevos aspectos procesales adjetivos, pero en ningún caso los derechos sustantivos” “(“Reconstrucción del Derechos Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Instituto de Propiedad Intelectual Universidad de los Andes, Caracas 1994, pág. 336). 5) Materia Procesal Dentro del Proceso 1-IP-88, el Tribunal manifestó que “en materia procesal, cabe señalar la existencia de dos posiciones doctrinarias divergentes.
Una de ellas considera como solución apropiada la aplicación de la norma procesal antigua hasta la finalización del proceso y otra considera la aplicación de las nuevas disposiciones desde el instante de su emisión”. La Decisión 85 estatuía claramente que “las solicitudes en trámite se sujetaran a lo dispuesto en este Reglamento”. Sobre el punto, el Tribunal en el Proceso 6-IP-93, señaló: “Queda pues por definir al juez nacional si por haberse solicitado la cancelación de la marca dentro de la vigencia de la Decisión 85 el proceso administrativo correspondiente deberá continuarse o no de acuerdo con las normas legales internas sobre aplicación de la ley procesal en el tiempo, sin que le sea dado a este Tribunal pronunciarse sobre el particular dada la prohibición establecida en la última parte del artículo 30 del Tratado, según el cual el Tribunal no podrá interpretar el contenido y alcances del derecho nacional” (G.O Nº 150 de 25 de Marzo de 1994, Jurisprudencia.., Tomo III, pág. 106).
Al interpretar el Tribunal la Disposición Transitoria Cuarta de la Decisión 313, cuyo contenido es similar al artículo 85 de la Decisión 85, al inciso primero de la disposición transitoria Cuarta de la Decisión 311, y a la Primera de la Decisión 344, expresó: “Como fácilmente se colige de su lectura, la transcrita Disposición Transitoria, y las otras normas equivalentes, a ella, consolidan la vigencia del derecho de propiedad válidamente concedido al amparo de una legislación sustituida, sólo hasta por el plazo señalado en la misma norma derogada, plazo durante el cual la marca habrá de desplegar todos sus efectos, si hubiere cumplido las formalidades posteriores esenciales para que su eficiencia se produzca, incluido los efectos que pudieren preverse en el régimen establecido por una eventual nueva normativa, si ésta sobreviniere y le fuere aplicable ” (Proceso 1-IP-94, G. O. Nº 164 de 2 de noviembre de 1994, “Jurisprudencia ”, Tomo III, pág. 135).
En la conclusión cuarta dentro de esta sentencia se dijo: “Una marca tendrá la duración fijada por la norma bajo cuyo imperio fue concedida u otorgada, a menos que una disposición posterior sustitutoria de aquella que diera nacimiento al acto de concesión, estableciere expresamente lo contrario, dejando a salvo los derechos legítimamente adquiridos al amparo de la normativa derogada”.
(“Jurisprudencia ”, Tomo III, pág. 143). El reconocimiento de los derechos adquiridos frente a la sustitución de nuevas disposiciones comunitarias fue también materia de análisis por parte del Tribunal en el Proceso 2-IP-94, (G.O Nº 160 de 21 de Julio de 1994,”Jurisprudencia ”, Tomo III, pág. 149): “ La sustitución de la Decisión 85 frente al caso que nos ocupa, plantea el apasionante tema de los conflictos de leyes en el tiempo.
En este aspecto, los autores modernos desde la obra de Paul Roubier suelen referirse al problema central del derecho transitorio, para enunciar tres posiciones con respecto a la acción de una ley en el tiempo: la retroactividad misma, su efecto inmediato y la supervivencia de la ley antigua. En el presente se está frente a las dos últimas posiciones sobre este tema, las cuales nos dan la orientación para definir las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena que han de interpretarse”.
“No obstante reconocer lo complejo de dar aplicación a estas dos opciones, es indispensable referirse a la existencia de un doble fenómeno: de un lado la supervivencia de la ley antigua, y del otro la aplicación inmediata de la ley nueva. Debe aludirse a ellos porque ambos han sido considerados en la técnica de legislar adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que deja a salvo los derechos concedidos por la legislación pre-existente, para permitir que en lo relativo a su uso, goce y ejercicio se dé aplicación a las normas contenidas en la nueva ley, como han sucedido precisamente con los artículos 85 de la Decisión 85 y los transitorios Cuarto de la Decisión 313 y Primero de la Decisión 344.
“Supervivencia de los efectos de la Ley antigua En un curso dictado en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, bajo el título “Los Conflictos de Leyes en el Tiempo” M. E. Szaszy desde el año de 1935 señala que el sistema de la supervivencia de la ley parte del postulado de la unidad de tratamiento de una situación jurídica concreta.
Se explica este fenómeno en razón de la necesaria confianza que la norma jurídica deberá otorgar para la estabilidad de los derechos individuales. Así se llega a la regla generalmente aceptada (con las excepciones a que nos hemos referido) de que las leyes nuevas no puedan surtir efecto sobre un hecho cumplido (tempus regit factum) o, a nuestro juicio, sobre una situación jurídica concreta.
En términos de la aplicación de la ley, esta tendencia refleja el fenómeno que algunos denominan de “ultra-actividad de la ley. “El postulado anterior se basa en el acatamiento al principio de no retroactividad de la ley, por lo cual la norma legal nueva debe respetar el pasado. Este principio ha sido reconocido expresa y uniformemente en la legislación comunitaria, particularmente en las Decisiones sobre propiedad industrial citadas atrás, como lo destacan las sentencias del Tribunal 1-IP- 88 y 6-IP-93 (Gacetas Oficiales Nº 33 de 26 de julio de 1988 y 150 de 25 de marzo de 1994) ” Renovaciones Del Proceso interno se extrae como punto de partida esencial la aplicación de la Decisión 85 en materia de la solicitud de renovación de la marca “DARIEN”.
El Juez Comunitario quiere entender que al Juez Nacional le interesa, en síntesis saber si la Decisión 85, en especial los artículos 63 y 70 son aplicables a esa renovación o si en su defecto se aplica el inciso segundo del artículo 99 de la Decisión 344, considerando que la solicitud de renovación es del año de 1989 encontrándose vigente la Decisión 85.
Es necesario admitir que en las renovaciones, la situación jurídica es diferente a la de una solicitud de registro. En primer término el titular se encuentra en goce del derecho de uso exclusivo de la marca, es decir, es titular de un derecho adquirido lo que no sucede en el solicitante del registro para quien sólo existe una mera expectativa.
En segundo lugar, dentro del procedimiento de la renovación de una marca no se discute como en el registro, eventuales derechos de terceros o causales de irregistrabilidad. En tercer orden, la renovación no significa la creación de un derecho a la marca sino su continuidad en el uso exclusivo (Proceso 13-IP-95, G. O. Nº 207 de 29 de abril de 1995).
Tanto la Decisión 85, como las posteriores 311, 313 y la 344 han querido conferir al procedimiento de renovación el carácter de inmediato, para evitar un perjuicio al titular marcario en la suspensión temporal de su derecho por la falta oportuna de renovación. De igual modo los requisitos para la renovación han variado de la Decisión 85 a la 344.
En la primera el artículo 70 disponía que para “tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar ante la Oficina Nacional Competente respectiva, que está utilizando la marca en cuestión, en cualquier “País Miembro”, lo que a criterio de este Tribunal se “refiere a una efectiva utilización como signo que distinga a un producto o servicio que está en el mercado y que por tanto llega a los consumidores”, y que será acreditado “en un determinado mercado y en determinado tiempo”.
(Proceso 1-IP-91, G. O. Nº 78 de 18 de marzo de 1991, “Jurisprudencia ” Tomo II, pág. 152). Conforme a ese fallo “el artículo 70 requiere que se esté utilizando en el País Miembro y en el momento en que la renovación se solicita y decide, o sea el hic et nunc” y, según el Proceso 6-IP-90 en la legislación Comunitaria Andina, contenida en la Decisión 85, la exigencia de la prueba del uso es “requisito indispensable para autorizar la renovación del registro”.
( G. O. Nº 93 DE 11 de Noviembre de 1991,“Jurisprudencia ”, Tomo II, págs. 138 y 139). En la Decisión 344, la prueba del uso de la marca no es requisito para proceder a la renovación, en tanto que en ese cuerpo comunitario se mantiene la figura de la “caducidad o cancelación del registro” por el no uso (artículo 108). En el caso concreto sometido a este Tribunal Comunitario, la solicitud de renovación se presentó el 9 de mayo de 1989, cuando se encontraba vigente la Decisión 85, que exigía como requisito esencial para la renovación, la demostración del uso de la marca, demostración que debía ser concurrente con el escrito inicial de renovación, pues las normas relativas al procedimiento de registro no son aplicables al de renovación, en razón de que la renovación, y el registro tienen objetivos y fines diferentes, como anteriormente se dijo (Proceso 13-IP-95, G. O. Nº 207 de 29 de abril de 1996), ratificado en sentencias en procesos 29-IP-95, 30-IP- 95, 32-IP-95).
La presentación de la prueba de uso a que se refiere la Decisión 85 no es un mero aspecto procedimental sino un requisito esencial para la renovación. Por lo tanto su omisión invalida por si misma la renovación y hace extinguir el registro de la marca. Trámite de renovación de marcas “Si la norma comunitaria no prevé el trámite de renovación de marcas o éste es incompleto, deberá el juez aplicar el derecho nacional en base del principio de complementariedad previsto en el artículo 84 de la Decisión 85; teniendo en cuenta en todo caso, que la legislación nacional no puede modificar, agregar o suprimir normas que de alguna manera contradigan a la norma comunitaria o que creen figuras jurídicas sobre la cancelación, anulación o renovación del registro marcario, que no se encuentran especificante determinadas en las Decisiones Comunitarias” (Proceso 13-IP-95, G. O. Nº 207 de 29 de abril de 1996, ratificada en sentencia dentro de los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95, 32-IP-95).
A la conclusión antedicha llegó este Organo Comunitario al interpretar el trámite para renovación de marcas previsto a la Decisión 85, y declaró además que no “cabe aplicarse a la renovación un trámite o procedimiento similar al de la concesión del registro de marcas”, previsto en los artículos 60 al 68 de la Decisión 85, porque el objeto y fin de la inscripción registral y de la renovación difieren en su contenido y en sus consecuencias.
Dentro del principio de la complementariedad que debe existir entre el derecho comunitario y el nacional, cuando el primero no regule alguno o algunos aspectos o campos de la propiedad industrial, que puedan ser llenados por el derecho interno se ha de entender que “ no es admisible en ningún caso que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en la Decisión 85, o que se pretenda que continúen vigentes en el ordenamiento interno, normas nacionales que la contradigan, pues ello equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del régimen común. No se puede admitir, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella.
En tal sentido debe precisarse que tampoco sería admisible que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos. Ello equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración. Caso bien distinto, como se mostrará a continuación, es el de la competencia que sin duda conserva en todo momento la autoridad nacional para reglamentar aquellos puntos que la norma comunitaria ha dejado expresamente a su decisión, como es en el caso concreto, el de señalar cuál es la “Oficina Nacional Competente ”( Proceso 2-IP-88, “Jurisprudencia del Tribunal, Tomo I, pág. 148).
En tal virtud y tratándose el caso planteado ante el Consejo de Estado de una renovación no es aplicable al mismo el artículo 63 de la Decisión 85. El Tribunal ha emitido su fallo, en lo que a la renovación de marcas se refiere en aplicación de la Decisión 85, que es la norma vigente al momento de la presentación de la solicitud de renovación: “ La renovación de una marca se ha de sujetar en su trámite y requisitos a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido ” (Proceso 9-IP- 94, G. O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, ratificado en Proceso 13-IP-95, G. O. Nº 207 de 29 de abril de 1996).
En este último proceso mencionado, se añadió: “entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica, el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular. El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación, una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo”.
No ejercitar ese derecho, significaría “por lo tanto hacerlo extinguir”. “La renovación de una marca, de conformidad con la Decisión 85, depende de la voluntad del titular traducido en dos aspectos: la prueba de uso de la utilización de la marca y la presentación antes del vencimiento del plazo de expiración del registro de la solicitud correspondiente por parte del titular, quien podría desistir de la solicitud o renunciar al derecho que la ley marcaria le confiere”.
(Criterio ratificado en los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95, 32-IP-95). “Rechazada una renovación por falta de cumplimiento de los requisitos o por no haber sido presentada la misma, el efecto jurídico es la cancelación del registro o extinción del derecho y la disponibilidad de la marca para el público ”. En los casos de renovación de una marca, el titular tiene un derecho adquirido: la marca registrada anteriormente.
El derecho sustantivo aplicable a este caso es el derecho vigente al momento de presentarse la solicitud, porque bajo el mismo se consagra la institución de la renovación. Pero para que este derecho continúe en cabeza de su titular, deberá obtenerse oportunamente su renovación. La Decisión 85 obligaba al titular a que conjuntamente presentara la solicitud y el requisito de prueba y así debía ser por cuanto esa prueba significaba la demostración del uso.
Más claramente puede ilustrarse esa condición, si, por ejemplo, el período de inscripción de la marca finalizaba el 1º de marzo de 1990, y la solicitud se presentó el 28 de febrero, la prueba de uso no podría adjuntarse el 2 de Marzo, pues resultaría extemporánea. Por tanto, a esa fecha (2 de Marzo) la solicitud no estaba completa y feneció el plazo para renovarla.
Al citarse la siguiente doctrina, la sustentación del Tribunal tendrá una mayor amplitud. “Bajo la Decisión 85, al momento de hacer la solicitud de renovación se debían aportar las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca, ya fuera en Colombia o en otro País de la Subregión” ( Marco Matías Alemán, “Marcas”, Top Managament, Bogotá, pág. 118).
Según la Decisión 344, el uso es requisito para mantener vigente el registro. “Si no se cumple con este requisito formal, que debe acompañar a la solicitud de renovación antes de la expiración del término final para su presentación, la marca registrada se extinguirá por falta de renovación. La presentación de la declaración jurada o la acreditación del uso de la marca con posterioridad a la expiración del registro, no impedirán su extinción” (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cueras “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta S.R.L, Tomo II, pág 203.
Se aclara que en la legislación argentina se exige la declaración jurada del uso durante cinco años previo a la renovación (artículo 20 de la Ley 22362). En síntesis, en lo referente a la renovación, el Tribunal considera: a) La renovación se sujeta al trámite y a la ley vigente al momento de presentar la solicitud. b) El requisito de la demostración de uso era esencial para que se conformara el derecho a la renovación según la Decisión 85. c) La renovación surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de expiración del correspondiente período. d) La negativa de la renovación no afecta a los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca. e) La presentación de una nueva solicitud de registro sobre la misma marca, podrá efectuarse una vez que haya caducado el registro anterior. f) El registro que hubiere caducado permite al propio titular o a un tercero para solicitar la marca colocándose todos ellos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. g) Una decisión posterior que declare extinguido el requisito de la demostración de uso de la marca para gozar del derecho a la renovación, no convalida la omisión de un requisito que fue esencial, pues la prueba exigida debió cumplirse bajo la decisión que la estableció. h) La solicitud de renovación debidamente presentada con los requisitos formales y de fondo, se sujetará a la Decisión vigente en cuanto a los plazos de duración del derecho.
En el caso sub-judice no se discute la oportunidad de presentación de la solicitud, sino la falta del requisito esencial del uso de la marca, que según las informaciones extraídas del expediente, no se cumplió aún dentro de los dos meses que la administración confirió para tal hecho y aplicando el derecho interno como complementario de las normas comunitarias, “conviene advertir que lo dicho se refiere a temas o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que en la Decisión 85 puedan descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que se intente por lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas.
Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un vacío aparente que debe ser llenado dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación dada su vocación comunitaria” (Proceso 2-IP-88, G. O. Nº 33 de 26 de julio de 1988, “Jurisprudencia ”, Tomo I, págs. 147).
Estos criterios han sido recogidos y ratificados en fallos, como el pronunciado en el Proceso 10-IP- 94, G. O. Nº 177 de 20 de abril de 1995 y 13-IP-95, G. O. Nº 207 de 29 de abril de 1996). Dentro de los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95 y 32-IP-95 el Tribunal, al concretar el punto -que también es materia primordial dentro del juicio nacional- relativo a la aplicación del artículo 70 de la Decisión 85 manifestó “ se tiene que al tenor de lo dispuesto en el artículo 70 de la Decisión 85, se estableció allí una condición suspensiva para dar nacimiento al derecho de renovación de una marca, cual era la demostración de su uso.
Si esta condición no se dio porque el titular no demostró en tiempo oportuno el uso de la misma, el término de vigencia del registro de la marca expiró al vencerse el período de 5 años contados desde la fecha de su otorgamiento ” “En el evento en que no se diere la presencia de validez del registro porque éste había caducado o cumplida su fecha de vencimiento sin que hubiere podido ser prorrogado en tiempo oportuno, se estaría ante la ausencia de una situación jurídica concreta y cualquier intento de revivirla implicaría la necesidad de presentar ante la oficina nacional competente una nueva solicitud de registro ”.
Dentro de la conclusión 6 de los procesos referidos se expresó que “no se podría admitir que sea válida la renovación del registro de una marca cuya prórroga fue solicitada en vigencia de la Decisión 85 sin comprobación del uso de la misma exigido por el artículo 70 de esta norma ”, para añadir en la conclusión 7 que “dentro del régimen de la Decisión 85 del registro de una marca expiraba al transcurrir los 5 años de su otorgamiento o de su última renovación, cuando no se hubiere dado cumplimiento a la solicitud de renovación acompañada de la prueba de uso”.
Principio de aplicabilidad directa del ordenamiento jurídico andino. La actora dentro del juicio interno considera violada la norma del artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que en su texto contiene uno de los principios básicos del Derecho de Integración es la aplicabilidad directa de sus normas: “Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”, ya que a criterio de la demandante la “División de Signos Distintivos, como la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial no dieron una aplicación directa e inmediata a la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA y al artículo 99, inciso 2º de la Decisión 344 ”.
Dos principios esenciales constituyen los pilares del Derecho Comunitario: el de la preeminencia y el de la aplicación directa. Por el primero, las normas comunitarias que forman parte del ordenamiento jurídico andino, prevalecen sobre el derecho nacional el que, en el supuesto de confrontación, contradicción u oposición al derecho comuntario, queda desplazado por éste y se torna inaplicable.
Preeminencia que “conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno”.
(Proceso 6-IP-93, G. O. Nº 150 de 25 de marzo de 1994, “Jurisprudencia ”, Tomo III, pág. 99). “En cuanto al efecto de las normas de integración sobre los nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en tal caso corresponde a la comunidad.
En otros términos, la norma interna resulta inaplicable en beneficio de la norma comunitaria”. “De tal suerte, la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista”.
“La Decisión 85, en consecuencia, prevalece en principio sobre toda regulación nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con el derecho interno. De no ser así resultaría imposible alcanzar el objetivo propio del derecho de la integración, que es el de lograr un régimen uniforme para todos los países de la comunidad”.
(Proceso 2-IP-88, G. O. Nº 33 de 26 de julio de 1988, “Jurisprudencia ”, Tomo I, págs. 141 y 146). “En primer término, se hace necesario puntualizar que el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho Comunitario, como requisito básico para la construcción integracionista” ( Proceso 1-IP-87, G. O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988, “Jurisprudencia, Tomo I, pág.101).
Por otra parte, el ingreso o introducción de las normas comunitarias al derecho interno de un País Miembro, se ha canalizado a través del principio de la “aplicación directa”, que se ha definido doctrinariamente como “la capacidad de la misma, para producir efectos jurídicos en un País Miembro, sin que se requiera ningún complemento normativo de derecho interno”.
(Gil Carlos Rodríguez Iglesias, “Tribunales Constitucionales y Derecho Comunitario”, Madrid 1993, pág. 1176). Por efectos de este principio, los Países Miembros no tienen facultad para dictar normas de ninguna especie que se concreten “a la incorporación, transposición o desarrollo para darle efectividad dentro de su territorio”. (Santiago Muñoz Machado, “El Estado, el Derecho Interno y la Comunidad Europea”, Madrid 1986, pág. 143).
Las legislaciones nacionales, ni ningún órgano interno de los Países Miembros, ante la presencia de una norma comunitaria, pueden interferir su curso, a pretexto de que requieren el trámite o procedimiento de aprobación de leyes o de tratados internacionales. En consecuencia, desde este punto de vista, el principio de la aplicabilidad directa, desplaza a los órganos legislativos internos de la competencia que tienen para dictar leyes comunitarias o aprobarlos los de orden internacional.
El principio de la aplicabilidad directa, esto es que las normas comunitarias entran a formar parte del derecho interno de cada país, sin requerimientos legales o procedimientos posteriores se plasma en el artículo tercero del Tratado de Creación del Tribunal y en los artículos 27 y 228 del Reglamento de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La excepción a esta norma de carácter general está a la luz cuando la misma estipula: “Cuando su texto así los disponga, las Decisiones requerirán de incorporación al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada País Miembro”, situación que se dio con la Decisión 85, cuyo artículo 86, facultaba los Países Miembros a “adoptar las providencias que sean necesarias para incorporar el presente Reglamento en sus respectivos ordenamientos jurídicos internos dentro de los seis meses siguientes a la aprobación de esta Decisión”.
Los efectos de la aplicabilidad directa han sido resumidos por Guy Isaac, en los siguientes términos: “. La aplicabilidad directa implica, en principio un efecto positivo en favor de los particulares, a saber: la posibilidad de salvaguardar sus derechos ante los jueces de los estados miembros. Ya en el plano concreto la aplicabilidad directa consagra el derecho de los individuos a intervenir ante los jueces nacionales para asegurar el respeto que la norma comunitaria ha consagrado para ellos.
Las jurisdicciones internas contraen el deber en obligación de salvaguardar los derechos individuales que el derecho comunitario ha estatuido en una norma. 2. La aplicabilidad directa implica además un efecto de sanción respecto a los estados miembros que no han tomado las medidas de ejecución requerida para la aplicación del Derecho Comunitario.” (Manual del Derecho Comunitario General;
Editorial Ariel S. A., Barcelona, 1985, págs. 181 y 182) ”. El actor presenta su queja de que la Oficina Nacional Competente, inaplicó el artículo 3º del Tratado del Tribunal pues “la División de Signos Distintivos, como la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, no dieron aplicación directa e inmediata a la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA ”, que dispuso que la Decisión 344 regía a partir del 1º de enero de 1994, y a esa fecha el requisito de la prueba de uso de la marca, no era previo ni necesario para la renovación. Por el principio de la aplicabilidad directa, la Decisión 85 regía en todos los Países Miembros y obligaba a los Estados y a los particulares al cumplimiento de sus normas y entre ellas, la de la comprobación del uso de la marca para que la oficina nacional competente pudiera proceder a su renovación. Incumplido ese requisito la renovación no podía engendrar ningún derecho para el titular de la marca.
Del principio de la aplicabilidad directa surge también para los particulares, la facultad de hacer valer sus derechos, nacidos de las normas comunitarias, ante los jueces nacionales y de reclamar ante ellos su incumplimiento cuando actos internos o nacionales violen o contradigan a dicho derecho comunitario. En razón de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, CONCLUYE: 1.
El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es de aplicación imperativa por los Países Miembros y sus respectivos organismos, por los órganos del Acuerdo y para los particulares. 2. Las renovaciones de una marca, se sujetan a las formalidades y trámites de las Decisiones bajo las cuales se concurrió a presentar la solicitud correspondiente. 3.
Los requisitos esenciales que prevé una Decisión para la renovación deberán cumplirse al momento de presentar la solicitud, el cumplimiento tardío de los mismos, produce la extinción del derecho a la marca. 4. Las normas contenidas en el ordenamiento jurídico relativas al régimen de Propiedad Industrial, establecen claramente los requisitos para el otorgamiento de los registros de marcas y señalan específicamente los procedimientos sumarios para la renovación del registro de una marca, siendo vedado a los Países Miembros establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria, como sería la declaración por el administrador nacional del desistimiento tácito de una solicitud de renovación. 5.
La prueba de uso de la marca era un requisito esencial para su renovación, conforme al artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Según ésta el derecho a la renovación del registro marcario se encontraba sujeta a una condición suspensiva, de manera que no pudo nacer a la vida jurídica si el titular no demostró oportunamente el uso de la marca ante la oficina nacional competente.
En consecuencia, no podría admitirse como válida la renovación del registro de una marca solicitada bajo la vigencia de la Decisión 85 sin la comprobación del uso de la misma. 6. La negativa de renovación no afecta los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca. 7. Dentro del régimen de la Decisión 85 el registro de una marca expiraba al transcurrir los cinco años de su otorgamiento o de su última renovación, cuando no se hubiere dado cumplimiento a la solicitud de renovación acompañada de la prueba de uso. 8.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al momento de dictar sentencia dentro del proceso interno, en cumplimiento del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 9. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifiquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. 10.
Remitase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.