PROCESO N° 8-IP-96 Interpretación Prejudicial de la disposición transitoria primera, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; inciso 2 del artículo 99 de la misma, del artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola; y artículo 70 de la Decisión 85.
Caso: renovación de la marca “ELCHE”, expediente interno N° 3242. Quito, marzo 03, 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Manuel S. Urueta Ayola, solicita la interpretación de las siguientes normas: disposición transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; inciso 2 del artículo 99 de la misma; artículo 63 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y artículo 3 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Que el Tribunal, de acuerdo al artículo 28 del Tratado de su creación, es competente para absolver esta consulta y el Consejo de Estado de conformidad con el artículo 29 íbidem, lo es para requerirla al órgano judicial comunitario. Que la consulta cumple con los requisitos de fondo y de forma señalados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.
Que la autoridad nacional colombiana considera como hechos relevantes para la interpretación, los siguientes: “ ° PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM ALIÑOS EL CHEFF LTDA. solicitó la renovación del registro N° 116023 marca ELCHE, clase 30, período 25 de octubre de 1989 a 25 de octubre de 1994 (25 de octubre de 1989 a 25 de octubre de 1999, según el artículo 98 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena). 2° La División de Signos Distintivos, mediante la Resolución N° 35632 de 26 de agosto de 1994, ordenó el archivo de la solicitud de renovación, argumentando que no se aportó la prueba de uso de la marca. 3° Contra el acto administrativo citado en el ordinal 2°, se interpuso recurso de apelación, mediante el cual se expusieron los argumentos jurídicos por los cuales debía ser concedida la renovación del registro de la marca. 4° Mediante Resolución N° 2398 de 3 de noviembre de 1994, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución N° 35632 de 26 de agosto de 1994, por la cual se había ordenado el archivo de la solicitud”.
Que el Tribunal estima necesario ampliar otros puntos o aspectos que se derivan de la documentación que reposa en este organismo: 1. Resolución 35632 de 26 de agosto de 1994 de la División de Signos Distintivos Se fundamenta el archivo de la solicitud de renovación de la marca ELCHE solicitada por la Compañía Concentrados ARGOM ALIÑOS DEL CHEFF LIMITADA en que la misma no completó la solicitud de renovación de la marca pese al auto de requerimiento de 23 de mayo de 1989, en el que se fijaba el término de dos meses para ese efecto. 2.
Resolución 2398 de 3 de noviembre de 1994 emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que confirma la Resolución N° 35632. En esta pieza procesal se hacen las siguientes consideraciones: a) Se anota que el recurso de apelación contra la providencia dictada por el jefe de División de Signos Distintivos, se fundamentó por parte del recurrente en que “ De acuerdo con la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente, en la fecha en que fue expedida la resolución impugnada: ‘Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión’ (se resalta)”. Afirma, así mismo, que “En igual forma, de acuerdo con el segundo inciso del Art. 99 de la Decisión 344, antes citada, ' La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata '.”. b) Por su parte el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial basa su resolución en el hecho de que: “ Revisada la actuación correspondiente aparece claro que, en efecto mediante Auto N° 6596 de fecha 23 de mayo de 1989, la entonces División de Propiedad Industrial, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, requirió al interesado por una sola vez para que aportara la prueba de uso que la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena exigía como presupuesto para proceder a la renovación de los registros marcarios.
También de la actuación se hace evidente que transcurrido el término concedido, el cual, valga anotarlo, venció aún en vigencia de la citada Decisión 85, el solicitante no dio cumplimiento al anotado requerimiento, motivo por el cual, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 del Código Contencioso Administrativo operó, al vencimiento del término concedido, el desistimiento tácito de la solicitud ”. 3.
Demanda ante el Consejo de Estado presentada por la Compañía Productos Concentrados ARGOM-Aliños el CHEFF LTDA. Se recalcan los siguientes aspectos: a) Se solicita se declare la nulidad de las Resoluciones 35632 y 2398 antes referidas. b) Se insiste en que se violó la disposición transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente, en la fecha en que fueron expedidos los actos administrativos impugnados por cuanto “ tanto la División de Signos Distintivos, como la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, no dieron aplicación a la citada disposición transitoria, vale decir, no aplicaron las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, relativas a renovaciones de registros marcarios.
De suerte que, como a continuación se indica, resulta también violado el inciso 2 del Art. 99 de la citada Decisión, por ser norma aplicable en materia de renovación de registros marcarios ”. c) Advierte la Actora, que la Decisión 344 no dispuso “la necesidad de incorporar su contenido al derecho interno (mediante acto expreso en el cual se indicara la fecha de su entrada en vigor)”. d) Acusa la violación del artículo 63 de la Decisión 85 al no haber dado un plazo de 60 días en el caso de que la renovación no cumpla con los requisitos. 4.
Contestación a la demanda propuesta ante el Consejo de Estado por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. La defensa argumenta entre otras cosas que “ es claro e inequívoco que la solicitud de renovación de la marca ELCHE, certificado N° 116023, para el período comprendido del 25 de octubre de 1989 al 25 de octubre de 1994 para productos comprendidos en la clase 30a de la nomenclatura vigente fue presentada por la Sociedad Productos Concentrados Argom-Aliños El Cheff Ltda, en el año de 1989 bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena como consta en el expediente N° 302.114 por lo tanto debía decidirse esta solicitud de renovación y el recurso de apelación debía decidirse obligatoriamente y se decidió a la luz de lo previsto en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ello en virtud de lo preceptuado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 que a la letra dice: “Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban a empezar a regir.
Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al momento de su iniciación”. “Es de reiterarse que la Decisión 85 como ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas ”.
C O N S I D E R A N D O: El texto de las normas a interpretarse es el siguiente: DECISION 344 Disposiciones Transitorias: “PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. Artículo 99 ( ) inciso segundo: “La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca ”.
DECISION 85 Artículo 63.- “Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos del Artículo 60 o no se han acompañado los documentos previstos en el Artículo 61, la oficina nacional competente notificará al interesado para que en un plazo de sesenta días hábiles haga las correcciones a que hubiere lugar o presente los documentos que faltaren, sin que esto perjudique la prioridad prevista en el presente Capítulo ”.
Artículo 70.- El Tribunal considera necesario interpretar este artículo: “Para tener derecho a la renovación, el interesado deberá demostrar, ante la oficina nacional competente respectiva que esta utilizando la marca en cuestión, en cualquier País Miembro”. TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA Artículo 3.- “Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.
En la presente interpretación se analizarán los siguientes puntos: PRINCIPIO DE APLICABILIDAD DIRECTA Dentro del proceso interno planteado ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, el Tribunal Nacional, al consultar al Comunitario, en acatamiento de la disposición del artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal, remisión obligatoria, encuentra necesario desentrañar estas interrogantes: a) ¿Qué norma comunitaria debe aplicar la autoridad nacional para el caso concreto sujeto a su resolución, para la renovación de la marca ELCHE ? b) ¿Ha incumplido el administrador o la Oficina Nacional Competente con la Decisión 344 al no aplicarla en su resolución ? c) ¿Cúal es el alcance del artículo tercero del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ? Este Organismo comunitario en varios de sus fallos o sentencias ha dado el alcance al contenido del artículo tercero del Tratado del Tribunal, que abre el camino más apropiado y viable para que el ordenamiento jurídico andino, previsto en el artículo primero ibídem, tenga aplicación directa dentro de cada uno de los Países Miembros.
El mencionado artículo impone el principio de la “aplicabilidad directa” de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, que tiene como propósito el de aplicar la ley comunitaria en cada País Miembro desde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, sin necesidad de la intervención del órgano legislativo o de cualquier otra naturaleza en el orden nacional.
En tal virtud, publicada la norma comunitaria ipso facto se incorpora al ordenamiento jurídico nacional, sin perder, desde luego, su propia individualidad o independencia y característica, de preeminencia ante el derecho interno en caso de contradicción o contraposición entre uno u otro, desplazando, en estos supuestos, el derecho comunitario al nacional, el cual se torna en inaplicable.
La Decisión 344, como norma comunitaria, está revestida de los dos principios antes expuestos: el de preeminencia y el de aplicabilidad directa, con la salvedad que comenzó a regir no desde su publicación en la Gaceta Oficial (29 de Octubre de 1993) sino desde el 1 de enero de 1994, en aplicación a la excepción contenida en el artículo tercero, del Tratado del Tribunal, que permite que se fije una fecha posterior para que una Decisión sea aplicable en los Países Miembros.
La aplicabilidad directa del derecho comunitario de la Subregión, exime a los jueces nacionales del examen o del análisis de si esta vigente o no una norma comunitaria que ha sido ya publicada conforme al procedimiento comunitario. Ellos y cualquier otra autoridad tienen la obligación de aplicar en sus actos judiciales o administrativos, el derecho comunitario, sin que puedan resistirse a esa aplicación aún a pretexto de que exista una norma nacional anterior o posterior contraria a la comunitaria.
La aplicabilidad directa es una obligación que nace por si misma y sin requerimiento o declaración de ninguna especie. En el presente, la autoridad nacional emisora de las resoluciones impugnadas ante el Consejo de Estado, no ha rechazado la aplicabilidad de la Decisión 344, así por lo menos entiende este Tribunal. En consecuencia, la Oficina Nacional ha acatado el principio de la aplicabilidad directa de una norma comunitaria.
Con esta consideración, el Tribunal, responde, en esta parte, una de las primeras interrogantes, que al formular la consulta, parece interesar al Tribunal colombiano. El tratadista español Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, refiriéndose al principio de la aplicación directa del derecho comunitario ha dicho: “El derecho comunitario, por consiguiente, además de ser un ordenamiento jurídico autónomo, con su propio sistema de producción normativa, posee una fuerza específica de penetración en el orden jurídico interno de los Estados Miembros nacida de su propia naturaleza, que se manifiesta en su aplicabilidad inmediata y, fundamentalmente en su efecto directo y su primacía. “La aplicabilidad inmediata significa que la norma comunitaria adquiere, automáticamente, de por sí, estatuto de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que va dirigido.
Ello supone que la norma comunitaria se integra de pleno derecho a ese orden interno, sin necesidad de ninguna formula especial de introducción o de recepción, que se impone en cuanto tal derecho comunitario y que genera en todo juez nacional la obligación de aplicarla” (“El Juez nacional como Juez Comunitario”, Editorial Civitas, Madrid 1993, págs. 51 y 52).
La Jurisprudencia comunitaria andina ha fijado el alcance de la aplicación directa a partir de la sentencia de nulidad del 10 de Junio de 1987 ( Proceso N° 2-N-86, G.O Nº 21 de 15 de Julio de 1987, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, BID/INTAL, Buenos Aires 1994, tomo I, pág. 90) al expresar que “ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de Integración que se cumple en una Comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino”, (ratificado en recientes sentencias dentro de los Procesos 29-IP-95, 30-IP-95 y 32-IP-95).
El Tribunal Andino en el fallo dentro del Proceso 2-IP-88 sobre el tema expresó: “En otros términos, el reglamento sobre marcas contenido en la Decisión 85 corresponde a la categoría de las resoluciones que han sido llamadas “self executing” y que se caracterizan por ser aplicables directamente y en términos de absoluta igualdad en todos los Estados Miembros.
Estos, frente a la norma comunitaria, no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del derecho comunitario ” (G.O. N° 33 del 26 de Julio de 1988, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena” BID/INTAL, Buenos Aires 1994, tomo I, págs. 143 y 144).
LA APLICABILIDAD DE LA LEY EN EL TIEMPO La actora en el juicio nacional o interno, advierte que la Oficina Nacional Competente en sus resoluciones, no ha reconocido la vigencia de la Decisión 344 y no la ha aplicado en consonancia con la disposición transitoria primera. Y de esta alegación el Tribunal colombiano, solicita la interpretación de esta norma comunitaria, para definir cuál disposición aplica al caso concreto.
Dicha norma, observa el Tribunal Andino, no abarca el principio de la aplicación directa del derecho comunitario, sino hace relación a un tema más profundo, como es la “aplicación de la Ley en el tiempo” que ha originado el pronunciamiento de tantas escuelas y doctrinas. Dentro del Proceso 01-IP-94 el Tribunal hizo un amplio análisis de los “conflictos de leyes en el tiempo” o de “aplicación de la ley en el tiempo” y en esta ocasión expresó: “El estudio de la vigencia temporal de la ley es, por consiguiente, la determinación del período de tiempo durante el cual tiene la ley carácter obligatorio.
Pretendemos investigar cuándo entra en vigor un ley, cuándo cesa de estarlo y en virtud de qué circunstancias rige a veces relaciones jurídicas nacidas fuera de su período de vigencia o, a la inversa, no rige relaciones jurídicas que nacieron en el período mencionado”. (SANCHEZ-COVISA HERNANDO, Joaquín: “La vigencia temporal de la ley en el ordenamiento jurídico venezolano”.
Ediciones de la Contraloría General de la República de Venezuela, 1976 Págs. 95, 118 y siguientes). “Implícito en la ‘vigencia temporal de la ley’ aparecen por tanto, y esencialmente, dos problemas, atañederos al presente caso y ambos también de relevancia en la interpretación de la jurisprudencia de este Tribunal Andino, y son los que el mismo SANCHEZ COVISA resume en forma admirable; a saber: “1° La determinación de los dos instantes precisos en que una ley empieza a ser obligatoria y deja de ser obligatoria.
De una ley situada entre esos dos momentos puede en efecto proclamarse que “está vigente”. Antes o después podrá ser un proyecto de ley, una ley en formación, una ley derogada o anulada, pero en ningún caso una ley vigente. Esto es lo que podríamos llamar “vigencia in abstracto de la ley”, ya que tal vigencia tiene lugar aunque no exista ninguna situación de hecho concreta a la que pueda aplicarse.
“2° La determinación de las situaciones de hecho a las que no se aplican, a pesar de estar vigente, o a las que se aplica a pesar de haber cesado de estar vigente..”. Esto es lo que podríamos llamar “vigencia in concreto de la ley”, ya que tal vigencia tiene lugar con relación a situaciones de hecho concretas, prescindiendo de la vigencia abstracta de la norma.
“La vigencia in abstracto de la ley supone un estudio de la ley, como fuente de producción del Derecho, en los momentos inicial y terminal de su existencia. La vigencia in concreto de la ley supone, por el contrario, un estudio de las situaciones de hecho sobre las cuales desarrolla la ley su fuerza vinculante. “Lo primero es un problema de la teoría general de la ley.
Lo segundo es uno de los grandes capítulos en que se divide la teoría del conflicto de leyes”. (Obra y págs. ya señaladas). “Observa el Tribunal: “Vigencia ‘in abstracto’, vigencia ‘in concreto’: ‘Una y otra cuestión tienen, sinembargo, un profundo nexo sistemático, que es, en sustancia, la dimensión temporal de la fuerza obligatoria de la ley” (SANCHEZ COVISA).
Aspectos ambos de un mismo y único problema relativo a la ‘dimensión temporal de la fuerza obligatoria de la ley’” (G.O N° 164 del 2 de Noviembre de 1994, “Jurisprudencia ” tomo III, pág. 127). En la misma sentencia y con respecto a los derechos adquiridos el Tribunal ha dicho: “Como fácilmente se colige de su lectura, la transcrita Disposición Transitoria, y las otras normas comunitarias equivalentes, a ella, consolidan la vigencia del derecho de Propiedad Industrial válidamente concedido al amparo de una legislación sustituida, sólo hasta por el plazo señalado en la misma norma derogada, plazo durante el cual la marca habrá de desplegar todos sus efectos, si hubiere cumplido las formalidades posteriores esenciales para que su eficacia se produzca, incluido los efectos que pudieren preverse en el régimen establecido por una eventual nueva normativa, si ésta sobreviniere y le fuere aplicable”.
(Proceso 1-IP- 94, G. O. N° 164 de 2 de noviembre de 1994, “Jurisprudencia ”, Tomo III, pág. 135). En la conclusión cuarta dentro de esta sentencia se lee: “Una marca tendrá la duración fijada por la norma bajo cuyo imperio fue concedida u otorgada, a menos que una disposición posterior, sustitutoria de aquella que diera nacimiento al acto de concesión, estableciere expresamente lo contrario, dejando a salvo los derechos legítimamente adquiridos al amparo de la normativa derogada”.
(“Jurisprudencia ”, Tomo III, pág. 143). El reconocimiento de los derechos adquiridos frente a la sustitución de nuevas disposiciones comunitarias fue también materia de análisis por parte del Tribunal en el Proceso 2-IP-94, (G.O. N° 160 de 21 de Julio de 1994, "Jurisprudencia ”, Tomo III, pág. 149): “ La sustitución de la Decisión 85 frente al caso que nos ocupa, plantea el apasionante tema de los conflictos de leyes en el tiempo.
En ese aspecto, los autores modernos desde la obra de Paul Roubier suelen referirse al problema central del derecho transitorio, para enunciar tres posiciones con respecto a la acción de una ley en el tiempo: la retroactividad misma, su efecto inmediato y la supervivencia de la ley antigua. En el presente se está frente a las dos últimas posiciones sobre este tema, las cuales nos dan la orientación para definir las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena que han de interpretarse.
“No obstante reconocer lo complejo de dar aplicación a estas dos opciones, es indispensable referirse a la existencia de un doble fenómeno: de un lado la supervivencia de la ley antigua, y del otro la aplicación inmediata de la ley nueva. Debe aludirse a ellos porque ambos han sido considerados en la técnica de legislar adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que deja a salvo los derechos concedidos por la legislación pre-existente, para permitir que en lo relativo a su uso, goce y ejercicio se dé aplicación a las normas contenidas en la nueva ley, como han sucedido precisamente con los artículos 85 de la Decisión 85 y los transitorios Cuarto de la Decisión 313 y Primero de la Decisión 344.
“ Supervivencia de los efectos de la Ley antigua “En un curso dictado en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, bajo el título “Los Conflictos de Leyes en el Tiempo” M. E. Szaszy desde el año de 1935 señala que el sistema de la supervivencia de la ley parte del postulado de la unidad de tratamiento de una situación jurídica concreta.
Se explica este fenómeno en razón de la necesaria confianza que la norma jurídica deberá otorgar para la estabilidad de los derechos individuales. Así se llega a la regla generalmente aceptada (con las exposiciones a que nos hemos referido) de que las leyes nuevas no puedan surtir efecto sobre un hecho cumplido (tempus regit factum) o, a nuestro juicio, sobre una situación jurídica concreta.
En términos de la aplicación de la ley, esta tendencia refleja el fenómeno que algunos denominan de “ultra-actividad de la ley. “El postulado anterior se basa en el acatamiento al principio de no retroactividad de la ley, por la cual la norma legal nueva debe respetar el pasado. Este principio ha sido reconocido expresa y uniformemente en la legislación comunitaria, particularmente en las Decisiones sobre propiedad industrial citadas atrás, como lo destacan las sentencias del Tribunal 1-IP- 88 y 6-IP-93 (Gacetas Oficiales N° 33 de 26 de julio de 1988 y 150 de 25 de marzo de 1994)” En fallos recientes (Procesos 29, 30, 32-IP-95), interpretando esta misma disposición transitoria (Primera de la Decisión 344), el Tribunal manifestó: “La Comisión del Acuerdo de Cartagena en su técnica legislativa ha sido cuidadosa en establecer mecanismos adecuados para las situaciones jurídicas preexistentes al momento de entrar a regir la ley comunitaria, fueran atendidas y consideradas.
En esta forma la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, previó la situación de los derechos adquiridos optando por homologar todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa andina, previendo que el derecho de propiedad industrial validamente otorgado, subsistirá por el tiempo en que hubiere sido concedido.
Aplicadas las reglas de tránsito legislativo a que se refiere la disposición transitoria primera al caso del registro de propiedad industrial, concedido válidamente bajo el imperio de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a él le serían atribuirles los postulados de protección del derecho adquirido o de la situación jurídica concreta, por parte del ordenamiento jurídico que le sirvió de origen y que continuará amparándolo mientras subsista la validez del registro.
En el evento en que no se diere la presencia de validez del registro porque éste había caducado o cumplida su fecha de vencimiento sin que hubiere podido ser prorrogado en tiempo oportuno, se estaría ante la ausencia de una situación jurídica concreta y cualquier intento de revivirla implicaría la necesidad de presentar ante la oficina nacional competente una nueva solicitud de registro dentro de los términos establecidos en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.
LEY APLICABLE PARA LAS RENOVACIONES Al juez consultante, como se dice en párrafos anteriores, le interesa que este Tribunal precise el alcance de los artículos 63 y 70 de la Decisión 85, respecto a la renovación de las marcas, y en consecuencia, determinar qué norma aplicar para ese procedimiento. El registro y la renovación constituyen figuras jurídicas diferentes, pues mientras en la primera se discute el nacimiento del derecho de manera que pueda existir en su trámite oposiciones y enervamiento del derecho por parte de terceros, en la renovación en cambio, se parte del hecho de que quien renueva es titular de la marca; la pretensión del solicitante de una renovación no es sino la de prolongar o continuar su derecho al uso exclusivo de la marca.
Por ello en la renovación no se admiten oposiciones ni se faculta al administrador para efectuar el análisis de registrabilidad, obligatorio para el registro de una marca. Este criterio está contenido en el fallo 13-IP-95. Entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular.
El derecho original del titular de una marca queda fijado y determinado con la inscripción o registro de la marca, constituyendo la renovación una continuidad o prolongación de ese hecho en el tiempo. “En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos. La renovación no es sino la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia. No cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite del registro.
Estas materias o puntos podrían ser objeto de otras acciones que la norma comunitaria consagra como es el caso de la nulidad del registro”. En lo que respecta a la norma aplicable para la renovación este Tribunal ha firmado que “La renovación de una marca se ha de sujetar a su trámite y requisitos a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido ” (Proceso 9-IP-94-G.O. N° 180 del 10 de Mayo de 1985, ratificado en Procesos 13-IP-95, G.O. N° 207 del 29 de abril de 1995 y 3-IP-96).
En la fecha en que fue presentada la solicitud para la renovación de la marca “ELCHE”, esto es en el año de 1989 regía en la Subregión Andina, como norma comunitaria en materia de marcas de fábrica, la Decisión 85 que concretamente se refería a la figura de la renovación en el artículo 70 de la misma.
ARTICULO 63 DE LA DECISION 85 En el proceso 5-IP-95 (G. O. N° 179 del 28 de abril de 1996 y 231 de 17 de octubre de 1996), el Organo comunitario fue categórico al expresar: “El artículo 63 no es aplicable a las solicitudes de renovación por cuanto claramente es un artículo de remisión a los artículos 60 y 61, aplicables sólo a la “ solicitud de registro de una marca” el primero y a los documentos que “a la solicitud deberá acompañarse”.
A qué solicitud se refiere?, pues siguiendo al contexto de la Sección II de la Decisión 85 sobre “Procedimiento de registro” está muy claro que se refiere a la que da inicio al trámite de inscripción no siendo pues aplicables a la solicitud de renovación las normas sobre el registro inicial de marcas”. A esta conclusión llegó el Tribunal al hacer el examen o análisis de la sección segunda de la Decisión 85, (artículos 60 al 68), que contempla las disposiciones para el procedimiento de registro de una marca, al interpretar que la renovación no significa creación del derecho sino continuación del mismo en el tiempo y al establecer las diferencias entre el registro y la renovación en cuanto a su objetivo.
En el Proceso 13-IP-95, refiriéndose al mismo asunto, el fallo dice: “El registro de la marca y la renovación de la misma son figuras jurídicas diferentes en los fines que cada una persigue; y, en tal virtud no cabe aplicarse a la renovación un trámite o un procedimiento similar o semejante al de la concesión del registro de la marca, en el cual se pueden discutir eventualmente derechos de terceros o causales de irregistrabilidad que no se presentan dentro de la renovación”.
“La sección segunda de la Decisión 85 (artículos 60 y 68) contempla las disposiciones para el procedimiento de registro de una marca. Su inaplicabilidad para el trámite de renovación es evidente, por consideraciones diferentes que miran al objetivo del registro y de la renovación, la que, hasta por un sentido práctico, debe tramitarse sumarísimamente por cuanto el goce o la continuación del goce de un derecho no puede estar suspendido indefinidamente o sujeto a un engorroso procedimiento como sucede con el registro de marcas”.
REQUISITOS PARA RENOVAR UNA MARCA SEGUN EL ARTICULO 70 DE LA DECISION 85 El artículo 70 de la Decisión 85, exige como requisito único y sustancial o esencial para la renovación de una marca, la presentación de la prueba o demostración del uso de la marca conjuntamente con la respectiva solicitud, de tal modo y alcance que de no presentarse la solicitud o presentándose ésta sin el requisito indicado, daría lugar a la caducidad o extinción del derecho.
Sobre esta norma comunitaria, el Tribunal en sentencia dentro del indicado Proceso 01- IP-94, falló en estos términos: “ f) Respecto a la interpretación también expresamente solicitada por el juez nacional, del artículo 70 de la Decisión 85, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena ratifica fallos de 8 de febrero de 1991 (Proceso 1-IP-91, caso HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.), éste a su vez confirmatorio de la sentencia de 22 de octubre 1990, emitida en Proceso 6-IP-90 de la misma empresa).
El criterio que de ambos se desprende, aplicable al presente caso de interpretación es, el de que, en efecto, por lo que toca al requisito (Decisión 85, artículo 70) de que para tener derecho a la renovación de una marca, debe su titular demostrar la utilización por él de la misma ” (“Jurisprudencia ”, tomo III, pág. 137). La presentación de la prueba de uso a que se refiere la Decisión 85 no es un mero aspecto procedimental sino un requisito esencial para la renovación. Por lo tanto su omisión invalida por si misma la renovación y hace extinguir el registro de la marca.
Criterios doctrinales sustentan también la tesis del Tribunal: “Bajo la Decisión 85, al momento de hacer la solicitud de renovación se debían aportar las pruebas tendientes a demostrar el uso de la marca, ya fuera en Colombia o en otro País de la Subregión” ( Marco Matías Alemán, “Marcas”, Top Managament, Bogotá, pág. 118). Según la Decisión 344, el uso es requisito para mantener vigente el registro.
“Si no se cumple con este requisito formal, que debe acompañar a la solicitud de renovación antes de la expiración del término final para su presentación, la marca registrada se extinguirá por falta de renovación. La presentación de la declaración jurada o la acreditación del uso de la marca con posterioridad a la expiración del registro, no impedirán su extinción” (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas “Derecho de Marcas”, Editorial Heliasta S.R.L, Tomo II, pág 203.
Se aclara que en la Legislación Argentina se exige la declaración jurada del uso durante cinco años previo a la renovación (artículo 20 de la Ley 22362). EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA RENOVACION DE LA MARCA SEGUN EL ARTICULO 70 La omisión del requisito esencial de presentación, conjuntamente con la solicitud de renovación, de la prueba de uso de la marca no puede llevar sino a su nulidad, la que produce el efecto de no hacer nacer el derecho a la renovación, produciéndose en definitiva la extinción del derecho.
Dentro de las recientes sentencias correspondientes a los Procesos 29- IP-95, 30-IP-95 y 32-IP-95 el Tribunal, al concretar el punto que también es materia primordial a este caso, dentro del juicio nacional como es el de la aplicación del artículo 70 de la Decisión 85, manifestó “ que al tenor de lo dispuesto en el artículo 70 de la Decisión 85, se estableció allí una condición suspensiva para dar nacimiento al derecho de renovación de una marca, cual era la demostración de su uso.
Si esta condición no se dio porque el titular no demostró en tiempo oportuno el uso de la misma, el término de vigencia del registro de la marca expiró al vencerse el período de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento ” “En el evento de que no se diera la presencia de validez de registro porque éste había caducado o cumplida su fecha de vencimiento sin que hubiere podido ser prorrogado en tiempo oportuno, se estaría ante la ausencia de una situación jurídica concreta y cualquier intento de revivirla implicaría la necesidad de presentar ante la oficina nacional competente una nueva solicitud de registro ”.
Dentro de la conclusión 6 de los procesos referidos se expresó que “no se podría admitir que sea válida la renovación del registro de una marca cuya prórroga fue solicitada en vigencia de la Decisión 85, sin la comprobación del uso de la misma exigido por el artículo 70 de esta norma ”, para añadir en la conclusión 7 que “dentro del régimen de la Decisión 85 el registro de una marca expiraba al transcurrir los cinco años de su otorgamiento o de su última renovación, cuando no se hubiere dado cumplimiento a la solicitud de renovación acompañada de la prueba de uso”.
Toca determinar desde cuando se produce la extinción del derecho bajo los supuestos del artículo 70: a) No se presenta solicitud alguna antes del vencimiento del plazo b) Se presenta la solicitud sin el requisito del uso de la marca En el primer caso la marca se extingue cuando haya expirado el plazo de su vigencia esto es según la Decisión 85, al concluir los 5 años, sin que se requiera resolución alguna por parte de la autoridad administrativa.
En el segundo caso, esto es cuando la solicitud se ha presentado antes del vencimiento del plazo conferido pero no se ha acompañado del requisito de la prueba de uso; en este supuesto será necesario esperar la resolución administrativa que deniegue la solicitud; el derecho del titular de la marca permanecerá latente hasta que implícitamente o explícitamente -por efectos del silencio administrativo- se haya producido la denegación de la marca.
La Oficina Nacional Competente, dentro de su juzgamiento apreciará la legalidad y validez de las actuaciones administrativas conforme a las normas vigentes en el momento en que ellas se efectuaron (ver Proceso 5-IP-94, G.O. N° 177 del 20 de abril de 1995). En cualquiera de los casos, el efecto de la extinción del derecho sobre el registro de la marca, se retrotrae al momento en que concluyó el plazo o período anterior de registro o de renovación, quedando la marca a disponibilidad del público y tanto el titular anterior como los nuevos interesados en la inscripción de la marca están en igualdad de condición para solicitar el nuevo registro sobre esa misma marca, sin que pueda admitirse, mientras no se extinga el derecho, una solicitud de registro sobre esa misma marca u otras similares.
(Proceso 13-IP-95, y Proceso 3-IP- 96). En tanto que, la negativa de renovación, no afecta a los derechos previamente adquiridos por el titular de la marca, los que permanecen en vigor hasta que se produzca la causal de extinción prevista en la norma, o la resolución administrativa negando implícita o explícitamente dicha renovación. En síntesis, en lo referente a la renovación, el Tribunal considera: a) La renovación se sujeta al trámite y a la ley vigente al momento de presentar la solicitud. b) El requisito de la demostración de uso era esencial para que se conformara el derecho a la renovación según la Decisión 85. c) La renovación surtirá efectos desde el día siguiente a la fecha de expiración del correspondiente período. d) La presentación de una nueva solicitud de registro sobre la misma marca, podrá efectuarse una vez que haya caducado el registro anterior. e) El registro que hubiere caducado permite al propio titular o a un tercero para solicitar la marca colocándose todos ellos en la misma situación jurídica, como si se tratara de un nuevo registro. f) Una decisión posterior que declare extinguido el requisito de la demostración de uso de la marca para gozar del derecho a la renovación, no convalida la omisión de un requisito que fue esencial, pues la prueba exigida debió cumplirse bajo la decisión que la estableció. g) La solicitud de renovación debidamente presentada con los requisitos formales y de fondo, se sujetará a la Decisión vigente en cuanto a los plazos de duración del derecho.
Por lo tanto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA C O N C L U Y E: 1. El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es de aplicación imperativa por los Países Miembros y sus respectivos organismos, por los órganos del Acuerdo y para los particulares. 2. Las renovaciones de una marca, se sujetan a las formalidades y trámites de las Decisiones bajo las cuales se concurrió a presentar la solicitud correspondiente. 3.
Los requisitos esenciales que prevé una Decisión para la renovación deberán cumplirse al momento de presentar la solicitud; el cumplimiento tardío de los mismos, produce la extinción del derecho a la marca. 4. Las normas contenidas en el ordenamiento jurídico relativas al régimen de Propiedad Industrial, establecen claramente los requisitos para el otorgamiento de los registros de marcas y señalan específicamente los procedimientos sumarios para la renovación del registro de una marca, siendo vedado a los Países Miembros establecer requisitos adicionales no contemplados en la ley comunitaria, como sería la declaración por el administrador nacional del desistimiento tácito de una solicitud de renovación. 5.
La prueba de uso de la marca era un requisito esencial para su renovación, conforme al artículo 70 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Según ésta el derecho a la renovación del registro marcario se encontraba sujeta a una condición suspensiva, de manera que no pudo nacer a la vida jurídica si el titular no demostró oportunamente el uso de la marca ante la oficina nacional competente.
En consecuencia, no podría admitirse como válida la renovación del registro de una marca solicitada bajo la vigencia de la Decisión 85 sin la comprobación del uso de la misma. 6. Dentro del régimen de la Decisión 85 el registro de una marca expiraba al transcurrir los cinco años de su otorgamiento o de su última renovación, cuando no se hubiere dado cumplimiento a la solicitud de renovación acompañada de la prueba de uso. 7.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al momento de dictar sentencia dentro del proceso interno, en cumplimiento del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 8. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifiquese esta sentencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. 9.
Remitase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.