PROCESO Nº 10-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez; e interpretación de oficio de los artículos 56, 58 literales a) y c) y 76 de la Decisión 85 y 113 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344.
Caso: Nulidad del registro de la marca "COLSUBSIDIO", de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO. Expediente Interno N° 3007. Quito, septiembre 24 de 1997 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, y remitida por intermedio del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, dentro del Proceso Interno N° 3007, en el cual el abogado Carlos Adolfo Chávez Fabre, actuando en su propio nombre "y en interés general" requirió la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 012818 de 12 de diciembre de 1985, expedida por la hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca "COLSUBSIDIO" en favor de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO, para distinguir servicios comprendidos en la clase 42 del nomenclator Internacional de Niza.
El Consejero Ponente, en el informe sucinto a que se refiere el literal c) del artículo 61 del precitado Estatuto, considera como hechos relevantes para la Interpretación Prejudicial, los siguientes: "1° El 9 de diciembre de 1982, la Caja Colombiana de Subsidio Familiar, en adelante COLSUBSIDIO, por intermedio de apoderado, solicitó a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca "COLSUBSIDIO" para distinguir servicios varios de los prestados por hoteles, restaurantes, cafeterías, clínicas, hospitales, centros de salud, consultorios, guarderías y similares, comprendidos en la clase 42 del Decreto 755 de 1972, y publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones contra el registro de dicha marca.
"2° Mediante la resolución cuya declaratoria de nulidad se impetra, previa consideración acerca de "Que la solicitud de registro de la marca contenida en las presentes diligencias reúne los requisitos previstos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena", se concedió el registro de la marca. "3° La parte actora aduce, en resumen, lo siguiente: - Que en razón al carácter genérico que posee la marca COLSUBSIDIO, ella incumple la función distintiva que le permite diferenciar los productos de una empresa con la otra. - Que el vocablo admitido como marca constituye un ámbito general que incorpora especies o categorías de servicios que integran un género y que, por lo tanto, " la función diferenciadora en cuanto a los servicios que se pretende distinguir, subsidios, es inexistente", e impide que terceros puedan prestar servicios de aquellos que incluye la clase internacional para lo cual se concedió su registro. - Que " Se trató de identificar el servicio que se incorpora con la Clase 42 Internacional, con el término genérico subsidio, antecedido de la partícula denominativa COL, la cual constituye una indicación de procedencia que es igual que las denominaciones de origen, tienen una denominación colectiva, esto es, que el derecho de EXCLUSIVA pertenece a todas las empresas radicadas " en Colombia. - "Que la marca COLSUBSIDIO sirve para describir servicios, los cuales forman parte de un subsidio, y por lo mismo se confunde con el registro marcario subsidio.
"4° Por su parte, el apoderado judicial de COLSUBSIDIO sostiene lo siguiente: - Que la expresión COL tiene significado propio en el idioma español, el cual no guarda relación alguna con Colombia o con cualquier otra región. - Que la expresión COL tiene diferentes significados en otros idiomas, de tal manera que la misma no puede constituir una denominación de origen o indicación de procedencia. - Que la expresión COL es utilizada por un sinnúmero de regiones geográficas, sin que se pueda afirmar que la misma identifica a una región geográfica determinada. - Que las indicaciones de procedencia directas requieren la utilización completa del nombre del lugar geográfico, por lo cual la expresión COL no es una de ellas. - Que las indicaciones de procedencia indirectas incorporan banderas, paisajes, trajes típicos, etc. u otra representación que permita inferir la procedencia del producto y por ello la expresión COL no constituye una indicación indirecta de procedencia. - Que el radical COL, de la marca COLSUBSIDIO, no es indicativo de la procedencia de ningún producto, pues dicho registro de marca ampara servicios comprendidos en la clase 42 internacional. - Que aún en el evento de considerarse al radical COL como una indicación de procedencia, el mismo no afectaría la legalidad de la marca COLSUBSIDIO, por cuanto la misma no genera confundibilidad en el público consumidor respecto del origen de los servicios que ella presta. - Que por el contrario, la marca COLSUBSIDIO es distintiva, al punto que ella es notoria entre el público consumidor".
El Tribunal considera necesario extraer los puntos esenciales de otros documentos agregados al proceso interno: I. Demanda ante el Consejo de Estado El actor al impugnar el registro de la marca COLSUBSIDIO como genérica, se fundamenta en que una marca no puede ser tal, "cuando la denominación por sí sola incorpora el producto o servicio que se pretende distinguir", y en el caso concreto basta pronunciar el vocablo para identificar automáticamente el servicio con todas sus características, entablándose una íntima relación entre el vocablo COLSUBSIDIO y el servicio que el mismo distingue, como es, ofrecer al público una serie de ventajas, servicios, beneficios, privilegios, etc., "lo que sumado en conjunto significa ‘SUBSIDIO’".
Expresa el demandante que "así las cosas el acto jurídico que concedió el registro de marca COLSUBSIDIO viola esta norma ya que sirve para describir servicios, los cuales como ya se dijo forman parte de un subsidio, y por lo mismo se confunde con el registro marcario subsidio". II. Contestación de la demanda Por haber sido también demandada, la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR, COLSUBSIDIO, en su contestación sustenta las siguientes alegaciones: a) La concesión de la marca se efectuó bajo los requisitos establecidos en los artículos 56, 58, 59, 60 y 61 de la Decisión 85 y que bajo esas normas se procedió al estudio de registrabilidad de la marca por parte de la Oficina Nacional Competente. b) Contradice la demanda como inepta, por cuanto no debía sustentarse en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, sino, en el artículo 596 del Código de Comercio. c) Acusa al actor que incurrió "en grave error al enjuiciar el acto administrativo demandado" con fundamento, entre otros, en la violación de los artículos 81 y 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "toda vez que dichas normas no estaban vigentes para el momento en que se profirió el acto administrativo aquí demandado" y el mismo debe ser juzgado a la luz del derecho vigente al momento de su expedición y no con la legislación posterior. d) Con la marca COLSUBSIDIO "no se distingue, como lo afirma el actor, servicios de SUBSIDIOS, sino aquellos servicios señalados en el numeral 2° de la Resolución atacada", entre otros Supermercados, servicios prestados en las clínicas, servicios prestados por hoteles, restaurantes, etc. e) Sostiene en su defensa que la expresión SUBSIDIO no es un servicio en sí mismo, sino que los productos o servicios prestados por las Cajas de Compensación Familiar son subsidiados dentro de un programa de seguridad social.
En efecto, "el subsidio familiar, puede ser de un lado el subsidio familiar monetario, que implica un incremento de los ingresos reales y nominales de los trabajadores y, de otro lado, mediante la atención al núcleo familiar a través del subsidio en servicios o en especie reconocido en salud, nutrición, educación, vivienda, crédito de fomento para industrias familiares, recreación y mercadeo, que conllevan un aumento en la capacidad adquisitiva de la población".
(El resaltado y subrayado son del texto de origen). f) Ratifica que la expresión SUBSIDIO no es un término genérico pues no identifica a un servicio y mucho menos a un servicio ni a un producto, sino que obedece "a una calificación jurídica ligada a un producto o servicio que es prestado a un menor costo ". g) Sobre el calificativo dado por el actor de que el vocablo COL es una denominación o indicación de origen, la demandada niega este hecho con el argumento de que "Colombia no es la única región geográfica que hace uso de la raíz COL para formar su nombre y por vía ejemplificativa anota otros como Colombia en México, Colonia en Alemania, Colón en Panamá, etc. h) Advierte que la indicación de procedencia solamente se predica de la expresión que directa o indirectamente se consigna sobre un artículo, producto o mercancía y no frente a un servicio y que por lo tanto las denominaciones de origen como las indicaciones de procedencia son aplicables sólo a las marcas de producto. i) Sobre la descriptibilidad de la marca COLSUBSIDIO refuta que no es de tal naturaleza por cuanto no describe ningún servicio, sino por el contrario identifica los servicios prestados por la marca; ni que tampoco describe el supuesto servicio de subsidio porque el mismo no existe.
III. Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio En el respectivo escrito se hace mención a lo siguiente: a) Que la Decisión 85 era el ordenamiento legal vigente en materia de Propiedad Industrial y aplicable al asunto que nos ocupa, pues la Decisión 344 "solamente entró a regir el 29 de octubre de 1993". b) Que la Oficina Nacional Competente, según el trámite vigente a la fecha, cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 60 y 61 de la Decisión 85, entre otros la publicación de la solicitud, la que no recibió oposiciones, ni siquiera de la parte demandante; en virtud de todo ello se aplicó el artículo 67 de dicha normativa comunitaria que a la letra dice "si no se presentaren oposiciones o éstas fueran rechazadas la Oficina Nacional Competente expedirá el certificado de registro".
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONSIDERANDO
Que tiene competencia para interpretar las normas del Ordenamiento Jurídico Andino, en virtud de lo preceptuado por el artículo 28 de su Tratado de Creación, y que el Juez Nacional, por su parte al solicitar dicha interpretación ha dado cumplimiento al artículo 29 ibídem. Que la solicitud reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).
Que el Tribunal dentro de su facultad de ampliar o restringir los preceptos solicitados para interpretación, considera que los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 no son aplicables al caso, según lo que más adelante se dice y por lo tanto su interpretación es innecesaria. Estima procedente la interpretación del artículo 113 de la Decisión 344, y la disposición transitoria primera de la misma, así como de los artículos 56, 58 literales a) y c) y el artículo 76 de la Decisión 85.
Las normas que se interpretan son: DECISIÓN 85: "Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos" "Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: "a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;
( ) "c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma, y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios". "Artículo 76.- El registro de una marca será cancelado de oficio o a petición de parte por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento".
DECISIÓN 344: "Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión". " " DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: "Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.
En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión". LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA PRESENTAR UNA DEMANDA DE NULIDAD DE UNA MARCA Como en todo proceso de contradicción, en el juicio impugnatorio de la validez del registro existen dos partes procesales: por un lado, la ADMINISTRACION PUBLICA (demandada), como autora o emisora del acto administrativo de concesión del registro; y, de otro, el particular (actor) que recurre en defensa de sus intereses lesionados.
Sin embargo, en el proceso de anulación del registro, el titular de los derechos derivados del acto administrativo participa como verdadera parte demandada, a la cual se le oirá y se le permitirá un integral ejercicio de su derecho a la defensa. En el artículo 113 de la Decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario "DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA".
En el primer supuesto, la propia autoridad nacional competente -administrativa o judicial- puede decretar la nulidad del registro, observando el procedimiento establecido por la legislación interna. La participación de dicha autoridad en esta clase de acciónes permite la protección del interés público. La segunda posibilidad para estar legitimado activamente en un procedimiento de nulidad del registro es la de ser "parte interesada".
Para iniciar una acción de nulidad ante la autoridad nacional competente, sea ésta un órgano administrativo con facultad jurisdiccional o sea un órgano judicial civil en ejercicio de la jurisdicción contencioso administrativa, o uno con funciones exclusivamente contencioso-administrativas, es preciso acreditar un INTERÉS JURÍDICAMENTE PROTEGIDO.
En consecuencia, la legitimación se da por interés, a diferencia de las acciones populares, en las cuales no se requiere una verdadera legitimación. Para Cabanellas, parte interesada es, "procesalmente, quien puede aducir un interés legalmente protegido como base o fundamento de la acción". (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo VI, 23 Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1994).
El particular que intente accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, pretendidamente inválido, previamente debe acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo en su favor. Este interés para actuar, además, ha de ser actual, no eventual o potencial, pues el ejercicio de la acción contencioso-administrativa fue consagrado para restaurar los agravios ya producidos en perjuicio de los administrados.
En definitiva, para la nulidad del acto administrativo concesorio del registro, cuando es incoada por un particular, éste debe demostrar su "interés legitimador", fundamento para haber propuesto esta acción; sin que pueda interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares pueden intentar la nulidad en defensa de un interés general o público o de la "simple" legalidad de la norma jurídica.
El "simple interés" que una persona puede tener para que el ordenamiento jurídico sea cumplido, no es relevante ni legitimador para el ejercicio de la acción de nulidad del registro. Tal interpretación convertiría a dicha acción en pública o popular, cuestión que, a todas luces, no pudo haber pretendido el legislador comunitario, pues ello constituiría, para este caso concreto, una distorsión y un abuso del derecho de accionar.
De todo lo anterior se concluye que, previo a decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de "parte interesada", cuando la petición de nulidad provenga de un particular. El particular, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro.
En cualquiera de los dos supuestos -de oficio o a petición de parte interesada- y si se cumplen todos los requisitos, los de legitimación incluidos, la autoridad nacional competente decretará la nulidad previa audiencia de las partes interesadas, si la misma fuere procedente. En el Proceso 04-IP-95 (Gaceta Oficial N° 253 de 7 de marzo de 1997), el Tribunal hizo una clara diferenciación entre la legitimación activa exigida en la Decisión 85 frente a la cancelación de una marca.
En esa ocasión expresó: "B) Legitimación activa bajo el régimen de la Decisión 85 (artículo 76). "Por lo que toca a ésta, y obviamente también en relación con el caso concreto, observa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que la legitimación requerida en el ya transcrito artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la Oficina Nacional Competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 del "Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial" objeto de la Decisión 85, es bien distinta de la por ésta exigida en su artículo 44 para obtener la nulidad de una patente, "si la invención no era patentable de conformidad con los artículos 1, 2, 3, 4, y 5 del presente Reglamento o no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el literal e) del artículo 12".
"En efecto, para el caso de la nulidad de patentes la legitimación es tan amplia que se la convierte en una verdadera acción popular al habilitarse a "cualquier persona" a los fines de interponer la respectiva solicitud. "Cuando se trata en cambio de marcas, la expresión "el registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte por la Oficina Nacional Competente " ha de entenderse, y así en efecto lo interpreta este Tribunal Andino, en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aun en la amplitud que el Derecho comunitario dá a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; pero nó a los simples interesados, quienes sí quedan cobijados en cambio por la expresión "cualquier persona", en tratándose de patentes.
"Deberá, en consecuencia, el juez nacional determinar previamente si el demandante en el proceso contencioso administrativo instaurado ante el Consejo de Estado -proceso subsiguiente al agotamiento de la vía administrativa mediante los respectivos procedimientos administrativos internos- reúne las condiciones de legitimidad para recurrir, impuestas por el artículo 76 de la Decisión 85.
En ambos tipos de procedimientos (administrativos internos y contencioso-administrativos), la legitimación activa se encuentra normalmente equiparada en cuanto a sus requerimientos, para evitar de esa manera asimetrías en la que constituye una necesaria secuencia procedimental; pero en definitiva, es el legislador de cada País Miembro el habilitado para establecer esas condiciones, y, por su parte, el juez nacional el único competente para interpretar las normas de aquél emanadas".
El tratadista Breuer Moreno ("Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio") al estudiar las personas que pueden ejercer la acción de nulidad, enumera: a) Al titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente por ser confundible con otra que gozaba de prioridad. b) El interesado directo en el caso de que se hubiere "substraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera", y en tal caso "el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado". c) Titulares de nombres comerciales o civiles.
Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca "a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea".
("Derecho de Marcas", tomo II, Editorial Heliasta S.R.L, pág. 220). La condición de parte interesada para solicitar la nulidad de una marca, deberá ser analizada en cada caso según la causal que se haya planteado. En síntesis, para que opere la acción especial de nulidad del registro marcario, de origen comunitario, la norma del artículo 113 de la Decisión 344, exige la presencia de "parte interesada" lo que significa que ésta ha de tener un derecho subjetivo o al menos un interés legítimo los que deberán ser acreditados, en la vía administrativa o en la vía judicial.
CLASES DE NULIDADES El artículo 113 de la Decisión 344 que sería el aplicable en cuanto al procedimiento para solicitar la nulidad de una marca, limita la intervención activa a la parte interesada y únicamente por razones taxativas -aunque muy numerosas- "todas de ilegalidad". Esta acción que carece de plazo de prescripción tampoco diferencia, como lo hacen otras legislaciones marcarias entre causales de nulidades relativas y absolutas.
Tampoco en la Decisión 85 se estableció esa distinción y por esta razón la oficina nacional competente, dentro del examen previo que debía practicar para conceder o negar la marca, tenía que examinar todas las causales de irregistrabilidad, contrastando esta situación con otros sistemas en los que el examen de oficio que realiza la oficina nacional competente se circunscribe a las causales de nulidad absoluta, quedando la alegación de las relativas en manos del particular afectado.
La acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 será declarada por la autoridad nacional competente administrativa o judicial según que el acto cuya nulidad se alega esté amparado por la cosa juzgada administrativa o judicial, es decir, haya adquirido firmeza en una u otra vía, todo conforme a las prescripciones de derecho interno compatibles con la norma comunitaria, ésta siempre de aplicación preferente.
La acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, según lo expresado anteriormente, responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada bien por la autoridad administrativa o judicial según se encuentre amparada por la cosa juzgada administrativa ("acto que ha causado estado") o por la judicial (acto "definitivamente firme"), respectivamente.
En efecto, con mayor amplitud, la Decisión 344 extiende el fundamento jurídico o la base jurídica para la acción de nulidad, al caso en que el registro "se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión", la que, con las otras causales de nulidad se han de entender como taxativas. De la lectura de las normas concernientes al registro marcario, es obvio entender que en unos casos procede la nulidad absoluta, como por ejemplo en el registro de marcas que viole determinadas causales del artículo 82; y en otros procede la nulidad relativa como sería el supuesto de publicarse una marca en forma incompleta o erróneamente, situación que como expresó el Tribunal en el Proceso 31-IP-95, el error en la publicación conlleva la nulidad relativa del acto de publicación. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD En la Decisión 85 no se establecía expresamente que la acción de nulidad tuviera un plazo de prescripción, por lo que en aplicación del artículo 84 de la misma, este asunto pudo remitirse a la legislación nacional o "al derecho interno ante el silencio, en este punto, del derecho comunitario" (ver Procesos 3-IP-88 G. O. Nº 35 de 28 de Octubre de 1988 y Proceso 4-IP- 88 G. O. Nº 39 de 24 de enero de 1989).
Por su parte, la Decisión 344, en el inciso segundo del artículo 113 consagra la "imprescriptibilidad" de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables, corriendo el titular marcario el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca.
La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.
Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.
Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los Países Miembros. Dentro de la legislación comparada, y citando la española, la "Ley de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento" de 10 de noviembre de 1988, el párrafo tercero del artículo 47 establece que la acción para pedir la nulidad de una marca registrada en contravención a lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de esa ley es imprescriptible, y el artículo 11 hace relación a las "prohibiciones absolutas", en tanto que el artículo 1 al definir la marca lo hace como un medio que distingue o sirve para distinguir en el mercado, productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, es decir que la falta de distintividad, requisito esencial de una marca, acarea la nulidad.
El artículo 12 de la ley española se refiere a las prohibiciones relativas y en su artículo 48 admite la prescriptibilidad de la acción para pedir la nulidad de las marcas inscritas que hubiesen sido otorgadas en contra de los artículos 12, 13 y 14, plazo de prescripción de cinco años. Sobre la imprescriptibilidad consagrada en la legislación española el tratadista Carlos Fernández-Novoa en la obra "Derecho de Marcas" (Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1990), dice: "Es indudable que la imprescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad radical coloca en una posición de gran inseguridad jurídica al titular de la marca afectada por una causa de nulidad absoluta.
La imprescriptibilidad de la acción, no obstante, viene justificada por la ratio de las prohibiciones cuya infracción provoca la nulidad radical de la marca registrada. En la base del conjunto de prohibiciones formuladas por el artículo 11 de la Ley de Marcas figuran motivos de orden público, o bien el interés general de los consumidores, o bien el principio insoslayable de que el sistema competitivo no debe ser bloqueado por barreras erigidas al amparo de un derecho de marca.
El rango superior de estos intereses y principios motiva justamente la imprescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad de la marca cuyo registro viola los mismos". (Págs. 277 y 278). Con respecto a la prescriptibilidad de la acción declarativa de la nulidad relativa de una marca, el mismo autor opina que ello se debe a dos razones: "la ratio de las prohibiciones relativas y la protección de los legítimos intereses del titular de la marca registrada.
Por una parte, en la base del conjunto de prohibiciones relativas formuladas por los artículos 12 y 13 de la nueva Ley se encuentran, primordialmente, intereses y bienes jurídicos privados: que pertenecen a los titulares de signos distintivos anteriormente registrados, o bien al titular de un derecho de propiedad intelectual o industrial.
Por otra parte, es probable que a lo largo del plazo de prescripción de los 5 años el titular registral de la marca afectada por una causa de nulidad relativa haya utilizado efectivamente la marca, difundiéndola entre los consumidores. En tal supuesto, el titular registral habrá consolidado -en mayor o menor medida- la posición de la marca en el mercado.
El proceso de consolidación de la marca en el mercado -en su caso- contribuirá a neutralizar o, cuando menos, aminorar el riesgo de confusión entre los consumidores. No debe olvidarse a este propósito que en la hipótesis de que la marca haya sido registrada contraviniendo las prohibiciones relativas al riesgo de confusión o asociación, al lado de los intereses particulares de los anteriores titulares de signos distintivos juega asimismo un destacado papel el interés general de los consumidores".
(Pág. 282). LA NULIDAD DEL REGISTRO MARCARIO OTORGADO CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA DECISIÓN 344 La Decisión 344, siguiendo la teoría clásica de la no retroactividad de la ley, ha respetado los derechos adquiridos por los titulares de registros de marcas al amparo de legislaciones existentes con anterioridad a su vigencia. En este sentido el Régimen Comunitario Andino no tiene efectos retroactivos y, más bien, ha procurado crear un ambiente de seguridad y estabilidad jurídicas.
En razón de que las meras expectativas no constituyen derecho, la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344 ha respetado, exclusivamente, los derechos de propiedad industrial validamente adquiridos ("concedidos"), los cuales subsistirán por el tiempo en que fueron concedidos. Sin embargo, como no podría ser de otra manera, el ejercicio de tales derechos se sujeta a las normas de la Decisión 344.
El respeto a los derechos adquiridos de conformidad con anteriores legislaciones es absoluto para la Decisión 344, y este respeto se limita a los "válidamente concedidos", pues no puede hablarse sensu stricto de derechos válidamente adquiridos en contravención con ella. Pero, el criterio de validez que adopta este precepto normativo no es de carácter subjetivo.
En efecto, el derecho adquirido sobre un signo distintivo, sobre una patente o sobre cualquier otro derecho de propiedad industrial, tiene como antecedentes una manifestación de voluntad de la administración, revelada en un acto administrativo que concede el derecho. Este acto administrativo, como todos los de igual naturaleza, goza de una presunción de legalidad y consecuente validez, presunción que perdura mientras la propia administración o los órganos judiciales no hayan declarado la ilegalidad e invalidez del acto.
Por ello, para decir que un derecho de propiedad industrial no fue "válidamente concedido" habrá que controvertir aquella presunción de legalidad en un procedimiento impugnatorio administrativo o en un proceso judicial contencioso-administrativo. Para verificar, en un procedimiento de impugnación, si un derecho de propiedad industrial fue válidamente concedido se tiene que remontar a la legislación de conformidad con la cual se otorgó el derecho y dilucidar si se cumplieron o no los requisitos legales: si se concedió al amparo de la Decisión 85 será necesario establecer cuáles fueron los requisitos de validez establecidos en aquella legislación. Dentro del Proceso 01-IP-94, (Gaceta Oficial N° 164 de 2 de noviembre de 1994) la conclusión 2° determinó que: "En el trámite constitutivo de los actos administrativos de concesión o de otorgamiento de marcas, deben ser rigurosamente observadas por la Administración concedente las formalidades establecidas por la normativa bajo cuyo imperio fue concedida u otorgada la marca; sin que puedan ser sustituidas unas por otras".
Por lo tanto este Tribunal dentro de su exclusiva competencia para determinar con absoluta autonomía las normas pertinentes a interpretar, no la realizará en lo que se refiere a los artículos 81 y 82 literal d) de la Decisión 344 por cuanto éstas no regían al momento de expedirse la Resolución 012818 del 12 de diciembre de 1985 y por lo tanto no pudieron ser generadoras de ineficacia o invalidez de un acto jurídico, aclarándose desde luego, que en cuanto al procedimiento, y dentro de éste, a la legitimación activa para plantear la nulidad, opera jurídicamente la Decisión 344.
REQUISITOS PARA QUE UNA MARCA SEA REGISTRABLE El artículo 56 de la Decisión 85 exigía, como requisitos para que un signo pueda registrarse como marca, que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo. VISIBILIDAD El signo mientras permanezca dentro de una iniciativa intelectual del empresario -mera idea o concepción- no puede ser captado por el consumidor como medio material o real de diferenciar un producto de otro, ambos provenientes de diferente origen empresarial.
La materialización del signo para constituirse como marca debe tener una relación directa con los productos a los cuales va a proteger, originándose ese elemento psicológico que representa para el consumidor la posibilidad de captar la unión entre signo y producto. La exteriorización del signo del elemento meramente conceptual hacia el exterior, para que pueda ser apreciado o identificado por el consumidor, necesariamente debe tener la capacidad de aprehensión sensitiva, esto es, captado por alguno de los sentidos, que para el caso de la Decisión 85, artículo en comento, es el de la vista.
La simple visibilidad del signo o la captación del mismo por medio de la vista, era un requisito esencial para que el signo fuera registrable. NOVEDAD La novedad que se exigía bajo la Decisión 85 para que el signo pudiera ser registrable, no se entendía como el resultado de un concepto de "nuevo", es decir un signo que no había sido utilizado con anterioridad dentro del registro marcario.
La novedad hacía referencia más bien a la diferenciación que el signo podría producir en la comparación entre productos y sobre todo al hecho de que no hubiera sido utilizado con anterioridad para los productos de la misma clase. DISTINTIVIDAD Como consecuencia de la función esencial de la marca como es la de diferenciar o individualizar un producto perteneciente a un empresario de otro, el artículo 86, ha puesto de relieve que el signo deberá ser distintivo y lo será en tanto en cuanto permita inconfundiblemente distinguir, identificar o singularizar los productos o servicios de un empresario frente a los de otro, evitando, en primer lugar, una confusión entre signos pertenecientes a una misma clase, y procurando, además, que entre el signo y el producto exista también una clara distinción a fin de que el signo no constituya ni el género del producto, ni sea la cualidad primordial de descriptibilidad, ni entre otras razones, sea el término usual con el que en el comercio se conozca a un signo para identificar el producto, o que pueda inducir a engaño al consumidor o que viole preceptos morales que rigen en la sociedad, etc.
De la distintividad propia del signo y en consideración a los productos que la marca va a proteger, se generan, en su mayoría, las causales de irregistrabilidad que se contemplaban en la Decisión 85, en el artículo 58; y que guarda la misma orientación doctrinaria en la Decisión 344, artículos 81, 82 y
83. JURISPRUDENCIA COMUNITARIA Abundante y repetida es la jurisprudencia del Tribunal sobre la interpretación de estas normas. "Un signo marcario reunirá la condición de novedad o será nuevo, no por su uso anterior, sino porque para el producto que va a distinguir e individualizar, es apropiado en virtud de que el signo será inconfundible con otros registrados para la misma clase de productos.
El signo es novedoso si en su aplicación actual va a servir para identificar la marca. "Para que un signo marcario pueda ser identificado por los consumidores se requiere obviamente que sea aprehensible por medio de los sentidos. Este concepto de la visibilidad esto es que sea visible frente al consumidor que se exigía en la Decisión 85, ha sido ampliado en la Decisión 344 por el de la perceptibilidad y la susceptibilidad de la representación gráfica (artículo 81)".
(Proceso 2-IP-95, G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996). "La ausencia de distintividad hace que el signo no pueda ser objeto del derecho privativo de exclusividad de uso que otorga el artículo 72 de la Decisión 85 al titular del registro, bien porque se trata de signos usuales o genéricos que por pertenecer al dominio público no pueden ser objeto de apropiación. Las demás características atribuidas a la marca se interrelacionan con su naturaleza distintiva.
"Para que un signo sea distintivo se requiere, además, que no haya sido empleado o registrado aún, es decir que la novedad de que trata el artículo 56 que se comenta se convierte en atributo esencial para que cumpla con su función identificadora. La novedad de la marca debe predicarse de su condición de no haberse conocido antes o de no haber sido usada previamente en una misma clase de productos, pues si lo ha sido ello significa que el signo escogido como marca no es idóneo para distinguir el producto y quien pretenda adoptarlo corre el riesgo de cometer un acto de usurpación o abrogación del uso de una marca.
Al referirse a productos de la misma clase, la novedad no conlleva un concepto absoluto sino relativo, ya que no se requiere que la marca sea novedosa por sí misma sino que difiera de la que utilizan sus competidores para designar los mismos productos". (Proceso 12-IP-95 G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996). MARCAS GENÉRICAS Y DESCRIPTIVAS La disposición del artículo 76 de la Decisión 85, facultaba a la oficina nacional competente para cancelar de oficio o a petición de parte el registro marcario cuando verifiquecare que el registro se hubiere concedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58.
En el caso que se ha presentado para interpretación prejudicial, la nulidad del registro, se fundamenta en que la marca COLSUBSIDIO es genérica y descriptiva. Como paso previo, es necesario recordar que para el análisis de un signo marcario, la regla esencial que debe adoptar la oficina nacional competente dentro del examen de registrabilidad que le impone la norma comunitaria, es el examinar el signo en su globalidad o integridad, sin desmembraciones, mutilaciones o resquebrajamientos del signo en partes materiales o acepciones gramaticales o recurriendo a la etimología de cada parte.
"Es al conjunto de palabras al que debe atenderse para determinar la registrabilidad de un signo complejo y no a los elementos considerados aisladamente, pues no tiene igual significado la parte que el todo. Si bien palabras como seguridad o imaginación son términos genéricos, mirando en un conjunto no lo son cuando se constituyen como frases dotadas de originalidad ".
(Procesos 12-IP-95 G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996 y 4-IP-95, G. O. N° 253 de 7 de marzo de 1997). Por otro lado y en concreción a los signos genéricos y descriptivos, el Tribunal ha sostenido que las marcas compuestas de dos o más signos de esa naturaleza pueden constituir un complejo marcario registrable si imprime distintividad frente a los productos o servicios que va a proteger.
(Procesos 22-IP-96 y 12-IP-96 G. O. N° 265 de 16 de mayo de 1997). Se ha expresado que la marca tiene como finalidad básica el distinguir o diferenciar unos productos de otros, y por lo mismo para apreciar la genericidad o descriptividad de un signo es necesario examinar la relación directa que tiene el signo con el producto, y no analizar el signo haciendo abstracción del producto.
(Consultar Proceso 2-IP-89, "Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena", tomo II, pág. 11). El término genérico no es sino aquel con el cual se designa en forma usual y común al producto y constituyendo la designación de mayor alcance para el consumidor, se estaría, por un lado, asignando al producto el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su novedad y distintividad, y además injustamente se excluirá a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos.
De este modo, el signo genérico, de ser registrable, excluirá ese vocablo del uso común para convertirlo en uso exclusivo del titular de la marca. La doctrina y la jurisprudencia aconsejan que para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto y servicio de que se trata. Y si la respuesta dada por el consumidor -sujeto final de la protección del registro marcario- es la denominación genérica, el signo por ser tal cae en las causales de irregistrabilidad.
Así silla o mueble, son genéricos en relación con sus productos (Proce-sos 2-IP-89 y 12-IP-95 G. O. N° 199 de 26 de enero de 1996). Examinadas expresiones como la impugnada, a la luz de la doctrina y jurisprudencia anotadas, al amparar los servicios de la clase 42 varios (y según la solicitud para hoteles, restaurantes, cafeterías, clínicas, hospitales, centros de salud, consultorios, guarderías y similares), el término en su conjunto no es el utilizado en forma usual o general o el único para referirse a los servicios que amparan la clase 42, la que se refiere a "servicios" y no a "subsidios".
Diferente situación es que un servicio o producto sea subsidiado -valor menor al costo- que ese servicios subsidiado se identifique con la denominación utilizada. "La doctrina y las legislaciones son unánimes en vetar el registro de signos genéricos, esto es, aquellos que se aplican a un conjunto de personas o cosas, que tienen una o varias características comunes o que poseen las mismas propiedades, y que tal denominación para que no pueda ser registrable como marca es preciso que tengan conexión con el producto o servicio que pretenda distinguir.
Un signo que no distinga, por su carácter de genérico un producto de otro, no puede constituir marca. Además la prohibición se dirige a evitar que vocablos o signos que se refieren al nombre de los productos que la marca ampara y que son utilizados en forma ordinaria y necesaria para denominarlos o identificarlos se constituyan en derecho exclusivo de su titular, limitando su uso a otros comerciantes o productores.
"Fernández-Novoa recoge la definición de la denominación genérica del profesor Areán Lalin, como la que "designa el género de productos o servicios al que pertenece, como una de sus especies, el producto o servicio que se pretende diferenciar a través de la denominación" ("Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A, Madrid, pág. 72)". (Proceso 27-IP-95, G. O. N° 257 de 14 de abril de 1997).
Como definición de los signos que se analizan se anota la formulada por Casado Cerviño: "Por signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos signos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretende diferenciar", ("Régimen de las Prohibiciones en materia de Marcas" en "La importancia de la Marca y su Protección", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Modalidad 1992, pág. 76).
DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS Son aquellas que designan la cualidad esencial o primordial de un producto o servicio. Si la descripción utilizada por el sustantivo o el adjetivo no hace mención sino a una de las cualidades o calidades secundarias del signo, éste será registrable. La imposibilidad jurídica de un signo descriptivo para su registro, radica en que el consumidor con esa denominación conoce y capta cual es el producto que la marca va a proteger, o como se dice en el citado Proceso 12- IP-95, "se requiere que el signo por registrar se refiera exacta-mente a la cualidad común y genérica de un producto".
Sobre estas denominaciones, el Tribunal, se ha referido entre otros, en los recientes fallos: 07-IP-95: (ratificado en el 12-IP-95 y 4-IP-95). "La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.
De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes. "A manera de síntesis de la doctrina y de la jurisprudencia el Tribunal considera que una expresión puede ser aceptada como marca siempre que no tenga ‘una estrecha relación con los bienes o servicios que pretende designar.
De todas maneras cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva y correrán el riesgo de convertirse en signos débiles que -por ser factibles de utilizarse en diversos productos- afectan la capacidad de sus titulares para oponerse a otros signos que se asimilan a aquellos’".
(Proceso 12-IP-95). "La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el formularse la pregunta de "como" es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación".
(Procesos 3-IP-95, G. O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995 y 27-IP-95 G. O. N° 257 de 14 de abril de 1997). "Los signos descriptivos, son aquellos que indican la naturaleza, función, cualidades, cantidad, destino, lugar de origen, características o informaciones de los productos a los cuales protege la marca, y el consumidor por medio de la denominación llega a conocer el producto o una de sus características esenciales.
Al no identificar un producto de otro, el signo carece de fuerza distintiva suficiente." (Proceso 27-IP-95). El profesor Manuel Otero define a la denominación descriptiva como aquella que "informa a los consumidores y usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio".
("MEMORIAS", Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Seminario Internacional "La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios", 1996, Editorial NOPLU S.A., pág. 237). "La descripción del objeto o del servicio a que se refiere un signo o una denominación para que impida el registro debe encaminarse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al divisar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege.
En estos casos, sí el bien protegido por la misma se halla por ésta directamente designado pierde su carácter de distintivo y de exclusivo para el uso comercial. Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la irregistrabilidad de un signo". (Proceso 12-IP-96).
El autor Víctor Bentata, sobre el tema ha dicho: "La designación de una cualidad o elemento secundario o marginal o periférico del producto, incapaz de apuntar en sí misma al producto mismo, es susceptible de ser reconocido en exclusiva sin por ello afectar en lo más mínimo a los competidores potenciales. Se trata, en tal caso, de una designación fantasiosa y hasta cierto punto arbitraria.
"La expresión EXPRESSERVICE para un tipo determinado de servicios bancarios es descriptiva en cuanto al modo de llevarse a cabo el servicio mismo, su tiempo, su velocidad, pero no es descriptiva del servicio en sí. En cambio la marca AGROSERVICE fue declarada registrable en Argentina (Exxon Corp., 1992) ya que, pese a estar formada de dos palabras genéricas, su combinación ha parecido original, no siendo el nombre necesario de ningún producto o servicio en particular lo cual es llevar la descriptividad a su extremo.
Si conforme a la teoría la marca descriptiva nada tiene que ver con cuanto rodea al producto, tal como la forma de prestación de un servicio, entonces la expresión no es descriptiva. La descriptividad, o es inmanente, o no existe: su situación es binaria. En efecto, de la expresión EXPRESSERVICE no puede inferirse un servicio bancario, ya que bien pudiere serlo de simple transporte o de lavado".
("Reconstrucción del Derecho Marcario", pág. 167). La designación COLSUBISIDIO, no respondería a los obstáculos que la norma comunitaria ha fijado para que un signo sea irregistrable por tratarse de uno con características de descriptivo. NOMBRES GEOGRÁFICOS, INDICACIÓN DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN El actor en su escrito de demanda impugna la Resolución Administrativa que admite el registro de Colsubsidio, alegando que la partícula COL, constituye una indicación de procedencia que al igual que las denominaciones de origen "tiene una denominación colectiva, esto es, que el derecho de EXCLUSIVA pertenece a todas las empresas radicadas en la región o localidad correspondiente, en nuestro caso, la República de Colombia".
Como anota el tratadista Horacio Rangel Ortiz en la legislación y en la doctrina impera una ambigüedad sobre el concepto y alcance de los términos que encabezan este párrafo "nombre geográfico, denominación de origen e indicaciones de procedencia". Según este autor "la denominación geográfica corresponde al nombre con el que se designa cualquier lugar del planeta, trátese de un continente como Asia; de un País, como Francia; de una región como Centroamérica; o de una ciudad como Tokio.
Lo mismo puede referirse esa denominación geográfica a un fenómeno de la orografía como el volcán Popocatépetl, que a un río, como el Amazonas o a un valle, como el del Loire. Es decir conforme a su pura acepción gramatical, y tomada aisladamente, la denominación geográfica podría ser extraña al orden jurídico en tanto equivalga a un simple nombre consignado por la Geografía, que no produce consecuencias jurídicas".
Con respecto a la denominación de origen, se remite al concepto del artículo 2 del Arreglo de Lisboa para el cual, "la denominación de origen es la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto que es originario del lugar y cuya calidad o caracteres son debidos exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendiendo los factores naturales de los factores humanos".
Con respecto a las indicaciones de procedencia y citando al profesor Carlos E. Mascareñas, dice que "es el uso de un nombre geográfico sobre un producto, indicando simplemente, sin más, el lugar de producción. Es la indicación del lugar geográfico de residencia del fabricante que acostumbra a figurar en los productos que llevan su marca, etiqueta o envase.
Es en realidad, la indicación de procedencia es un complemento de la marca, que permite al productor dar a conocer su residencia". ("Las denominaciones de origen", "Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI", 1er Congreso Latinoamericano sobre la Protección de la Propiedad Industrial, INDECOPI, Lima 1996, pág. 212 y 213). Según el autor Ricardo Metke, "para que pueda hablarse de indicación de procedencia, debe existir la relación previa, establecida por los interesados, entre la misma y el producto respecto del cual quiere denotarse su origen.
(Por ejemplo, Colombia para el caso del café)". El nombre geográfico, es el que designa "cualquier lugar geográfico, sin que dicho lugar tenga relación con el producto que se pretende distinguir". Las indicaciones de procedencia, según Metke "son irregistrables como marcas, no así los nombres geográficos, que en principio sí tienen aptitud de convertirse en marcas, excepto en el caso que induzcan a error " ("Procedimientos de Propiedad Industrial", Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, 1994, pág. 87).
Este Tribunal con base en la legislación comparada y en la doctrina expuesta, en el Proceso 3-IP-88, señaló que el término procedencia tiene un significado geográfico, y es la "expresión o el signo que se utiliza para señalar que un producto o servicio proviene de un País, o de un grupo de Países, de una región o de un lugar determinado".
Respecto a las denominaciones de origen, éstas conforme al artículo 129 de la Decisión 344 son "una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos".
En la exposición de Motivos de la Ley de Marcas Argentina, respecto a lo que son las denominaciones de origen, se lee que éstas "indican que el producto proviene de un lugar determinado y, por tal razón, inducen a presumir que posee características especiales que no poseen otros productos, de igual género pero de origen distinto". (Bertone y Cabanellas, Obra citada pág. 223).
Conforme a la Decisión 85, literal a) la prohibición de registrar un signo como marca se circunscribía a aquellos que podían "engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia "; de esta manera, no cabe el registro de un producto o servicio que evoque que proceda de un determinado país, región o lugar determinado y efectivamente no proceda de tal país, región, etc. en este caso, el público consumidor se vería confundido acerca de la procedencia del producto o servicio.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal "se dirige a precautelar el interés general o público, es decir del consumidor" (Proceso 12-IP-96, G. O. N° 265 de 16 de mayo de 1997). La norma no prohibe el registro como marca de signos que evoquen o reproduzcan nombres geográficos, sino tan solo de aquellos que pueden producir en el público consumidor una confusión o engaño con la realidad.
Además, para que proceda el registro de nombres geográficos deberá indicarse al pie de la marca, "en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto" (Artículo 59 de la Decisión 85). Incumplimiento que produciría el efecto de que la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podría decidir el rechazo de la solicitud (Art. 64 de la Decisión 85).
Además, se debe aclarar que tanto la denominación de origen y la indicación de procedencia se refiere en forma general a productos y no a servicios, no así el nombre geográfico que puede abarcar a las marcas de productos o de servicios. Para el caso sub exámine, COLSUBSIDIO, parecería no referirse necesariamente al nombre de un País determinado, pues, el prefijo COL, como bien puede invocar la República de Colombia (para quienes conocen esa marca) también podría tener relación con vocablos como Colón, colonial, colonia, col, colosal, colesterol, colmena, etc.
Y el término subsidios no es tampoco una expresión que identifica al producto con un país, zona o región geográfica, toda vez que el servicio no es originario de ninguna zona especifica. La expresión que no contenga el nombre completo de un país, zona, lugar de fabricación, etc., no estaría, en la generalidad de los casos, dentro de las prohibiciones referidas a las denominaciones de origen, indicación de procedencia o nombre geográfico.
Con las consideraciones antes indicadas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Para verificar, dentro de un proceso de impugnación, si un derecho de propiedad industrial fue válidamente concedido, corresponde acudir a las normas vigentes para el momento en que se profirió el acto administrativo demandado a fin de dilucidar si se cumplieron o no los requisitos legales exigidos por esa normativa. 2.
Por falta de distintividad no podían ser registradas como marcas, a la luz de la Decisión 85, los signos genéricos ni los descriptivos, cuando éstos hacían relación a las cualidades esenciales o primordiales del producto o servicio que la marca protege. 3. Para proceder al examen de registrabilidad debe tomarse el signo en su integridad o totalidad, sin desmembraciones o análisis parciales de su concepto gramatical o de sus componentes. 4.
Signos genéricos o los descriptivos compuestos por uno o más vocablos, pueden ser registrables siempre que constituyan un conjunto con una clara distintividad. 5. El análisis de los signos se efectuará siempre en relación directa con los productos o servicios que la marca va a proteger. 6. Para demandar la nulidad del registro marcario, conforme al artículo 113 de la Decisión 344, el accionante deberá legitimar su intervención demostrando ser parte interesada, excluyéndose de dicha acción a "cualquier persona". 7.
De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso N° 3007. 8. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al Organismo Jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.
Remítase copia debidamente certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.