PROCESO 15-IP-96 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, y los artículos 66 y 67 de la Decisión 85 (hoy 95 y 96) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Presentada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Primera.

Expediente N°. 3322. Caso: “Sociedad Manufacturas Plásticas S.A”. MANOPLAS. Marca “SILEX”. Quito 21 de noviembre 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y art. 66 y 67 de la Decisión 85, hoy 95 y 96 de la Decisión 344 ibídem, interpuesta por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, Expediente Nacional N°. 3322.

Caso: “Sociedad Manufacturas Plásticas S.A”. MANOPLAS. Marca “SILEX”. Tomando en cuenta que desde el punto de vista formal, se ha cumplido con el artículo 61 del Estatuto” se prosigue el procedimiento interpretatorio; considerando los aspectos relevantes que el consejero ponente hace conocer en la solicitud, en el orden expuesto, además de otros documentos importantes.

En el proceso instaurado por la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. -MANOPLAS S.A.- a través de apoderado, se pretende obtener la nulidad de la Resolución N°. 38145 de 6 de septiembre de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el expediente administrativo N°. 298.674, mediante la cual se declaró fundada una oposición formulada por QUIMOR S.A. y como consecuencia, se negó el registro de la marca SILEX para distinguir productos comprendidos en la clase 2 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972, o clasificación internacional de Niza, solicitada por la parte actora; y del acto administrativo presunto, mediante el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 38145 de 6 de septiembre de 1994.

Hechos De La Demanda “Se alega en la demanda que la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. MANOPLAS S.A., presentó solicitud de registro de la marca SILEX para distinguir productos comprendidos en la clase 2 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972 o clasificación internacional de Niza, solicitud que fue tramitada en el expediente administrativo 298674.

El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°. 356 y no se formularon oposiciones ni observaciones por parte de terceros. “La sociedad MANOPLAS S.A. solicitó igualmente el registro de la marca SILEX para distinguir productos comprendidos en la clase 1 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972, que se tramitó en el expediente administrativo 298675, cuyo extracto fue igualmente publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial N°. 356 y contra la misma la sociedad QUIMOR S.A., a través de apoderado, formuló oposición al registro.

“Por error administrativo, dice la parte actora, la oposición formulada contra la solicitud de registro tramitada en el expediente 298675, fue incorporada al expediente 298674 y mediante auto N°. 02236 de 3 de diciembre de 1991 fue admitida y se corrió traslado a la sociedad MANOPLAS S.A. solicitante del registro de la marca SILEX, clase 2, expediente 298674 y se señaló un término de 30 días para pedir y practicar pruebas.

“Detectada la irregularidad, el apoderado de MANOPLAS S.A., dentro del término de traslado para pedir pruebas, mediante escrito del 13 de diciembre de 1991 solicitó a la División de Signos Distintivos (antes División de Propiedad Industrial), que la demanda de oposición y el auto admisorio de la misma fueran desglosados del expediente 298674 y agregados al expediente 298675 a la vez que solicitó la nulidad de la notificación del auto admisorio de la citada oposición. "La División de Signos Distintivos ignoró las advertencias y peticiones de desglose y declaró fundada la oposición formulada contra el registro de la marca SILEX, clase 1, expediente 298675 (pero archivada por error en el 298674) y en consecuencia, mediante Resolución 3815 de septiembre 16 de 1994, decidió negar el registro de la marca SILEX, clase 2, solicitado por la actora.

“De la lectura de los considerandos de la resolución acusada se colige que la División de Signos Distintivos persistió en la ignorancia del error. “Notificada la resolución N°. 38145 mediante edicto, el apoderado, dentro del término de ejecutoria se interpuso el recurso de apelación contra dicho acto administrativo, donde se expusieron suficientemente los motivos de inconformidad.

“Si fuere cierto que SILEX (marca solicitada en la clase 2) y KILEX (marca registrada en la clase 1) fueren confundibles o indujeran a error, no obstante distinguir productos diferentes, habría que concluir necesariamente “que el signo KILEX (marca registrada en la clase 1) es también confundible con la marca SILEX (distintiva de productos y servicios de similar naturaleza a los de la clase 2, comprendidos en las clases 16, 17, 19, 20, 21, 28 y 40 y C R I L E X (distintiva de productos también de similar naturaleza a los de la clase 2, comprendidos en las clases 16, 18 y 24 ambas marcas (SILEX Y KILEX) de propiedad de MANUFACTURAS PLASTICAS S.A., razón por la cual sería plenamente registrable, en la clase 2, la marca SILEX”.

Fundamentos De Derecho “En los fundamentos de derecho manifiesta el actor que se violaron las siguientes normas: “a) El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos ignoró que la marca SILEX es un signo perceptible y suficientemente distintivo de representación gráfica, además de que ignoró también que es idóneo para distinguir en el mercado productos comprendidos en la clase 2, elaborados por Manufacturas Plásticas S.A. De otro lado, la marca SILEX es un signo nominativo, dado que se compone exclusivamente de una palabra.

“b) El artículo 66 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 67 ibídem (hoy artículos 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), por aplicación indebida, toda vez que la División de Signos Distintivos en lugar de efectuar un examen directo de fondo o registrabilidad de la marca SILEX, clase 2, expediente 298674 tramitó una oposición no formulada dentro de esa solicitud de registro.

“EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario para la presente interpretación, resumir importantes documentos como la Resolución N°. 38145 emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se decide una oposición y se niega un Registro; el recurso de apelación; solicitud de Registro; oposición al Registro; contestación a la demanda por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio.” Resolución N°. 38145 Este acto administrativo se fundamenta en los siguientes considerandos: “SEGUNDO.- Que vistos los registros de la propiedad industrial, se encontró que efectivamente el opositor es actual titular del registro N°. 121.638, marca KILEX, para amparar todos los productos de la clase 1era. de la nomenclatura vigente y se adelanta su renovación en el expediente N°. 373.086”.

“TERCERO.- Que el estudio de confundibilidad en el caso que nos ocupa, implica comparar la marca que se pretende registrar y la anteriormente registrada. En opinión de este despacho, existen las semejanzas que esgrime el opositor, tanto entre los signos en comento como en los productos a amparar, de tal manera que de coexistir en el mercado, inducirían al público a error, pudiendo eventualmente el consumidor medio del producto, encontrarse frente a una situación de confusión no solo respecto del producto, sino de las características de origen y fabricación del mismo.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. En mérito de lo expuesto se resuelve: “ARTICULO 1°. Declarar fundada la oposición de la que se da cuenta en la parte considerativa”. “ARTICULO 2°.

NEGAR el registro de la marca SILEX, solicitado por la Sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. MANOPLAS S.A., domiciliada en Santafé de Bogotá, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 2a. del artículo 2°. del Decreto 755 de 1.972”. Recurso de Apelación En el respectivo memorial, se solicita: “PRIMERA: Que se revoque en todas sus partes el acto administrativo contenido en la resolución N°. 38.145 del Dieciséis (16) de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1.994) por la cual se declara fundada la demanda de observaciones y se niega el registro de la marca SILEX en la Clase 2da.

Internacional, solicitada por la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. MANOPLAS S.A.” “QUINTA: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de observaciones y negó el registro de la marca SILEX, para distinguir productos de la Clase 2da. Internacional a nombre de la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. MANOPLAS S.A., con base en los siguientes considerandos: “PRIMERO: Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad, el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a una marca registrada por un tercero, siempre que dadas las circunstancias, pueda inducirse al público a error, respecto de los productos o servicios que pretende amparar la marca.

Conclusiones del Recurso de Apelación Se establece los puntos que siguen: “PRIMERO: Así las cosas, de conformidad con lo expuesto anteriormente resulta absolutamente claro que la expresión SILEX solicitada por la sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. MANOPLAS S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 2da. Internacional, si puede registrarse como marca.

SEGUNDO: En consideración a lo anterior, resulta obvio que la Resolución 38.145 del Dieciséis (16) de Septiembre de Mil novecientos Noventa y Cuatro (1.994) viola ostensiblemente el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto el signo SILEX (NOMINATIVA) solicitado por la Sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. MANOPLAS S.A., es diferente al signo KILEX registrado por la sociedad QUIMOR S.A. en la clase Internacional, y en consecuencia puede ser registrado como marca de conformidad con la norma citada.” Solicitud de Registro La Sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A., MANOPLAS S.A., domiciliada en Bogotá, Colombia, solicita que de conformidad con lo dispuesto en el título II del libro III del Código de Comercio, el Decreto Reglamentario 755 de 1972 y el Capítulo III de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (Decreto Reglamentario 1190 de junio 27 de 1978 se sirva ordenar el registro por cinco (5) años de la marca SILEX que se usa para distinguir “Colores barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre (antioxidantes) y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores; decoradores, impresores y artistas.” productos comprendidos en la clase 2° del Decreto 755 de 1972.

Oposición al Registro Fundamenta esta petición en los siguientes hechos: “La sociedad MANUFACTURAS PLASTICAS S.A. MANOPLAS S.A. mediante apoderado, solicitó el registro de la expresión SILEX como marca para distinguir los productos comprendidos en la Clase 1a. del Decreto 755 de 1972, solicitud que se radicó bajo el número 298675, la cual una vez admitida y ordenada - - publicar se hizo en la Gaceta N°. 356 - visible en la página 431 bajo el número 521.

“La sociedad QUIMOR S.A. domiciliada en Bogotá tiene registrada la marca KILEX a su favor para distinguir productos de la clase 1a., bajo el registro N°. 121638. “De la evidente similitud aparece incuestionable la posibilidad de confusión como dije, la que resulta de compararlas, con base en la siguiente confrontación y de la cual se deduce sin mayor esfuerzo la igualdad gráfica y ortográfica de las expresiones citadas.

K I L E X (registrada) S I L E X (solicitada) “La marca original K I L E X y la marca que la imita S I L E X ésta última en proceso de registro son prácticamente idénticas pues apenas se advierte el cambio de la letra inicial la K de la marca original por la S de la marca que imita y como se dijo, ambas están destinadas a distinguir productos de la Clase 1a.

“En consecuencia, la marca K I L E X de Quimor S. A. es la original y tiene el derecho exclusivo de propiedad sobre ella. La marca solicitada es casi idéntica por lo cual debe negarse el registro”. Contestación a la demanda por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio. El funcionario competente administrativo antes de fundamentar su Resolución aclara: Que la Administración procedió a desglosar la oposición y el auto admisorio de la misma para ser agregada al expediente administrativo correspondiente.

“La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal a) ha establecido como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir " los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

“La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre SILEX (solicitada) y KILEX (registrada) concluyéndose que la marca SILEX se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respecto de la expresión KILEX; la Oficina Nacional Competente para el efecto, procedió acertadamente y conforme a las normas legales un análisis conjuntual y confundibilidad entre las dos expresiones dentro de un criterio objetivo, universal y conforme a la Jurisprudencia y a la Doctrina; cabe señalarse que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente”.

“Puede afirmarse entonces, que inequívocamente los fundamentos legales tenidos en cuenta en la Resolución N°. 38145 del 16 de septiembre de 1994 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ajustan a pleno derecho y no violentan disposiciones legales superiores ni en materia marcaria” C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional y las aplique dentro del Proceso Interno como es el caso del Consejo de Estado, alto Organo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme a lo establecido por los arts. 28 y 29 del Tratado de Creación de este Tribunal.

II. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas a interpretarse son las siguientes: DECISION 344 Art. 81, 95, 96, además el art. 83 literal a) que si bien no se solicita, considera el Tribunal procedente su interpretación por hallarse invocado durante el proceso. “Artículo 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica;

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83. Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 95. Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

“Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. En razón de que la interpretación de los arts. 66 y 67 de la Decisión 85 que no estuvieron vigentes a tiempo de dictarse la Resolución N°. 38145 de 16 de septiembre de 1994, como bien se expresa en la solicitud, hoy 95 y 96 de la Decisión 344, se han transcrito solamente estos últimos.

III. LA MARCA “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

La marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. El signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendrá la capacidad necesaria para ser registrado.

Para que un signo pueda ser considerado como marca es necesario que reúna tres requisitos intrínsecos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. Cabe advertir que, por el hecho de reunir un signo estos requisitos, no queda asegurado su registro, ya que podría encuadrar en las causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. a) Perceptibilidad.- La marca por ser un signo de realidad intangible requiere de perceptibilidad, es decir, que posea ciertos perfiles definidos que permitan distinguirla o diferenciarla de otra.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que "se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto y “Percepción” dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos”.

(Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 1041). La marca no surge sin los consumidores, de aquí que el signo al ser asociado a determinados productos o servicios pone en movimiento todo un proceso mental en el público consumidor en torno al origen empresarial, calidad y aún respecto de la buena fama de las mercancías a que la mencionada marca hace alusión, tutelando no solo el privativo interés del empresario, sino en general el del consumidor. b) Distintividad.- Es la función esencial de la marca; radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. La distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca. En este sentido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ya se ha pronunciado, diciendo: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características.

Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación” (Proceso 27-IP-95). c) Representación Gráfica.- En el mismo proceso con referencia a este requisito se dice: “El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos perciba, lo conozca y lo solicite.

La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que éstas sean irregistrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.

IV. SIGNOS IDENTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS Ante el juez nacional se ha planteado el conflicto de la denegación de la inscripción de la marca SILEX (solicitada) frente a la marca ya registrada KILEX, (registrada) bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza “ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error", criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal a) del art. 83 de la Decisión 344, que prohibe el registro de signos que "sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

En razón de que una de las marcas está registrada para la clase 1 y la otra se solicita registrar para la clase 2, resalta la necesidad de hacerse una comparación entre los productos de una y otra clase para deducir que si no son iguales o semejantes o no existe entre ellos ninguna conexión competitiva, pese a la existencia de similitud o igualdad entre las marcas controvertidas, tal hecho no puede llevar a error confusionista al consumidor medio, pudiendo en este caso ser registrable el signo pretendido posteriormente.

Esta disposición tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparen los mismos productos o servicios y que dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error, al creer el consumidor que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con la marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error de origen empresarial -no geográfico- del producto, es el que trata de evitar esta norma. No importa que los productos en conflicto se encuentren en diferentes clases del nomenclator para que sus marcas puedan ser susceptibles de confusión. Entre los métodos señalados por la doctrina para medir el grado de semejanza entre productos, los autores señalan que ésta debe juzgarse con criterios estrictos, comúnmente reconocidos dentro de la “Regla de la especialidad”.

Para determinar la semejanza entre productos señalan criterios como el de su naturaleza, finalidad, conexión competitiva, lugar en que se ofrecen al público, etc. “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Proceso 2-IP-94) Para determinar, una posible confusión entre dos o más signos, el confrontamiento o análisis de éstos, debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra contenidos propios, que no reflejen el sentido o concepto del signo a registrarse, esto es, sin una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual.

Esta ha sido la doctrina jurisprudencial del Tribunal en numerosos casos. V.- CONFUNDIBILIDAD ENTRE MARCAS: SILEX Y KILEX La confundibilidad de una marca respecto de otra, denota varios aspectos de especial importancia, tanto para el consumidor como para el empresario; respecto del primero, en que seguramente al momento de adquirir un producto o utilizar un servicio estará tomando para sí un producto o servicio que no corresponde con el que inicialmente tenía planificado; y segundo, para el empresario generará un menoscabo de su dinámica empresarial, puesto que a su nombre se estarán adquiriendo productos o prestando servicios, cuyo provecho recaerá en cabeza de otra persona.

Así, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal a) consagra que no podrán registrarse como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan conducir al publico a error ”, según la prenotada solución, es claro entonces, que se trata el tema de la confundibilidad desde dos tópicos diferentes que, sin embargo, convergen en el mismo fin.

El primero de ellos es la identidad entre signos, es decir, que la denominación a registrar tiene una estructura y contenido exacto a la ya registrada, que genera de plano su irregistrabilidad. En segundo término, el que consideremos de mayor importancia y cuidado dada la flexibilidad del concepto, es la similitud entre marcas, toda vez que el legislador comunitario no ha precisado que debe entenderse por similitud o semejanza, y en consecuencia, corresponderá al intérprete de la norma, ya sea el funcionario de la Oficina Nacional Competente o el juez, medir el contenido y alcance de la expresión similitud, que por lo demás, conlleva un ámbito suficientemente amplio, para que, puedan involucrarse diversos modos interpretativos, que en algunos casos pueden presentarse antagónicamente.

Con relación a los signos SILEX Y KILEX, será necesario establecer si SILEX es similar o se asemeja a la ya registrada marca KILEX y si puede generar en el público consumidor una confusión o error respecto de los productos o servicios para los cuales se pretende el registro; admitiendo que ante una real o posible confundibilidad entre los dos signos, el por registrar cederá su posición registral en favor de la marca anteriormente registrada.

Para dilucidar si entre una marca y otra hay similitud, se han creado en la doctrina y la jurisprudencia tres criterios, que a continuación se exponen: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.

El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, al significado que contiene la denominación ya sea denominativa o gráfica.

Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, baste y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados. Aparte, además, que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable.

Finalmente, con referencia a la interpretación de las disposiciones seguidamente citadas, nos remitimos al criterio expuesto por el Tribunal en el Proceso 27-1P-96 que dice: “Conforme a lo dispuesto tanto en los artículos 95 y 96 de la Decisión 344, el examen de registrabilidad procede tanto cuando se presenten o no observaciones, y en el primer caso, la oficina nacional competente a la vez que analiza las observaciones realiza dicho examen, el que no sólo se concretará solo a las observaciones sino a otras situaciones y hechos que se presenten con relación al signo solicitado para registro.

“Dentro de esa amplia facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para otorgar o denegar la solicitud de registro no le está permitido establecer, agregar o añadir más causales de irregistrabilidad que las contempladas en los artículos 81, 82 y 83. Cumplir con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del signo, son atribuciones de la administración que no pueden ser trasladadas a otra autoridad ni ser objetadas por haberse cumplido.

El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuyo caso las normas comunitarias y legislaciones internas contienen los preceptos para revocar o enmendar un acto administrativo proferido con incumplimiento de los preceptos relativos al registro de marcas”. Habiendo quedado establecido que hay una posible confusión entre los signos KILEX (registrado) y SILEX (solicitado), deberá ser confirmada una vez se determine si hay vinculación o conexión real entre los productos aunque pertenezcan a distintas clases del nomenclator.

En atención a las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las que se presenten observaciones, como en las que no se presenten dichas observaciones. 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.

Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 4.- Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, debe ser rechazado el registro, en los términos del Art. 83 literal a) de la Decisión 344.

El juez nacional competente habrá de determinar, al efecto, si existe o no el riesgo de confusión. 5.- Para declarar la irregistrabilidad de un signo solicitado como marca, se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las dos marcas van a proteger, siendo irregistrables aquellos si los productos son iguales o semejantes o tienen entre sí alguna conexión competitiva que pueda conducir al público a error, sin consideración a la clase del nomenclator a que pertenezcan. 6.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro de Proceso 3322.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo M. Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.