PROCESO 18-IP-97 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j), y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el Consejero Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor ISL Properties LTD.
Marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta). Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Quito, 17 de febrero 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez, solicita al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que se formula esta petición en razón de que la Sociedad ISL Properties Ltd., por medio de apoderado, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85, solicita de esta Corporación la declaratoria de nulidad de la resolución Nº. 6659 de 31 de marzo de 1995, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el Registro en su favor de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta), para amparar productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y Nº. 1344 de 3 de Julio de 1996, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la mencionada Superintendencia confirmó la precitada resolución Nº. 6659.
Como consecuencia de dicha declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicita ordenar a la referida División de Signos conceda en su favor el registro de la marca que le fue negado. Que el Consejo de Estado considera relevantes para proceder a esta interpretación, los siguientes hechos tomados del escrito contentivo de la demanda: “1.- El 24 de noviembre de 1994, la sociedad actora solicitó el registro de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta), para amparar los productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, publicado como fue el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones por parte de terceros dentro del término legal.
“2.- Mediante el primero de los actos acusados, que fue confirmado por el segundo de ellos, la División de Signos Distintivos negó el registro de la marca solicitada, previas las consideraciones principales que se transcriben a continuación: “TERCERO: Que la expresión WORLD CUP FRANCE 98” (ETIQUETA) cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad contenidas específicamente en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro con marcas de los signos que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado.
“CUARTO: Que el examen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se solicita cumple todas las condiciones legales para servir como distintivo de un producto o servicio en el tráfico comercial. Incluyendo la manera como pueda ser recibido por el comprador en general. Buscando entre otras cosas evitar que pueda confundir al consumidor sobre la procedencia de los bienes para los cuales ha de usarse.
Además porque es un derecho de los Estados que su nombre no sea utilizado sin su consentimiento en labores comerciales por terceros. “QUINTO: Que la expresión WORLD CUP FRANCE 98 (ETIQUETA) reproduce el nombre de FRANCE, palabra del idioma inglés con la que se designa a Francia. Y no se acreditó el permiso de las autoridades competentes del respectivo Estado.
Por lo que encuadra en la causal de irregistrabilidad mencionada en el tercer considerando”. “3.- Mediante el segundo de los actos acusados se confirmó el primero de ellos, con fundamento en las siguientes consideraciones: “La causal de irregistrabilidad, contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala que no podrán registrarse como marcas los signos que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado sin permiso de la autoridad competente del respectivo Estado.
El inciso final agrega: ´En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal´. “La consagración de esta prohibición busca evitar que existan signos que induzcan al público en el error de creer que existe entre los productos o servicios de que se trate, y la organización Internacional o Estado cuyo nombre se reproduce o imita una relación. “En lo relacionado con lo sostenido por el recurrente, referente a que el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 permite el registro de la expresión FRANCE, siempre y cuando se encuentre como accesoria del distintivo principal, este despacho no comparte la interpretación de la norma efectuada por el recurrente.
“Lo que en el inciso final de la disposición ha querido significar es que en ningún caso el nombre, la denominación o abreviación de denominación de cualquier Estado, o de cualquier organización internacional pueden registrarse como distintivo principal en un signo. Y sólo podrán registrarse como elemento accesorio del distintivo principal, con permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización Internacional de que se trate.
“Sobre el particular los doctores Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, acertadamente sostienen: ‘La prohibición puede ser obviada si el Estado u organización Internacional da autorización para usar el signo. No obstante, el nombre del Estado o de la organización internacional, su bandera o escudo sólo podrá usar como elemento accesorio del distintivo principal’.
(El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ed. 1995, pág. 224)”. “En contra de lo que sostiene el recurrente, en su solicitud del 24 de Noviembre de 1994, en la descripción de la marca mixta sí se incluye la palabra FRANCE, y no coloca ninguna exclusión. “Por lo anterior, es improcedente la práctica de las pruebas solicitadas por el recurrente, ya que ante la indudable claridad de la interpretación jurídica de la norma señalada, la posible existencia de marcas que correspondan a un diseño especial, dentro del cual usen el nombre de un Estado no demostraría nada de utilidad, para los efectos del trámite administrativo presente.
“El 1 de agosto de 1995 el apoderado de la sociedad solicitante anexó al expediente, carta de autorización suscrita por la FEDERACION INTERNACIONAL DE FUTBOL ASOCIADO “FIFA”, en el cual otorga a ISL PROPERTIES LTD. el derecho para registrar mundialmente las marcas asociadas con los eventos de la copa mundo de fútbol (incluyendo FRANCE 98, WORLD CUP FRANCE 98, COUPE MONDIALE FRANCE, así como el emblema oficial WORLD CUP 98 y la mascota oficial WORLD CUP 98).
“Sin embargo, la autorización allegada, no reúne el requisito exigido por el literal j) del artículo 82 mencionado, ya que no proviene del organismo autorizado para hacerlo, que es la autoridad competente del respectivo Estado, y no la FIFA”. “4.- La demandante aduce en sustento de sus pretensiones anulatorias la violación, entre otras normas, de los artículos 81, 82 literal j) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sostiene que la expresión cuyo registro como marca se solicitó, cumple con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, y que la administración se equivocó al considerar que dentro del registro se reivindicaba la propiedad sobre el término FRANCE, ya que en dicha solicitud se indicó que las partes esenciales del registro eran el diseño del balón junto con la expresión WORLD CUP 98, suprimiendo el término FRANCE.
Sostiene que aún aceptando en gracia de discusión que en la correspondiente solicitud no fue claro que se hubiera excluido de protección la palabra FRANCE, la Administración debió requerir a la actora para aclarar dicho punto, y no proceder a la denegatoria del registro de la marca. “Finalmente sostiene que aún aceptando que se solicitó protección sobre el término FRAN-CE, y que la administración no debía solicitar la aclaración de la solicitud, “…lo cierto es que el nombre en lengua castellana del nombre en cuestión no es FRANCE sino FRANCIA; y, además, la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, únicamente se refiere al nombre del Estado en lengua española, ya que de lo contrario, específicamente se hubiera incluido en esta causal no solamente el nombre del Estado correspondiente en español, sino su respectiva traducción en cualquier otro idioma.
“5.- Por su parte, el apoderado judicial de la demandada manifiesta que los actos acusados no violan ninguna de las normas invocadas por la actora, y que ellos se fundamentan “…en lo normado en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe en forma expresa y taxativa el registro como marcas que reproduzcan o imiten el nombre o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado, siendo procedente y pertinente recordar que según la jurisprudencia y la doctrina las causales de irregistrabilidad son de obligatorio cumplimiento”.
C O N S I D E R A N D O: Que este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial requerida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. I. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS: Las normas solicitadas para interpretación prejudicial son las siguientes: Decisión 344: “Artículo 81: Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82: No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.
En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal”; (…) “Artículo 89: El peticionario de un registro de marca, podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios. Asimismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados.
“La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. Dicho requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el art. 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados”.
II. INTERPRETACION DEL ARTICULO 81: Del inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, se comenta en la doctrina: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).
(Ver procesos 20-IP-96, G.O. Nº. 291 de 31 de septiembre de 1997 y 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997). CONSIDERA el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: De la definición anterior se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.
Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. De lo expuesto se desprende también, que para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
Sin embargo, aun cuando un signo reúna estos tres requisitos, no asegura su registro, ya que podría encuadrar no obstante dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Sobre este punto el Tribunal se ha pronunciado en varias sentencias que, para que una marca pueda ser registrada como tal debe reunir ciertos requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige, para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.
(Ver procesos 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997, 12-IP-96 y 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997, últimamente reconocida en el Proceso 15- IP-97). A) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia. En la obra “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial” de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, se insiste en el criterio de que el signo sea perceptible “Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir” (pág. 195).
El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”; “Percepción”, dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).
La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Para la recepción sensible o externa de los signos se ha utilizado en forma más general el sentido de la vista, caracterizándose los signos por una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.
B) La distintividad, función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.
La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.
C) La representación gráfica es un requisito formal, que permite la publicación, y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial. La representación gráfica, en suma, es una: “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados” (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77) III.
INTERPRETACION DEL ARTICULO 82 LITERAL j): Sobre la prohibición existente en el art. 82 literal j), tal como se señala en el proceso 15-IP-97: “La norma en comento, no tiene finalidad diferente que la de proteger, en primer lugar, las denominaciones propias de los Estados y Organizaciones Internacionales en aras de que no sean utilizadas o apropiadas por los empresarios como marcas;
(…)” Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, señala que: “el segundo (fundamento) es para defender al consumidor, quien al ver estos signos puede pensar que tienen el respaldo de los países y organismos que ellos representan” (pág. 93). Sobre este punto hay que señalar que se trata de un acontecimiento mundial especial en el que un país solicitó al organismo Internacional FIFA la sede y cedió al mismo tiempo el derecho a usar su nombre, por lo cual Francia cede para la copa del mundo a la FIFA el derecho sobre WORLD CUP FRANCE 98.
Por lo cual el consumidor puede entender que efectivamente existe un respaldo directo de Francia a la FIFA para que esta comercialice el evento y todo lo que representa. La prohibición contenida en el literal j) del artículo 82 de la Decisión 344, tiene como objetivo el evitar que se induzca al público en error al creer que existe una relación entre los servicios o productos de que se trate y la organización internacional o Estado cuyo nombre se reproduzca o imita.
En el caso que se analiza la situación difiere de los casos generales que pueden presentarse, porque los campeonatos mundiales de fútbol son hechos notorios, que en primer lugar, no requieren de prueba para confirmarlos y en segundo lugar el nombre de un País no se lo está tomando como denominación de origen como para pretender confundir al consumidor, sino únicamente como un nombre geográfico -sede de un evento mundial- que en ningún caso supone o va a crear error en el público, como si esos productos amparados por la marca son originarios de Francia o producidos por ese gobierno o autorizados su producción por el mismo, por el contrario la palabra France es una referencia orientadora.
En este caso el nombre del lugar o Estado es un elemento secundario porque lo importante es el evento que va a realizarse, ya que el lugar es un elemento variable y por tanto accesorio circunstancial, tal como se desprende de la práctica de los campeonatos mundiales o de olimpiadas. Con este razonamiento se hace necesario ver cual es el responsable de la organización de tal acontecimiento, como es la FIFA, cuyo Secretario General y Director Ejecutivo certifica que en 1987 “otorgó a” ISL Properties AG “el derecho para registrar mundialmente las marcas de fábrica asociadas con los eventos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 1998 en Francia”.
En consecuencia, lo relevante de la marca no es FRANCE, sino el evento WORLD CUP FRANCE 98. No existe tampoco el elemento de beneficio o provecho de un tercero con la utilización del nombre FRANCIA, ya que de todos modos, con o sin esa indicación la gran mayoría del público sabe y conoce que el campeonato de fútbol del año 1998 se va a realizar en Francia, e imaginativamente al hablar de la copa mundial de fútbol del 98 intuye inmediatamente que es en ese País. Por esa razón el nombre Francia es accesorio del elemento principal del signo y no tanto por el gráfico en que se advierte dicho nombre en tamaño visual de mayor proporción que los otros vocablos.
Además la relación entre el País, la FIFA y entre ésta y la empresa ISL también es un hecho difundido que está a todas luces abierto al conocimiento generalizado del público quien, no sólo cree, sino está convencido de tal relación, debido a la multiplicidad de eventos de la misma naturaleza que se han producido en el transcurso de los años.
No existe el engaño o el error que ese hecho pueda originar en el público con la utilización del nombre FRANCIA, que es lo que pretende proteger la norma del artículo 82, literal j) la que constituyendo una restricción al registro marcario para su aplicación ha de examinarse para cada caso y conforme a las diferentes circunstancias. Al ser elemento secundario el nombre de FRANCE se cumple con lo establecido en el literal j) del art. 82, que dice: “(…) sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.
En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal;”. IV. EFECTOS JURIDICOS DE LA REPRESENTACION En el caso del acontecimiento que se está promoviendo por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, F.I.F.A., se está en presencia de una relación jurídica entre el país sede Francia y la entidad promotora del evento, la F.I.F.A., similar a la relación que existe en el “Merchandising”, definido como la: “…Explotación, mediante licencias o cualesquiera otros medios, de un nombre signo u otro símbolo que ha adquirido o que podría potencialmente adquirir popularidad con el objeto de vender o de aumentar las ventas de mercaderías o de servicios de cualquier naturaleza que no son mercaderías o servicios para los cuales tal nombre, símbolo u otro signo ha sido establecido como marca por el público o podría razonablemente ser así establecido por la extensión o el desarrollo de la gama de productos o servicios…”.
(Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Ernesto Aracama Zoraquín, pág. 291). En la presente consulta el sujeto activo sería el titular del signo que pretende explotarse comercialmente (France) y el sujeto pasivo, quien está llamado a explotar comercialmente el objeto del merchandising (la palabra France con otros distintivos que forma la marca).
Según la certificación adjuntada por la parte actora y suscrita por la Federación Internacional del Fútbol Asociado, no hay duda de que esta organización mundial otorgó desde el año de 1987 a “‘SL PROPERTIES AG’” el derecho para registrar mundialmente la marca, como queda dicho. La autorización de registro incluyó naturalmente la utilización del nombre de la marca.
En cuanto hace relación a la pregunta de si existió permiso de la autoridad competente del Estado -en el presente caso Francia- al organismo internacional F.I.F.A., para utilizar el nombre del país sede del evento durante su promoción, lo cierto es que si bien éste no existe al menos en los documentos allegados a la consulta de interpretación, ello no puede conducir a que se deduzca la falta de intención del país sede para otorgar la facultad de representación al organismo internacional.
Para esclarecer este punto deberá acudirse a la figura de la representación en los negocios jurídicos de modo que la actuación de quien como representante hace las veces de otro (representado), surta efectos para éste como si hubiera actuado él mismo. La figura jurídica de la representación es pues una ficción en virtud de la cual se supone que lo actuado por una persona (el representante) incide sobre otra (el representado) como si no fuera aquel sino éste el que hubiera intervenido en el acto jurídico.
La teoría moderna de la representación considera que existe una sustitución real y completa de la personalidad jurídica del representante al representado, es decir que la voluntad del representante se sustituye a la del representado quien participa real y directamente en la formación del contrato. La voluntad del representado es elemento esencial para que se dé la figura jurídica de la representación. Ello quiere decir que el representado debe haber querido que su representante sea quien actúe en nombre de aquel.
Ante la dificultad de establecer la calidad del representante, es decir de quien actúa en nombre de otro, corresponderá a la autoridad competente examinar los hechos y antecedentes conocidos para determinar la existencia de voluntad del representado. A este respecto anota el Profesor Alvaro Pérez Vives en su Teoría General de las Obligaciones, Editorial Temis, 1953, pág. 112, que “El elemento confianza y la manera como actúe el comisionado, servirán para ilustrar las relaciones existentes entre ésta y el comitente, y permitirán determinar si se le confirió o no la representación”.
Es indudable que de un examen cuidadoso sobre las relaciones entre el Estado francés (representado) y la F.I.F.A. (representante) se podrá establecer con claridad la existencia de la voluntad de ser representado, que animó al Gobierno francés al solicitar y acceder a la sede francesa para el evento de la Copa Mundial, hecho que para este Tribunal es de público, general e inveterado reconocimiento, hasta el punto de que su existencia no requiere de prueba.
V. INTERPRETACION DEL ARTICULO 89: El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de 1996; al referirse a este punto dice: “El artículo 89 de la Decisión 344 hay que analizarlo con respecto al trámite o procedimiento de la inscripción de una marca, para llegar a la conclusión sobre el momento en que puede modificarse la solicitud inicial del peticionario.
“Conforme a la norma del artículo 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios. Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (…), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro (…)”.
Todos los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial, es decir aquellos “que no alteran el aspecto general de la marca”, pueden ser modificados sin que esto implique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera. “El artículo 89, que se analiza no ha precisado, el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial.
Pero si se parte del hecho de que un procedimiento administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”.
“(…) el artículo 89 de la Decisión 344, faculta a la oficina nacional competente a requerirle, en cualquier momento de la tramitación, las modificaciones que dicha oficina crea necesarias, requerimientos que no podrán referirse a modificar el signo o ampliar los productos o servicios principalmente especificados. Este requerimiento debe ser cumplido por el peticionario y aunque se emplea el vocablo “podrá”, éste se refiere a la facultad imperativa de la administración para hacer el requerimiento y no a una mera potestad o acción permisiva.
Tampoco es facultad de la administración variar los aspectos esenciales o substanciales de la solicitud. La administración tendría, así mismo, la facultad según la norma citada, de solicitar o requerir al peticionario o solicitante que elimine o restrinja productos o servicios”. (subrayado es nuestro) “Las modificaciones requeridas por la oficina competente se tramitarán según el procedimiento establecido en el artículo 91 de la Decisión 344.
De serlo así, la oficina nacional notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el interesado subsane las irregularidades que la administración haya observado dentro de la solicitud y haya requerido su modificación. Este plazo será prorrogable por 30 días más y por una sola vez.
La solicitud, en este supuesto no pierde su prioridad, y si ya se ha efectuado la publicación a la que se refiere el artículo 92, no será necesario una segunda, al menos para los efectos de computar el tiempo dentro del cual deben presentarse observaciones. “El inciso segundo del artículo 89, incluye expresamente los términos “en cualquier momento de la tramitación”, porque el silencio de la ley a este respecto habría significado que la administración no pueda actuar de la misma manera que el particular, ya que los actos de aquella deben ser expresamente reglados por la ley.
La tramitación de este segundo inciso comprende desde la presentación de la solicitud hasta que la oficina nacional competente (administración) dicte la resolución que culmine con la vía administrativa, con lo cual concluyen o se suspenden sus atribuciones”. (Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 del 26 de Noviembre de 1996) Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en una de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, es obligatorio y procede tanto en los casos en que se presenten observaciones, como en los que no se presenten. 3.- Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede.
Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca constituye indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 4.- En el caso de la marca “WORLD CUP FRANCE 98” (Etiqueta), no se ha producido la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal j) de la Decisión 344, tomando en cuenta que el organismo internacional respectivo, otorgó el derecho para registrar marcas de fábrica asociada con un certamen de notorio conocimiento como es la Copa Mundial de Fútbol FIFA 1998 en Francia, nombre este que constituye un elemento accesorio del evento principal. 5.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 4083.
Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.