PROCESO 21-IP-97 Interpretación prejudicial del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el Dr. Augusto Maldonado Vásconez, Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo de Quito-Ecuador. Proceso Interno Nº 1507-25-95 Actora: VARELA S.A. MARCA “SAVON” y LOGOTIPO.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los trece días del mes marzo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: Que la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, a través de su Presidente Doctor Augusto Maldonado Vásconez, solicita la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se formula esta solicitud dentro del proceso que sigue la Empresa Varela S.A. en contra de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, solicitando se declare la ilegalidad del acto administrativo constante en resolución contenida en oficio Nº 0939721 del 12 de Agosto de 1994 y pide se disponga en sentencia el registro de la marca SAVON y LOGOTIPO presentada por la actora.

Que los hechos considerados relevantes por la alta jurisdicción consultante son los siguientes: “a) Que el 15 de Octubre de 1992 presentó la solicitud de registro de la marca de fábrica denominada SAVON y LOGOTIPO destinado a proteger productos de la clase internacional 3, especialmente jabones de tocador, solicitud a la que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial le concedió el Nº 34802;

“b) La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 333, página 94, puesta en circulación el 30 de septiembre de 1993; “c) La Compañía Johnson – Johnson el 6 de septiembre de 1993 presentó observaciones a la solicitud de Registro Nº 34802; “d) Mediante providencia contenida en el oficio 934354 de 19 de noviembre de 1993, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial pone en conocimiento del actor el escrito de observaciones antes anotado;

“e) El 12 de enero de 1994 el actor ha presentado la contestación a las observaciones; “f) El 11 de marzo de 1994, con oficio Nº 093696, notificado el 25 del mismo mes y año, la Dirección de Propiedad Industrial corre traslado al apoderado de Johnson – Johnson el escrito presentado por Varela S.A. “g) El 12 de agosto de 1994, mediante resolución notificada el 1 de septiembre de 1994 y contenida en el oficio Nº 0939721 el Director de Propiedad Industrial resuelve “Rechazar la solicitud de Registro de la marca SAVON y LOGOTIPO presentada por el actor.

“El 25 de enero de 1995, el Ministro de Sustanciación califica la demanda y se ordena citar a los demandados; el Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca opone como excepción la ilegitimidad de personería pasiva; el Director Nacional de Propiedad Industrial, se excepciona así: Niega los fundamentos de la demanda, la falta de legítimo contradictor; falta de derecho del actor; legalidad y validez del acto impugnado; el mandatario de Johnson y Johnson, en escrito de fojas 21 hace las observaciones y plantea las excepciones que constan en el mismo”.

Que por su parte la demandante en su recurso niega la posibilidad de que exista confusión en el público consumidor por las siguientes razones: 1. La actora tiene debidamente registrada bajo el Nº 1694 de 19 de junio de 1992, la marca SAVON de propiedad de Varela S.A.; y que mediante solicitud de registro Nº 34802 solicita el registro del logotipo que acompaña a la marca SAVON. 2.

Entre la marca SAVLON y la marca SAVON Y LOGOTIPO no existe similitud, pues justamente la forma como se ha concebido la marca en su integridad, las diferencias se individualizan totalmente, tanto más que SAVLON es una marca nominativa, al estar constituida solamente de palabra; en cambio SAVON Y LOGOTIPO es una marca mixta, al estar formada de palabra y gráfico, los mismos que obviamente se los va a usar conjuntamente.

Que por su parte el tercerista en el juicio, o sea, la firma Johnson y Johnson, a través de su mandante sostiene que: 1. VARELA S.A. solicitó el registro de la marca SAVON Y LOGOTIPO y JOHNSON & JOHNSON presentó observaciones contra tal solicitud en base al registro de su marca SAVLON. Evidentemente, la marca solicitada y la marca registrada son casi idénticas, pues la marca solicitada tiene exactamente las mismas letras ubicadas en el mismo orden, a excepción de la letra “L”, que contiene la marca registrada SAVLON.

Por tanto existe casi identidad en la visión, en la escritura y en la pronunciación de la marca solicitada respecto a la marca registrada, hecho que determina que inevitablemente se pueda producir confusión en el público consumidor respecto de las mismas. 2. Además niega el hecho de que la actora tenga registrada la marca SAVON y que la solicitud solamente pretenda proteger el logotipo que acompaña a la marca SAVON y afirma: “En el supuesto no consentido de que tal registro existiera (…) me reservo el derecho de solicitar la nulidad del mismo por haber sido concedido en violación a lo establecido en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

El Director Nacional de Propiedad Industrial al adoptar resolución en el trámite 34802/92, el 12 de agosto de 1994, dice: “Primero.- Que de conformidad con lo que dispone el art. 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debe resolver sobre la concesión o denegación de una marca.

“Segundo: Que analizadas las marcas se concluye que existen semejanzas tanto visuales, auditivas y fonéticas capaces de producir confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor. “Tercero: Rechazar la solicitud de registro de la marca SAVON y LOGOTIPO presentada por el Dr. José Rafael Bustamante, en su calidad de apoderado de VARELA S.A. y archivar el expediente”.

CONSIDERANDO

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial, requerida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 2. NORMAS A INTERPRETARSE: Que la norma del derecho comunitario cuya interpretación se solicita es la siguiente: Decisión 344 “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puedan inducir al público a error”.

Además el Tribunal considera que debe interpretar también el art. 81 de la Decisión 344. “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

3. DEFINICION DE MARCA Y REQUISITOS QUE UN SIGNO DEBE REUNIR PARA SER REGISTRABLE El segundo párrafo del artículo 81, arriba transcrito, define lo que es la marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define a la marca como “todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. La legislación mexicana sobre Propiedad Industrial e Inversiones Extranjeras, en el artículo 88, define a la marca como “todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define la marca diciendo: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.

(OMPI): “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13. CONSIDERA el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena: De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otro, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste distinga un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. De lo expuesto se desprende también, que para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Sin embargo, aun cuando un signo reúna estos tres requisitos, no asegura su registro, ya que podría encuadrar no obstante dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83. Sobre este punto el Tribunal en varias sentencias ha reconocido que para que una marca pueda ser registrada como tal, debe reunir ciertos requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (Ver procesos 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997, 12-IP-96 y 22-IP-96, G.O. Nº 265 de mayo 16 de 1997).

Ultimamente reconocida en el proceso 15-IP- 97. Acerca de la distintividad el Tribunal ha expresado en el Proceso 20- IP-96, G.O. 291 de 3 de septiembre de 1997 que: “La marca es el medio o el modo externo y necesario de que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores.

De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación, y los productos como objeto de protección de la marca. Un signo que no tenga esa capacidad distintiva frente a productos y ante otros signos, carecería del requisito esencial que la marca debe cumplir en el campo comercial cual es, el distinguir unos productos de otros”.

4. SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS O SOLICITADOS Sobre el artículo 83, literal a) que establece la no registrabilidad de signos que por su identidad o semejanza con otros ya registrados o solicitados puedan inducir al público a error, el Tribunal se ha pronunciado en diversas sentencias, en especial la del Proceso 27-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial Nº 279 de julio 25 de 1997, en la que dice: “La clara intención del legislador comunitario al imponer esta prohibición no es otra que la de proteger principalmente al consumidor ante la presencia de dos signos, que siendo idénticos o semejantes amparen los mismos productos o servicios, y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirle a confusión o error al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o que el producto con marca similar también deviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error en el origen empresarial -no geográfico- del producto, se trata de impedir con la prohibición señalada en el art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. Uno de los requisitos necesarios para que un signo sea considerado como marca es que éste sea distintivo, lo cual significa que no se preste a confusión o que no exista el riesgo de la misma.

“La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva” (Proceso 2-IP-94.

G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994). Ha puntualizado el Tribunal en el Proceso 3-IP-91, “que la labor de cotejar las marcas con el propósito de determinar si son confundibles o no, es de la exclusiva competencia del juez nacional por tratarse de “un hecho materia del proceso, cuya calificación escapa a la competencia del juez comunitario según el artículo 30 del Tratado que creó al Tribunal Andino, al igual que establecer si una determinada denominación es “genérica” …teniendo en cuenta, en todo caso, los principios sustentados por el juez comunitario al interpretar la correspondiente norma”.

Entre los vocablos confrontados, el uno registrado -SAVLON- y el otro por registrarse -SAVON Y LOGOTIPO- existe similitud visual y fonética, en las letras que integran esas denominaciones así como su percepción auditiva, similitudes que llevaría a una confusión entre el público consumidor, produciendo error en él entre los productos que ambas marcas protegen, confusión que se acentúa y agrava por la similitud o semejanza o conexión competitiva entre ellos.

En efecto, de las seis letras que contiene la marca registrada, SAVLON, cinco se repiten en el signo por registrarse, SAVON, repetición continua y sucesiva, con la sola introducción en la marca oponente, de la letra “L”, sin que esto signifique una diferencia apreciable para contrarrestar la semejanza antes aludida. Tampoco la letra diferente en los dos signos, hace que entre ellos se produzca una desigualdad fonética y de pronunciación que permita suficientemente una distinción necesaria para evitar la confusión. La percepción auditiva de los dos signos es tan semejante que la probabilidad de confusión es evidente.

Así mismo, la pronunciación de los vocablos por el consumidor medio, usuario o adquirente de los productos que las marcas protegen, a lo mejor por no ser de un nivel cultural elevado que reproduzca una clara vocalización de los términos, no permitirá en el uso de los signos un sonido diferenciador necesario para evitar la confusión. Mas bien puede acontecer que la semejanza en el campo fonético induzca al error entre los consumidores de los productos.

Producido o por producirse esa confusión, que es lo que trata de evitar la norma del artículo 83, literal a) de la Decisión 344, este Tribunal ha expresado en sus fallos que la solicitud marcaria no tiene prevalencia frente a la registrada, ya que en el primer caso se está frente a una mera expectativa y en el segundo ante un derecho válidamente, mientras no se pruebe lo contrario. 4.1.

Validez del Registro de una Marca: Los actos de concesión y de otorgamiento del registro por la Oficina Nacional Competente, como actuaciones administrativas que son, están revestidas del principio de presunción de legalidad de los actos administrativos, de manera que una vez producidos y en firme tienen pleno efecto jurídico y no pueden ser desconocidas ni suprimidas de la vida jurídica mientras no hayan sido declaradas nulas.

De lo anterior no podría sostenerse que es inválida una decisión de rechazo de registro basada en la identidad de una marca registrada anteriormente, con el argumento -por parte de quien pretende registrar un signo similar- de que la marca registrada de la cual se predica la semejanza era genérica o descriptiva, pues en virtud del principio anotado, el registro de la marca anterior goza de legalidad y es totalmente válido.

Si la parte que alega su invalidez pretendiera que ella prosperare tendría que acudir a demandar la nulidad ante la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 de la Decisión 313 y 113 de la Decisión 344, que le otorgan a la parte interesada el derecho de solicitar la nulidad de registro de una marca, entre otras causales, cuando éste se haya concedido en contravención a las disposiciones previstas en el régimen comunitario. 4.2.

Clases de marcas: En el presente caso la marca SAVLON, es nominativa y la marca SAVON Y LOGOTIPO es una marca mixta. “Las marcas como es sabido pueden ser de diferentes tipos -conforme lo ha precisado la doctrina-, de acuerdo con la clase del signo que se utilice para señalar o identificar el producto o servicio. La denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico ya que está formado por varias letras que integran un conjunto pronunciable, y que pueden tener determinado significado conceptual (marcas “sugestivas” o “arbitrarias”), o carecer de él (marcas “caprichosas” o “de fantasía”).

“En la marca gráfica se utiliza un signo visual: líneas, dibujos, colores, etc., y puede ser una marca “puramente gráfica” o una marca “figurativa”. Esta última es la que suscita en la persona interesada o posible consumidor un determinado concepto, el cual puede ser concreto o abstracto, según sea la naturaleza de la evocación que provoca”.

“La llamada marca “mixta” es más compleja, ya que está constituida por un elemento denominativo (una o varias palabras) y por un elemento gráfico (una o varias imágenes), o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales. En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signo gráficos o acústicos”.

(Proceso 4-IP-91, G.O. Nº 97 de diciembre 16 de 1991) El signo SAVON y LOGOTIPO está compuesto por la denominación más el logotipo. En una marca mixta, por lo general el elemento predominante es el denominativo, pues a través de las palabras es la única forma de solicitar las marcas y los productos. Si entre la marca denominativa y la expresión de la mixta, que será también la palabra, existe similitud fonética, la confusión impediría su registro.

(Proceso 32-IP-96, G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997) En el mencionado Proceso 4-IP-94 al referirse a la comparación de marcas nominativas con mixtas el Tribunal ha dicho: “La complejidad de la comparación marcaria es más acentuada si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el que el conflicto se pretende dilucidad entre marcas denominativas frente a marcas mixtas.

Sobre éstas, ya se ha expresado que el elemento denominativo, generalmente, sobresale en el elemento mixto. Esa tesis se fundamenta en que la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y no de la palabra o denominación…Si en la marca mixta predomina el factor gráfico no habría lugar a la comparación con la marca denominativa, lo que se traduciría en la inconfundibilidad marcaria”.

El Tribunal ha manifestado en sentencia del 9 de diciembre de 1988 (Proceso 4-IP-88, G.O. Nº 39) y ratificado en sentencia del 10 de mayo de 1995 (Proceso Nº 9-IP-94, G.O. 180) que: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público”.

Cuando se debe realizar una comparación entre diferentes tipos de marcas, necesariamente ello implica una confrontación de elementos heterogéneos. Esto se halla analizado por el Tribunal en una anterior sentencia (Proceso 4-IP-91, G.O. Nº 97 de diciembre 16 de 1991) en el que se expresa que “Según la doctrina actual, al comparar una marca denominativa con una mixta no debe olvidarse que, en esta última, suele prevalecer el denominativo sobre el gráfico.

Se parte de la base de que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado, al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor para señalar el producto. Debe entonces analizarse cuál es la dimensión más característica de la marca en cuestión, o sea, la que puede producir un mayor impacto en la mente del posible consumidor, puesto que, como se ha visto, de ello depende básicamente la posibilidad de confusión”.

Para llegar a determinar si la confusión existe se debe recurrir a lo que define la doctrina; así Fernández Novoa (Fundamentos de Derechos de Marcas, pág. 240) dice: “que en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. 4.3.

Reglas de Comparación de las Marcas Para el análisis de comparación de marcas el Tribunal ha recogido los siguientes criterios, que han sido expuestos en los Procesos 09-IP-94, G.O. Nº 180 de mayo 10 de 1995 y 32-IP-96, G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997). “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas”. (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada.” “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

(Proceso 09-IP-94, G.O. Nº 180 de mayo 10 de 1995). Con los antecedentes expuestos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo que no cumpla con las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no puede considerarse apto para el registro marcario. 2.

Un signo aunque reúna las condiciones requeridas para tener acceso al registro, no deberá estar incurso en ninguno de los impedimentos o situaciones de irregistrabilidad previstos en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3. Un signo que sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para un registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios y que por ello pueda inducir al público a error, no podrá constituirse en marca conforme al art. 83 literal a) de la Decisión 344. 4.

Con el fin de cotejar las marcas que se encuentren en conflicto frente a su registro, el juez nacional competente, para determinar la existencia o no del riesgo de confusión, tomará en cuenta, en lo que estime conveniente, la doctrina mencionada en la presente sentencia. 5. De conformidad a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación para la sentencia que dicte en el Proceso Interno Nº 1507-25-95, a quien se le notificará mediante copia certificada y sellada, según lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal.

Remítase igualmente copia de la presente sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.