PROCESO No. 4-IP-96 Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 64 y 76 de la Decisión 85; de los artículos 73, literal a), 86 y 103 de la Decisión 311; de los artículos 73, literal a), 85 y 102 de la Decisión 313; y, de los artículos 83, literal a), 96 y 113 de la Decisión 344, solicitada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, Segunda Sala.

Expediente No. 1396. Actor “Purex Corporation”, caso marca “BRILLOWAX”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito, a los veinticinco días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: La solicitud presentada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, para que se interpreten en vía prejudicial los artículos enunciados en el siguiente orden por el requirente: Arts. 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 102 de la Decisión 313; 103 de la Decisión 311; y, 76 de la Decisión 85;

Arts. 56, 58 literal f), 64 de la Decisión 85; el Art. 73 literal a); y, Art. 86 de la Decisión 311; Art. 73 literal a) y Art. 85 de la Decisión 313; y, el Art. 83 literal a) y el Art. 96 de la Decisión 344 del Régimen comunitario sobre Propiedad Industrial y demás que guardan relación con el caso subjudice. Que la solicitud elevada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada según lo determina el art. 28 del Tratado de su Creación y que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito tiene facultad para solicitar dicha interpretación conforme al art. 29 ejusdem. Que el solicitante, considera como hechos relevantes para la interpretación los siguientes: 1.

Que la Empresa Purex Corporation por intermedio de apoderado demanda ante ese Tribunal al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, para que se declare la ilegalidad del acto administrativo de 5 de agosto de 1982 por el cual el Director General de Propiedad Industrial dispuso que prosiguiera el trámite de registro de la marca “Brillowax” considerando que el término para presentar oposiciones había prescrito. 2.

Que la Empresa Purex Corporation, propietaria de la marca “Brillo” registrada en el Ecuador y notoriamente conocida en el país y en el exterior demanda que se rechace la solicitud presentada por el Ingeniero Sergio Hidalgo Morejón para inscribir el signo “Brillowax” dado el hecho de que no es merecedor de registro por ser confundible con la marca perteneciente a la mencionada empresa demandante. 3.

Por su parte el Procurador Judicial del Ministerio de Industrias, Comercio e Integración contestó la demanda sosteniendo la legitimidad de la Resolución impugnada, pues se la dictó con fundamento en el artículo 67 de la Decisión 24 (sic) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que la oposición del registro de la marca se presentó con posterioridad a los 30 días hábiles determinados en los artículos 65 y 66 (sic) del mencionado cuerpo legal. 4.

Alega además, el Procurador Judicial, la no acreditación legal de la personería del apoderado de la empresa demandante, así como de la existencia de la misma.

CONSIDERANDO: I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA El 28 de julio de 1982 Purex Corporation se opone a la inscripción de la marca de fábrica BRILLO-WAX solicitada por el Ing. Sergio Hidalgo Morejón, por cuanto Purex Corporation tiene ya inscrita en el Ecuador la marca de fábrica BRILLO, con el Nº 621 de 10 de octubre de 1947 y renovada con el Nº 254 de 23 de noviembre de 1967.

De acuerdo con lo que disponen los Arts. 56 y 58 literales f) y g) del Decreto Supremo 1257 de 28 de marzo de 1977, en el Ecuador es prohibido registrar como marcas de fábrica los signos o palabras que no sean novedosos, las marcas que sean confundibles con otras ya registradas y las que sean confundibles con las ya registradas en el Ecuador o en el exterior.

El Art. 64 de la misma Ley, faculta a la oficina nacional competente, a decidir el rechazo de una solicitud de marca de fábrica si es que ésta quebranta los Arts. 56, 58 y 59 de la Ley. El 17 de agosto de 1982 se notificó al apoderado de Purex Corporation que se había ordenado el continuar con el trámite de registro de la marca de fábrica BRILLO-WAX, negando así su oposición. Aduce entonces en su demanda que el uso de la marca que se pretende inscribir causaría daño a los legítimos propietarios de la marca BRILLO y también a los consumidores, puesto que habría error en el público, al proteger ambas marcas productos de la misma clase.

Solicita por tanto, dejar sin efecto la providencia dictada el 5 de agosto de 1982 la cual ordena la continuación del trámite sin considerar las oposiciones por extemporáneas y pide se rechace la solicitud presentada por el Ing. Sergio Hidalgo Morejón para inscribir la marca de fábrica BRILLO-WAX. II. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DEL PROCURADOR JUDICIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E INTEGRACIÓN. La Resolución Nº 866-82-DL de 5 de agosto de 1982 que rechaza la demanda de oposición es del todo legal, pues se la dictó con fundamento en el Art. 67 de la Decisión 24 (sic) de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la demanda de oposición se la presentó con posterioridad a los 30 días hábiles determinados en los Arts. 65 y 66 del ya mencionado Cuerpo Legal.

Señala el Procurador Judicial que “nada expresa en su demanda sobre la providencia Nº 1658 de 20 de octubre de 1982, que manda que se inscriba y registre en el Libro Protocolo la mencionada marca” esto es BRILLOWAX. Agrega que si la solicitud de registro de la marca BRILLOWAX se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 206 de 26 de mayo de 1982, únicamente podía oponerse al registro de la marca del 27 de mayo al 7 de julio, pero si se presenta la oposición el 28 de julio de 1982 lo hizo extemporáneamente y por consiguiente se expidió el certificado de registro de la marca BRILLOWAX.

Ni en la instancia administrativa ni menos aún en la instancia contencioso-administrativa, el demandante ha legitimado su intervención; tampoco ha demostrado, con documentos, la existencia legal de Purex Corpotation. III. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DEL DELEGADO DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO Se adhiere y hace suyas todas y cada una de las excepciones deducidas por el señor Procurador Judicial del Ministerio de Industria, Comercio e Integración en su contestación a la demanda.

IV. SÍNTESIS DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA IMPUGNADA El 5 de agosto de 1982, visto el escrito de 28 de julio de 1982, presentado por el apoderado de Purex Corporation, por medio del cual presenta demanda de oposición al registro e inscripción de la marca BRILLOWAX, y considerando que el escrito se presentó fuera del término legal se dispone la continuación del trámite de registro como marca de fábrica de la denominación BRILLOWAX.

V. NORMAS A INTERPRETARSE Que a este Tribunal, tal como se ha establecido en reiterada jurisprudencia le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas por lo que está facultado para extender a otras no comprendidas en la solicitud y a excluir aquellas que no resulten aplicables al proceso interno que ha dado lugar a la consulta, en consecuencia, el Tribunal considera pertinente la interpretación únicamente de los artículos 56, 58 literal f), 64 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

No se ve necesaria la interpretación de las Decisiones 311, 313 y 344, a excepción de su artículo 113, por cuanto la marca fue conferida bajo la Decisión 85 y la demanda del acto administrativo que se impugna tuvo lugar también bajo la vigencia de la Decisión 85. En razón de que el presente caso versa sobre el rechazo de una oposición que hacía referencia a causales de irregistrabilidad que podían desembocar en una acción de nulidad, el Tribunal estima procedente interpretar las normas que se mencionan.

El tenor de las normas a interpretarse es el siguiente: DECISIÓN 85 “Artículo 56. Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. “Artículo 58. No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) “f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

“g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. “Artículo 64. En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58 y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud.

“Artículo 76. El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los Artículos 56 y 58 del presente Reglamento. DECISION 344 Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; c) El registro se haya obtenido de mala fe.

Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.

Las transcritas normas responden en su conjunto a un claro propósito de otorgar la más amplia protección a los signos marcarios, debidamente registrados, otorgándoles un derecho exclusivo y excluyente erga omnes. VI. DISTINTIVIDAD DE LOS SIGNOS MARCARIOS El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dispone que sólo pueden ser registrados como marcas los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos.

Del cumplimiento de estos requisitos esenciales depende que el signo que se pretende registrar pueda distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros. El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, recogió los requisitos de fondo que la doctrina había elaborado para que un signo pueda constituirse en marca, y estos son: novedad, visibilidad y suficiente distintividad; esta última en forma generalizada, se la considera como esencial por cuanto “se traduce en esa potestad necesaria de individualizar los productos o los servicios designados por una marca para diferenciarlos y distinguirlos de los otros” es decir “de aquellos a los que la marca no protege” (Proceso 9-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995).

Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo inicial que todo signo debe tener para poder cumplir con la diferenciación que es el objeto principal de la marca. En consecuencia mientras el signo per se, no distinga dentro del comercio bienes y servicios de una persona o empresa, frente a bienes o productos y servicios de otra persona o empresa, no podrá constituirse como marca.

Con el ánimo de evitar la confusión entre dos productos, la marca protege entonces al titular del producto o servicio y a la clientela que adquiere el mismo, en base de una determinada marca, la cual tiene que ser identificable y distinguible de otras ya registradas. La distintividad es la razón del derecho a la exclusividad de la marca, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia y desde el punto de vista de los consumidores hace posible el carácter distintivo, identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño (Proceso 16-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997).

Sobre la función distintiva de la marca el Tribunal ha dicho en el Proceso Nº 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988 que: “De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen debe ser “suficientemente distintivos”. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca.

De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares. “Para proteger a los consumidores y también a los propietarios de marcas, el artículo 58 de la Decisión 85 prohibe el registro de aquellos signos “que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate” (literal a).

Por las mismas razones prohibe el registro de los signos que puedan confundirse con otros ya registrados, o cuyo registro haya sido solicitado con anterioridad por un tercero o posteriormente con una reivindicación válida del derecho de prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase (literal f). Asimismo se prohibe el registro de las que puedan confundirse con otras “notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares” (literal g).

“La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca.

Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla. Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean “visibles”, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.

Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56)”. El artículo 58 literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, prohibe el registro de marcas que sean confundibles con otras ya registradas, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado, para productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado.

Esta norma pretende entonces proteger al propio titular de la marca y al público consumidor del llamado “riesgo de confusión”, tiene su razón de ser en la propia función que la marca desempeña, esto es, distinguir un producto o servicio de los servicios o productos que compiten en el mercado. Por lo tanto, si se permite “la inscripción de un signo confundible con otro ya registrado, se obstaculizaría una competencia leal pues quien inscribe el segundo signo amparándose en una relativa semejanza con un signo anterior, en el fondo lo que puede perseguir no es otra cosa que llevar al público a error entre las dos marcas que protegen productos de la misma clase, con el objeto de obtener una ventaja económica en cuanto a la buena fama o clientela que pudo ya haber adquirido el signo primeramente registrado.

(Proceso 2-IP-95 G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996). La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de las dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecta registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva (Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 163 de 12 de septiembre de 1994).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 2-IP-95 con relación al procedimiento subjetivo para determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión manifestó que: el juzgador ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales y que estos no podrán depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para estos efectos se basará en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como el visual, auditivo, ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas. “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la evocación que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto (G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996)”. En el Proceso 9-IP-94 (G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995) se ha dicho que uno de los puntos más difíciles del Derecho Marcario es la confrontación entre dos signos para llegar a determinar si entre ellos existe una similitud que pueda inducir al público consumidor a error.

Por ello la doctrina y la jurisprudencia internacional han señalado ciertas reglas lógicas y científicas que podrán ser tomadas en cuenta para determinar la similitud entre marcas, sin que estas sean un único punto de vista que utilice quien califique la confusión entre dos signos que se asemejen, y estas son: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aíres, pág. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo”. Esta regla persigue entonces, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados para poder ser comparados, que el examen se realice a base de las semejanzas y no de las diferencias existentes.

Respecto de la segunda y tercera regla se dice por un lado que debe emplearse un método de cotejo sucesivo, es decir, no cabe el análisis simultáneo, por cuanto el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino que lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cual es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

En cuanto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de las semejantes disposiciones de estos elementos”. VII. LAS MARCAS ENFRENTADAS En el presente caso las marcas en disputa, esto es BRILLO y BRILLO WAX, se encuentran debidamente registradas por la Oficina Nacional Competente de la República del Ecuador.

La aprobación exclusiva de nombres comunes, de sustantivos o adjetivos que denoten las características esenciales de un producto no pueden ser apropiadas en forma exclusiva, como así ha sostenido este Tribunal en varios de sus fallos, porque su aceptación significaría privar de esos términos a otros empresarios que bien pueden utilizarlos en sus productos.

“BRILLO”, se asimilaría a una de las características de productos como ceras líquidas y otros, constituyéndose en una marca evocativa con debilidad marcaria, sin que su titular, a excepción de que fuere una marca notoria debidamente comprobada esta categoría al momento de la solicitud de la marca impugnada, pudiera oponerse o impedir el registro de otra similar con éxito, la que llevando ese mismo vocablo (BRILLO), añada otro que permita en su conjunto tener una fuerza expresiva y distintiva necesaria y suficiente para que las dos marcas coexistan en el comercio.

Si entre marcas en conflicto existen los necesarios elementos diferenciadores que impidan su confundibilidad, no se cumpliría con las condiciones de irregistrabilidad previstas en el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, toda vez que un simple parecido no es causal suficiente para denegar un registro o a lo mejor para declarar la nulidad de una marca.

Si el juzgador desprende de su análisis subjetivo, acatando las reglas en esta sentencia enumeradas, que la palabra en inglés WAX, posiblemente desconocido su significado por un gran número de consumidores por lo que la marca puede agruparse entre las de fantasía o caprichosas, excluye la confundibilidad, entonces, bien podría aceptar el uso simultáneo de las dos marcas por ser inconfundibles, sin que de oficio pudiera, en ese caso, declarar la nulidad de la registrada en segundo lugar, al amparo de la facultad contemplada en el artículo 76, analizado en renglones anteriores.

VIII. INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO El artículo 64 de la Decisión 85 establece la facultad que tiene la oficina nacional competente para que una vez ingresada la solicitud y practicado su examen, pueda rechazar la misma en caso de incumplimiento de los artículos 56, 58 y 59 ejusdem, resolución que debe adoptarse previa la comparecencia o audiencia del solicitante.

Es decir, la oficina nacional competente tiene en primer lugar, la obligación de examinar si los signos cumplen con los requisitos del artículo 56 o se encuentran dentro de las prohibiciones que establece el artículo 58, y de presentarse cualquiera de estos, la autoridad administrativa deberá rechazar la solicitud, convocando previamente a una audiencia al solicitante.

Si a juicio de la autoridad competente, se cumplieron los requisitos o no existe causales de irregistrabilidad, podía autorizar el registro de la marca. Respecto a este punto el Tribunal de Justicia, dentro del Proceso 2- IP-95 manifestó que: “Esta disposición no encarna obligación imperativa de rechazo por parte de la administración, cuando ésta considera que se ha cumplido con los requisitos previstos en la Decisión 85 para la admisión de la solicitud de registro, quedando a salvo los derechos de terceros para ejercer los recursos legales.

“La audiencia con el solicitante para proceder al rechazo es una formalidad que debe ser cumplida antes del dictamen de la correspondiente resolución”. (G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996). La determinación del cumplimiento o no de los requisitos y condiciones que establecen los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85, no debe nacer de una arbitrariedad de la autoridad, sino, por el contrario, debe obedecer a un análisis riguroso y técnico de los signos a registrarse.

En el régimen de la Decisión 85 aplicable al presente caso, la Autoridad Nacional competente debió establecer analizando las marcas contrapuestas, si existieron entre ellas riesgo de confusión y si ellas correspondían a productos o servicios comprendidos en una misma clase. Si para la referida autoridad no se han cumplido los requisitos exigidos por los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85 relativas a las condiciones de registrabilidad y las causas de irregistrabilidad, puede decidir el rechazo de la solicitud marcaria previa audiencia al solicitante.

“El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la oficina nacional competente “podrá decidir el rechazo de la solicitud” (subraya el Tribunal), debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibídem), pero nunca en el sentido que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad.” (Proceso 4-IP-88, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989, Jurisprudencia del T.J.A.C. Tomo 1, pág. 173).

IX. LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO AL AMPARO DE LA DECISIÓN 85 La legitimación requerida por el artículo 76 de la Decisión 85, para solicitar ante la oficina nacional competente la cancelación de una marca expedida en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 del “Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial”, ha de entenderse en el sentido de que debe ser acreditada esa condición de parte, que aún en la amplitud que el Derecho Comunitario da a esta expresión, podría abarcar cuando más, aparte de los titulares de derechos subjetivos, también y sólo a los interesados legítimos; mas no a los simples interesados.

Deberá, en consecuencia, el Juez nacional determinar previamente si el demandante en el proceso contencioso administrativo instaurado ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo reúne las condiciones de legitimidad para recurrir, según lo dispuesto por el artículo 76 de la Decisión 85. Tanto en los procedimientos administrativos internos como en los contencioso-administrativos, la legitimación activa se encuentra normalmente equiparada en cuanto a sus requerimientos, para evitar de esa manera irregularidades; pero en definitiva, es el legislador de cada País Miembro el habilitado para establecer esas condiciones, y, por su parte, el Juez Nacional el único competente para interpretar las normas de aquél emanadas (ver Proceso 4-IP-95, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

Además esta norma faculta a la oficina nacional competente a cancelar de oficio el registro de una marca, cuando dicho registro haya sido expedido contraviniendo los artículos 56 y 58 de la Decisión 85, es decir que la oficina nacional por su propia iniciativa y previa la comprobación de la violación de los mencionados artículos deberá cancelar un registro marcario.

El artículo 76 prescribe que cuando el registro se ha expedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 56 y 58 y esto ha sido verificado por la oficina nacional competente, debe ésta cancelar dicho registro de oficio o a petición de parte. Vigente desde el 1 de enero de 1994, la Decisión 344 cuando el registro se haya concedido en contravención de las normas prescritas en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial o con base a documentos previamente declarados como falsos o inexactos u obtenido de mala fe, el artículo 113 de dicha Decisión abre la oportunidad procesal de que se decrete de oficio o a petición de parte la nulidad del registro, pudiendo incoarse las acciones de nulidad en cualquier momento.

De este modo se ha reforzado la protección establecida para los signos marcarios en la Decisión 85. Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que pueda registrarse debe reunir los requisitos de novedad, visibilidad y suficiente distintividad. 2. No es válido el registro de una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para productos o servicios comprendidos en una misma clase, en los términos del artículo 58 literal f) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena.

La inobservancia de esta norma producirá la nulidad del registro, previo el trámite y requisitos que la norma comunitaria establecía para esas acciones. 3. El examen de registrabilidad corresponde realizarlo a la Oficina Nacional competente, la cual puede denegar el registro tomando en cuenta las prohibiciones previstas en la Decisión 85, así como rechazar la solicitud previa audiencia del solicitante en los casos en que la petición de registro no cumpla con los requisitos de registrabilidad de los signos que se contemplaban en los artículos 56, 58 y 59 de esa Decisión. 4.

En cuanto a la confusión es obligación de la autoridad nacional competente rechazar las solicitudes que comporten tal riesgo, el cual debe evitarse en resguardo de los derechos anteriormente concedidos, así como para prevenir el peligro de confusión. Queda a criterio del Juez establecer la existencia o no de dicho riesgo, con arreglo a las normas comunitarias pertinentes. 5.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, deberá determinar si el demandante dentro del proceso contencioso- administrativo sometido a su decisión reúne las condiciones de legitimidad para recurrir que impone el artículo 76 de la Decisión 85. 6. Conforme al artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito de Quito, Segunda Sala, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Proceso 1396.

Notifíquese la presente sentencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase copia sellada al Secretario General de la Comunidad Andina de esta interpretación prejudicial para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i