PROCESO 10-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146, y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por GRASAS VEGETALES S.A. contra los actos denegatorios del registro contenido en las resoluciones números 31311 y 31312, ambas de fecha 29 de julio de 1994, de la marca de productos "PREDILECTA", comprendidos dentro de las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza; e interpretación de oficio de los artículos 82, párrafos a) y e), y 87, de la misma Decisión. (Proceso interno correspondiente al expediente N° 3228).

Quito, abril 17 de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se plantea la interpretación en razón de que la Sociedad GRASAS VEGETALES S.A., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las resoluciones Nos. 31311 y 31312, ambas del 29 de julio de 1994, denegatorias del registro de la marca PREDILECTA para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la clasificación Internacional de Niza, y expedidas por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

A) La alta jurisdicción nacional consultante considera relevantes para esta interpretación los siguientes hechos: 1. “La Sociedad GRASAS VEGETALES S.A. solicitó el registro de las marcas PREDILECTA (nominativa), clase 29, expediente administrativo N° 387593, y PREDILECTA (nominativa) clase 30, expediente administrativo N° 387590”, el cual como ha sido expuesto precedentemente les fue negado. 2.

"Contra las resoluciones citadas anteriormente se interpusieron los recursos de reposición y los subsidiarios de apelación, mediante los cuales se expusieron fundamentos jurídicos de las peticiones en el sentido de que el signo PREDILECTA (nominativo) es susceptible de registro como marca distintiva de los productos comprendidos en las clases 29 y 30, del artículo 2 del Decreto 755 de 1972. 3.

"El signo PREDILECTA goza de la suficiente fuerza distintiva para identificar productos comprendidos en las clases 29 y 30, dado que cumple con las exigencias consagradas en el artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. 4. "Se observa que la expresión PREDILECTA es sinónimo de SELECTO, ELECTO, PREFERIDO, ELEGIDO Y FAVORITO, siendo de resaltar que fueron registradas como marcas las expresiones SELECTO para distinguir productos comprendidos en la clase 29, y SELECTA y FAVORITAS, para distinguir productos comprendidos en la clase 30, de donde se infiere que es plenamente procedente el registro del signo PREDILECTA para distinguir productos comprendidos en las clases 29 y 30 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972, o clasificación internacional de Niza." B) Igualmente se permite resumir directamente el Tribunal otros argumentos expuestos por el propio demandante frente a la violación de la norma comunitaria: 1.

Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto la División de Signos Distintivos ignoró que el signo PREDILECTA es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Además, que dicho signo es capaz de distinguir en el mercado los productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza, elaborados y comercializados por GRASAS VEGETALES S.A., de los productos o servicios idénticos o similares elaborados o comercializados por otras personas. 2.

Se violó el artículo 82 de la Decisión 344 por cuanto: "El signo PREDILECTA no consiste exclusivamente en una indicación usada en el comercio para designar la calidad de los productos que distingue. Dicho signo no determina la calidad ni las características ni las aptitudes para el uso de los productos comprendidos en las clases 29 y 30." 3.

Se violó el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo PREDILECTA (nominativa), clases 29 y 30, determinó sin ser lo correcto, que el signo solicitado consiste en "una palabra de uso común para indicar la preferencia que tiene un bien frente a otros." 4.

Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente dichas normas. Sostiene la parte actora que: “De haberlas interpretado y aplicado en la forma correcta, habría advertido que, con ocasión de la interpretación y aplicación de las mismas o idénticas disposiciones y con anterioridad a las fechas en que fueron expedidos los actos administrativos denegatorios de los registros aquí solicitados, fueron concedidas, a nombre de diferentes titulares, las siguientes solicitudes de registros marcarios que corresponden a expresiones sinónimas y, por tanto, semánticamente idénticas a la expresión PREDILECTA: - “SELECTO: Para distinguir productos comprendidos en la clase 29. - “SELECTAS: Para distinguir productos comprendidos en la clase 30. - “FAVORITA: Para distinguir productos comprendidos en la clase 30.

"Tal inobservancia condujo a que la División no salvaguardara los derechos consagrados en el artículo 147 de la Decisión 344 en favor de GRASAS VEGETALES S.A." El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, considera necesario referirse a otras piezas procesales que cursan en el expediente enviado a este organismo y, concretamente: C) Las propias resoluciones denegatorias Nos. 31312 y 31311, expedidas por la División de Signos Distintivos, las cuales se fundamentaron básicamente en los siguientes considerandos: ( ) "TERCERO: Que la expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal a) del Art. 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que no cumplan con los requisitos del artículo 81 de la misma Decisión", y "CUARTO: Que en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita corresponde a una palabra de uso común para indicar la preferencia que tiene un bien frente a otros, razón por la cual, el signo que se pretende registrar carece de la suficiente fuerza distintiva." D) Además, este Tribunal considera indispensable aportar así mismo parte de la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual: 1.

Los actos administrativos acusados se ajustaron a derecho y se fundamentaron válidamente, sin violar las normas legales de la Decisión 344; 2. El hecho de no presentar oposiciones por parte de terceros no impedía a la Oficina Nacional competente examinar la registrabilidad del signo, y decidir sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca, conforme lo dispone el artículo 96 de la Decisión 344; 3.

Existe una indebida acumulación de pretensiones, por cuanto a nivel del proceso judicial contencioso administrativo se acumularon en un solo escrito las impugnaciones objeto del proceso interno, los que sinembargo habían recibido tramitación separada tanto en el procedimiento constitutivo de las mismas, como en el de su revisión ante la vía gubernativa, conforme a las normas pertinentes.

En efecto, observa este Tribunal Andino, según el artículo 87 de la Decisión 344 la solicitud de registro de una marca que haya de presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, “deberá comprender una sola clase de productos o servicios ”, y a esta norma dio cumplimiento -según el parecer de la administración demandada- la sociedad GRASAS VEGETALES S.A. al presentar dos solicitudes separadas e independientes ante la Oficina Nacional Competente para obtener el registro del signo PREDILECTA, destinado a distinguir productos de la clase 29 y 30 de la clasificación internacional de Niza, con lo cual "está plenamente demostrado en las actuaciones administrativas surtidas que los dos actos administrativos acusados no provienen de la misma causa, no versan sobre el mismo objeto y no existe entre sí una relación de dependencia".

Sinembargo, alega así mismo la recurrida, posteriormente “la parte demandante en forma improcedente ha iniciado en el mismo escrito de demanda en forma conjunta una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones No. 31311 y 31312 del 29 de julio de 1994, no obstante que a través de estos actos administrativos se adoptaron decisiones sobre dos solicitudes de registro de marcas para clases distintas”, incurriendo de esta manera en una “INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES¨ al acceder a la vía contencioso-administrativa, representada por el alto organismo judicial consultante.

En su consecuencia, son problemas a resolver: de una parte, el previo y formal de la indebida acumulación de acciones; por la otra, si conforme a lo resuelto por la administración recurrida, resulta improcedente -cuestión de fondo- el registro de la marca “PREDILECTA” solicitada por GRASAS VEGETALES S.A. para amparar productos correspondientes a la “clase” indicada.

Con vista de lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos, C O N S I D E R A N D O I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también competente para actuar como juez comunitario, como en el caso, lo es la alta jurisdicción consultante, y en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, e igualmente conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo Cartagena y los requisitos establecidos por el artículo 61 del respectivo Estatuto.

II. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS El Tribunal estima que, conforme a los asuntos que serían resueltos por el juez nacional, deben ser interpretadas de oficio por esta jurisdicción andina, además de las normas pertinentes entre las señaladas por el consultante, los artículos 82, letras a) y e), y 87, todos de la Decisión 344: DECISIÓN 344 "Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona". "Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse; e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate".

"Artículo 87.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: ( ) "Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada". "Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

“Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino".

"Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión". Pero, por otra parte y entre las transcritas, el Tribunal no considera del caso proceder a la interpretación de los dos últimos artículos, por cuanto -tal como lo ha sentado en pacífica, por reiterada, jurisprudencia- éstos “constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. “Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la Subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’”.

Interpretación prejudicial No. 26-IP-96, correspondiente al caso “SEFRITA” publicada en la Gaceta Oficial No. 308 de fecha 28 de noviembre de 1997. III. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 87 El Tribunal Andino de Justicia ha creído pertinente y procesalmente previa, la interpretación adicional de esta norma, puesto que en la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, se alega una indebida acumulación de pretensiones por cuanto, a pesar de haber presentado inicialmente dos solicitudes separadas e independientes ante la Oficina Nacional Competente -destinadas a obtener el registro de la marca PREDILECTA para distinguir productos de la clase 29 y 30 de la clasificación Internacional de Niza-, la sociedad GRASAS VEGETALES S.A. introdujo ante la jurisdicción contenciosa demandas acumuladas contra las dos resoluciones denegatorias del registro.

El artículo 87 de la Decisión 344 es claro, observa el Tribunal, al referirse a la solicitud de registro, en el sentido de que " deberá comprender una sola clase de productos o servicios " (resaltado de la presente sentencia). De donde considera que, conforme a los preceptos universalmente aceptados que orientan el contencioso administrativo, este proceso no es más que una secuencia procedimental que en él culmina, luego de iniciado el procedimiento constitutivo del acto impugnado y de su subsiguiente revisión por la propia administración en vía recursoria gubernativa, revisión interna indispensable por cierto para acceder al contencioso.

Si así fuere, resultaría como lógica conclusión que cada procedimiento judicial habría de tramitarse normalmente por separado. Pero es el juez nacional consultante el habilitado para decidir el punto concreto en el proceso judicial interno, y obviamente dentro de las prescripciones del Derecho nacional, las cuales, según la Administración recurrida, exigen para la procedencia de la acumulación que los procesos provengan de una causa común, versen sobre el mismo objeto y tengan una relación de dependencia. Sin olvidar -advierte el Tribunal Andino- que en Derecho Comparado el fin último de la acumulación es el de evitar que se produzcan sentencias contrarias o contradictorias.

Si el juez nacional consultante con competencia en Derecho Comunitario, no acogiere la excepción de inadmisibilidad relativa a la indebida acumulación de pretensiones alegada por la administración recurrida, pasaría aquél entonces a examinar el fondo de la demanda y consecuentemente a acatar la siguiente interpretación que de las normas comunitarias pertinentes pasa a realizar el Tribunal Andino. IV.

EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, establece: "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Así mismo, de la marca comenta la doctrina: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, CONSIDERA: De las definiciones anteriores se desprende que la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia. De lo expuesto se desprende también que para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que sinembargo, no por el hecho de que un signo reúna estos tres requisitos, queda necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar no obstante dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83. En concreto: a) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir"; y describe "percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas"; "Percepción", dice además, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

Este Tribunal considera asimismo, y conforme a también reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Pero, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. b) En cuanto a la distintividad, función esencial de la marca, radica ésta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además: que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca. c) Adicionalmente, la representación gráfica es un requisito formal, que permite la publicación y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial.

La representación gráfica, en definitiva, es una "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías ALEMAN, "Marcas". Top Management, Bogotá, pág. 77).

Considera así mismo el Tribunal que, a los fines de la registrabilidad o no de un signo, resulta pertinente examinar adicionalmente: V. GENERICIDAD Y USO COMUN El Tribunal observa que el fundamento de las resoluciones denegatorias del registro del signo PREDILECTA descansa sobre el supuesto de calificar dicho signo como “palabra de uso común para indicar la preferencia que tiene un bien frente a otros” (resaltado de la presente sentencia).

Al respecto resulta pertinente la aclaración que la doctrina realiza respecto de los signos usuales y genéricos: “El artículo 58 c) de la Decisión 85 prohibía el registro como marca de las denominaciones genéricas y descriptivas, mientras que por su parte el artículo 58 d) agregaba entre las prohibiciones las palabras que en el lenguaje corriente se hubieran convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate y su equivalente en cualquier idioma.

“Teóricamente es posible hacer una diferencia entre signos usuales, necesarios y denominaciones genéricas y descriptivas. Así se ha hecho en la doctrina francesa que nosotros adoptamos en uno de nuestros trabajos. Hoy pensamos, de acuerdo con la opinión de AREAN LALIN y de FERNANDEZ NOVOA, que la distinción es artificial y no sirve para propósito alguno, toda vez que, el caso de denominaciones que originalmente constituían una palabra arbitraria y que con el devenir del tiempo se convierten en una indicación usual puede comprenderse dentro de las denominaciones genéricas, así la palabra no tenga tal significado en los diccionarios generales y así su significado provenga de una manera particular de hablar, llámese dialecto o calé.” (Manuel PACHON: “El régimen andino de la propiedad industrial”.

Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda. Bogotá 1995. Págs. 207 a 208). En coincidencia con lo acotado, el Tribunal pasa a examinar lo relativo a la genericidad de los signos. Conforme al Diccionario de la Real Academia, GENÉRICO es "lo común a muchas especies", y GÉNERO es el "conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes"..También es la "clase o tipo a la que pertenecen personas o cosas" o el "conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes".

Por su parte, ESPECIE es "el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes". La "genericidad" de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

Doctrinalmente se considera sin embargo que las palabras pueden ser utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiriendo así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinados productos o servicios. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal: "Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando.

En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase. O sea, que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca." (Proceso 2-IP- 89, Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 49, 10 de noviembre de 1989, referente a la marca “OFERTA”).

Ya en sentido restrictivo y conforme a la doctrina: “Por signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar" (Alberto Casado Cerviño, "Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas", en "La importancia de la Marca y su protección", Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág. 76).

Un término es genérico entonces, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios de un determinado sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. De manera que no sería admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de un signo común que utilizado éste en el lenguaje corriente pueda señalar características generales de los productos de un determinado sector de producción ” No encaja sinembargo en este análisis el signo “PREDILECTA”, que nos ocupa en el caso de autos, ya que no es utilizado comúnmente por los empresarios para referirse a sus productos o servicios.

VI. LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS Tal como lo tiene también consagrado este Tribunal: “Los adjetivos calificativos pueden ser registrados como marcas siempre y cuando no guarden una relación estrecha o sustancial con el producto y no especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de los” mismos. “El adjetivo calificativo puede referirse a una cualidad o ventaja importante del producto pero no debe ser la configurante o la necesaria de la característica” de éste;

“por ejemplo, para helado, la cualidad o característica esencial es ser frío, pero no espumoso o batido. "El adjetivo calificativo se refiere comúnmente, a las cualidades generales que pueden aplicarse o decirse de muchos productos que son comercializados, y no sólo del producto que la marca va a proteger; ejemplo "eterno", "predilecto", "entero", etc." (Proceso 27-IP-95, referente a la marca EXCLUSIVA).

Insiste la doctrina: "El adjetivo es el agregado que señala una cualidad o accidente de una cosa. Adjetivo calificativo es el que denota alguna cualidad del sustantivo. Luego los adjetivos calificativos que no se admiten a registro son aquellas palabras que indican alguna cualidad predominante de los objetos que pretenden ampararse con la marca.

Ejemplo: "absorbente" para algodón; "medicinal" para distinguir medicamentos; "rápido" para vehículos" ( David Rangel Medina, "Tratado de Derecho Marcario", Méjico, 1960, pág. 359). Así mismo este supremo Tribunal comunitario, al tratar sobre los adjetivos calificativos, ha considerado que no serán registrables los signos que se refieran a las cualidades esenciales, primordiales o predominantes de los productos o servicios a los que el adjetivo pretende amparar.

Así en la Interpretación Prejudicial No. 07-IP-95, marca “COMODISIMOS” (Gaceta Oficial No. 189, de septiembre 15 de 1995), se expresa que en “las marcas ‘oral para remedios, seco para vinos, transparente para vidrios, confortable para sillones, cremosa para leches’, etc., se tiene como común denominador adjetivos calificativos que corren el riesgo de caer en la figura de la denominación descriptiva cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente se aplica al nombre del producto de que se trate.” Pero, continúa: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo.

Para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas (artículo 82, literal. d) de la Decisión 344), se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, si podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.” Para concluir podría afirmarse, con el respaldo de la doctrina y de la jurisprudencia, que los adjetivos calificativos pueden ser aceptados como marcas siempre que no tengan estrecha relación con los bienes o servicios que pretendan amparar.

Por otro lado, tanto la doctrina como la jurisprudencia de este Tribunal, han considerado como conexo con este análisis, el de la "debilidad" de la marca. VII. LA DEBILIDAD DE LA MARCA En efecto, el autor Víctor BENTATA, al desarrollar este punto, realiza algunas consideraciones acerca de los signos que "son inherentemente incapaces de distinguir los bienes a los cuales se aplican, no tanto por nombrar al bien mismo, ni siquiera por describir una de sus cualidades esenciales, sino por su debilidad extrema, independientemente de su referencia externa al bien que pretenden distinguir, es decir, por ser insuficientemente distintivos antes de que se produzca una referencia cualquiera a los bienes." ("Reconstrucción del Derecho Marcario", Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1994, p. 159).

La insuficiente distintividad acompaña a la genericidad y a la descriptividad, pero no es bastante por sí sola para considerar todo término, de suyo "insuficientemente distintivo", como genérico o descriptivo. El signo descriptivo denota el producto a través de sus cualidades, aptitudes o composición. En cambio el insuficientemente distintivo no denota ni describe al producto, pero carece de la fuerza necesaria para diferenciar al uno del otro.

Ha tenido también este Tribunal la oportunidad de sentar jurisprudencia en casos semejantes, en los cuales se discutía la registrabilidad de los signos EXCLUSIVA (Proceso 27-IP-95) para distinguir productos de las clases 29 y 30 y MARGARINA EXCLUSIVA (Proceso 12-IP-96) para distinguir productos comprendidos en la clase 30. En ambos se pronunció -en términos generales- de forma similar, poniendo de relieve cómo se ha considerado que los signos usuales o descriptivos son irregistrables en cuanto describan las cualidades necesarias o esenciales de los productos que pretendan distinguir; pero en cambio, si estos signos no guardan relación directa con los productos que van a diferenciar, podrán ser considerados y registrados como marcas.

VIII. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma. A partir de ésta, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de una solicitud de registro, podrán formularle las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario " para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, " (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. En el caso de no presentarse observaciones por terceros, el artículo 96 ibídem dispone que "vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca." La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de "observaciones" compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de aquellas tampoco lo libera de esa obligación legal. En efecto, el fin y objetivo de la norma es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que se debate ante la jurisdicción nacional.

Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinar necesariamente, háyanse o no formulado observaciones.

Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación, sólo o adicionalmente, de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional; siempre con vista de los hechos del proceso aportados por éste, pero sin entrar a analizarlos. 2.

El requerimiento contenido en el artículo 61 literal c) del Estatuto del Tribunal, concordado con las prescripciones de la parte final del artículo 31 de su Tratado de Creación, obliga al juez comunitario consultante a incluir en la solicitud "un informe sucinto de los hechos que el solicitante -entendiendo por tal el organismo judicial que formula la consulta- considere relevantes para la interpretación"; informe sucinto de los hechos que no podría ser adecuadamente realizado sin el examen y conocimiento previo de todos los que aparezcan en el proceso interno, incluidos los aportados por la administración demandada, y no sólo por la actora.

Así se ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino. 3. Alegada como ha sido por la Administración recurrida una supuestamente indebida -a la luz del artículo 87 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena-, acumulación de pretensiones procesales a nivel de la vía judicial contencioso-administrativa, alegato que el juez nacional comunitario ha de resolver con prioridad vista su naturaleza de pronunciamiento previo a la decisión del fondo de la controversia, considera este Tribunal Andino que el sentido y orientación de la señalada norma cuando exige que la solicitud de registro “deberá comprender una sola clase de productos o servicios”, son los de que cada una de dichas solicitudes se tramite dentro de la administración mediante procedimientos individuales y autónomos.

Corresponde sinembargo al juez nacional determinar la procedencia de la acumulación en el correspondiente proceso judicial contencioso- administrativo, conforme a las prescripciones procesales contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano. 4. No obstante, de resultar procedente, conforme al criterio del consultante, el examen de la demanda en cuanto al fondo de la misma, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que la marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de distintividad y posibilidad de representación gráfica del signo que ampara. 5.

Pero estima también que no son suficientes sinembargo esas solas características para que un signo distintivo alcance la protección del producto mediante una marca, pues la legislación puede exigir, y de hecho las establece, otras condiciones adicionales, incluso por vía de prohibiciones, que también deben ser acatadas. 6. Así, la genericidad de un signo, impide su utilización como marca, y debe ser apreciada en estricta relación directa con los productos o servicios de que se trate, en virtud de que una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

Como lo ha expresado este Tribunal, y ahora se ratifica, un término o vocablo genérico puede convertirse por mera convención en palabra propia o independiente, apta por tanto para servir como marca. 7. Y también ha sido jurisprudencia pacífica, por reiterada, de este Tribunal Andino, que los adjetivos calificativos pueden ser registrados como marca en la medida en que no guarden una relación estrecha o sustancial con el producto o servicio, ni especifiquen ni describan las cualidades o características esenciales o primordiales de esos mismos productos o servicios. 8.

Los adjetivos calificativos que no admiten su registro son aquellos que indican alguna cualidad esencial de los productos o servicios cuya protección se pretende mediante la marca. Finalmente, la naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se a un signo descriptivo de registro. En efecto para que se dé la causal de irregistrabilidad contenida en la letra d) del artículo 82 de la Decisión 344, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica del producto o servicio que pretenda amparar.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i