PROCESO Nº 1-IP-98 Interpretación Prejudicial del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del Art. 83 ibídem, y de los Arts. 146 y 147 ibídem, en concordancia con el Art. 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz.

Actora: Sociedad Consultores de Ingeniería y Sistemas C.I.S S.A. MARCA “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”.- Expediente Nacional Nº. 3976. Quito, 17 de abril de 1998 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, solicita a este Tribunal Comunitario, la interpretación por vía prejudicial del Art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del Art. 83 ibídem, y de los Arts. 146 y 147 ibídem, en concordancia con el Art. 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En dicha acción, instaurada por la Sociedad CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.S. S.A., a través de apoderada, se pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº. 24121 de 18 de diciembre de 1995, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes: Se solicitó el registro de la marca EXPOSISTEMAS (MIXTA) por parte de La Sociedad CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.S. LTDA, la que servirá para distinguir productos comprendidos en la clase 42 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

Habiendo sido publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad EXPOVALLE S.A. formuló observaciones con base en el registro de la marca SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES, EXPOSISTEMAS, registro éste que distingue servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional, específicamente “ferias y exposiciones de todo tipo nacionales y extranjeras”.

La actora respondió a las observaciones, exponiendo las razones por las cuales la marca EXPOSISTEMAS (MIXTA) solicitada para la clase 42 Internacional, es registrable. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 24.121 de 18 de diciembre de 1995, que declaró fundada las observaciones y negó el registro de la marca solicitada, apoyándose en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La actora interpuso recurso de apelación contra la Resolución. En vista de haber transcurrido más de dos meses de la interposición del recurso y que la administración no se ha manifestado, se entiende que la decisión es de carácter negativo. Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ha ignorado que el signo cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ya que el mismo es novedoso, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

El signo que se pretende registrar para distinguir servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional, es suficientemente distintivo para distinguir tales servicios, por cuanto contiene los tres elementos esenciales que la norma comunitaria exige que deben estar presentes en una marca para hacer posible su registro; hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dentro del Proceso núm. 12-IP-95.

(Caso: “Verdadero Arrancagrasa”). En efecto la conclusión 1era. en el mencionado proceso dice: “De conformidad con el artículo 56 de la Decisión 85, sustituido por el artículo 71 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, para que un signo pueda registrarse como marca, debe reunir las características de novedad, visibilidad (hoy carácter perceptible) y distintividad, que constituyen elementos esenciales de la marca.

Estos requisitos así como la ausencia de causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 58 de la misma Decisión (artículos 72 y 73 de la Decisión 313), deben ser examinados por la oficina nacional competente y revisados por el juez nacional, si fuere del caso”. El acto administrativo impugnado sostiene que la solicitud de registro viola las normas legales y comunitarias enunciadas anteriormen-te.

Igualmente expresa la demandante que se han violado los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en razón de que la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó las disposiciones de la Decisión 344 sobre registro de marcas; tal proceder, indica la actora, conduce a desconocer los derechos a los que se refiere el artículo 147 de la mencionada Decisión. Agre-ga además que se han violado las normas comunitarias por cuanto la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo de expedir la resolución acusada.

Se permite el Tribunal ampliar los hechos resumidos tomando en cuenta los documentos agregados al proceso, entre otros la demanda, el escrito de apelación, la resolución Nº. 24211 de la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, y la contestación a la demanda por parte de la mencionada Superintendencia. 1.

FUNDAMENTOS DE LA PARTE ACTORA Entre los fundamentos de hecho tomados de la solicitud de apelación ante el Superintendente, como de la demanda, el actor transcribe el literal a) del art. 83 de la Decisión 344; y señala que la sociedad CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES DEL VALLE, EXPOVALLE S.A. es titular de la marca SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES EXPOSISTEMAS, para distinguir servicios comprendidos en la clase 35a de la nomenclatura vigente, según el certificado Nº. 136.683, con renovación en trámite en el expediente 363.307.

Para concluir manifestando: “Entre el signo solicitado para registro EXPOSISTEMAS y la marca SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACION DE OPERACIONES, EXPOSISTEMAS, no existen las suficientes semejanzas capaces de hacer inducir al consumidor en error, máxime cuando el signo solicitado para registro EXPOSISTEMAS, tiene una etiqueta característica que lo hace diferenciar de cualquier otra marca” Además expresa que entre los dos signos confrontados no existen semejanzas por tratarse de servicios incluidos en dos clases diferentes del nomenclator (35 y 42) que no se asimilan pues mientras los de la actora se prestan “a través de asesorías en sistemas y todo lo relacionado con computadoras”, los de la marca registrada se refieren “a ferias y exposiciones de todo tipo nacionales y extranjeras”.

Agrega que el objeto social de la empresa titular del registro SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACION DE OPERACIONES EXPOSISTEMAS clase 35 y la de la actora son diferentes lo cual hace distintos los servicios de cada una de ellas. La clase 35 para la actora no comprende la venta de mercancías, los servicios de evaluación de ingeniería y las consultas profesionales, según la OMPI.

Por otra parte expresa la actora que la Superintendencia al comparar las marcas en conflicto no tuvo en cuenta el criterio de visión de conjunto y se ciñó a sus partes aisladas, diseccionándolas y examinándolas en sus detalles, en forma contraria a los criterios recogidos por la doctrina y por el Tribunal. 2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Alega que la Resolución Nº. 24121 de 18 de diciembre de 1995, no incurre en la violación de normas de la Constitución Nacional, ni del Código Contencioso Administrativo ni de la Decisión 344. En efecto expresa, de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente por la citada Decisión, se expidió la resolución que declara fundada la observación planteada por la Sociedad EXPOVALLE S.A. y niega el registro de la marca “EXPOSISTEMAS” (MIXTA) para distinguir los servicios comprendidos en la clase 42a de la nomenclatura vigente solicitada por CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.S. Ltda. Luego de reiterar la legalidad de la resolución Nº. 24121, continúa manifestando que la Oficina Nacional Competente emitió el acto luego impugnado en aplicación del art. 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la que se indica que pueden registrarse como marcas los signos que reúnan las características de ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, las cuales constituyen la esencia de toda marca para ser distintiva, ya que su objeto primordial es identificar un producto o servicio y que permita tanto a los consumidores y a los empresarios identificarlo en el mercado.

Además expresa que se ajustó al art. 83 literal a) de la mencionada Decisión 344 al señalar que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que presenten algunos de los siguientes impedimentos: “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Indica que la oficina ha procedido a realizar el examen de la marca solicitada por CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.S LTDA. EXPOSISTEMAS (MIXTA), dentro de la clase 42a; concluyendo que la expresión es irregistrable conforme a las disposiciones de la Decisión 344 y en relación con la marca ya registrada SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACION DE OPERACIONES, EXPOSISTEMAS, siendo que la coexistencia de las dos marcas en el mercado generaría confusión en el público respecto a la procedencia empresarial de los servicios.

C O N S I D E R A N D O: Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación por vía prejudicial, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, procede a su interpretación. I. NORMAS POR INTERPRETARSE: Las normas por interpretarse son las siguientes a juicio del Tribunal: Decisión 344 “Art. 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Con referencia a los artículos 146 y 147 de la misma Decisión, el Tribunal tiene expuesto su criterio en numerosos fallos, toda vez que dichas normas sólo establecen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

Dicho punto no está siendo objeto de discusión en el caso que nos ocupa, por lo que el Tribunal se abstiene de proceder a su interpretación lo mismo que del art. 5 de su Tratado de Creación, cuya concordancia se invoca por la actora en el proceso interno. II. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRABLE El artículo 81 de la Decisión 344, señala, como requisitos de registrabilidad, la perceptibilidad, suficiente distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica.

Perceptibilidad Un signo imperceptible, o sea, que no pueda ser apreciado por los sentidos, no podría constituir marca por la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo y diferenciarlo de otros signos. La perceptibilidad es consecuencia de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar a los productos o a sus envases, con el fin de que el consumidor adquiera la capacidad de advertirlos o percatarlos y de solicitarlos.

La perceptibilidad del signo nace como condición necesaria de la definición y de los objetivos que persigue la marca y puede ser acusada por cualquiera de los sentidos, como el de la vista y el auditivo, cuyos medios frecuentes de representación son las palabras, denominaciones, conjunto de expresiones, gráficos y colores. Distintividad De la definición del artículo 81 sobre lo que es la marca se puede inferir, como así lo establece también la doctrina, que un signo tiene como función esencial y primordial diferenciar unos productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

La distintividad del signo se debe enfocar considerando éste individualmente frente a los demás signos, como también es necesario analizarlo comparándolo con los productos o servicios que el signo protege o va a proteger. La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca.

Porque la distintividad importa tanto al empresario quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor.

Para Hermenegildo Baylos Corroza en su “Tratado de Derecho Industrial”, págs. 817 y ss. la protección jurídica de la marca se justifica por ser ésta “señal susceptible de promover en el comprador, por su aptitud distintiva, el mecanismo psicológico asociativo, en virtud del cual sea capaz de esa individualización numeral que suscita valores evocados; sin extenderse a garantizar la concordancia del fenómeno psíquico con la realidad”.

El derecho reconoce la procedencia presunta o real de un producto nominado por una marca determinada garantizando que esa marca no será engañosa ni defraudará la convicción acerca del origen y procedencia por parte de los consumidores. De ahí la relación estrecha que existe entre el poder identificatorio de una marca o función distintiva y la protección jurídica que la respalda.

No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra. El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada uno de sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc.

Con referencia a esta característica del signo, el Tribunal ha establecido la siguiente jurisprudencia: “La litis a que se refiere la causa interna generadora de la presente interpretación prejudicial se centra en un concepto básico del derecho marcario como es la distintividad de las marcas. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se refiere a tres características esenciales que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, concretándolas en la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de su representación gráfica.

“En realidad, de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella. La perceptibilidad y la representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión citada, son calidades que precisamente permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, sean éstas denominativas o gráficas.

“La perceptibilidad de los signos hace relación a que éstos puedan ser percibidos por los órganos de los sentidos, particularmente el de la vista, como medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo y diferenciarlo de otro. El signo debe materializarse mediante un escrito, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.).

“Si un signo no cumple, al instante de ser presentado para su registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad no podría ser admitido como tal y de llegar a serlo las normas comunitarias establecen la acción de nulidad del acto correspondiente. “Siendo la distintividad base fundamental para la identificación marcaria o para su individualización, cualquier signo que sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente registrada o solicitada en registro para los mismos productos o servicios, resulta irregistrable a la luz del artículo 83 literal a) de la Decisión 344.

(Proceso 9-IP-97, sentencia del 4 de febrero de 1998) Caso: SOCIEDAD CALZADOS OLEGARIOS LIMITADA). Representación gráfica Por la representación gráfica el titular trasmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo, lo cual permitirá más tarde, con el requisito de la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder impugnarlos si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la ley marcaria andina.

III. CONFUNDIBILIDAD El titular marcario goza de la protección legal en base del registro de signos como medio idóneo de adquirir el derecho al uso de una marca. Esta protección se extiende entre otras ante la semejanza entre signos y productos, lo que la doctrina ha calificado como riesgo de confusión o la similitud confusionista, protección que deriva de la función radical de la marca como es la distintividad, característica ya referida.

Si la identidad que debe existir entre signo y producto se desdibuja o diluye porque productores de bienes similares utilizan nombres idénticos o semejantes, el consumidor no podrá diferenciar el producto o servicio a través del signo anexo o unido a él. Si el signo describe o representa el nombre o las características esenciales del producto o servicio, tampoco contaría con la capacidad distintiva necesaria porque no podría distinguirse o diferenciarse de otros signos pertenecientes a otros productos o servicios iguales o semejantes.

Si el signo por registrarse no es apto por sus propias condiciones o características intrínsecas o por sus cualidades extrínsecas, para distinguir y diferenciar un producto frente a otros signos por registrarse o ya registrados o con los productos que protege, perdería su característica de distintividad llevando al signo a su irregistrabilidad.

La marca que es idéntica o semejante a otra para proteger los mismos o similares productos, produciría en el consumidor medio un error o confusión con respecto del producto o servicio y del origen empresarial. Si el consumidor se encuentra imposibilitado para distinguir un signo frente a otro, creando en su mente señales de identidad equívoca, o semejanza entre ellos, se presentaría confusión entre dos marcas, lo que afectaría: “ a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento; se deterioraría su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce” (Proceso 5-IP-94 G.O. Nº. 177 de 20 de abril de 1995).

Para poder llegar a concluir sobre la confundibilidad entre dos signos hay que precisar más sus semejanzas que sus diferencias, precisamente para evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas a fin de que se forme su criterio diferenciador a base de contrastar las marcas mediante el impacto que ellas le causen a primera vista o impresión. De ahí que el examen de registrabilidad entre dos marcas deba partir de un análisis comparativo global entre ellas.

Conforme se expresó en el proceso 32-IP-96 G.O. Nº. 279 de 25 de julio de 1997: “la simple duda o incertidumbre de que al ingresar al registro una nueva marca solicitada pueda producir en el consumidor dicha confusión con la marca inscrita o solicitada” resulta suficiente para provocar la irregistrabilidad, no siendo necesario un error real y actual sino que para producirla bastaría con una probabilidad de confusión entre los signos. IV.- COMPARACIÓN DE UN SIGNO PARA DETERMINAR LA CONFUSIÓN Los campos en los cuales puede producirse una similitud entre dos signos que lleguen a determinar la existencia o la posibilidad de una confusión, según la doctrina y la jurisprudencia del Tribunal, son el visual, el auditivo y el ideológico.

Del análisis pueden desprenderse similitudes gráficas u ortográficas, fonética y conceptuales. Combinando estos factores, pueden darse casos de signos con igual visualidad pero con diferente contenido ideológico o diferente pronunciación; signos con igual escritura pero diferente pronunciación, o signos con distinto significado y diferente escritura pero con la misma pronunciación. De darse la similitud entre los signos en cualquiera de estos campos, el signo similar será irregistrable.

No es necesario por tanto que la similitud o confusión se produzca en los tres aspectos. La regla principal de análisis para llegar a determinar la existencia o no del riesgo de confusión entre dos o más signos, es que éstos deben confrontarse en su totalidad o en su composición global sin desmembraciones, análisis pormenorizados, técnicos o matemáticos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra “contenidos propios, que no reflejen el contenido o concepto del signo a registrarse; esto es en una composición total de su unidad gráfica, fonética o conceptual”, sin “cercenar, dividir o mutilar el signo en palabras si la expresión es compleja o compuesta o en sílabas y letras, si es una expresión simple” (Procesos 27-IP-96 y 32-IP-96, G.O. Nº. 279 de 25 de julio de 1997).

La regla anterior no significa, sinembargo, que en el ejercicio de comparación el examinador no pueda acudir a otros criterios compatibles como el de que si una marca tiene un componente considerado accesorio a ella, como sería el evento de una frase explicativa -en el caso de la consulta, la frase “SALON Y SEMINARIO DE LAS SISTEMATIZACION DE OPERACIONES” que contiene la marca ya registrada- pueda considerarse irrelevante para definir la similitud o identidad de las dos marcas que se confrontan, reduciéndola al término “EXPOSISTEMAS”.

V.- COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS Las marcas denominativas pueden estar conformadas con una sola palabra o un conjunto de palabras, o sea, formar un conjunto registral, donde unos términos, vocablos o palabras tendrán una mayor significación que otra, y serán éstas las que originen la distintividad del signo. En las marcas mixtas, que son las compuestas por una denominación y un gráfico, según la doctrina, también se debe examinar cuál es el elemento que predomina o sobresale, admitiendo la doctrina a la par que la jurisprudencia del Tribunal, que el término denominativo es el que generalmente tiene mayor relevancia o importancia dentro de una marca mixta, porque es a través de la palabra el medio eficaz que el usuario o consumidor pide o solicita la marca.

En esta clase o tipo de marcas “hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores” (Carlos Fernández-Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, pág. 240).

No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota. VI.- CONFUNDIBILIDAD ENTRE LAS MARCAS EXPOSISTEMAS (MIXTA) Y EXPOSISTEMAS Dentro de la confundibilidad entre las marcas en controversia se tomará en cuenta que la sociedad Consultores de Ingeniería y Sistemas C.I.S. Ltda. es la solicitante de registro de la marca EXPOSISTEMAS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 42 del art. 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación de Niza y en cambio la Sociedad EXPOVALLE S.A. que formula observaciones es la titular del registro de la marca SALON Y SEMINARIO DE LAS SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES, EXPOSISTEMAS que distingue servicios comprendidos en la clase 35 Internacional y especialmente “ferias y exposiciones de todo tipo nacionales y extranjeras”.

A este respecto el Tribunal ha sostenido y sostiene los siguientes criterios: “La confundibilidad de una marca respecto de otra denota varios aspectos de especial importancia, tanto para el consumidor como para el empresario; respecto del primero, en que seguramente al momento de adquirir un producto o utilizar un servicio estará tomando para sí un producto o servicio que no corresponde con el que inicialmente tenía pensado comprar; y segundo, para el empresario generará un menoscabo de su dinámica empresarial, puesto que a su nombre se estarán adquiriendo productos o prestando servicios, cuyo provecho recaerá en cabeza de otra persona.

“Así, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 83 literal a) consagra que no podrán registrarse como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan conducir al publico a error ”. Según la prenotada disposición, es claro entonces que se trata el tema de la confundibilidad desde dos tópicos diferentes que, sin embargo, convergen en el mismo fin.

El primero de ellos es la identidad entre signos, es decir, que la denominación a registrar tiene una estructura y contenido exacto a la ya registrada, que genera de plano su irregistrabilidad. En segundo término, el que consideramos de mayor importancia y cuidado dada la flexibilidad del concepto, es la similitud entre marcas, toda vez que el legislador comunitario no ha precisado qué debe entenderse por similitud o semejanza, y en consecuencia, corresponderá al intérprete de la norma, ya sea el funcionario de la Oficina Nacional Competente o el juez, medir el contenido y alcance de la expresión similitud, que por lo demás, conlleva un ámbito suficientemente amplio para que puedan involucrarse diversos modos interpretativos, que en algunos casos pueden presentarse antagónicamente”.

(Proceso 25-IP-96 G.O. Nº. 308 de 28 de noviembre de 1997, caso INCA FRUEHAUF (MIXTA). Ahora bien el Tribunal ha expresado que para que la confundibilidad se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, basta y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados arriba; aparte que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable.

Constituyendo la marca observante u oponente, una denominativa compuesta de varios términos o vocablos, algunos de éstos merecen mayor atención del público para fijar en ese vocablo o vocablos la visión general del signo que le serviría como punto de partida para confrontar con otros signos idénticos o semejantes. Existe en esa clase de signos, vocablos dominantes que llaman al consumidor a su mayor atención o fijación. Por otro lado, y como así ha precisado el Tribunal en fallos anteriores, los términos genéricos que conforman una marca para registrarse, no deben tomarse en consideración para efectos de comparación, pues esos vocablos no cumplen con los fines que la marca requiere para ser registrable como es la distintividad, ni pueden ser apropiables en exclusividad por persona alguna.

Sobre este tema el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dentro de los procesos 25-IP-97 y 13-IP-98 expresó: “La exclusión de los componentes genéricos dentro de la comparación de marcas denominativas tiene su razón de ser: tales componentes no son apropiables en exclusiva y nadie puede pretender desplazar con el registro de esos nombres a otros comerciantes interesados en el uso de ese vocablo.

Además, si el consumidor va a asociar el término genérico con el producto en sí mismo y no con el origen empresarial, ese término no cumple ninguna función marcaria. En estos casos el examen del signo marcario ha de realizarse prescindiendo de esos términos y analizando en su globalidad el resto del signo, que deberá en todo caso, en su conjunto mantener la fuerza distintiva que requiere un signo para el registro.

De esta forma se cumpliría a cabalidad el objetivo que se persigue al examinar una marca, cual es, determinar la impresión general que el signo produce en la mente del consumidor. (Ver Carlos Fernández - Novoa, “Fundamentos de Derecho de Marca”, pág. 201 y 217)”. En el caso de autos en el que la Sociedad CONSULTORES DE INGENIERÍA Y SISTEMAS C.I.S. S.A. solicitante del registro de la marca EXPOSISTEMAS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 42 de la Clasificación de Niza fue objeto de observaciones por la sociedad EXPOVALLE S.A. en base al registro de su marca “SALON Y SEMINARIO DE LA SISTEMATIZACIÓN DE OPERACIONES, EXPOSISTEMAS” destinada a distinguir servicios comprendidos en la clase 35 Internacio-nal “ferias y exposiciones de todo tipo nacionales y extranjeras”, a pesar de que los servicios protegidos son diferentes a los de la clasificación 42, el juez deberá determinar, si con las limitaciones realizadas en cada una de las respectivas solicitudes, entre los productos que las dos marcas protegen no existe ninguna conexión que impida la coexistencia de las mismas por no presentarse el riesgo de confusión entre signos y productos, pues como ha expresado este Tribunal, en otros Procesos, si los productos son diferentes el primer registro marcario no podría impedir el registro del segundo. El Tribunal dentro del Proceso 8-IP-95 Gaceta Oficial Nº. 231 de 17 de octubre de 1996, recogió algunos criterios para llegar a fijar la similitud y la conexión correlativa entre los productos: como la inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator, los canales de comercialización, los medios de publicidad, la relación o vinculación entre los productos, su uso completo o complementario, el mismo género y la misma finalidad, así como la intercambiabilidad de los productos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.- Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los arts. 82 y 83 de la Decisión 344. 2.- Si la Administración ha aplicado indebidamente una norma sustantiva o procedimental el interesado podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error; pero no debe presumirse que toda negativa al registro de la marca constituya una indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 3.- La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso a las reglas de comparación de signos recomendados en la presente interpretación, en los campos que puedan producir confusión. 4.- En la comparación de signos denominativos con mixtos en primer lugar se resolverá sobre cual es el elemento predominante del signo mixto que va a causar la primera impresión en la mente del consumidor.

Predomina el elemento denominativo en los signos mixtos que es la expresión de la palabra como medio de solicitar el producto o servicio. 5.- Las frases explicativas de una marca no se deben tomar en cuenta dentro del examen de registro para establecer la identidad o similitud entre marcas en disputa. 6.- Cuando se pretenda registrar una marca que sea confundible con otra ya registrada por un tercero para los mismos productos o servicios debe ser rechazado el registro por la Oficina Nacional Competente.

Si la resolución respectiva es impugnada ante la jurisdicción contencioso- administrativa, como en el caso lo ha sido, en los términos del Art. 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el juez nacional competente habrá de determinar, al efecto, si conforme a la interpretación aportada por este Tribunal de la Comunidad Andina en la presente sentencia, existe o no el riesgo de confusión. 7.- Cuando existe conflicto entre una marca registrada frente a un signo que pretende registrarse, el funcionario competente deberá pronunciarse a favor del primero, ya que constituye una derivación o consecuencia del ius prohibendi correspondiente al titular de la marca registrada. 8.- De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del proceso Nº. 3976 Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i