PROCESO 23-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literales a), b), d), y e); 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado que creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, expediente nacional Nº 3555, Marca “VODKA BALALAIKA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintiún días del mes de abril de mil novecientos noventa y ocho VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a), b), d), y e), 93, 95, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en el expediente nacional Nº 3555 en el cual se pretende la declaratoria de nulidad de la Resolución 7935 de 25 de abril de 1995, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la Sociedad Confecciones BALALAIKA Ltda. contra la solicitud de registro de la marca VODKA BALALAIKA y asimismo, la nulidad del acto mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada y que a título de restablecimiento del derecho se declare fundada la oposición, se niegue el registro de la marca y se ordene la cancelación del certificado del registro de la misma.

Que la presente solicitud se funda en lo prescrito por el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Organismo competente para absolverla de acuerdo con el artículo 28 del mismo Tratado, y que se presenta por Juez Nacional competente y con observancia de los requisitos señalados en el artículo 61 del Estatuto del mismo Tribunal.

Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, considera como hechos relevantes para la interpretación los siguientes que enumera en forma sucinta: “a) La Sociedad Juanbe S.A. solicitó el registro de la marca “VODKA BALALAIKA” para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, y publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, oportunamente la sociedad actora formuló oposición contra el registro de dicha marca.

“b) La oposición se basó en que la Sociedad actora era solicitante prioritaria del registro de la marca “BALALAIKA” para distinguir productos de la clase 25 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, y que la marca cuyo registro se solicitó era confundible con la marca previamente solicitada para registro, desde los puntos de vista fonético, gramatical y visual.

“c) La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 7935 de 25 de abril de 1995, por medio de la cual declaró infundada la oposición formulada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca solicitada por la Sociedad Juanbe S.A., con fundamento en las siguientes consideraciones: “PRIMERO.- Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir ‘ los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error’”.

“SEGUNDO.- Que para determinar si dos marcas identifican productos o servicios respecto de los cuales su uso puede inducir al consumidor a error, o la también llamada similitud entre productos o servicios, el criterio no puede ser otro que el utilizado por el consumidor mismo, para quien lo primordial será la finalidad o uso del producto o servicio, su aplicación práctica y su utilización normal; de tal manera que, productos o servicios que se destinen a finalidades iguales, idénticas o afines y que circulen en un mismo mercado, han de presentar una similitud real para el consumidor, que pueden inducirlo a error al utilizarse marcas similares o iguales en su identificación. En el caso que nos ocupa, la marca que sirve de fundamento a la oposición, ampara productos totalmente diferentes a los que se pretende amparar con la solicitada; por lo anterior, no es dable que se presente la temida confusión. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ni en ninguna otra de las disposiciones vigentes, pudiendo ambas marcas en consecuencia, coexistir en el mercado”.

“d) Contra la Resolución antes referida se interpuso el recurso de apelación en el cual se expusieron las razones por las cuales la marca “VODKA BALALAIKA” era confundible con la marca y nombre comercial “BALALAIKA”, no siendo por tanto procedente el registro de la primera para distinguir productos comprendidos en la clase 33 Internacional.

Dentro de las razones expuestas en el recurso se hizo notar ” que el término VODKA corresponde a uno de los productos de la clase 33 Internacional, y por tal motivo, se trata de un signo en relación con el cual no procede la comparación”, y que “ el signo VODKA BALALAIKA (NOMINATIVA) solicitada por la Sociedad JUANBE S.A., es igual al signo BALALAIKA notoriamente conocido y registrado por mi mandante en las clases 21, 23, 24 y 25 Internacional”.

I. SÍNTESIS DE LA DEMANDA En la demanda presentada ante el Consejo de Estado la apoderada de la Sociedad CONFECCIONES BALALAIKA Ltda. pretende que se declare la nulidad de la Resolución 7935 de 25 de abril de 1995, por la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por dicha sociedad contra la solicitud de registro de la marca VODKA BALALAIKA para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza y en consecuencia concedió el registro de la marca a nombre del solicitante la sociedad JUANBE S.A. Pretende asimismo la nulidad del acto administrativo mediante el cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución citada y como consecuencia que a título de restablecimiento del derecho se declare fundada la oposición formulada y se niegue el registro de la marca VODKA BALALAIKA y se ordene la cancelación del certificado de registro correspondiente.

Según la demanda los referidos actos administrativos violan además de determinadas disposiciones legales internas como los artículos 13 y 58 de la Constitución Política y el artículo 603 del Código de Comercio, las siguientes normas comunitarias: artículos 81, 83 literales a), b) y d), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

CONSIDERANDO

Que a este Tribunal, tal como lo ha establecido en reiterada jurisprudencia, le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas, por lo que está facultado tanto para extender a otras no comprendidas en la solicitud como a excluir aquellas que no resulten pertinentes al proceso interno que ha dado lugar a la consulta.

En consecuencia el Tribunal considera que los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311 y que tales compromisos, claramente de carácter internacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones interestatales cuyo cumplimiento deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de la propiedad industrial de la subregión “con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria”. No estando este punto en discusión en el presente caso, el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados.

II. NORMAS A INTERPRETARSE El tenor de las normas a interpretarse es el siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguiente impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

“Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL “Artículo 5.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesaria para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

“Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. III. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en su primer acápite los tres requisitos fundamentales para que un signo pueda ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Un signo es perceptible, cuando por medio de cualquiera de los sentidos el consumidor tiene la capacidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo. Son signos perceptibles las denominaciones o las palabras, los colores, los gráficos, etc. porque a través de estos medios se puede captar el signo y llegar al proceso diferenciador con otros signos idénticos o similares.

Una marca tiene como finalidad esencial la de distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca, pues sólo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario “estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos”.

Proceso 27-IP- 96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997. La marca tiene dos cualidades fundamentales que se deben tomar en cuenta “una, la capacidad que tiene la marca de indicar la procedencia de la mercancía entendiéndose por ésto el origen empresarial de las mismas”, y “otra, su capacidad individualizadora, tanto de los productos elaborados como de los servicios prestados” (Marco Matías Alemán, MARCAS, Top Management International Bogotá, Colombia, pág. 75).

IV. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los signos con una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, “para los mismos productos o servicios” o para productos o servicios respecto a los cuales el uso pueda inducir a que se produzca error.

En otras palabras, lo que se trata de evitar es que se registre una marca idéntica o semejante, porque ello violaría la protección de la ley comunitaria que confiere al registro prioritario el derecho de uso exclusivo de la marca. Sobre la confundibilidad de las marcas el Tribunal Comunitario ha expresado en el Proceso 3-IP-91, G.O. Nº 93 de 11 de noviembre de 1991 que: “La finalidad de una marca no es otra que la de indivualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares.

En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trata, evitan ser confundidos o engañados”. “La unión entre signo distintivo y la clase de producto o servicio, es sólo el aspecto objetivo de la marca. A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto”.

“Conviene puntualizar que la labor de cotejar las marcas con el propósito de determinar si son confundibles o no, es de la exclusiva competencia del juez nacional por tratarse de “un hecho materia del proceso”, cuya calificación escapa a la competencia del juez comunitario según el artículo 30 del Tratado que creó al Tribunal Andino, al igual que establecer si una determinada denominación es “genérica”, conforme antes se indicó, teniendo en cuenta, en todo caso, los principios sustentados por el juez comunitario al interpretar la correspondiente norma”.

La prohibición en cuanto a la confundibilidad de la marca, ha dicho el Tribunal en el Proceso 2-IP-95, G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996, refiriéndose al literal f) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “protege a las marcas del “riesgo de confusión” o de la “similitud confusionista” que puede presentarse cuando entre ellos exista una semejanza si ambos signos distintivos protegen a productos o servicios de la misma clase; lo que en otros términos significa, según la regla de la especialidad, que si las marcas no amparan la misma clase de productos la confusión marcaria no es un impedimento para que el signo pueda ser registrado.

Añade el Tribunal en la misma sentencia que: “La especialidad tiene como finalidad práctica el evitar que una marca registrada en una clase determinada pueda extenderse a productos o servicios de otras clases, limitando la posibilidad de que otros interesados inscriban un registro para otros productos. Esta regla ampara únicamente a los productos para los cuales la marca ha sido registrada dentro de una clase del nomenclator.

La especialidad no va más allá de la protección jurídica de los productos de una misma clase, salvo que dentro de ésta el solicitante los limite a uno o varios productos de esa clase, caso hipotético en el cual la protección marcaria se reducirá a esos productos y no a todos los de su clase”. El Tribunal al interpretar el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 cuyo alcance es similar a la del mencionado literal f) de la Decisión 85, expresó en el Proceso 20-IP-95, G.O. 236 de 26 de noviembre de 1996, lo siguiente: “El artículo 83, literal a) de la Decisión 344 recoge el concepto de las Decisiones 311 y 313 que se diferencian con el contenido del artículo 58, literal f) de la Decisión 85, pues en ésta la confusión se presentaba cuando los productos eran de la misma clase; en la vigente 344, se requiere que los productos sean iguales o semejantes sin que la clase constituya un factor esencial como el que representaba bajo la 85.

Entonces para que se produzca la confusión se requiere que simultáneamente los dos signos y productos sean idénticos o similares, con independencia de la clase, de donde se deduce que si los signos son idénticos o similares pero los productos no lo son, tal confusión no tiene lugar” En el caso subjudice se trata de la oposición que hace la sociedad confecciones BALALAIKA, titular de la marca para distinguir productos de las clases 21, 23, 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en contra de la solicitud presentada por la sociedad Juanbe para la marca VODKA BALALAIKA para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 33 de la referida clasificación internacional.

Evidentemente se trata en este caso de una diferencia palmaria entre los licores amparados por la clase 33 y los distintos productos comprendidos en las clases 21, 23, 24 y 25, esta última de vestidos, calzados y sombrerería, del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 (Clasificación Internacional de Niza), entre cuyas clases por ser absolutamente disímiles no existe el riesgo ni de la llamada “confusión indirecta”.

V. SEMEJANZA CON EL NOMBRE O EL LEMA COMERCIAL El inciso b) del artículo 83 de la Decisión 344 protege contra el registro cuando el signo sea idéntico o semejante al del nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros “siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Dos son pues, los aspectos previstos por la norma: uno, que el nombre comercial se encuentre protegido por la legislación interna y dos, que de acuerdo con las circunstancias que deberá apreciar la autoridad nacional competente o el juez nacional, el público pueda ser inducido por la identidad o semejanza a error. A contrario sensu sí dichas autoridades llegaran a considerar que no es posible la confusión entre los licores y las confecciones que tienen respectivamente distinta clase de consumidores, la identidad del signo BALALAIKA no resultaría impedimento para ser usado como registro de marca amparando distinta clase de productos según el nomenclator.

Las circunstancias mencionadas dice el Profesor Manuel Pachón “hacen referencia a que las actividades llevadas a cabo por quien es el titular del derecho sobre el nombre comercial y los productos o servicios que se desean distinguir con la marca, “deben estar relacionados entre sí o -dicho en otras palabras- han de ser conexos en la esfera competitiva (citando a Fernández Novoa, Derecho de Marcas, página 117).

Esas circunstancias son las mismas dice el Profesor Pachón, que permiten que el público sea inducido a error cuando se trata de conflictos entre dos signos utilizados como marcas: riesgo de confusión entre los signos, y riesgo de confusión entre los productos o servicios distinguidos con la marca. Se trata de una disposición muy parecida a la que prohibe el registro de marcas que pueden entrar en conflicto con nombres comerciales preexistentes, de ahí que lo expresado en el numeral anterior se aplique al caso de los lemas comerciales.

(Manuel Pachón, Zoraida Sánchez Avila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, pp- 239-240, Santafé de Bogotá, Colombia). VI. MARCA NOTORIA Aduce la demandante que entre las violaciones producidas por los actos administrativos cuestionados se había producido la del literal d) del artículo 83, de la Decisión 344 según el cual no podían registrarse los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición, según el literal, es aplicable con independencia de la clase tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos “Siguiendo al Profesor Fernández Novoa cabe definir a la marca notoria como aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos los (consumidores y los competidores)” (citado por el Profesor José Manuel Otero Lastres, Seminario de Quito - Trujillo, página 243).

El Tribunal en varios fallos ha insistido en que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes (Procesos 5-IP-94, G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995; 8- IP-95, G.O. Nº 231 de 17 de octubre de 1996 y 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser el resultado de la etapa administrativo-judicial cuando en el trámite del proceso se aporta las pruebas necesarias para que el juzgador pueda calificar a una marca de notoria. Dentro del proceso interno y sin que esto signifique intromisión en los asuntos del derecho nacional o en la calificación de los hechos materia del proceso, lo que el art. 30 del Tratado prohibe al Tribunal, la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene en la contestación de la demanda que en el trámite administrativo adelantado en primera instancia “la parte demandante no demostró la notoriedad de la marca BALALAIKA, no obstante que la notoriedad de las marcas, se puede probar por cualquier medio de la legislación vigente del país donde se pretenda registrar el signo, lo cual no significa que la marca por el hecho de estar registrada sea notoria; por el contrario se exige que la notoriedad sea probada.

En este sentido la Superintendencia de Industria y Comercio se ha manifestado en el siguiente sentido: No es procedente asimilar, la noción de marca notoria a la concepción jurídico-procesal del hecho notorio y la notoriedad como base de un derecho, siendo improcedente, en este último caso, excusarse de probar la notoriedad”. Agrega la Superintendencia de Industria y Comercio: “así las cosas, si alguien alega la notoriedad de una marca debe entrar a probarla en los términos establecidos por la ley, es decir, que quien alega la notoriedad está obligado a probarla, demostrando su grado de difusión, publicidad y promoción, así como su uso, antigüedad y volumen de ventas, criterios mínimos y necesarios para considerarla notoria”.

Ha dicho el Tribunal finalmente que “la notoriedad de la marca es un hecho que si se alega o controvierte, debe probarse por “quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de nulidad, oposición o de observaciones al registro, según la ley aplicable en el tiempo” (Proceso 5-IP-94).

Aspectos de procedimiento que en cuanto a su pertinencia y a su oportunidad corresponde analizar al juez nacional consultante. (Proceso 28-IP-96, G.O. 318 de 26 de enero de 1998). El literal e) del artículo 83 prohibe asimismo el registro de signos que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997).

En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada. De probarse la marca primeramente registrada esto es BALALAIKA (Clase 25), ésta desplazaría el registro o la pretensión del registro marcario a cualquier otro signo idéntico semejante para los mismos o distintos productos, por cuanto al tenor de lo dispuesto en el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, la regla de la especialidad que rige para una marca común, desborda en sus límites para ampliar la protección de la marca notoria a productos distintos.

La prueba de la notoriedad no se ha de limitar al sólo hecho de que una marca se encuentre registrada en uno o varios países, sino al conocimiento generalizado de la misma entre el sector interesado de los productos, conocimiento, que como ha expresado este Tribunal, si bien no exige el uso de la marca, bien vale entenderlo que quien es titular de una marca notoria la ha venido usando intensamente, pues es el consumidor el primer promotor o portador de ese conocimiento y el receptor de la notoriedad.

VII. OBSERVACIONES AL REGISTRO Los artículos 93 y 95 de la Decisión 344 cuya interpretación se solicita, se refieren a la posibilidad de presentar observaciones al registro de una marca solicitada para lo cual es necesario que la acción provenga de parte que tenga “interés legítimo”. Deberá entenderse para el caso concreto que existe interés legítimo cuando pueda darse la confusión entre la marca cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que por estar registrada es fundamento de la oposición. Deberá precisar el juez nacional, antes de pasar a decidir el fondo del proceso interno, que en el caso concreto existe interés legítimo en el opositor para ejercer su derecho, en razón del hecho de que podría surgir confusión entre la marca cuyo registro se encuentra en trámite y aquella que, por estar registrada a su favor, le sirve a éste como fundamento de sus observaciones.

Una vez resuelto el señalado punto previo, corresponderá también al juez nacional, igualmente en ejercicio de su competencia comunitaria, pronunciarse asimismo, pero por vía contencioso-administrativa, acerca de las observaciones formuladas respecto de la legalidad del acto impugnado. En este caso su pronunciamiento deberá versar sobre todos los aspectos de la tramitación administrativa y emisión de la resolución controvertida, debiendo acatar los principios interpretativos contenidos en la presente sentencia y que más adelante se indican.

Si las observaciones presentadas no incurren en las causales señaladas en el art. 94, admitida la observación a trámite, la oficina nacional competente notificará al solicitante objeto de las observaciones para que dentro de un plazo de 30 días pueda hacer valer sus alegatos. Vencido este plazo corresponde a la oficina nacional competente decidir sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual debe ser notificado al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

VIII. DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE UNA MARCA La sociedad demandante reclama por la violación de la norma comunitaria que según ella le confería el derecho al uso exclusivo de la marca, sosteniendo que la División de Signos Distintivos al conceder el registro de la marca VODKA BALALAIKA, Clase 33 Internacional de Niza, a nombre de la sociedad JUANBE S.A. no respetó a confecciones BALALAIKA Ltda. el derecho al uso exclusivo al nombre comercial BALALAIKA y de las marcas BALALAIKA (nominativa) y BALALAIKA (etiqueta).

A tenor del artículo 102 de la Decisión 344, el registro de la marca ante la respectiva oficina nacional competente confiere a su titular el derecho al uso exclusivo de la misma, lo que entraña además, el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe, o exporte productos utilizándola, o la use en otros productos, pudiendo inducir al público a error o confusión. “El registro de la marca -ha dicho el Tribunal- tiene pues un valor constitutivo ya que reconoce los derechos de su titular desde el momento de la concesión del registro.

En efecto, los derechos inherentes al registro permanecen en cabeza de su titular por todo el tiempo de vigencia del mismo, que de acuerdo con el artículo 98 de la Decisión 344 es de 10 años, siempre que no se haya extinguido por el vencimiento del término sin que haya sido renovado, por la renuncia de su titular, por su cancelación debido a la falta de uso de la marca, por la nulidad del mismo o por la caducidad”.

(Proceso 10-IP-94, G.O. Nº 177 de 20 de abril de 1995). Es lógico que este derecho de uso exclusivo no es de carácter absoluto e ilimitado. El Tribunal ha señalado claramente que: “Las marcas no se registran para proteger con el signo todos los productos en forma ilimitada. Una marca registrada tiene su limitación en cuanto al campo territorial de protección y al sector de bienes o servicios a que ella se destina.

En este segundo caso, redunda en beneficio del titular la regla de la “especialidad”, esto es que la marca protege sólo a los productos o servicios para la clase que consta en el nomenclator. Una marca para que cumpla con la función distintiva entre unos productos y otros y para que se justifique el registro, sólo protege a los servicios o productos para los cuales ha sido registrada.

Para conocer el campo de protección marcaria, el interesado debe especificar en la solicitud cuáles son los productos que su marca va a proteger. El principio de la especialidad de la marca evita en consecuencia que con un solo signo se pueda monopolizar todos los productos. Por efecto de esta regla, se pueden proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes (Proceso 8-IP-95, G.O. 231 de 17 de octubre de 1996.

Subrayados de la presente sentencia). Esta interpretación sobre la regla de la especialidad tuvo plena aplicación durante la vigencia de la Decisión 85. En la actualidad y rigiendo la 344, el derecho protector a una marca registrada se extiende no solamente a los productos o servicios de una misma clase, sino también a aquellos que sean similares, pero no a productos distintos salvo que la marca fuera notoria.

Consecuencia de esta normativa es que signos solicitados para registro para los mismos productos, pertenezcan o no a la misma clase, pero existiendo entre ellos alguna conexión competitiva, no podrían ser registrados de presentarse un registro o solicitud previos. (Proceso 7-IP-98, página 13) IX. CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 5 DEL TRATADO QUE CREA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.

Como lo viene declarando el Tribunal, en la interpretación de este artículo, los países del Pacto Andino -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela- adquirieron una doble obligación: “La primera, de carácter positivo, “de hacer”; y, la segunda, de orden negativo, de “no hacer”. Por la primera los Países Miembros tienen que adoptar toda clase de medidas, sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden, llámense reglas, procedimientos, requisitos, Decisiones, Resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias, que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud de los tratados y de las que les corresponda por mandato de las normas secundarias o derivadas del mismo ordenamiento.

En el caso de que no se tenga claro el alcance y el valor de los principios de aplicación directa y preeminencia de la norma comunitaria, la obligación de cada país se extendería, incluso, a derogar expresamente las normas de su ordenamiento jurídico interno. Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País Miembro tiene que abstenerse de toda medida que, con cualquier nombre o forma que se pretenda adoptar, pueda obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino, abstención imperativa inherente al cumplimiento de lo pactado y como soporte básico para el desarrollo del proceso de la integración. Por esta segunda parte del compromiso, los Países Miembros no pueden aprobar leyes o dictar reglamentos o expedir normas administrativas que, aunque no sean abiertamente contrarias al citado ordenamiento, obstaculicen en la práctica, la aplicación del mismo”.

(Proceso 5-IP-89, G.O. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989). Es cierto que jurídicamente esta norma que constituye soporte fundamental de la integración andina concuerda intrínsecamente con todas las demás normas del ordenamiento jurídico andino, pero de allí no puede inferirse como lo ha señalado el Tribunal que: “El hecho de que la Oficina Nacional Competente, en el ejercicio de sus facultades administrativas normales, acepte o deniegue el registro de un signo como marca no puede ser considerado un incumplimiento de la norma comunitaria, peor aún una transgresión de la obligación general que tienen los Países Miembros de conformar su conducta al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena al tenor del artículo 5 del Tratado de creación del Tribunal”.

(Proceso 18-IP- 96, G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998) Con base en las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda ser registrable se requiere que sea además de perceptible y susceptible de representación gráfica, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro. 2.

La norma comunitaria a efectos de proteger contra la confusión, dispone la irregistrabilidad como marcas de los signos que, en relación a derecho de terceros, sean idénticos o semejantes para los mismos productos o servicios o para productos o servicios en que el uso de la marca pueda inducir a error. 3. Cuando por la naturaleza de los productos o servicios, el uso, su aplicación práctica y su normal utilización es de manera tal que se destinan a finalidades evidentemente distintas, desaparece la posibilidad de error por lo que la similitud de las marcas no constituye impedimento de registro, pudiendo entonces coexistir en el mercado. 4.

La identidad o similitud de un signo marcario con un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna de uno de los Países Miembros, es irregistrable si es que dadas las circunstancias que debe apreciar la oficina nacional competente dicha similitud pudiera inducir al público a error; caso contrario, el signo puede ser registrado como marca. 5.

La notoriedad de una marca es un hecho que si se alega debe probarse por quien corresponda conforme a las reglas de la carga probatoria ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo el proceso de oposición o de observaciones al registro o de nulidad del mismo. 6. Los artículos 93 a 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena abren la posibilidad de presentar observaciones al registro de una marca solicitada, para lo que se requiere demostrar que se tiene un interés legítimo. 7.

El principio de la “especialidad” de la marca está concebido de modo de evitar que con un solo signo se pueda monopolizar todos los productos; y su efecto es que se puede proteger marcas idénticas o similares para productos diferentes. 8. De conformidad con el art. 31 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al resolver el caso contenido en el expediente nacional Nº 3555.

En cumplimiento del art. 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada. Remítase asimismo, copia de la presente sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i