PROCESO Nº 26-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 71, 72, literales a), g) y h); artículo 73, literales a), b) y d); 85, 88, 90, 94, 95, 96, incisos 2º, 3º y 4º; 103 y 104 de la Decisión 313; y, artículo 60, literal a), 61, literal c), 73, 74, 79 de la Decisión 85, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejero Doctor Manuel Urueta Ayola, de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia.
Expediente Nacional Nº 2766, Actor: NÁUTICA APPAREL INC. Marca “NÁUTICA”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los veinticinco días del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Manuel Urueta Ayola, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación de los artículos 71, 72, literales a), g), y h); artículo 73 literales a), b) y d); 85, 88, 90, 94, 95, 96, incisos 2º, 3º y 4º; 103 y 104 de la Decisión 313; y, artículo 60, literal c); 73, 74 y 79 de la Decisión 85, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, indicándose el nombre del Tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere contenidas en las Decisiones 85 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Despacho Judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: “1°) NÁUTICA APPAREL INC. es una sociedad constituida desde el 24 de marzo de 1985, domiciliada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, y desarrolla las actividades de su objeto social relacionadas con la fabricación, promoción y venta de todo tipo de prendas de vestir.
“2°) La expresión NÁUTICA es la parte esencial del nombre comercial de la actora, anteriormente adoptado, usado y protegido por la Convención de Washington de 1929. “3°) NÁUTICA APPAREL INC., es titular de las marcas NÁUTICA nominativa y NÁUTICA + gráfica, que distingue productos de las clases 3a., 9a., 14, 16, 18 y 25 y frente a las cuales tiene los correspondientes certificados de registro.
“4°) Las marcas NÁUTICA y NÁUTICA + gráfica de la actora, han sido usadas de manera permanente y es notoriamente conocida en el comercio internacional de productos de la clase 25, además de otras clases, desde mayo de 1985. “5°) La marca NÁUTICA fue primeramente adoptada y usada por la actora para distinguir productos de la clase 25 internacional.
“6°) El 17 de junio de 1988, la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA presentó solicitud de registro para la marca nominativa NÁUTICA, en la clase 25 del decreto 755 de 1972, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, de 31 de julio de 1990. “7°) La sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA fue absorbida por la sociedad PIEDRAHITA VELEZ LTDA., según consta de la escritura pública número 349 de 14 de febrero de 1991, otorgada ante el Notario 10° de Medellín y registrada en la Cámara de Comercio bajo el número 2192 de 18 de marzo de 1991.
“8°) En la escritura de fusión de la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA por PIEDRAHITA VELEZ LTDA., se inventariaron e incluyeron los bienes existentes en el patrimonio de la primera, pero no se determinó como bienes existentes las expectativas de cualquier clase, como lo era la solicitud de registro de la marca NÁUTICA presentada a nombre de dicha sociedad y la sociedad absorbente, es decir, PIEDRAHITA VELEZ LTDA. no solicitó la anotación de la absorción en el expediente de solicitud de registro de la marca NÁUTICA, por lo cual no se cumplió con el traspaso que exige la ley para transferir válidamente una solicitud de registro de una marca, no habiendo como consecuencia una tradición de la misma al tenor del artículo 178 del Código de Comercio; por lo cual la resolución número 01583 de 19 de mayo de 1992 fue expedida a nombre de una sociedad inexistente.
“9°) Habiéndose extinguido la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA, la inscripción de este traspaso es imposible, porque al tenor de los artículos 4° y 5° de la resolución número 582 de 1990 de la Superintendencia de Industria y Comercio, a toda solicitud de inscripción de traspaso de marca deberá acompañarse el documento que acredite la existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante.
Y esta persona jurídica solicitante es la titular de la solicitud de registro, siendo la única persona que tiene un derecho de disposición sobre la misma, lo cual no podrá cumplirse con este requisito pues la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA ya no existe. El acto acusado otorgó el registro de la marca NÁUTICA a nombre de "Confecciones Ram Ltda." la cual fue notificada a una sociedad jurídicamente inexistente.
“10°) La sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA no tiene vínculo alguno con NÁUTICA APPAREL INC. ni ha recibido autorización de ésta para obtener en Colombia y en su favor, el registro de la marca NÁUTICA. “11°) La marca registrada NÁUTICA es idéntica y por lo tanto confundible con la marca original NÁUTICA de propiedad de la actora, induciendo a error al público consumidor.
“12º) La marca NÁUTICA para la cual se concedió el registro solicitado por la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA, reproduce la marca NÁUTICA previamente registrada y notoriamente conocida, de la cual es titular la actora para distinguir productos de las clases 3ª, 9ª, 14, 16,18 y 25 internacionales”. “13°) La expresión NÁUTICA para la cual se concedió el registro en favor de la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA para distinguir productos de la clase 25, es confundible con la marca de la actora, pues la identidad primeramente adoptada por Náutica Apparel Inc. como marca y como parte esencial de su nombre comercial y además del hecho de que la marca solicitada pretende distinguir en el comercio los mismos productos que distingue la actora y que además son de un alto consumo popular."
CONSIDERANDO
Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección 3ª del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por estar conociendo de un proceso de nulidad de normas jurídicas de derecho interno por supuesta violación de Decisiones Comunitarias.
Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el objeto de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación.
1. SÍNTESIS DE LA DEMANDA La parte actora demanda a la Nación representada por el Superintendente de Industria y Comercio para que se declare nulo el artículo 2º de la Resolución 1583 de 19 de mayo de 1992 por la que se concedió a favor de la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA el registro de la marca NÁUTICA en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, señalando como hechos los que versan sobre derechos adquiridos por la empresa NÁUTICA APPAREL INC. sobre su nombre comercial y marcas de productos, aduciendo que la sociedad es titular de las marcas NÁUTICA nominativa y NÁUTICA gráfica en los Estados Unidos de América para distinguir productos de la clase 25 y las cuales se encuentran registradas bajo los certificados de registro que relaciona, teniendo en Colombia diversas solicitudes de registro para dicha marca.
Señala asimismo que la marca NÁUTICA ha sido registrada en numerosos países que indica con las respectivas fechas de registro. Alega la actora que la marca NÁUTICA es notoriamente conocida en el comercio de productos de la clase 25 Internacional. De otro lado, la empresa demandante sostiene que la sociedad CONFECCIONES RAM LIMITADA que presentó una solicitud de registro para la marca nominativa NÁUTICA el 17 de junio de 1988 la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial fue posteriormente absorbida por la sociedad PIEDRAHITA VELEZ LTDA. por escritura pública en la cual se inventariaron los bienes existentes en el patrimonio de la primera “pero no se determinaron como bienes existentes en ese patrimonio las expectativas de cualquier clase, como lo era la solicitud de registro de la marca NÁUTICA presentada a nombre de dicha sociedad, y la sociedad absorbente, es decir, PIEDRAHITA VELEZ LTDA. no solicitó la anotación de la absorción en el expediente de solicitud de registro de la marca NÁUTICA, razón pro la cual no se cumplió con el traspaso que exige la ley para transferir válidamente una solicitud de registro de marca.
Como consecuencia de ello, no hubo una tradición de la misma al tenor del art. 178 del Código de Comercio; por lo cual la resolución Nº 1583 del 19 de mayo de 1992 fue expedida a nombre de una sociedad inexistente”.
2. LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA El Jefe de la División de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades dictó el 19 de mayo de 1992 la resolución 1583 por la cual rechazó la oposición presentada por el apoderado de la sociedad de MANUFACTURAS LTDA. que alegó ser solicitante prioritario de la marca NÁUTICA para la clase 25 del Decreto 755 de 1972 considerando que carecía de poder para actuar.
Al mismo tiempo por el art. 2º de la mencionada resolución se concedió el registro de la marca NÁUTICA a favor de CONFECCIONES RAM LIMITADA por el término de 10 años para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del mencionado Decreto 755 de 1992. 3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO En la contestación a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio sostiene que no es cierto que la resolución impugnada haya sido expedida a nombre de una sociedad inexistente, ya que de la naturaleza misma de la fusión de sociedades deviene el hecho que sociedad absorbente incorpora su patrimonio el patrimonio de la sociedad o sociedad absorbidas, constituyéndose en una prolongación de éstas y asumiendo por tanto todas las obligaciones, aún las sometidas a término o condición. Sostiene que la resolución 1583 de 19 de mayo de 1992 no ha incurrido en violación a normas legales de carácter superior como lo aduce la parte demandante, especialmente las Decisiones 85 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.
NORMAS A INTERPRETARSE El Tribunal considera innecesario interpretar los artículos 88, 90 y 103 de la Decisión 313 por no ser de aplicación al caso presente. En cambio sí considera pertinentes los artículos 76, 77 y 117 de la misma Decisión por lo que se los incluye entre las normas a interpretarse. DECISIÓN 85 “Artículo 60.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá contener: a) El nombre y apellido -o la razón social y el domicilio del solicitante;
“Artículo 61.- A la solicitud deberá acompañarse: ( ) c) Los documentos que acrediten la existencia y la representación de la persona jurídica solicitante; y, ( ) “Artículo 73.- La admisión de la solicitud de registro de una marca en un País Miembro otorgará al peticionario un derecho de prioridad durante un plazo de seis meses para que, dentro del mismo, pueda solicitar el registro en los otros Países Miembros.
“Artículo 74.- El titular o licenciatario de una marca tendrá el derecho de usarla en forma exclusiva y podrá solicitar las medidas de protección para la defensa de sus derechos, previstas en las respectivas legislaciones nacionales. “Artículo 79.- El titular de una marca de fábrica o de servicios podrá cederla en uso o transferirla por contrato escrito.
DECISIÓN 313 “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) “g) Sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres; “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.
“Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad; por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “Artículo 76.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) La identificación del peticionario; ( ) “Artículo 77.- Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: a) Los que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica peticionaria;
( ) “Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubiere presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 94.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: ( ) d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al publico a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, ( ) Artículo 95.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de utilizarla en el tráfico económico; designar con la marca los productos o servicios; introducir en el mercado, debidamente identificados con ella, los productos para los que hubiere sido concedido el registro; y, utilizar la marca a efectos publicitarios, sin perjuicio de las normas que sobre publicidad resulten aplicables.
“Artículo 96.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.
“El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.
“El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error. “Artículo 104.- El titular de una marca de productos o de servicios, registrada y vigente, podrá cederla en uso o transferirla por contrato escrito.
“Artículo 117.- Se entenderá por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento Comercial “Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales que le acuerden otras leyes a las personas jurídicas para su identificación, pudiendo ambas coexistir.
“Los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de Marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente, así como en la reglamentación que para tal efecto establezca la legislación de cada País Miembro”.
5. TITULARIDAD DEL REGISTRO DE UNA MARCA En el presente caso se alega que la marca fue otorgada a nombre de una sociedad inexistente, pues la solicitante Sociedad CONFECCIONES RAM LTDA. fue absorbida por la empresa PIEDRAHITA VELEZ LTDA., la cual no habría solicitado anotación de la absorción en el expediente de registro de la marca NÁUTICA por lo cual no cumplió con el trámite que exige la ley para transferir válidamente una solicitud de registro de una marca.
Aún cuando la cuestión en sí misma corresponde a la aplicación del derecho interno, la parte actora al respecto sostiene la violación de los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto según afirma “la atribución del derecho de registro sobre una marca, así como su ejercicio y goce, tienen forzosamente que recaer sobre su titular, quien es el mismo solicitante o peticionario anterior.
Pero sí éste dejó de existir natural o jurídicamente como persona antes de expedirse el acto de concesión, éste no produce efectos en el ámbito jurídico ya que recayó en sujeto inexistente, y no alcanza la ejecutoriedad que es la condición para el ejercicio de todo derecho concedido por acto administrativo”. La ejecutoriedad no es un atributo de todos los actos de la administración, pero se aplica únicamente a los actos dictados en el ejercicio de una función administrativa.
El artículo 60 inciso a) de la Decisión 85 cuya interpretación se ha solicitado presupone la existencia de un solicitante cuyo nombre y apellido debe figurar como tal en la solicitud de registro de una marca presentada ante la respectiva oficina nacional competente. Asimismo, el artículo 73 presupone la existencia de un peticionario, persona natural o jurídica que adquiere el beneficio de un derecho de prioridad derivado de la admisión de la solicitud de registro.
El Artículo 74 exige también la existencia de un titular o licenciatario de una marca que pueda solicitar las medidas de protección en defensa de sus derechos marcarios. Del mismo modo los artículos 79 de la Decisión 85, así como los 78, 80 y 84 de la Decisión 313 requieren la existencia actual de un titular de registro de marca para el caso de la renovación de la misma y los artículos 94, 95, 96, 97, 103 y 104 de la misma Decisión 313 requieren para poder ejercer los derechos en ellos concedidos de la existencia actual de un titular de la marca.
Obra en autos en el Expediente Nacional que la solicitud de registro para la marca nominativa NÁUTICA fue presentada por CONFECCIONES RAM LIMITADA el 17 de junio de 1988 y que para entonces era una persona jurídica vigente y en marcha y que cuando se concedió el registro por resolución 1583 el 19 de mayo de 1992 ya se había producido la absorción de la empresa solicitante la cual se fusionó con la sociedad PIEDRAHITA VELEZ el 14 de febrero de 1991.
La solicitud de reposición ante la Superintendencia de Industria y Comercio es de fecha 16 de diciembre de 1992 y la demanda de nulidad ante el Consejo de Estado es de 18 de enero de 1994 fechas posteriores respecto a la concesión de registro y a la absorción del solicitante del mismo por la sociedad PIEDRAHITA VELEZ LTDA.
6. REQUISITOS DE FORMA Y DE REGISTRABILIDAD La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al referirse al procedimiento del registro establece en el artículo 60 que la solicitud deberá contener básicamente el nombre y apellido o la razón social y el domicilio del solicitante y el artículo 61 prescribe que a la solicitud deberá acompañársele los documentos que acrediten la existencia y la representación de la persona jurídica solicitante.
Se trata de requisitos formales de carácter legal y reglamentario a los cuales debe ajustarse la solicitud. Del mismo modo el artículo 76 de la Decisión 313 prescribe como requisito formal de la solicitud de registro: “La identificación del peticionario” y a su vez el artículo 77 señala que con la solicitud se deberá presentar los documentos “que acrediten la existencia y representación de la persona jurídica peticionaria”.
La Oficina Nacional Competente debe examinar si la solicitud se ajusta a los aspectos formales; en caso contrario deberá notificar al peticionario para que subsane las irregularidades y en el caso de que dentro del término señalado no se subsanen tales irregularidades la solicitud será rechazada. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre estos requisitos en repetidas ocasiones, pero considera necesario hacer una breve síntesis sobre este tema en el presente caso.
La legislación andina de propiedad industrial y el artículo 71 de la Decisión 313 cuya interpretación ha sido solicitada, consagran los siguientes requisitos de fondo para que un signo pueda convertirse en una marca: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. La principal función de toda marca, como tantas veces lo ha manifestado este Tribunal, es la distintividad, pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil.
De ahí que la importancia de este requisito tiene su base en dos aspectos que no se contraponen. Por un lado, la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la buena fama y el prestigio de su marca a través de una semejanza, que puede hacer pensar al público consumidor que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial; y, de otro lado, al público consumidor que puede verse inducido a error en la selección del producto que desea adquirir, en cuanto a su calidad u origen de producción y características del mismo.
Por lo tanto, una marca no necesita ser nueva, pero sí necesita tener fuerza distintiva. El Tribunal se ha pronunciado reiteradamente sobre el riesgo de confusión en el Proceso 5-IP-94, G. O. Nº 177 de 20 de abril de 1995, ha dicho lo siguiente: “Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.
De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.
El Tribunal del Acuerdo de Cartagena ya se ha referido a este tema en sus interpretaciones prejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88 y más recientemente, en la interpretación 2-IP-94, a las cuales se remite la presente sentencia. “En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagra el artículo 56 de la Decisión 85 para que pueda procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales.
La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos.
El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente - además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica - concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca”.
La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son funciones complementarias a la anteriormente mencionada. Así pues, la perceptibilidad hace referencia a la posibilidad de utilizar una variedad de medios sensibles que sean captados por otros sentidos como el gusto, el oído, el olfato o el tacto. Por susceptibilidad de representación gráfica, se entiende la que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo que tenga la misma facultad expresiva de los anteriores.
7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD El régimen andino sobre propiedad industrial trata de guardar las formalidades de procedimiento para el otorgamiento de un registro marcario concediendo el término de treinta días para que cualquier interesado legítimo presente observaciones a la marca solicitada. Si no se presenta las observaciones dentro de este término, la etapa posterior consiste en el estudio que debe realizar la autoridad nacional competente sobre la registrabilidad de la marca, fundado en el cumplimiento de los requisitos positivos ya mencionados -perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica- y en los consagrados en los artículos 72 y 73 de la Decisión 313, sobre identidad o semejanza entre marcas (literal a)), identidad o semejanza con un nombre comercial (literal b)) o con una marca notoria (literal d)).
Luego de este examen, la autoridad nacional competente debe proceder a otorgar o negar el registro mediante resolución motivada. La norma comunitaria establece la obligación que tiene la autoridad nacional competente de proceder al examen de registrabilidad con el fin de establecer si hay o no causas o causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan inviable el registro.
De tal manera que es una obligación de la autoridad nacional competente que no puede estar sujeta a su libre criterio o arbitrio, ya que la norma comunitaria es muy clara al establecer qué signos no pueden registrarse como marcas. Este examen responsable y serio permite que la decisión de otorgar o negar el registro sea motivada, lo cual constituye el único medio para que tal decisión tenga el carácter de legal y no de arbitraria.
Se debe tomar en cuenta y ello es de especial importancia al momento de realizar el examen de registrabilidad de una marca, el orden público y la posibilidad de engaño a los medios comerciales y al público consumidor, tal como lo hace la Decisión 313 en su artículo 72 literales g) y h), respecto de lo cual este Tribunal se ha pronunciado en el Proceso N° 07-IP-95, publicado en el Tomo IV de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la siguiente manera: "El orden público entra en juego en el análisis de la registrabilidad de una marca, particularmente en los artículos de las Decisiones citadas que van dirigidos a la protección tanto del consumidor como del productor en interés general de la comunidad.
Del primero, el consumidor, a fin de defender su autonomía y evitar que pueda caer en error de hecho en el proceso de selección y adquisición de los bienes y servicios que consume, por verse inducido al engaño o confusión sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o, en general, sobre la información acerca de los productos que eventualmente esté llamado a adquirir.
Del segundo, el productor, con el fin de protegerlo de las prácticas desleales de comercio que puedan menoscabar la legítima posición que hayan logrado los productores y distribuidores de un determinado bien en el mercado. Adicionalmente la capacidad distintiva de la marca que protege el registro, tiene como finalidad contribuir al libre comercio en un mercado competitivo que debe caracterizarse por la transparencia en la oferta pública de bienes y servicios.
Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a su aprobación para registro, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores." En el caso de marcas notorias, la oficina nacional competente debe ser más rigurosa cuando realiza este examen, puesto que si se hace un examen superficial de signos confundibles estando de por medio un signo notorio y se permite su registro, se estaría admitiendo una coexistencia que provocaría problemas de confusión y error generalizados, en especial con relación al origen, lo cual debilitaría a la marca notoria.
8. LA CONFUNDIBILIDAD El artículo 73 literal a) de la Decisión 313 pretende evitar cualquier posibilidad de confusión entre marcas negando la posibilidad de que se puedan registrar como marcas aquellas confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad, pues si una marca es confundible ya no cumple con su principal función que es la distintividad.
El origen de la confusión puede concretarse a tres campos, que son: el visual, el auditivo y el ideológico, los que pueden generar una confusión por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales. De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y a los consumidores a quienes se induce a error de consentimiento, lo cual deteriora su capacidad de discernimiento que es la que le permite comprar un determinado producto y no otro.
Por lo tanto, el ordenamiento jurídico andino ha otorgado a la función distintiva de los signos un papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro, al punto de que si no se presenta tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca. Refiriéndose a la confundibilidad el Tribunal ha expresado en el Proceso 21-IP-96, G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998 que: “La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede.
El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro.
“La comparabilidad entre marcas idénticas no requiere de reglas distintas del cotejo, comparación simple y confrontación visual de dos signos idénticos para derivar de ellos el gravísimo riesgo de confusión, sin necesidad de acudir a métodos sofisticados, a elucubraciones mayores o a una elaboración del pensamiento y del raciocinio. Hasta en las pruebas más elementales de comprensión y asociación de ideas, que se practican a los niños, basta con que ellos vean imágenes iguales para deducir de ellas una identidad determinada”.
“El cotejo de marcas denominativas como las que se enfrentan en el caso interno es de más fácil ejecución y precisión si se tienen en cuenta los métodos que la informática moderna ofrece a las oficinas nacionales competentes para detectar, con la simple aplicación de un programa de computador, la existencia de dos signos idénticamente iguales inscritos en el registro marcario, como así lo propugna el artículo 146 de la Decisión 344”.
(Sentencia en el Proceso 29-IP-97 de 21 de abril de 1998)
9. NOMBRES COMERCIALES
9.1. PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES COMERCIALES La legislación andina sobre propiedad industrial inicia su protección al nombre comercial en la Decisión 313 cuyo artículo 73 en su literal d) dispone que no se pueden registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo a la legislación interna de cada país siempre que induzca al público a error.
Además el artículo 117 de la mencionada Decisión define al nombre comercial como aquella denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial. Desde este punto de vista es necesario diferenciar lo que es el nombre comercial de lo que es la razón social o denominación de una empresa, diferenciación de la cual se ocupa el mismo artículo 117 cuando le considera como figura independiente asignada por otras leyes a las personas jurídicas para su identificación y concediéndoles a las dos figuras la posibilidad de coexistir.
Si aplicamos lo expuesto al presente caso, concluimos que nada impide que la razón social Sociedad NÁUTICA LTDA., constituida mediante escritura pública de 27 de octubre de 1976, coexista junto con el nombre comercial NÁUTICA APAREL INC. Añadiendo que el hecho de que una persona jurídica obtenga su constitución y aprobación con una determinada denominación o razón social no significa que esta denominación o razón social sea un nombre comercial en uso.
De tal manera que esa persona jurídica puede utilizar ese nombre comercial o puede utilizar otra u otras denominaciones para designar la actividad comercial a la que se dedica como sucede en el caso objeto de esta interpretación prejudicial.
9.2. USO DEL NOMBRE COMERCIAL El tercer inciso del artículo 117 de la Decisión 313 permite complementar el régimen andino de protección al nombre comercial con la legislación interna de cada País Miembro, siempre que no contradiga a la norma comunitaria. Por otro lado, el artículo 117 establece que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas en lo que les fuere pertinente, sin establecer expresamente la necesidad de su registro, por lo tanto el registro no es el medio para obtener la protección al nombre comercial.
De todo lo expuesto se puede concluir que la Decisión 313 descarta la titularidad registral de un nombre comercial, pues consagra al uso como el medio para obtener la titularidad de un nombre comercial, sin perjuicio de lo que disponga la ley interna como complementaria de la ley supranacional para que reglamente todo lo concerniente al nombre comercial.
De tal manera que si la legislación interna establece el registro como un medio para obtener la protección del nombre comercial, este registro únicamente servirá como una prueba de uso eficaz de dicho nombre comercial. Bajo el régimen de la Decisión 313 la legislación interna protegía el uso del nombre comercial sin necesidad del registro o, si existía un registro, establecía un sistema de registro en base al uso, ya sea mediante un examen de registrabilidad de los signos para evitar la confusión con otros ya usados o registrados anteriormente o con las marcas ya registradas, pues según el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, no se podía registrar como marca las que eran idénticas o se asemejaban a un nombre comercial protegido, siempre que las circunstancias pudieran conducir al público a error.
Esta norma en ningún momento habla de un nombre comercial registrado, sino "protegido", que se radicaba en el uso mas no en el registro. Para establecer el requisito del registro, se debía mencionarlo expresamente porque es una forma de adquirir un derecho. Por lo tanto, al omitirse este requisito, la protección del nombre comercial nace del uso.
9.3. CONDICIONES DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL Según la doctrina, las condiciones de validez que todo nombre comercial debe cumplir son las siguientes: 1. Distintividad, tanto en su capacidad distintiva propia como en su disponibilidad, es decir, que no sea un nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.
Además, el nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede ser la base para presentar observaciones en contra de una solicitud de marca. 2. Licitud, en cuanto que no debe ser un signo prohibido por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y a la moral; así como tampoco puede ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros; por último, no puede implicar ninguna práctica desleal ni parasitaria.
9.4. CARACTERES DEL NOMBRE COMERCIAL El Tribunal Andino considera que los nombres comerciales, excepto los notorios, deben usarse en el país en cual se solicita la protección, y cumplir las siguientes características: ser personal, es decir, que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando es usado ininterrumpidamente, porque el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso definitivo y no ocasional.
En el caso del nombre comercial, el uso no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege. Por lo tanto, el uso continuo de un nombre comercial como fundamento para observar una marca o para la nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que puede deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público.
El Tribunal se ha pronunciado sobre la utilización de un nombre comercial en el Proceso N° 20-IP-97 textualmente: "La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significaría de por sí que se ha utilizado el nombre comercial, pues no hay impedimento para que subsista ese nombre comercial y la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle dentro de un período de tiempo posterior.
O bien puede la sociedad utilizar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica." A esto es necesario que añadamos que si la legislación interna de un País Miembro hubiere adoptado el registro del nombre comercial, según la Decisión 313 este acto constituiría una prueba de uso.
9.5. DEFENSA DEL NOMBRE COMERCIAL La Decisión 313 en el literal b) del artículo 73 protegía al nombre comercial de acuerdo a las legislaciones internas de los Países Miembros, recalcando la importancia de estas normas internas para la protección de estos signos. En aplicación al principio de la prioridad, el uso de un nombre comercial debe ser anterior a la fecha de la solicitud de una marca, para que puede ser utilizado como fundamento de la observación de una marca solicitada o registrada.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, a más de la identidad o semejanza entre un nombre comercial y una marca, es necesario que sean confundibles los productos o servicios que la marca protege con las actividades que el nombre comercial ampara.
La confundibilidad de la que se habla en los párrafos anteriores, se basa en que los productos o servicios que una marca protege pueden ser afines a los productos o servicios de la misma aérea comercial o industrial de las actividades que el nombre comercial ampara, lo cual puede provocar confusión en los consumidores, quienes realizan un examen sencillo.
El ordenamiento jurídico andino establece que el titular de un nombre comercial puede ejercer la protección del mismo, ya sea presentando observaciones a una solicitud de un marca posterior; ya sea solicitando la nulidad prevista en el artículo 102 de la Decisión 313, la misma que puede decretarse de oficio o a petición de parte.
10. MARCAS NOTORIAS
10.1. NOCIÓN DE MARCA NOTORIA Este Tribunal ha recogido las definiciones que han dado tratadistas como Manuel Areán Lalín, José Manuel Otero entre otros, pero también ha emitido su propio concepto en procesos como el 5-IP-94, en el cual se señala que es "aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida en dicho grupo." En suma la marca notoria debe tener gran difusión en los consumidores de la clase de producto a los que protege o ampara.
10.2. PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA La marca notoria goza de lo que en doctrina sobre propiedad industrial se conoce como "good will", es decir, goza de un status comercial y jurídico diferente al de una marca común. Por ello es necesario proteger a estas marcas, pues en algunos casos el valor de esta marca puede sobrepasar el de otros bienes tangibles del empresario.
Como la buena fama adquirida en el mercado por esta marca debe ser protegida frente a otro competidor que quiera inscribir una marca con esta característica, la ley marcaria (artículo 58 literal g) Decisión 85 y 73 literal e) de la Decisión 313) le ha otorgado al titular de una marca notoria el derecho de formular observarciones a la solicitud de registro de una marca similar; también puede ejercer el ius prohibendi exclusivamente el titular registral de un derecho marcario para impedir que un tercero utilice un signo idéntico o similar (artículo 94 literal d) de la Decisión 313 y 104 de la Decisión 344); y, el titular de una marca notoria puede pedir la nulidad de un registro que se haya otorgado en contravención al ordenamiento jurídico comunitario o la cancelación según lo dispone los artículos 98 de la Decisión 313 y 108 de la Decisión 344.
La protección de la marca notoria también se extiende al examen de registrabilidad, que debe ser más exigente que cuando se lo practica frente a dos marcas ordinarias como ya señalamos. En el presente caso, es a la oficina nacional competente a la que le correspondería realizar un adecuado examen de registrabilidad para establecer sí la marca NÁUTICA es una marca notoria, pues pese a que en el momento en que la compañía CONFECCIONES RAM LIMITADA solicitó el registro de la marca NÁUTICA ésta aún no había sido solicitada en Colombia por NÁUTICA APPAREL INC., si era notoriamente conocida dentro del grupo de consumidores de los productos que protege la clase internacional N° 25.
Es importante para la Oficina Nacional Competente o el juez determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 Para dilucidar este punto el Tribunal se remite a lo expresado en el fallo, dentro del Proceso 28- IP-96: “En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada.
La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse”. En conclusión, como se anota en el Proceso 17-IP-96, la marca notoria tiene que ser “anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de serlo únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias.
A los fines de presentar observaciones y obstaculizar el registro de una marca, de acuerdo al artículo 82 de la Decisión 313, estaría facultado el usuario de una marca notoria extranjera aunque no se encuentre registrada, pues a éste también se extendería el legítimo interés que exige la norma para presentar observaciones, lo que no sucedería para el caso de nulidad del registro, porque para tal efecto es condición sine qua non que la marca se encuentre registrada”.
(Proceso 20-IP-96, G.O. Nº 332 de marzo 30 de 1996)
10.3. ÁMBITO DE CONOCIMIENTO DE LA MARCA NOTORIA El Tribunal Andino considera que una marca notoria es aquella que goza de gran difusión entre los consumidores del producto o servicio de que se trate y no entre el público en general. El Tribunal en el fallo N° 20-IP-97 al referirse al grado de conocimiento de la marca notoria expresó textualmente: "No pretende este Tribunal cuantificar el porcentaje de conocimiento que la marca notoria debe registrar entre los consumidores o el público relevante usuario de los productos protegidos.
Pero para que una marca tenga tal categoría y reduciéndose su conocimiento a un grupo o público relevante, no podría aceptarse un porcentaje menor de un 60%, porcentaje que podría variar de acuerdo al producto a que se refiere la marca notoria, pues en una que ampare productos de consumo masivo o popular, el porcentaje bien podría ser mayor, entendiéndose o suponiéndose que ese porcentaje conoce la marca, y en la mayoría de los casos la utiliza, conocimiento que no significa utilización, en tanto que utilización significa conocimiento." (Proceso 20-IP-97, G.O. Nº 332 de marzo 30 de 1998) Sobre el nombre comercial notorio el Tribunal ha dicho en el Proceso 20-IP-97, G.O. Nº 332 de 30 de marzo de 1998 lo siguiente: “El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) del artículo 73.
Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios”.
10.4. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA MARCA NOTORIA La legislación andina sobre propiedad industrial regida por la Decisión 313 establecía que era suficiente que una marca sea conocida para acceder a la categoría de marca notoria, pues los adelantos científicos de los medios de comunicación han acelerado la posibilidad de que una marca pueda ser conocida a través de la televisión, internet, revistas o periódicos en un país determinado, cuando en éste apenas se haya iniciado su uso.
Uso y conocimiento de marca notoria no son requisitos coligados exigidos por la Decisión 313. Por lógica se entiende que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad debe ser probado. El Tribunal ha expresado en el Proceso 20-IP-97, G.O. 332 de 30 de marzo de 1998, lo siguiente: "Según la Decisión 313 se requiere que el signo distintivo goce de notoriedad bien en el País en el que se solicite el registro, en el comercio Subregional -entre dos Países Miembros del Grupo Andino- o en el comercio Internacional sujeto a reciprocidad, esto es en cualquier otro País (de origen de la persona natural o extranjera que pretende hacer valer sus derechos en la Subregión) en el cual se conceda un trato recíproco en iguales condiciones a un ciudadano de la Subregión en cuanto se refiera al tratamiento de la marca notoria, reciprocidad que puede nacer, bien de un Tratado bilateral o multilateral o que dicha reciprocidad nazca de una fuente legislativa interna, aunque el conocimiento de marca notoria no tenga el carácter en cada uno de los Estados partes." De lo citado se desprende que para la protección de una marca notoria que en el caso que nos ocupa se puede aplicar al nombre comercial notorio, el principio de territorialidad adquiere una mayor dimensión porque se extiende a la Subregión Andina o al campo internacional en las condiciones indicadas anteriormente.
De tal manera que la protección de la marca o el nombre comercial notorio puede llegar a ser universal siempre y cuando exista la reciprocidad en materia de propiedad industrial para poder hacer valer los derechos del propietario de la marca o nombre comercial notorio de acuerdo con las normas comunitarias andinas. Lo mencionado aquí lleva a concluir que el alcance del principio de territorialidad puede llegar a una extensión mundial cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización conforme a la legislación andina.
Como hemos venido manifestando, uno de los requisitos para aplicar el principio de territorialidad en la protección de la marca o nombre comercial notorio extranjeros es que exista un acuerdo en virtud del cual se conceda un trato recíproco en iguales condiciones a un ciudadano de la Subregión en cuanto se refiera al tratamiento de la marca o nombre comercial notorio.
En este caso, ha quedado sentado que la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercio firmada en Washington el 20 de febrero de 1929, fue ratificada por la República de Colombia el 22 de julio de 1936. Por lo tanto, se ha cumplido con el requisito necesario para que se puede aplicar al presente caso el principio de territorialidad para proceder a la protección de una marca o un nombre comercial notoriamente conocido a nivel subregional o internacional.
Sobre el ámbito territorial de la notoriedad el Tribunal ha dicho en el proceso 5-IP-94, G,O. 177 de 20 de abril de 1995, lo siguiente: “El derecho marcario que se predica de los bienes y servicios que están dentro del comercio, trasciende el ámbito territorial en la medida en que las relaciones de comercio de esos bienes y servicios entre países rebasa las fronteras.
Por la vía de la libertad de comercio los signos distintivos o los bienes con las marcas que los identifican se transan de un mercado a otro entre países. “De ahí que el titular o el poseedor de una marca con posibilidad de acceder a otros mercados deba tener potencialmente el derecho al registro de ella en otros países y el derecho a que se le proteja del uso indebido de su marca por un tercero. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdo de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.
10.5. PRUEBA DE LA MARCA NOTORIA La notoriedad de una marca tiene como origen la existencia de varias circunstancias que si bien son conocidas por un grupo de usuarios o consumidores de la marca, para otras personas haya pasado totalmente desapercibidos o les sean desconocidos a tal punto que pueden ignorar la existencia legal o material de la marca.
La marca notoria tiene esta calidad con el objeto de otorgarle otros derechos que no los tienen otras marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tenga que probarse las circunstancias que le han dado a la marca esa calidad. El Tribunal Andino ha manifestado en el Proceso N° 08-IP-95 sobre los hechos que dan origen a la notoriedad, lo siguiente: "Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción debe ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo.
Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental." Como se presenta la necesidad de probar hechos o antecedentes para que una marca haya sido calificada de notoria, el principio "notoria non egent probatione" no es aplicable para el caso de marcas notorias.
Sobre la calificación de la notoriedad de la marca y el tratamiento procesal aplicable a ella ha señalado el Tribunal en el Proceso 5-IP-94 que: “¿Es la notoriedad de una marca concepto igual en su contenido y en sus efectos al hecho notorio y por tanto a él le es exactamente aplicable el tratamiento procesal que se da a esta figura, es decir el de la dispensa de su prueba, acogiéndose al aforismo “notoria non egent probatione”?, ¿o se trata más bien de una figura distinta que surge como creación del derecho marcario y lleva a la conclusión de que la notoriedad de la marca pueda o deba probarse? y finalmente, ¿a quién corresponde la calificación y la determinación de la notoriedad?”.
( ) “El análisis de la notoriedad de la marca como un hecho procesal con características especiales, lleva a deducir que se trata en este caso de una figura distinta del hecho notorio que se aplica con frecuencia, por ejemplo en la comprobación, en juicio, del estado civil de las personas, cuya sentencia declarativa ocupa el lugar de la inscripción registral, lo cual no sucede con la notoriedad de una marca.
En efecto: de una parte, la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es en beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho.
En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida”.
“Quien alega la notoriedad asume la carga de probar por los medios procesales que cada País Miembro establezca el hecho de que su marca es notoriamente conocida, notoriedad que no se desvanece por el hecho de ser desconocida por el propio administrador o el juez y aun por el público que no es ni consumidor presente ni futuro de los servicios o productos protegidos por la marca notoria.” De los hechos materia de este proceso se desprende que la notoriedad de una marca es alegada por una parte que la considera constitutiva de su derecho a impedir el registro de la marca NÁUTICA y está también controvertida por la otra parte.
De tal manera que quien alega o controvierte la notoriedad es quien lleva la carga de la prueba, pues lo que se encuentra en tela de duda es su existencia. Lo mencionado anteriormente, no está desconociendo en ningún momento la facultad que tiene el administrador o el juez, ya sea como director administrativo o judicial, para admitir las pruebas presentadas, ordenar aquellas que considere idóneas o calificar las pruebas aplicando la sana crítica; así mismo ésto no significa que la notoriedad se va a determinar de acuerdo a la convicción íntima del juez o el administrador.
El artículo 84 de la Decisión 344 menciona algunos criterios enumerativos -no taxativos- para probar la notoriedad de una marca, los cuales pueden guiar a la autoridad adminstrativa o jurisdiccional para determinar la notoriedad de la marca. Este Tribunal se ha pronunciado al respecto en el Proceso 5-IP-94 textualmente: " El artículo 84 de la Decisión 344 señala los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, sobre las bases de la extensión de su conocimiento entre el público consumidor; su intensidad y el ámbito de difusión y de publicidad o promoción; la antigüedad y su uso constante, así como el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca." A estas pruebas puedes sumarse otras directas susceptibles de ser evacuadas en el término probatorio como declaraciones de testigos o sondeos de mercadeo o encuestas sobre las marcas.
La autoridad competente puede valerse de uno de estos medios y no necesariamente de todos para determinar la notoriedad de una marca.
11. LA TRANSFERENCIA DE MARCAS La cesión de una marca junto con la licencia son las principales figuras que dentro del campo de las negociaciones comerciales pueden presentarse. La cesión implica la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario. El artículo 104 de la Decisión 313 (Art. 117 de la Decisión 344) establece que la titularidad de una marca de productos o servicios registrada y vigente podrá transferirse por contrato escrito, añadiendo el artículo 105 de la misma Decisión (Art. 118 de la Decisión 344) que tanto las transferencias como las cesiones deben ser inscritas en la oficina nacional competente.
Normalmente una transferencia de marcas es una transferencia de los derechos derivados de un registro marcario, pero se puede ceder también los derechos derivados de una solicitud de registro marcario y los correspondientes respecto de un signo no registrado, pues todos los derechos relacionados con una marca son susceptible de una transferencia. En el caso de transferencias de solicitudes de marcas, lo que se está cediendo es la prelación para obtener el registro.
Las reglas básicas en materia de la forma de las cesiones y transferencias se encuentran en los artículos antes citados, puesto que disponen que toda cesión debe ser hecha por escrito, lo que significa que la condición de forma escrita es "ad solemnitatem" del acto. En cuanto, a las cesiones de solicitudes, no reguladas específicamente por la ley comunitaria analógicamente puede establecerse que también es necesario que lo sean por escrito.
Existen dos momentos en la celebración de un contrato de cesión de marcas que se debe tomar en cuenta para determinar sus formalidades. El primer momento, en el que existirá el contrato en sí, con validez entre las partes; y, un segundo momento, en que se debe inscribir el contrato en la oficina nacional competente, requisito indispensable para que surta efecto frente a terceros.
De lo expresado anteriormente se desprende que la transferencia de una marca registrada es válida respecto de terceros una vez inscrita en la Oficina Nacional Competente. La doctrina sobre propiedad industrial sostiene que la autoridad marcaria no puede mantener una actitud pasiva frente al trámite de inscripción de una transferencia o cesión de una marca, pues la mencionada inscripción depende de la presentación de un documento que acredite la existencia de la transferencia. Sobre este tema los profesores Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su obra titulada "DERECHO DE MARCAS" (Tomo II, Ed. Heliasta, Argentina, 1989, p. 343) dicen lo siguiente: "La determinación de si existe o no tal transferencia requiere de un análisis de la documentación presentada y la definición de si la misma reúne las condiciones de fondo necesarios para configurar tal transferencia." Por lo tanto, la oponibilidad de transferencia frente a terceros surge de la inscripción mas no de la simple presentación de la solicitud.
En el caso cuya interpretación prejudicial ha sido solicitada, no se notificó a la Oficina Nacional Competente de la fusión que realizaron las compañías CONFECCIONES RAM LTDA. y la compañia PIEDRAHITA VELEZ LTDA.; en este caso excepcional la autoridad competente debe establecer los efectos de la absorción respecto a la solicitud y al registro de la discutida marca NÁUTICA de acuerdo a lo que disponga la ley interna.
Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. La principal función de toda marca es la distintividad que sirve como medio de protección al empresario y al publico consumidor. Cuando una marca no es distintiva se produce confusión en perjuicio de los empresarios y de los consumidores a quienes se induce a error de consentimiento afectando así su capacidad de discernimiento. 2.
La norma comunitaria andina consagra la obligación que tiene la autoridad nacional competente de proceder al examen de registrabilidad de las marcas con el fin de establecer si existen o no causales que imposibiliten el registro. 3. El ordenamiento andino ha diferenciado al nombre comercial de la razón o denominación social de una empresa, determinando que esta última es una figura independiente asignada a personas jurídicas para su identificación y permitiéndoles a estas dos figuras coexistir. 4.
La Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en ningún momento habla de un nombre comercial registrado, sino "protegido", es decir, que la protección del nombre radica en el uso mas no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege. 5.
También cabe la posibilidad de confusión entre los productos o servicios que una marca protege con las actividades que un nombre comercial ampara, pues los productos o servicios que protege la marca pueden pertenecer a la misma área comercial o industrial de las actividades que el nombre comercial ampara. 6. No hay lugar al registro de marcas cuando la que se pretenda registrar sea confundible con otra notoriamente conocida en el país o en el exterior, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, siempre que además de ser notoria, esté también registrada, o sea utilizada, así sea en el país extranjero que conceda reciprocidad en la protección marcaria. 7.
La notoriedad de una marca es materia que, si se alega o controvierte, debe probarse por quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de nulidad, de oposición o de observaciones al registro, según la ley aplicable en el tiempo. Le corresponde al administrador o al juez competente la valoración de las pruebas presentadas, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, sin que sea dado a este Tribunal Comunitario establecer interpretaciones al respecto. 8.
La marca notoria goza de un status comercial y jurídico diferente al de una marca común, de donde surge la necesidad de proteger esta clase de marcas, ya que en muchos casos su valor puede sobrepasar el de otros bienes tangibles del empresario. 9. Toda transferencia de una marca debe cumplir con dos requisitos: primero, debe celebrarse por contrato escrito, que es el documento que permite acreditar la existencia de la transferencia; y, segundo, el contrato de transferencia se debe inscribir en la oficina nacional competente, pues el registro constituye un requisito indispensable para que surta efectos frente a terceros. 10.
En el caso excepcional sub judice corresponderá a la jurisdicción nacional establecer el efecto de la figura de la absorción de empresas sobre la solicitud y el registro de marca de acuerdo a lo que disponga la ley interna. La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario al dictar sentencia en el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional citado en el punto anterior, mediante copia certificada y sellada y remítase asimismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.