PROCESO No. 15-IP-98 INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DE LOS ARTÍCULOS 29 DE LA DECISIÓN 85, 99 Y DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA DECISIÓN 344, 147 IBÍDEM EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 5° DEL TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL Y ARTÍCULOS 30 Y 53 DE LA DECISIÓN 344, AMBAS DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA, SOLICITADA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, POR INTERMEDIO DEL CONSEJERO PONENTE DR. LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.
PRORROGA DE PATENTE: “SISTEMA TELESCÓPICO DE SELLO HERMÉTICO INVIOLABLE PARA VACIADO DE FLUIDOS Y EL RECIPIENTE QUE LO UTILIZA”, EXPEDIENTE INTERNO 4356. Quito, 14 de agosto de 1998. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario la interpretación de los artículos 29 de la Decisión 85, 99 de la Decisión 344 y disposición transitoria primera de la Decisión 344; artículo 147 Ibídem en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal y los artículos 30 y 53 de la Decisión 344, ambas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, indicándose el nombre del Tribunal que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento cuya interpretación se requiere contenidas en las Decisiones 85 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Despacho Judicial solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación: "4) Informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la Interpretación Prejudicial: “Mediante Resolución núm. 00126 de 30 de enero de 1991, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la actora la ya mencionada patente de invención por un término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su expedición. “El 28 de junio de 1996, la sociedad actora solicitó la prórroga de la patente en mención, y, mediante el acto cuya declaratoria de nulidad se impetra, el Superintendente de Industria y Comercio rechazó dicha solicitud, bajo la consideración de que ( fue presentada encontrándose expirado el término de vigencia de la patente, lo cual se surtió el 30 de enero de 1996(.
“La sociedad actora interpuso recurso de reposición contra el acto acusado, argumentando que si bien al momento de concederse la patente regía la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que en su artículo 29 establecía que el término máximo por el cual se concedían las patentes era de 10 años, que inicialmente se concedían por 5 años, y para obtener la prórroga el titular debía acreditar que la patente se encontraba adecuadamente explotada, dicha Decisión fue sustituida por las Decisiones 311, 313 y 344, esta última vigente a partir del 1o. de enero de 1994, fecha en la cual la sociedad actora se encontraba en goce de su privilegio de invención. En sustento de dicho recurso, la actora también adujo que si “las Decisiones 311, 313 y 344 no dispusieron nada respecto de los plazos para solicitar prórroga de patentes, en el evento de no operar la prórroga automática a que se refiere la Disposición Primera Transitoria en concordancia con el artículo 30 de la Decisión 344 debe aplicarse entonces el artículo 99 ibídem, sobre plazos para solicitar la renovación de un registro marcario.” “Por su parte, el apoderado de la parte demandada manifiesta que la patente se concedió bajo la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de expedición del acto de concesión, y que en el mismo se puso de presente que "Este privilegio caducará en las condiciones establecidas por las disposiciones vigentes sobre Propiedad Industrial.” “Añade el mencionado apoderado, que si la patente se concedió por el término de los 10 años previsto en el artículo 29 de la Decisión 85, " inicialmente por cinco años, resulta forzoso y lógico concluir que la prórroga para los cinco años siguientes debía solicitarse antes del vencimiento de los primeros cinco años", y que, como ello no ocurrió así, el Superintendente de Industria y Comercio expidió ajustado a derecho, por cuanto la solicitud de prórroga del privilegio de invención se efectuó con posterioridad a la fecha de su vencimiento." En el escrito de contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, ésta manifiesta lo siguiente: "Es evidente que las prórrogas de patentes de invención son las establecidas en el derecho comunitario, y no en las normas internas, así se sostiene en los actos administrativos acusados; resulta evidente que en el presente caso era aplicable y así se procedió, según lo dispuesto en el artículo 29 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regulación comunitaria vigente al expedirse la resolución de concesión de la patente, que establece que ' se concederá la patente por un término máximo de diez años a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga ' y no de su notificación o ejecutoria.
“Como consecuencia de lo anterior, resulta improcedente la aplicación analógica de las disposiciones de la Decisión 344 que pretende la parte demandante y que se refieren a la renovación de marcas comerciales, habida cuenta que la Decisión 344 no contempla la posibilidad de prórrogas de patentes de invención (véase artículo 30) y, además que para el caso concreto era aplicable el artículo 29 de la Decisión 85 como quedó expuesto." (El subrayado es de esta sentencia).
Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección 3a. del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, por estar conociendo de un proceso de nulidad de normas jurídicas de derecho interno por supuesta violación de Decisiones de la Comunidad Andina.
Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es el órgano competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el objeto de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación. Finalmente, con vista de lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, para los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde.
CONSIDERANDO
1. EL TEXTO DE LAS NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN. El Tribunal con su autonomía y competencia propias para resolver o no sobre las normas a interpretarse sean las solicitadas por el juez nacional o aquellas que considere oportunas para la resolución del caso, estima que no procede la interpretación del artículo 147, toda vez que “constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.
Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales”. Dicho punto no está siendo objeto de discusión en el caso que nos ocupa, por lo que el Tribunal se abstiene de proceder a su interpretación y a la del artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuya concordancia se invoca pero en el sentido de que se trata (segunda parte) del compromiso de los Países Miembros “a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación” (Proceso 1-IP-98 “MARCA EXPOSISTEMAS MIXTA”).
De igual modo, por no ser aplicable al caso concreto ni resultar pertinente para la resolución del proceso interno, el Tribunal estima improcedente la interpretación del articulo 53 de la Decisión 344. Decisión 85: “Articulo 29.- Se concederá la patente por un término máximo de diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga.
Inicialmente se concederá por cinco años y, para obtener la prórroga, el titular deberá acreditar ante la oficina nacional competente que la patente se encuentra adecuadamente explotada”. Decisión 344: “Artículo 30.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años, contados a partir de al fecha de presentación de la respectiva solicitud”.
“Artículo 99.- La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros.
Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca.” “Artículo 53.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.
Antes de declarar la caducidad de la patente, los países Miembros concederán en plazo seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia.” “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 5.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.
Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.”
2. APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO. Sobre el tema este Tribunal ha adoptado el concepto de "vigencia en concreto de la Ley", según el cual los actos enteramente cumplidos bajo el imperio de una determinada Decisión comunitaria se rigen por ésta aunque posteriormente hubiere sido derogada, debiendo por tanto el Tribunal proceder a la interpretación de las normas que conforman tal Decisión teniendo en cuenta las circunstancias concretas del asunto que se debate ante la jurisdicción nacional.
El Tribunal aclaró también que conserva competencia para interpretar especies jurídicas comunitarias ya derogadas, si los actos impugnados se han consolidado bajo la vigencia de éstas. Dentro del Proceso 2-IP-94 (Gaceta Oficial No. 160 del 21 de julio de 1994) el Tribunal dijo: “ Por las razones anotadas atrás, el Tribunal Comunitario estima que ha de partirse de la Decisión 85 advirtiendo en forma categórica que la mención de esta disposición obedece al fenómeno de supervivencia del efecto de la norma anterior en el caso específico del derecho de propiedad que se controvierte, en la medida en que dicha norma dio nacimiento al derecho de registro de la propiedad industrial ”, (“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III página, 150).
Dentro del Proceso 7-IP-97, por otro lado expresó “Que considera por tanto el Tribunal, tal como lo ha venido sentando en constante jurisprudencia, (véase, a manera ejemplificativa, las Interpretaciones Prejudiciales 01-IP- 94, caso “MAC POLLO” de fecha 11 de octubre de 1994 y No. 02-IP-94, citado caso “NOEL”), cómo las normas contenidas en la Decisión 313, si bien no vigentes actualmente, sí lo estaban al momento de expedirse el primer acto demandado, por lo cual en el análisis de legalidad de éste deben ser tomadas en cuenta..” En el caso interno cuyo trámite ha dado lugar a la solicitud de interpretación prejudicial que aquí se resuelve, resulta de particular relevancia el análisis de los efectos temporales de la Decisión 85, vigente en el momento de expedirse el acto administrativo en virtud del cual se otorgó la patente de invención, así como de la Decisión 344 por ser ésta legislación en vigor cuando se solicitó la prórroga del privilegio.
Con base en lo inmediatamente expuesto puede afirmarse sin dubitación alguna que el Art. 30 de la Decisión 344 es aplicable para las solicitudes presentadas a partir del 1 de enero de 1994, y para aquellas que fueron presentadas con anterioridad y resueltas bajo la vigencia de la Decisión 344. Además, de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 se desprende que la duración de las patentes solicitadas y concedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de tal Decisión, es decir, al 1 de enero de 1994, es el establecido en las normas vigentes al momento en que fueron otorgadas por el respectivo País Miembro, incluidas las comunitarias siempre de prevalente aplicación. Al respecto el tratadista Manuel Pachón, en su obra "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial", Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda., Santa Fe de Bogotá D.C., Colombia, pág. 320 y s.s, dice textualmente: "La disposición transitoria primera específicamente establece que la normatividad antigua regula la duración de los derechos de propiedad industrial válidamente concedidos.
Lo anterior quiere decir que si la nueva ley señala un plazo diferente, como sucede en el caso de las patentes de invención, dicho término no modifica el ya otorgado. En otras palabras, si durante la vigencia de la Decisión 313 el término de concesión de las patentes era de quince años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, quien hubiere obtenido válidamente el título de patente bajo la vigencia de la Decisión 313 carece del derecho a que se extienda el término de duración por cinco años más." Con esta argumentación, la posición de la actora en el sentido de que la patente debía prorrogarse por el tiempo que faltare hasta completar los 20 años establecidos en la Decisión 344, resulta insostenible.
Nótese que las principales consecuencias jurídicas de la interpretación anterior consisten, de una parte, en la salvaguarda de los derechos adquiridos al amparo de la anterior legislación, en el presente caso, de la Decisión 85, y, de otra, en el efecto futuro y no retroactivo de la nueva regulación, esto es, la contenida en la Decisión 344.
3. RÉGIMEN DE PRORROGA DE PATENTES EN LA DECISIÓN 85. La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contemplaba la posibilidad de conceder la patente hasta un máximo de diez años contados desde la fecha del acto administrativo que la otorgaba, con un período inicial de cinco años, prorrogables por cinco años más. Esta prórroga fue aplicada a las patentes concedidas bajo su vigencia y hasta el 11 de diciembre de 1991, pues la Decisión 311, que reemplazó a la citada Decisión 85, entró a regir desde el 12 del mismo mes y año. Las patentes concedidas bajo la Decisión 85 y no prorrogadas durante su vigencia de acuerdo al artículo 29 de ese cuerpo normativo, pasaron a regirse, en lo que a dicha prórroga se refiere, por lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 311 y, posteriormente, por el artículo 30 de la Decisión 313, conforme a lo establecido por la disposición transitoria cuarta de las dos mencionadas Decisiones.
El artículo 30 de la Decisión 311 igual al mismo artículo de la 313 disponía: " La duración de la patente podrá ser extendida por una sola vez y a petición del titular de la misma, por un plazo de cinco años, cuando su titular produzca industrialmente el producto o utilice integralmente el proceso patentado en el País Miembro donde ésta se haya solicitado; o, conceda licencia para la producción industrial del producto o para la utilización integral del proceso patentado; o, se asocie con empresas mixtas o nacionales del País Miembro, para los mismos fines " Esta norma creó la figura de la "extensión de la patente" que consistía en la posibilidad de solicitar la ampliación de su plazo de duración, siempre que la invención se explotara en la forma y bajo las condiciones allí señaladas.
El contenido sustancial de tal “extensión” no representaba algo diferente a una prórroga o ampliación del término de protección. Se observa entonces que, al amparo de la disposición transitoria cuarta de las Decisiones 311 y 313, las patentes otorgadas bajo la Decisión 85, no prorrogadas con anterioridad al 12 de diciembre de 1991, podían ser extendidas por un plazo adicional de cinco años.
En efecto, en virtud de tal disposición transitoria, los derechos de propiedad industrial (entre ellos el de patente de invención) concedidos válidamente de conformidad con la legislación existente (para el caso que nos ocupa, la Decisión 85) con anterioridad a la entrada en vigencia de tal Decisión (antes del 12 de diciembre de 1991) subsistirían por el tiempo en que fue concedido (cinco años en el caso de autos); en lo relativo, entre otros aspectos, a esas extensiones, se aplicarían las disposiciones de las Decisiones 311 y 313, es decir, lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 30.
Cuestión diversa se presenta cuando comienza a regir la Decisión 344 pues si bien su primera disposición transitoria es idéntica a la cuarta de las Decisiones 311 y 313, en tal Decisión, a lo mejor por una inadvertencia del legislador, generando efectos inconvenientes para la aplicación de la ley, bajo los principios de justicia y equidad., no aparece precepto alguno que consagre la posibilidad de prorrogar o extender la patente de invención por los cinco años establecidos en el artículo 29 de la Decisión 85.
Esta circunstancia implica que aquellas patentes concedidas con anterioridad al 1° de enero de 1994 y no prorrogadas antes de esta fecha, subsistirán por el tiempo inicialmente otorgado (cinco años si el acto administrativo que la concedió se expidió en vigencia de la Decisión 85, o quince años si lo fue durante la subsistencia de las Decisiones 311 y 313), sin que sea posible prórroga alguna, en el caso de que la respectiva solicitud se presentare durante la vigencia de la Decisión 344 y no antes.
De otra parte, las patentes concedidas a partir del 1 de enero de 1994, fecha en la que entró en vigencia la Decisión 344, bajo el imperio de la mencionada Decisión tienen una duración de veinte años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud y no es posible "prorrogar" o "extender" ese tiempo de duración. Se reitera que las patentes concedidas bajo la vigencia de las Decisiones 85, 311 y 313 que no fueron prorrogadas o extendidas antes de que entrara en vigencia la Decisión 344, o que la respectiva solicitud no se hubiere presentado con anterioridad a su vigencia, no podrán durar más tiempo que aquel que se les concedió, por lo que no cabe la prórroga o la extensión. No se puede afirmar que al no permitirse la prórroga de las patentes concedidas antes del 1 de enero de 1994 y no prorrogadas o extendidas con antelación a tal fecha, salvo la presentación oportuna de la solicitud, se vulneran derechos adquiridos, pues el único derecho otorgado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Decisión 344 lo fue por el término inicialmente dispuesto en las Decisiones entonces vigentes y por el de la prórroga o extensión efectivamente verificadas durante la subsistencia de ellas, de donde se desprende que la posibilidad de prorrogar la patente era eventual, circunstancial o una mera expectativa, sujeta a la condición de que el titular, además de presentar la correspondiente solicitud, demostrara la explotación de la invención, y a que la ley vigente al momento de solicitar la ampliación del término inicialmente concedido consagrara tal posibilidad.
Tampoco puede admitirse que en vigencia de la Decisión 85 la patente se prorrogaba automáticamente, toda vez que en el artículo 29 de esa legislación saltan a la vista las condiciones que debían concurrir para su procedencia, las que pueden enunciarse así: 1. La presentación oportuna de la solicitud, es decir, antes del vencimiento del término de cinco años y 2.
La demostración de que la patente se encontraba debidamente explotada. Una vez que entraron en vigencia las Decisiones 311 y 313, la última condición indicada se cualificó, en el sentido de que la explotación debía acomodarse a lo preceptuado por el artículo 30 de tales cuerpos normativos. El Tribunal en el Proceso 6-IP-96, consideró algunos supuestos de prórroga de las patentes, pero se refirió, como en el subjudice, a que la solicitud fue presentada durante la vigencia de la Decisión 344 y no antes.
Aunque no es este el caso de autos, pero para aclarar futuras formas de aplicación de las normas que se interpretan, en esta oportunidad el Tribunal aborda la posible situación siguiente: Qué sucede cuando la solicitud de prórroga se presentó antes del vencimiento de la patente, y obviamente antes de entrar a regir la Decisión 344, pero el acto administrativo que otorga la prórroga se expide después de que han vencido los cinco años iniciales previstos en la Decisión 85 y obviamente antes del 1 de enero de 1994?.
Será que porque el término venció sin que la administración hubiere emitido el acto administrativo, el titular perdió la posibilidad de prórroga.? Si la respuesta a este último interrogante es positiva, habría que concluir diciendo que la posibilidad de prórroga depende de la agilidad o no de la oficina nacional en la resolución de las solicitudes que se les presente, lo cuál contraria el sentido del acto de renovación de la patente, que como se expresa anteriormente, solo requería de dos requisitos la presentación oportuna de la solicitud y la demostración de la explotación adecuada de la patente.
La norma del articulo 29 de la Decisión 85, al no exigir otro requisito para la renovación, impone también a la administración la obligación de conferir la prórroga de la patente y si el acto administrativo no se ha producido durante la vigencia de la Decisión 85, ni tampoco en el de las Decisiones 311 o 313, el solicitante, en este caso, al haber presentado la solicitud cuando existía una norma que facultaba dicha prórroga, adquirió ya el derecho a que la administración le conceda la renovación. La mera expectiva a la prórroga, que tuvo en un momento dado, al presentar en tiempo oportuno y con los requisitos legales la solicitud de renovación y durante una norma comunitaria que permitía dicha prórroga, se convirtió en un derecho adquirido.
En este caso cabría aplicar lo que el Tribunal dijo sobre la presentación de las solicitudes de renovación para las marcas. En efecto en el Proceso 13-IP-95 (Gaceta Oficial 207 del 29 de abril de 1996) expresó: “La renovación de una marca se ha de sujetar a sus trámites o requisitos a la legislación vigente el momento de solicitarse o reformularse tal pedido ”, en este caso la solicitud de prórroga fue el 28 de junio de 1996, fecha en la que en el Área Andina regía la Decisión 344 que no contemplaba la institución jurídica de la prórroga de patente.
Un segundo supuesto, pudo darse, si la solicitud de prórroga se presentó durante la vigencia de la Decisión 311 o 313, y la Oficina Nacional competente no concedió la patente durante su vigencia. El Tribunal, considera así mismo, que presentada dicha solicitud en tiempo oportuno y antes de la vigencia de la Decisión 344, el titular tenía derecho a que la prorroga le fuera conferida, pese a que el acto administrativo se haya dictado durante la vigencia de la Decisión 344, toda vez que con la sola presentación de la solicitud formalmente cumplida, la norma aplicable para el caso era la Decisión 313 al haberse concluido durante su vigencia el procedimiento de renovación, que es diferente al procedimiento original de concesión de una patente.
En resumen, una solicitud de prórroga que difiere en su contenido y objetivos a la solicitud de concesión de una patente, si se ha presentado debidamente durante la vigencia de la Decisiones 85, 311 o 313, deberá ser aceptada y resuelta por la administración, y la prórroga tendrá el plazo que en la respectiva Decisión se haya establecido, aunque el acto administrativo de prorroga se haya dictado en la vigencia de la Decisión 344.
4. LA FECHA DE CONCESIÓN U OTORGAMIENTO DE UNA PATENTE. El artículo 29 de la Decisión 85 estableció que el tiempo de duración de una patente de invención sería de "diez años contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga". Este Tribunal observa en el presente caso que la resolución N° 00126 por medio de la cual se concede la respectiva patente claramente dice “vigente desde el 30 de enero de 1991 hasta el 30 de enero de 1996”, es decir, esta patente entró en vigencia bajo el régimen de la Decisión 85 y que la solicitud de prórroga de la misma se presentó el 28 de junio de 1996, habiéndose producido dicha solicitud con posterioridad a la fecha de su vencimiento, esto es el 30 de enero de 1996, según lo que puede apreciarse de autos.
Estos antecedentes conducen a la necesidad de establecer qué debe entenderse por concesión u otorgamiento, porque a partir de estos hechos se debe contar el plazo de vigencia de la patente para poder establecer si cabe solicitar la prórroga. Este Tribunal ha establecido que existe sinonimia entre concesión y otorgamiento, tal como se desprende del fallo producido en el Proceso 1-IP- 94: "Conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el vocablo concesión vale por 'otorgamiento gubernativo a favor de particulares o empresas bien sea para apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público, según acontece en minas, aguas o montes, bien para construir o explotar obras públicas, o bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios de la administración general local." " Ahora bien, y volviendo al punto de que cabe la sinonimia entre concesión y otorgamiento, corresponde al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena replantearse la interrogante referida, pero ahora formulada de la siguiente manera: qué se entiende por 'otorgamiento' o 'concesión' -sinónimos, como ya se ha dejado esclarecido-, a partir de los cuales corren los allí respectivos períodos de vigencia " Este organismo andino considera que el plazo de vigencia de una patente concedida bajo el régimen de la Decisión 85, sólo puede contarse a partir del acto administrativo que la otorga, pues es desde la fecha de concesión que la norma comunitaria dispone computar los cinco años de la duración inicial del privilegio.
Consecuente con lo anterior, forzoso es señalar que el objeto del acto administrativo de concesión no sólo es el reconocimiento del derecho de invención, con los efectos que de ello se derivan, sino también, explícita o implícitamente, según la forma que adopte tal acto, la fijación del término de duración de la patente. Se observa entonces que en este aspecto el artículo 29 de la Decisión 85 contiene una excepción a la regla general de derecho administrativo según la cual los actos de esa naturaleza sólo producen efectos desde su notificación, salvo que una norma de Derecho positivo establezca lo contrario.
5. IMPOSIBILIDAD DE APLICACIÓN ANALÓGICA DEL ARTICULO 99 DE LA DECISIÓN 344.- Como ya se mencionó, la patente de la referencia tenía vigencia desde el 30 de enero de 1991, fecha ésta que corresponde a la de emisión del acto administrativo que la concedió -Resolución N° 00126-, por lo que su fecha de vencimiento se produjo el 30 de enero de 1996.
Al no encontrarse dispuesta en la Decisión 344 la posibilidad de prorroga, resulta indiferente que la solicitud en este sentido haya sido presentada antes del vencimiento de la patente o después. En otras palabras, siendo improcedente la prórroga de patentes al amparo de la Decisión 344, cualquier solicitud de ampliación del término inicial allegada a las oficinas nacionales encargadas del registro de la propiedad industrial con posterioridad al 1° de enero de 1994, debe ser negada.
A pesar de que este Organismo andino considera que no existe la posibilidad de prórroga de patentes, es necesario aclarar que la abundante jurisprudencia de este Tribunal ha dejado claramente sentada la imposibilidad de aplicar por analogía el artículo 99 de la Decisión 344, que trata específicamente de la renovación de marcas, para el caso de prórrogas de patentes.
La mencionada norma comunitaria establece: “( ) La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación ( )”.
En este punto resulta pertinente retomar la jurisprudencia sentada por el Tribunal en el proceso 4-N-92 en lo que a plazos procesales se refiere, cuando expuso que " No cabe en esta materia la aplicación por analogía de una norma diseñada y expedida para regular casos distintos ". Es pertinente también la jurisprudencia contenida en el fallo dictado dentro del proceso 2-IP-98 en el que se dijo: “Para explicar mejor las ideas vertidas en el anterior numeral se hace necesario señalar las diferencias que existen entre el derecho de marca y el de patentes, de tal forma que se demuestre cómo las dos instituciones son totalmente diferentes entre sí y no cabe analogía entre ellas.
"Tanto las marcas como las patentes otorgan a sus titulares derechos exclusivos de propiedad industrial, en un caso sobre signos distintivos, y en el otro sobre invenciones y descubrimientos. Las características de estos derechos no son idénticas, no sólo por el objeto sobre el que tales derechos se ejercen, sino también por su contenido".
(Derecho de Marcas, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, Tomo I, pág. 225, Editorial Heliasta S.R.L. Argentina, 1989). El fin último del derecho de marcas es el de proteger al consumidor medio, de tal forma que no sea víctima de error o engaño por parte del vendedor. "La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resulten perjudicados los factores en la intermediación y circulación de bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas.
Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados donde los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que se les ofrece". (Proceso 3-IP-88, G.O. 35 del 28 de octubre de 1988). La patente, “en cambio”, tiene como fin proteger los derechos del inventor, tanto desde el punto de vista patrimonial como personal.
"El derecho personal que adquiere el inventor por el hecho de la creación es el de que debe ser reconocido como autor de la invención" "Además, el inventor, por el simple hecho de la creación de la regla técnica, también adquiere un derecho de contenido patrimonial, que genéricamente puede denominarse derecho sobre la invención (Recht an der Erfindung).
Este derecho se deriva de que la regla técnica constituye un bien en sentido económico y jurídico, sobre el que el inventor goza del más amplio poder de disposición". (La modernización del derecho español de patentes. Cap. III. Dr. José Antonio Gómez Segade, pág. 103. Ed. Montecorvo. Madrid 1984). Las marcas están sujetas a un plazo de vigencia, luego del cual puede renovarse el derecho del titular a usar exclusivamente la marca indefinidamente.
Las patentes, en cambio gozan de un privilegio limitado en el tiempo, luego del cual pasa a dominio público. Como resultado de las consideraciones que anteceden. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Quien hubiere obtenido válidamente el título de patente bajo la Decisión 85, 311 o 313 carece del derecho a que se extienda el término de duración por lo que faltare para completar el término de duración de veinte años establecido por la Decisión 344. 2.
Las patentes concedidas bajo la vigencia de las Decisiones 85, 311 y 313 que no fueron prorrogadas ni extendidas antes de que entrara en vigencia la Decisión 344, no podrán durar más tiempo que aquel inicialmente otorgado, por cuanto no cabe la prórroga o la extensión de las mismas, tal como se desprende del artículo 30 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con su Primera Disposición Transitoria. 3.- Si una solicitud de prórroga de patente que difiera en su contenido y objetivos de la solicitud de concesión de la misma, se ha presentado debidamente durante la vigencia de la Decisiones 85, 311 o 313, deberá ser aceptada y resuelta por la administración, y la prórroga tendrá el plazo establecido en la respectiva Decisión, aunque el acto administrativo de concesión de la prórroga se hubiere dictado en la vigencia de la Decisión 344. 4.- El artículo 99 de la Decisión 344, en virtud del cual el titular de una marca dispone de un plazo de gracia de seis meses contados a partir del vencimiento del registro para solicitar la renovación, no puede aplicarse por analogía a efectos de la solicitud de prórroga de una patente, pues esa norma regula una institución distinta y, de otra parte, la Decisión 344 no contempla posibilidad alguna para solicitar esa prórroga después de la expiración de la patente.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico comunitario al dictar sentencia en el proceso de la referencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifíquese esta sentencia al organismo jurisdiccional citado en el punto anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i