INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 17-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 105, 128, 146, 147 y Disposición Transitoria primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., contra el acto concesorio del registro de la marca de productos “GINO CAPORALLE (ETIQUETA)”, solicitada en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, Proceso Interno No. 3977.

Quito, 26 de junio de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 104, 105, 128, 146, 147 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa.

Se plantea la interpretación en razón de que la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., por intermedio de apoderado demanda ante el Consejo de Estado consultante la declaratoria de nulidad de la resolución N° 4865 de fecha 28 de febrero de 1996, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se concede el registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

A) A los fines indicados, el Consejo de Estado considera relevantes los siguientes hechos: 1.- “La sociedad MARTIN SPORT Y CIA. LTDA. presentó el 16 de julio de 1993, solicitud de registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2 del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, cuyo extracto fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 392 del 10 de diciembre de 1993 y contra él la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA. domiciliada en la ciudad de Medellín (Antioquía) formuló demanda de observación, con base en el registro de la marca CARACOLLE en la clase 25 internacional y en la solicitud prioritaria de la misma marca en la clase 24 internacional. 2.- “Mediante resolución 4865 del 28 de febrero de 1996 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de observación y concedió el registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de la sociedad MARTIN SPORT Y CIA. LTDA. 3.- “Contra la resolución 4865 del 28 de febrero de 1996, la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, argumentando que del examen sucesivo entre la marca GINO CAPORALLE y la marca prioritariamente registrada y nombre comercial CARACOLLE, resulta claro que existen semejanzas gráficas, fonéticas, conceptuales y ortográficas que pueden inducir al consumidor a error.” B) En lo fundamental, los argumentos de Derecho expuestos por el demandante frente a la violación de normas comunitarias, resumidos por el Tribunal Andino son: 1.- Considera que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el literal a) del artículo 83 ibídem, por: “a.- falta de aplicación, toda vez que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 25 del Art. 2do del Dto 755 de 1.972 o Clasificación Internacional de Niza, ignoró que el signo GINO CAPORALLE (ETIQUETA) para distinguir tales productos, no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto CARECE DE NOVEDAD Y DE SUFICIENTE DISTINTIVIDAD, en relación con los productos de la Clase 25 Internacional. 2.- El Artículo 104 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 105 ibídem, con el literal a) del artículo 83, y con la Disposición Primera Transitoria, por: “ falta de aplicación, toda vez que se ignoró los derechos que le asisten a mi representada en materia de Propiedad Industrial, por ser titular del registro de la marca CARACOLLE en las Clases 24 y 25 del Art. 2do del Dto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

Indica la actora en el proceso interno que: “ de lo dispuesto en los artículos 104, 105, 83 y Disposición Primera Transitoria de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se desprenden los siguientes derechos inviolables concedidos al titular de un registro de marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

“a.- El exclusivo uso. Por perogrullada (sic) que parezca EXCLUSIVO significa ÚNICO o sea con exclusión de todos los demás. “b.- El de renovar el derecho de uso exclusivo cada diez años. “c.- El de traspasar su derecho a otro tercero. “d.- El de impedir el uso por parte de terceros en relación con los mismos productos o productos de similar naturaleza cuyo uso pueda inducir al público a error.

“e.- El de OPONERSE a solicitudes de registro cuando tiendan a imitarla para artículos de la misma clase o misma naturaleza. “f.- A registrar la misma marca en clases cuya naturaleza sea similar o semejante a los productos para los cuales se encuentra registrada la marca, como consecuencia de todos los anteriores derechos, siempre y cuando no se encuentre registrada por un tercero.” C) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estima también necesario citar en lo pertinente la resolución N° 4865 que obra en el expediente enviado a este organismo por el consultante, expedida por la División de Signos Distintivos, la cual se fundamenta básicamente en los siguientes considerandos: “PRIMERO: Que el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada sea idéntica o semejante a otra ya registrada o solicitada con anterioridad por un tercero, para distinguir ‘ los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

“SEGUNDO: Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. Particularmente cuando se coteja una marca nominativa y una mixta, como sucede en este caso, se debe determinar primero cual de los dos elementos que conforman la marca mixta es el predominante, aceptándose como tal el elemento denominativo sobre el gráfico, dada la fuerza expresiva de las palabras.

En opinión de este despacho en la marca que se pretende registrar, predominan los elementos denominativos, por lo tanto es procedente el estudio de confundibilidad. “TERCERO: entre la expresión que se pretende registrar y la marca en que se basa la oposición, no existen semejanzas que puedan inducir al consumidor a error y, por consiguiente pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes.” Lo destacado en el texto que acaba de ser transcrito, corresponde a la presente sentencia, y son los puntos sobre los cuales el Tribunal Andino realizará la presente interpretación, por ser éstos los que se discuten en el proceso interno. D) Además, este Tribunal considera indispensable resumir también la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual, además de ratificar y defender los argumentos contenidos en la resolución transcritos supra, consideró: 1.- Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344; 2.- “Si se efectúa un examen conjuntual de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente -afirma la Superintendencia- que éstas son distintas entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas y, por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio.” 3.- “ es claro que el conjunto de la marca registrada GINO CAPORALLE (etiqueta) registrada a favor de la sociedad MARTIN SPORT CIA LTDA., frente al conjunto de la marca registrada y fundamento del demandante (sic), CARACOLLE de la sociedad CREACIONES CARACOLLE LTDA., es novedosa, visible y suficientemente distintiva y susceptible de registro marcario conforme a las normas legales vigentes en materia marcaria.” Finalmente, con vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde, C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno, e igualmente si, como en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y cumple además con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal.

II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN QUE las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante son: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al publico a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( )” “Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que pueden ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

“Artículo 105.- Siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: su propio nombre, domicilio o seudónimo; el uso de un nombre geográfico; o, de cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o, usar la marca para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada; siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos.

El titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del caso, frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error.” “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

“Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino." “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión." Transitoria Primera.- “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” Pero, por otra parte y entre las transcritas, el Tribunal no considera del caso proceder a la interpretación de los dos últimos artículos, por cuanto -tal como lo ha sentado en pacífica y reiterada jurisprudencia- éstos “constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter internacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con sus exclusivos intereses individuales. “Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la Subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’”.

(Interpretación prejudicial No. 26-IP-96, correspondiente al caso “SEFRITA” publicada en la Gaceta Oficial No. 308 de fecha 28 de noviembre de 1997.) Tampoco, procederá el Tribunal a interpretar la Disposición Transitoria Primera, por cuanto del expediente enviado a este Tribunal se observa que el acto impugnado lleva fecha 20 de febrero de 1996, es decir cuando ya estaba en vigencia la Decisión 344.

En consecuencia, no resulta del caso la interpretación de dicha disposición. QUE, con vista de los artículos transcritos y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Andino, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, de los puntos pertinentes contenidos en dichas normas, con el objeto de examinar la posibilidad para el signo “GINO CAPORALLE (etiqueta)” de obtener su registro, conforme a la determinación que al respecto haga el juez nacional; para lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera pertinente examinar: III.

EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca establece: "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Así mismo, de la marca comenta la doctrina: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, CONSIDERA, además: Que de las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, y representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia. Que de lo anterior se colige igualmente cómo para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que sinembargo, no por el hecho de que un signo reúna estos tres requisitos, queda necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aún dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente este Tribunal, y reiterado en el procedimiento de interpretación prejudicial No. 11-IP-98, marca “PAVCO”, por sentencia emitida el 03 del presente año, en la cual expresó: “Para que un signo pueda ser registrado como marca, debe reunir no sólo los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino además, no hallarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.” Y que en concreto el Tribunal considera: a) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos.

El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y concibe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”. “Percepción”, expresa adicionalmente, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

Este Tribunal considera asimismo, y conforme a también reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que puedan ser captados por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. b) En cuanto a la distintividad, función esencial de la marca, radica ésta en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Además, que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca. c) Adicionalmente, la representación gráfica es un requisito formal, que permite la publicación y el archivo de las marcas solicitadas en las respectivas oficinas de propiedad industrial.

Es en definitiva la “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Marco Matías ALEMAN, “Marcas”. Top Management, Bogotá, pág. 77). Todos los anteriores conceptos han sido acogidos o elaborados, sentados y desarrollados por la jurisprudencia de este Tribunal.

(Véanse por vía de ejemplo las interpretaciones prejudiciales Nos.: 04-IP-88 “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”; 03-IP-90 “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”; 03-IP-91 “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA”; 06-IP-93, 01-IP-94 “MAC POLLO”; y 02-IP- 94 “NOEL S.A”. Gacetas Oficiales números 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente; y últimamente la sentencia No. 14-IP-96 “PROMOFERIAS” de 11 de marzo de 1998, publicada así mismo en G.O. No. 363 de agosto 11 de 1998).

Considera también el Tribunal que, a los fines de facilitar la labor del juez nacional, resulta pertinente examinar cómo las anteriores características de la marca cumplen la función de evitar: IV. EL RIESGO DE CONFUSIÓN Tal finalidad se concreta en el presente caso en la circunstancia de que la parte actora solicita judicialmente la declaratoria de nulidad de la marca GINO CAPORALLE (etiqueta), fundamentando su demanda -y tal como la había alegado también, pero sin éxito, con ocasión del procedimiento administrativo previo al contencioso- en el supuesto riesgo de confusión del signo cuyo registro ha sido solicitado, con la marca CARACOLLE previamente inscrita.

Al respecto, la autoridad nacional competente, en el caso el juez consultante, deberá precisar o definir si entre las dos marcas existe similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, con el propósito de determinar el “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista” entre ellas. Esta jurisdicción comunitaria, a la que le está encomendada la interpretación de las normas andinas sin poder pronunciarse sobre los hechos que fundamentan el proceso ni sobre la legislación nacional que los regula, se ha esmerado en definir criterios generales que puedan orientar certeramente al juez consultante en la solución del caso concreto.

Así, en Interpretación prejudicial No. 02-IP-95 (G.O. 199 de 26 de enero de 1996) ha sentado: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ” (Interpretación prejudicial No. 02-IP-95 de septiembre 19 de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Quito, 1997, p. 353.) La citada sentencia del Tribunal y toda la jurisprudencia posterior, contiene reglas valiosas para ser tenidas en cuenta, por la autoridad nacional competente, el Honorable Consejo de Estado de la República de Colombia en el presente caso.

En efecto para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio del juzgador el que prevalece a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá observar una vía de análisis, de tecnicismo, de comparación e investigación marcaria, a los fines de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo, y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, sea un pronunciamiento acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración de reglas ad hoc, como las que de seguidas se resumen: 1.- Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

(BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) Al respecto, el Tribunal ha precisado, también por vía de interpretación prejudicial, lo siguiente: La primera de las reglas expuestas, “y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver Interpretaciones prejudiciales Nos. 01-IP-87 del 03 de diciembre de 1987 y 09-IP-94 del 24 de marzo de 1995, G.O. Nos. 28 de 15 de febrero de 1987 y 180 de 10 de mayo de 1995 y 04-IP-94, respectivamente.) En el presente caso y tomando en consideración las reglas expuestas, el juez nacional deberá determinar si entre las marcas confrontadas se dan o no las semejanzas suficientes para que se produzca la confusión en el público consumidor, identificando en consecuencia las diferencias propias y particulares que pesan en los signos para que puedan ser distintivos coexistiendo de esta manera pacíficamente.

Es importante analizar en su globalidad las marcas confrontadas, es decir, partiendo de la integridad del signo, en este caso el registrado “CARACOLLE” frente al solicitado “GINO CAPORALLE (etiqueta)”, primando las diferencias sobre las semejanzas o, si éstas son débiles para establecer una virtual semejanza, la pretensión de irregistrabilidad basada en la causal del párrafo a) del artículo 83, no prosperaría. 2.- Comparación de marcas denominativas con mixtas La complejidad de la comparación marcaria a los fines de determinar su distintividad y por ende eliminar el riesgo de confusión, es mayor si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el cual el conflicto se reduce a dilucidar si existe la denunciada similitud entre la marca denominativa CARACOLLE frente a la marca mixta GINO CAPORALLE (etiqueta).

En las marcas mixtas por lo general el elemento que sobresale, es el denominativo, en razón de que las palabras constituyen el medio común por el cual el consumidor solicita determinados productos o servicios identificados con la marca. Si entre una marca denominativa y una mixta existe similitud fonética, la confusión impediría su registro.

La inexistencia de tal confusión se daría en cambio en el supuesto de que se utilizara para la expresión de la marca el concepto que el gráfico denota y no la del elemento denominativo, o en caso de que el elemento gráfico fuera notablemente predominante sobre la parte denominativa de la marca, lo cual no parece ser el caso. V. NOMBRES COMERCIALES Observa el Tribunal que del caso sub judice resulta necesario referirnos a los nombres comerciales, para lo cual pasa a desarrollar reciente pero reiterada jurisprudencia al respecto, emitida con motivo de la interpretación prejudicial No. 03-IP-98 del 11 de marzo de 1998, referente a la marca “BELLA MUJER”, así: Es a partir de la Decisión 311 (G. O. N° 96 del 12 de Diciembre de 1991), que la normativa comunitaria sobre Propiedad Industrial protege a los nombres comerciales frente a la solicitud o registro posterior de marcas que, en relación con dicho nombre, puedan inducir al público a error.

La prohibición del registro de marcas contenida en el párrafo b) del artículo 83 de la Decisión 344, dispone que no podrán inscribirse como tales, marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Ha dicho en efecto el Tribunal Andino: “La norma de la Decisión 344 no define, como lo hacía el artículo 177 de la Decisión 313, qué es el nombre comercial: ‘la denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial’. ( ) “La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro.

Así debe entenderse el artículo 128 de la Decisión 344, cuando dispone: ‘El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o registro’; con la utilización imperativa del verbo ‘ser’, se aclaró la confusión que presentaba la redacción del artículo 117 de la Decisión 313 al disponer que ‘los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente ’.

“Según la norma últimamente transcrita, es el uso el que rige las relaciones legales y comerciales en cuanto al nombre comercial. No obstante este principio de protección al nombre comercial, el propio artículo 128 prevé la posibilidad de que las legislaciones internas establezcan un sistema de registro, y para ese objeto pueden regirse por las normas sobre registro de marcas y por las que internamente se dicten.

Pero lo que no puede establecer el régimen interno, puesto que contrariaría la prescripción comunitaria, es el registro del nombre como medio de protección o de obtención del derecho al uso exclusivo del mismo como sucede con las marcas. El registro del nombre comercial servirá, en todo caso, para determinar el uso efectivo del nombre y como un acto declarativo del derecho, pero no constitutivo del mismo.” a) Definición de nombre comercial: Los diferentes autores lo definen como: “ ‘El elemento que identifica o distingue la actividad negocial de una persona de la de otra’.

(Ladas). “Fernández Novoa, define el nombre comercial como: ‘Aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa’ (Citado por Juan Manuel Hernández López). “Para el profesor José Massaguer Fuentes, el nombre comercial ‘es el signo o medio para la individualización de una persona en el ejercicio de su actividad empresarial’ (Revista General de Derecho, 1996, Valencia, pág. 6956).

“Para la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es ‘el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral’. “El artículo 76 de la Ley de Marcas española, lo define como el signo distintivo que ‘sirve para identificar a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial y que distingue su actividad de las actividades idénticas o similares’.” De las citadas definiciones se desprende que el nombre comercial es el medio por el cual una persona física o jurídica identifica su actividad empresarial, protegiéndola y diferenciándola, a la vez, de las de otras personas. b) Nombre comercial y marca: Así, el nombre comercial difiere de la marca en cuanto al modo de adquisición y su extensión. En efecto: la marca se obtiene mediante el registro (dentro del sistema atributivo), y el nombre comercial por el uso; en cuanto a la extensión, las marcas “ ‘tienen un ámbito de protección en el país, en relación con las clases en que fue registrada, las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada’.

(Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1989, pág. 442).” Entre otras diferencias encontramos también: “- Mientras la marca protege productos y servicios, el nombre comercial sólo ampara la actividades mercantiles. Es importante señalar así mismo que, aunque reducida, la doctrina asimila al nombre comercial con la marca de servicios.

“- El uso del nombre comercial es obligatorio; el de la marca, en principio facultativo.” c) Requisitos y características del nombre comercial: Para la plena validez del nombre comercial es necesario que el mismo cumpla con ciertas condiciones que la doctrina acogida por el Tribunal expone de la siguiente manera: “DISTINTIVIDAD tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación. “El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrario a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros ‘ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria’.

(Ernesto ARACAMA, ‘Los retos de la Propiedad Industrial, esquema del Nombre Comercial’, INDECOPI-OMPI, 1996, pág., 205)” Por otro lado el nombre comercial, salvo el notorio, debe usarse en el país en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: “Ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte, y continuo cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario.

(profesor Aracama, obra citada, pág. 206). ( ) “El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

“La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significa de por sí que se haya registrado ni utilizado el nombre comercial. Pero no hay impedimento para que subsista como nombre comercial si la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle por un período de tiempo posterior a la inscripción. O bien puede la sociedad usar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.

“La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso, uso que debe ser anterior al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio ‘prior tempore, potior iure’.” d) Defensa del nombre comercial: “El literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 al consagrar el amparo del nombre comercial, hace referencia a la protección de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, revelando una vez más la importancia que para este distintivo tienen esas normas.

“El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir. Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial.

Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara. “También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.” (Interpretación prejudicial No. 03-IP-98 del 11 de marzo de 1998, referente a la marca “BELLA MUJER”, G.O. No. 338 de 11 de mayo de 1998). e) Prueba de uso del nombre comercial: Le corresponderá a quien alegue en relación con un nombre comercial su existencia, prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación al registro de un signo o quien plantee la nulidad marcaria, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca, en el país donde se solicita su protección, y que ese uso reúna los caracteres y condiciones anotadas.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito, que sin ser esenciales para la protección, proporcionan al menos un principio de prueba en favor del usuario. Con fundamento en las consideraciones expuestas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1.

Forma parte de la exclusiva competencia de este Tribunal comunitario la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Como se ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia, le corresponde así mismo precisar a este órgano judicial comunitario cuáles son en definitiva las normas cuya interpretación considera a los fines de que el juez consultante, proceda a la resolución del caso concreto. 2.

Al proscribir el riesgo de confusión dentro del registro marcario, el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trata para el empleo al cual han sido destinados. 3.- La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el administrador o por el juzgador, pero sujetándose en todo caso a las reglas de comparación de marcas y a los campos en que pueda producirse tal confusión, criterios expuesto en ésta y en precedentes sentencias del Tribunal. 4.- Para la comparación entre marcas denominativas y mixtas, ha de determinarse en primer lugar cual es el elemento predominante o relevante del signo mixto que va a causar la primera impresión en la mente del consumidor.

Como regla general, en las marcas mixtas predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo de solicitar el producto. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, al emitir su respectivo fallo deberá adoptar la interpretación que en la presente sentencia se ha realizado de las normas del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.