INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 10-IP-98 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literal c) y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM-ALIÑOS EL CHEFF LTDA. contra el acto administrativo de rechazo de oposición de registro contenido en la resolución No. 6868, de la marca de servicios “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta)”, comprendida ésta dentro de la Clase Internacional No. 41.

Proceso interno correspondiente al expediente N° 2688. Quito, 19 de Agosto de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 83 literal c) y 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM-ALIÑOS EL CHEFF LTDA., por intermedio de apoderado, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de la resolución No. 6868 de 30 de junio de 1993, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca "GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta)", a favor de la sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., para proteger servicios comprendidos en la Clase No. 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

A continuación procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, y al respecto observa: A) RESOLUCIÓN IMPUGNADA: La impugnada, resolución No. 6868 del 30 de junio de 1993, se fundamenta básicamente en el siguiente considerando transcrito junto con la parte propiamente resolutoria de la misma: “Que la observación presentada está incursa en la causal de rechazo que prevé el literal c) del artículo 83 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues los elementos figurativos que integran la marca solicitada, nada tienen que ver con los mismos elementos de las marcas que sirven de base para la oposición. “

RESUELVE

Rechazar la observación presentada por la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM ALIÑOS EL CHEFF LTDA., domiciliada en Cali, Valle, Colombia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.” B) LOS HECHOS Expuestos por la alta jurisdicción nacional consultante son: “a) La Empresa Societé des Produits Nestle S.A. presentó la solicitud de registro de la marca ‘GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA’ (etiqueta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 del artículo 2o. del Decreto 755 de 1972 y, publicado como fue el extracto de dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad demandante presentó demanda de observaciones al registro de la marca, argumentando que era prioritaria solicitante de la marca EL CHEFF (etiqueta), que incluye un gorro de cocinero para distinguir servicios de la misma Clase 41; que ‘el signo GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA no ha sido aún registrado, que ‘existe confundibilidad entre los signos COCINERITO, CHEFF Y GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA desde los puntos de vista ideológico y visual’; que la marca solicitada, al igual que las de la demandante ‘ están conformadas por un atuendo compuesto de la persona y forma de un gorro, que evocan la figura de un cocinero ’, y que ‘ el grupo de consumidores que demanda la clase de productos y servicios a que pertenecen las marcas COCINERITO, EL CHEFF Y GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA, conocen la existencia en el mercado de las marcas de mi poderdante’.

“b) Mediante el acto acusado se rechazó la observación presentada por la sociedad demandante, previa consideración acerca de que ella ‘ está incursa en la causal de rechazo que prevé el literal c) del artículo 83 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues los elementos figurativos que integran la marca solicitada, nada tienen que ver con los mismos elementos de las marcas que sirven de base para la oposición’.” Adicionalmente, el Tribunal observa que en el artículo segundo de la parte resolutiva del acto impugnado se dispone que “contra esta resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa”.

Así, la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM ALIÑOS EL CHEF LTDA inicia mediante apoderado el proceso contencioso a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicha resolución. C) ESCRITO DE DEMANDA Igualmente se permite resumir directamente el Tribunal otros argumentos expuestos por la parte demandante, la sociedad PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM-ALIÑOS EL CHEFF LTDA., frente a la que considera como una violación de las siguiente normas comunitarias: “1.- El literal c) del Artículo 83 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto, no obstante que la observación presentada por mi mandante cumplió a cabalidad los requisitos formales pertinentes, la División de Signos Distintivos estimó que la misma se basó en una marca evidentemente distinta.

“Mi mandante es prioritaria solicitante del registro de la marca EL CHEFF (etiqueta), con base a la cual se formuló la demanda de oposición (observaciones), para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 Marca que consiste en el conjunto formado por la expresión ‘EL CHEFF’ escrita en letras características y especiales, que se encuentran dentro de un gorro de cheff muy especial, debajo del cual, en forma rectangular, aparece la expresión calidad y buen sabor.

“Conviene enfatizar que la marca cuyo registro se pretende evitar distingue la misma clase de servicios.” Agrega que tiene registradas otras marcas, tales como: “COCINERITO”, Clase Internacional No. 35; “EL COCINERITO (etiqueta)”, Clase Internacional No. 08; y, “EL CHEFF (etiqueta)”, Clase Internacional No. 39; y que: “La marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta), contra la cual se formuló la observación, es similar y confundible con las marcas antes citadas.

“La similitud se hace más evidente si se aplican los principios establecidos internacionalmente, que permiten apreciar la existencia de la semejanza entre las dos marcas, a saber: La comparación debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias.” Asimismo, considera que se violó: “El artículo 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por cuanto la Dirección de Signos Distintivos no notificó al solicitante del registro de la marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta) sobre la oposición (observaciones) formulada por mi mandante, para que en un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables presentara los alegatos que estimare conveniente.” D) DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN Además, este Tribunal considera indispensable aportar así mismo parte de la contestación que diera a la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia: “Es de mucha importancia destacar algunos apartes de la sentencia proferida el 5 de junio de 1.992 por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, dentro del proceso No. 53, actor: ETABLISSEMENT MARQUINT GRANDES MARQUES INTERNATIONALES en donde se expresa que en lo relacionado con el cotejo de las etiquetas y a efecto de examinar su confundibilidad, ‘ es claro que el examen y la confrontación deberá hacerse sobre la etiquetas atendiendo al contenido específico de las mismas como tales, o sea en su aspecto puramente gráfico y visual prescindiendo de las palabras o denominaciones ’.

“Si se efectúa un examen conjuntual de la marca figurativa solicitada y de las marcas figurativas registradas en las que se funda la observación, se concluye en forma evidente que éstas son distintas entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio; de una parte, la marca solicitada por la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., ‘GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA’ para distinguir servicios comprendidos en la clase 41a. de la nomenclatura vigente, es una etiqueta consistente en una banda dibujada de manera caprichosa que se desplaza en forma paralela a la parte inferior de una figura ovalada con el fondo oscuro y en cuyo interior se encuentran, UN GORRO COCINERO dibujado de manera especial y CINCO ESTRELLAS colocadas horizontalmente, en cualquier combinación de colores.

“Ahora bien, como lo sostiene el mismo demandante el conjunto de la marca EL CHEFF (etiqueta), o cocinerito clase 39a., certificado de registro No. 140918 cuyo titular es la sociedad demandante PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM ALIÑOS EL CHEFF LTDA., consiste en el signo formado por la expresión EL CHEFF escrita en letras características y especiales, que se encuentran dentro de un gorro de cheff muy especial, debajo del cual, en forma rectangular, aparece la expresión calidad y buen sabor.

“Igualmente, el conjunto de la marca EL COCINERITO (etiqueta) clase 8, certificado de registro No. 137898, de propiedad del demandante, consiste principalmente en el signo EL COCINERITO, la figura de un cocinero en posición de saborear un delicioso alimento en la figura que semeja un recipiente utilizado en la cocina, todo lo anterior dispuesto como sigue, incluyendo los colores, los cuales se reivindican: a la izquierda del conjunto aparece en la parte superior la figura de un cocinero visto desde el cuello hacia arriba del cual sobresale notablemente su gorro de color blanco, el cual se reivindica ’.

“Así las cosas, es claro que el conjunto de la marca solicitada frente al conjunto de las marcas registradas y fundamento del demandante, es novedosa, visible y suficientemente distintivo y susceptible de registro marcario conforme a las normas legales vigentes en materia marcaria.” E) COADYUVANCIA DE SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Esta última, y ya en vía contenciosa-adminitrativa, pasó a ejercer la coadyuvancia de la Administración con motivo del proceso judicial impugnatorio de la decisión administrativa que otorgó el registro de su marca, exponiendo en lo fundamental: “ la marca solicitada por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. es una marca totalmente figurativa y el demandante la hace aparecer como nominativa y como etiqueta siendo que es solo figurativa.

Otra cosa muy distinta es que para efectos de su fácil identificación se le hubiese dado el bautizo de ‘GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA’, lo que significa que dichas palabras forman parte de la marca, ya que la misma no contiene palabra alguna. Por otra parte, a pesar de que el demandante presentó demanda de observación contra el registro de la marca mencionada, no lo hizo con suficiente interés legal, debido a que entre las marcas del demandante y la marca solicitada por mi poderdante existen claras diferencias, como lo veremos más adelante.

( ) “Es evidente que la solicitud para la marca ‘EL CHEFF (Etiqueta)’, esa sí nominativa porque contiene la expresión ‘EL CHEFF’ y figurativa, para la Clase 41 de Productos Concentrados Argom-Aliños el Cheff Ltda., en la cual se fundamentó la observación y las demás marcas que ahora cita el demandante, estando fuera de término para hacerlo, ya que no argumentó estas otras marcas como fundamento de la demanda, como son: COCINERITO, ésta sí, totalmente nominativa, para la Clase 35, EL COCINERITO (etiqueta), ésta si nominativa porque contiene la palabra ‘COCINERITO’ y además figurativa para la Clase 8 y EL CHEFF (Etiqueta), ésta sí nominativa porque contiene la palabra ‘CHEFF’ para la Clase 39, son eminentemente disímiles a la marca solicitada por mi mandante ” (subrayado en el original).

Para proceder a realizar la interpretación solicitada, el Tribunal observa: En síntesis, de los hechos resumidos y contenidos en el expediente acompañado a la consulta, se desprende que el asunto principal, y del cual el Tribunal va a partir exclusivamente para desarrollar la presente interpretación, es la posible similitud que podría presentarse entre las marcas del observante PRODUCTOS CONCENTRADOS ARGOM-ALIÑOS EL CHEFF LTDA., y la marca otorgada a favor de SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLE S.A., por cuanto, en virtud del literal c) del artículo 83 de la Decisión 313, la Oficina Nacional Competente colombiana consideró que “ los elementos figurativos que integran la marca solicitada, nada tienen que ver con los mismos elementos de las marcas que sirven de base para la oposición.”, criterio reafirmado en el escrito de defensa presentado por la Superintendencia de Industria y Comercio ante la alta jurisdicción consultante.

F) EXAMEN DE PERITAJE En el expediente judicial enviado a este Tribunal, aparece el peritaje realizado por los señores Alvaro Aguilar Angel y Roberto Aguilar Díaz, en respuesta a un cuestionario sobre confundibilidad entre las marcas “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta)” y las que constituyen el fundamento de la demanda, a saber: “EL CHEF”, “COCINERITO” y “EL COCINERITO”.

De dicho examen se desprende lo siguiente: “Las marcas registradas no tienen ninguna semejanza con la marca solicitada por la sociedad NESTLE S.A., la única semejanza podría consistir en el gorro del cocinero, pero, dado el tamaño y las leyendas que aparecen en las marcas registradas con la marca solicitada no puede deducirse que son iguales.

El gorro del cocinero es un emblema o signo distintivo de conocimiento y aceptación universal para dar la indicación de que se trata de un alimento para mejorar o dar cierto sabor especial a las comidas. ( ) “Así, apreciando en conjunto la marca no puede desprenderse que exista una imitación en razón a que son evidentemente distintas.

“Las marcas registradas no dan lugar a confusión con el público consumidor. Las marcas registradas tienen sus propias leyendas que hacen inconfundible su conocimiento por una persona del común. Además, se trata de marcas de alimentos para adobar las comidas, y en este tipo de alimentos las personas, que siempre en una familia ó en un negocio es la misma, tiene en cuenta que los aliños que vaya adquirir en el mercado sea EL CHEF ó EL REY ó el de su gusto, y es de remota posibilidad que se vaya a engañar ante la presencia en el mercado, de productos o servicios similares.” Finalmente, del examen realizado por los peritos, éstos desprenden como conclusión que: “Nuestro concepto es claro en que las marcas registradas y la marca solicitada no se presta para confusión, y por ende, se trata de una marca suficientemente distintiva, susceptible de representación gráfica y capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Dicho examen podría servir de guía al juez nacional, para determinar si la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio aplicó en forma correcta el artículo 83 de la Decisión 313, habiéndose fundamentado aquélla para rechazar la observación presentada, en la que consideró evidente diferencia entre la marca cuyo titular formular la respectiva observación, y la que fue objeto de esta última.

Con vista de todo lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, C O N S I D E R A N D O I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también competente para actuar como juez comunitario, como en el caso lo es la alta jurisdicción consultante, y en tanto dichas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; e igualmente conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos por el artículo 61 del respectivo Estatuto, complementario del Tratado últimamente señalado.

II. NORMAS COMUNITARIAS PERTINENTES Que, el texto de las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, es: DECISIÓN 313 “Artículo 83.- La oficina nacional competente rechazará de oficio aquellas observaciones que, cumpliendo con los requisitos establecido por la presente Decisión, estén comprendidas en algunos de los siguientes casos: ( ) c) Que la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles, a menos que la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta;

( )” “Artículo 84.- Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en la causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos, de estimarlo conveniente, vencido el cual la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución motivada.” Que con vista de los artículos transcritos y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Andino, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, para lo cual considera conveniente examinar: III.

LA DILUCION DE LA MARCA El párrafo c) del artículo 83 de la Decisión 313 establece como causal para que la oficina nacional competente rechace de oficio las observaciones presentadas al registro de una marca el que “la observación se base en marcas evidentemente distintas o que pertenezcan a clases disímiles” excluyendo el caso en que “la solicitud pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca o de un aprovechamiento injustificado de ésta”.

El Tribunal con ocasión de la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial No. 31-IP-96 del 03 de Diciembre de 1997, expresó: “ A diferencia de lo que ocurre en el derecho marcario estadounidense y en el inglés, la legislación comunitaria apenas menciona el fenómeno de la dilución de las marcas en el artículo que se comenta hoy derogado por la Decisión 344 - que trata sobre la dilución en el artículo 104 sobre derecho al ius prohibendi que tiene el titular de una marca frente al uso de un signo idéntico o similar que produzca dilución de la fuerza distintiva de la marca.

“El fenómeno de la dilución tiene aplicación frente a la marca notoria y a la renombrada, que en el derecho anglosajón da lugar a acciones concretas; está basado en el debilitamiento de la principal característica de una marca como es su distintividad. Puede generarse la dilución bien por el uso no autorizado de la marca en productos o servicios distintos a los relacionados con la registrada, que pueden ocasionar que la marca cese de cumplir sus funciones de único identificador de los productos de su titular; también puede darse el fenómeno cuando el registro de la marca para otros productos de distinta clase se asocia con la mala calidad de otros bienes o servicios ofrecidos en el mercado.

(resaltado de la presente sentencia) “Desde el punto de vista probatorio los autores coinciden en calificar la dilución como un hecho de difícil comprobación, a no ser que ella se asocie con el fenómeno de la confusión marcaria. Para este Tribunal la figura de la dilución, en el contexto del literal c) que se comenta sólo cabe cuando los productos a que se refiere la marca en observación o sujeta a oposición sean evidentemente distintos o pertenezcan a clases distintas del nomenclator.

Así lo considera la doctrina cuando señala que la dilución es el 'cercenamiento gradual o la dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente del público, por su uso en productos no competitivos." (Schechter, citado por Jorge Otamendi en "Derecho de Marcas", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 377). “El profesor Fernández Novoa, ‘Derechos de Marca’, pág. 127 al tiempo de comentar la legislación española sobre la material indica que la ley prohibe registrar como marca ‘los signos que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados’ para prevenir el riesgo de debilitamiento de la reputación de una marca altamente renombrada.” IV.

INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 84 Cabe destacar que el artículo 84 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena será aplicable sólo cuando las observaciones presentadas al registro de una marca no se encuentren incursas en los casos de rechazo de las mismas establecidos por el artículo 83. Es decir, que tal como se desprende literalmente del propio artículo 84 cuando éste -al regular lo relativo a las “observaciones”- introduce la frase “no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior,” está expresando claramente que la aplicación de dicho artículo es subsidiaria en relación con las previsiones del artículo 83 y, por tanto, que de proceder en cambio la de este último, no cabe concesión del plazo previsto en el artículo 84, ni obviamente la realización de las notificaciones en éste previstas.

Así, en el presente caso, sólo de considerar el juez nacional que en virtud del examen comparativo de la marca opositora con la registrada no resultaban procedentes las causales de rechazo previstas en el artículo 83, entraría a regir con todas sus consecuencias el artículo subsiguiente. Pero en cambio, si estimare por el contrario ajustada a derecho la actuación administrativa al considerar que la solicitud encajaba en las causales de rechazo consagradas por el artículo 83, no era en modo alguno procedente notificación al solicitante del registro, en virtud de lo dispuesto expresamente por el artículo 84, que aclara: “Una vez presentadas las observaciones y no incurriendo éstas en las causales del artículo anterior, previa notificación, se otorgará al peticionario un plazo de treinta (30) días hábiles improrrogables para que presente sus alegatos ” (resaltado del Tribunal).

V. LAS MARCAS EN CONFLICTO El Tribunal observa que las marcas en conflicto en el presente caso corresponden a diferentes tipos -una mixta y la otra gráfica- lo cual sin duda influye en el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador, tal como se expondrá posteriormente al desarrollar la jurisprudencia sentada respecto de ambos tipos de marcas: 1.- Las marcas mixtas Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).

Para la identificación de esta clase de signos distintivos es necesario en el caso concreto, llegar a precisar cuál de los dos elementos que lo conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo. La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento pueden ser definitivos.” (Interpretación Prejudicial No. 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O. No. 39 del 29 de enero de 1989). 2.- Las marcas gráficas Por cuanto se aprecian exclusivamente a través del sentido de la vista, son definidos como signos visuales destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada.

En el caso origen de la consulta podría parecer que de la solicitud de registro de la marca “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta), pudo haberse concluido erróneamente, que se trataba de una marca mixta, en cuanto había sido solicitada acompañada de una parte denominativa; pero observa el Tribunal que del expediente en cambio -y específicamente del facsímile acompañado, y de la solicitud misma así como del escrito presentado por NESTLE S.A. ante la jurisdicción consultante- aparece que se trata más bien de una marca exclusivamente GRÁFICA, ya que no existe elemento denominativo alguno que acompañe a la gráfica de la marca.

En efecto, el hecho de que se haya utilizado palabras en la solicitud de registro, se debe únicamente a la necesidad de describir la marca figurativa, para dar cumplimiento de ese modo a lo preceptuado por el literal b) del artículo 76, que exige, entre otros requisitos, “la descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar”, y no que se haya pretendido hacer entender que la marca es mixta.

Se desprende el anterior criterio de la jurisprudencia del Tribunal Andino, la cual ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran: las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores,; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y, las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial No. 09-IP-94, sentencia emitida por este Tribunal el 24 de marzo de 1995, referente a la marca “DIDA”.

Gaceta Oficial No. 180 del 10 de mayo de 1995). Como consecuencia habrá de deducirse además que, para encajar la marca objeto de la presente interpretación en alguna de estas subclasificaciones, se deberá tomar muy en cuenta que el gráfico, que es en sí la marca, no debe evocar un concepto concreto, o, al menos, que, de su totalidad no se desprenda este concepto.

Pudiendo ser, por tanto, netamente gráfica una marca, que a pesar de estar compuesta por una o varias figuras de las cuales cada una evoque un concepto concreto, de su conjunto no se desprenda empero uno individual y específico. VI. EL RIESGO DE CONFUSIÓN Tal finalidad se concreta en el presente caso en la circunstancia de que la parte actora solicita judicialmente la declaratoria de nulidad de la resolución que otorga el registro de la marca “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta)”, fundamentando su demanda -y tal como lo había alegado también, pero sin éxito, con ocasión del procedimiento administrativo previo al contencioso- en el supuesto riesgo de confusión de la solicitada en registro con las marcas “COCINERITO”, Clase Internacional No. 35;

“EL COCINERITO (etiqueta)”, Clase Internacional No. 08; y, “EL CHEFF (etiqueta)”, Clase Internacional No. 39 y 41, previamente inscritas. Al respecto, la autoridad nacional competente, en el caso el juez consultante, deberá precisar o definir si entre las marcas existe similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, con el propósito de determinar el “riesgo de confusión” entre ellas, de todo lo cual se desprenderá si fue bien aplicado o no por la Administración el literal c) del artículo 83 de la Decisión 313.

Esta jurisdicción comunitaria, se ha esmerado en definir criterios generales que puedan orientar certeramente al juez nacional en la solución del caso concreto. Así, en Interpretación Prejudicial No. 21-IP-95 (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, Quito, 1997, p. 353, caso “AFLOX”; sentencia publicada en Gaceta Oficial No. 233 de 19 de noviembre de 1996), ha sentado: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ”. La citada sentencia del Tribunal y toda la jurisprudencia posterior, contiene reglas valiosas para ser tenidas en cuenta por la autoridad nacional competente, funcionario o -como en el presente caso- juez contencioso administrativo. En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnisismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: 1.- Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”). 2.- Comparación de marcas mixtas con gráficas La complejidad de la comparación marcaria a los fines de determinar su distintividad y por ende eliminar el riesgo de confusión, es mayor si se trata de marcas de diferente especie como en el caso presente, en el cual el conflicto se reduce a dilucidar si existe la denunciada similitud entre las marcas mixtas “COCINERITO”, “EL COCINERITO (etiqueta)” y “EL CHEFF (etiqueta)”, frente a la marca gráfica “GORRO COCINERO Y ESTRELLAS, CON BANDA (etiqueta)”.

Sin embargo, es necesario tener presente como guía que en las marcas mixtas por lo general el elemento que sobresale es el denominativo, en razón de que las palabras constituyen el medio común por el cual el consumidor solicita determinados productos o servicios identificados con la marca, de tal manera que si entre una marca denominativa y una mixta existe similitud fonética, la confusión impediría su registro.

No se daría en cambio tal confusión en el supuesto de que se utilizara como expresión de la marca el concepto que el gráfico representa para el consumidor, en lugar de la que corresponde al elemento denominativo; ni tampoco en el caso de que el elemento gráfico fuera ostensiblemente predominante sobre la parte denominativa de la marca. Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.- Es obligación de la Oficina Nacional competente de cada País Miembro, verificar en todo caso si las observaciones formuladas a las solicitudes de registro de marca cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en la legislación comunitaria aplicable, que es en el de autos la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y, concretamente, los consagrados en su artículo 83. 2.- Es criterio de este Tribunal que, para que la Oficina Nacional competente proceda a aplicar el artículo 84 de la Decisión 313, deberá previamente haber determinado que las observaciones presentadas a la solicitud de registro de una marca no se encuentran incursas en las causales de rechazo de aquellas previstas en el artículo 83. 3.- Al cotejar las marcas que se encuentran en conflicto en el presente caso, el juez nacional competente deberá tomar en cuenta, para determinar la existencia del “riesgo de confusión”, la doctrina y jurisprudencia recogidas en la presente sentencia, referentes a las marcas mixta y gráfica.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia. Remítase asimismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.