INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 29-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad RENTAR S.A. contra el acto denegatorio del registro de la marca de servicios “RENTAR (nominativa)”, para productos comprendidos en la Clase No. 35 de la Clasificación Internacional de Niza (proceso interno No. 3610); e interpretación de oficio de los párrafos d) y e) del artículo 82 y del 95 de la misma Decisión. Quito, 30 de setiembre de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344.

Se plantea la interpretación en vista de que la Sociedad RENTAR S.A., por intermedio de apoderado, demanda ante el Consejo de Estado consultante la declaratoria de nulidad de la resolución No. 9642 de fecha junio 08 de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se niega el registro de la marca “RENTAR (nominativa)” para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

A) El Tribunal decide extractar directamente de la demanda, los siguientes hechos que el Consejo de Estado considera relevantes en su solicitud de interpretación prejudicial: 1.- “La sociedad RENTAR S.A., solicitó el registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 [de la Clasificación] Internacional de Niza, el día Primero (1ro.) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1.994), solicitud que se tramita bajo el expediente número 94054.861. 2.- “Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial número 412 del Treinta (30) de Enero de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1.995), no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros. 3.- “No obstante, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución No. 9642 de Junio Ocho (08) de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), cuya nulidad se demanda, por medio de la cual decidió negar el registro de la marca RENTAR (NOMINATIVA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35 [de la Clasificación] Internacional de Niza. 4.- “Contra la resolución antes referida se interpuso el día Treinta (30) de Junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1.995) recurso de apelación. 5.- “A la fecha han transcurrido más de dos (2) meses, contados a partir del día en que se interpuso el recurso de apelación contra la resolución denegatoria del registro solicitado.

No obstante, no ha sido notificada aún decisión expresa sobre el citado recurso ni ha sido decretada la práctica de pruebas, por lo cual, conforme al Art. 60 del C.C.A., debe entenderse que la decisión es de carácter negativo.” B) Que en lo principal, los argumentos de Derecho expuestos por el demandante frente a la violación de la norma comunitaria, transcritos por el Tribunal Andino, son: 1.- “RENTAR no es ni un término genérico, ni un término descriptivo, ni un término que indique calidad, cantidad o especialidad de los servicios de la clase 35 Internacional y de todas formas no es un término ni usual ni corriente ni es el acostumbrado para distinguir los servicios de dicha clase 35. 2.- “La oficina de marcas se equivocó con error grave al considerar que el signo RENTAR es irregistrable por distinguir los servicios de la clase 35, pues no solamente violó, como quedará demostrado, sus propias políticas de registros marcarios, sino que con un inusual rigor de examen, hace aparecer un signo que cumple con todos los requisitos de registrabilidad como irregistrable disque por describir características especiales de los servicios que distingue.

“Nada más erróneo -aduce-, pues para llegar a esa conclusión hay que retorcer la norma para hacerla decir lo que ellos afirman.” 3.- Estima el actor que se violó el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 81 ibídem, y fundamenta su aseveración en los siguientes términos: “a.- La marca RENTAR para distinguir los servicios comprendidos en la clase 35, cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344, ya que es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

“Es perceptible por cuanto es accesible a los sentidos, se representa gráficamente a través de la escritura y además es suficientemente distintivo por cuanto en la citada clase 35 no existen otros signos RENTAR que se encuentren registrados. “b.- Siendo RENTAR, como es, registrable, la División de Signos Distintivos aplicó erróneamente el artículo 96, pues su obligación es la de ordenar el registro de la marca. 4.- Así mismo, considera que se violó el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto: “1.3.- Los servicios comprendidos en la clase 35 Internacional son: ‘Publicidad y negocios’, servicios que comprenden diferentes actividades relacionadas directa o indirectamente con los restantes productos y servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

“No se puede decir que el signo RENTAR constituya un signo que pueda servir en el comercio para describir la especie o características de los servicios que distingue, y mucho menos que sea un signo exclusivo de la especie o características de tales servicios. “Si bien es cierto que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua, define el término RENTAR, como lo ha expuesto la División en la resolución atacada, no es menos cierto que no es el verbo rector y no es la alocución necesaria.

De acuerdo con la definición del diccionario la marca irregistrable sería RENTA ANUAL.” C) Que, por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera necesario citar en lo pertinente la resolución No. 9642 que cursa en el expediente enviado a este organismo por el consultante, expedida por la División de Signos Distintivos, la cual se fundamenta básicamente en los siguientes considerandos: “TERCERO: la expresión RENTAR cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal d) del Art. 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse.”.

“CUARTO: la legislación Colombiana consagra el sistema atributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente. “Por lo mismo, el término o figura que la componen debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretenda utilizar como marca no puede consistir exclusivamente en una indicación que sirva para describir en el comercio las características de los productos o servicios para los cuales se utilizará. Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleará, de otros iguales o similares.

“QUINTO: el signo cuyo registro se solicita, RENTAR, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir una característica de los servicios para los que se aplicará, de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que incluye: ‘publicidad y los negocios’. De acuerdo con el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA por RENTAR se entiende: ‘(De renta) tr.

Producir o rentar (sic) beneficio o utilidad anualmente una cosa’. Y esa es precisamente una característica de los negocios.” D) Que además este Tribunal considera indispensable resumir la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual, además de ratificar y defender los argumentos contenidos en la resolución transcritos supra, reiteró: 1.- Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344; 2.- “Es de insistir que las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado refiriéndose a la expresión ‘RENTAR’ (NOMINATIVA) son válidas y acertadas al señalarse que: ‘ consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir una característica de los servicios para los que se aplicará, de la clase 35a de la Clasificación Internacional de Niza que incluye la ‘publicidad de negocios’.

De acuerdo con el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA por RENTAR se entiende ‘(De renta) vr. Producir o rentar (sic) beneficio o utilidad anualmente una cosa’. Y esa es precisamente una característica de los negocios’” Finalmente, en vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos: C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno; e igualmente si, como en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal.

II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN El Tribunal estima que, conforme a los asuntos que serían resueltos por el juez nacional, deben ser interpretadas de oficio por esta jurisdicción andina, a más de las normas pertinentes entre las señaladas por el consultante, los párrafos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrase como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signo que: ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; ( )” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativas al estado de la técnica.

“Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.” “Artículo 147- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” Pero, entre los transcritos, el Tribunal no considera del caso proceder a la interpretación de los dos últimos artículos, por cuanto -tal como lo ha sentado en pacífica jurisprudencia- éstos constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter internacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales; por tanto, ha considerado que: “Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la Subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’.

“Se abstiene, pues, de proceder a su interpretación”. (Interpretación prejudicial No. 26-IP-96, correspondiente al caso “SEFRITA”, sentencia del 30 de julio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial No. 308 de fecha 28 de noviembre de 1997). QUE, por lo que se refiere a la interpretación de las normas comunitarias que rigen la registrabilidad de la marca solicitada en el caso concreto, el Tribunal se acoge a la jurisprudencia sentada por este órgano jurisdiccional, sintetizada en la sentencia del 23 de mayo de 1997 con motivo de un caso similar (interpretación prejudicial No. 05-IP-97, marca “RENTAR”), aplicando los principios cardinales en ella contenidos, pertinentes al caso concreto, en la forma que más adelante se explícita.

Pero antes deberá referirse al contenido de la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto al punto -que considera de previa resolución- relativo a la necesaria motivación de los actos administrativos. Al respecto resulta pertinente la transcripción de reciente jurisprudencia, emitida en la acción de nulidad No. 04-AN-97 (sentencia del 17 de agosto de 1998), en la cual reiteró las consideraciones que sobre esta materia había realizado en el caso No. 01-AN- 97 del 26 de febrero de 1998 (G.O. 340 del 13 de mayo de 1998) por considerar que ambas encuentran cabal aplicación al caso en estudio.

III. MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Se expresó de la siguiente manera en la últimamente señalada, decisión del 17 de agosto de 1998, identificada supra: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyendo su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone- y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación. Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en el Proceso 05-AN-97 en sentencia del 8 de junio de 1998 (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998).

“La motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo. “La motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza o de su materia y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de “manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/ Comisión, as 1/69.

Rec. 277). “Según sentencia del mismo Tribunal, citada por Guy Isaac (‘Manual de Derecho Comunitario General’, Ariel Derecho, pág. 143), ‘la motivación tiene el fin de dar a las partes la posibilidad de defender sus derechos, al Tribunal de ejercer su control, y a los Estados Miembros como a todo nacional (interior), de conocer las condiciones en las cuales las instituciones aplican el Tratado’ (4.7, 1963, Alemania c/ Comisión, as. 24/62, Rec. 143).

“El objeto de la motivación es el ‘ de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la Decisión está bien fundada o si eventualmente está afectada por algún vicio que permita impugnar su validez’ (‘Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas’, 1994-6, pág. 2572 asunto C-292/93 Norbert Lieben contra Willi S. Gobel y Siegrid Gobel).

“El acto impugnado puede ser anulado por varias causales ya sea por vicios de fondo o de forma. Estas causales de nulidad o anulabilidad del acto, se recogen en la disposición del artículo 17 del Tratado de Creación del Tribunal que abre la vía contenciosa comunitaria para que las Resoluciones de la Junta puedan ser declaradas nulas cuando fueren dictadas con ‘violación de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, incluso por desviación de poder’, con lo cual se entiende que las causales de nulidad pueden referirse a vicios de fondo y de forma que son aceptados generalmente por la doctrina.

“Las frases precedentes, entre las cuales resalta el llamado vicio del acto por ‘desviación de poder’, aporte conceptual de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés a la doctrina del acto administrativo, refleja en el Derecho comunitario la tendencia doctrinaria y jurisprudencial a incorporar casi en bloque la teoría de las nulidades elaborada por el Contencioso Administrativo derivándola del Derecho civil.

Pero cabe destacar la relativa originalidad con la cual el Tratado de Creación del Tribunal (señalado artículo 17), reemplazó la enumeración de las típicas causales de nulidad (incompetencia, vicio de forma, ‘desviación de poder’ y ‘violación de ley’), surgidas del Consejo de Estado francés a través de un proceso jurisprudencial laborioso e inductivo, sustituyéndola por una implícita clasificación más racional, dentro de la cual la jurisprudencia del Tribunal Andino, en correspondencia con la doctrina, ha insuflado de contenido la ambigua y señalada causal de ‘violación de ley’, concretándola en dos vicios específicos relativos a la causa y al objeto del acto.

“Conforme a esa concreción jurisprudencial, los vicios que podrían afectar las Decisiones y Resoluciones impugnadas en vía de anulación, serían: la incompetencia; el vicio de forma; la desviación de poder; el falso supuesto de hecho o de derecho, que se entiende como carencia de una efectiva motivación (vicio en la causa); y, finalmente, como vicio en el objeto, la imposibilidad, ilicitud o indeterminación del contenido de aquellas especies jurídicas comunitarias emanadas de la Comisión o de la actual Secretaría General bajo los respectivos nombres de Decisiones y Resoluciones.

(Citadas sentencias de fechas: 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, casos ‘COLSUBSIDIO’ y ‘CANALI’, respectivamente). “Conforme a lo precedentemente expuesto, el acto administrativo carente de una efectiva motivación o contentivo de disgregaciones que sólo conduzcan a que los hechos no concuerden con el objetivo o esencia de la norma impugnada, o que estén tergiversados, alterados o interpretados erróneamente, lleva a la nulidad del acto.

“Sinembargo, la motivación no ha de pretender recoger todas y cada una de las condiciones o de las circunstancia o supuestos de hecho que hayan servido de base o de fundamento para la expedición del acto. Basta con que la motivación se reduzca a la esencia del razonamiento, interpretada ésta como la correspondencia jurídica y real entre la parte motiva y la parte declarativa del mismo, vale decir, entre el procedimiento constitutivo y la expresión de la voluntad del administrador.

Será suficiente que el acto en cuestión destaque lo esencial de los objetivos perseguidos por la institución y que ‘los elementos de hecho y de derecho’ que constituyen su objetivo ‘estén en armonía con el sistema normativo del que forma parte’ (Rec -9 Pág. 4153, caso: Reino de España contra el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas).

En el acto debe proporcionarse a los interesados las indicaciones necesarias acerca de si la Decisión o la Resolución se encuentran o no fundadas, de manera que éstos puedan ejercer con conocimiento de causa el derecho a la defensa. “Por la importancia del tema, merece mención la cita con la que Canasi recoge las reglas establecidas por el Consejo de Estado francés para la correcta motivación de los actos administrativos: ‘1a. regla: ‘Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la ley o un reglamento así lo dispone’, pero ello no quita que pueda motivarse o tenerse en cuenta dicha motivación de los demás casos. 2a regla: ‘Cuando un agente público está obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto.

La ausencia de motivos es entonces un vicio radical’. ‘Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo determinante no es un motivo de interés público’. 3a regla: ‘Cuando un agente público expresa, en el acto mismo, los motivos que le han hecho obrar, estos motivos, por lo mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, determinantes’. 4a regla: ‘Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente público a dar a conocer los motivos del acto jurídico que realiza, debe exponer dichos motivos de manera clara y precisa, y no mediante fórmulas de estilo, fórmulas ganzúas, o frases sin significación exacta’. 5a regla: ‘Los motivos alegados deben ser materialmente exactos’. 6a regla: ‘El motivo determinante invocado debe ser lícito’. 7a regla: ‘Cuando los motivos de derecho determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, el juez deberá investigar si, fuera del motivo determinante de derecho que subsisten, son suficientes para legitimar el acto jurídico’. 8a regla: ‘Los agentes públicos no pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los motivos determinantes son de orden político’.

Aquí se vincula con la célebre teoría de los actos de gobierno en que juegan los móviles políticos’. 9a regla: ‘En principio el juez no investiga de oficio los motivos determinantes; solamente los examina si se le señalan y si se los critica. Sin embargo, se admite que cuando el motivo determinante es flagrante y tiene por resultado hacer salir manifiestamente al agente público de su competencia legal para invadir la competencia de otro agente, el juez tiene el deber de comprobar de oficio el motivo determinante ilícito; en efecto, debe comprobar de oficio el vicio de incompetencia, lo que pone de manifiesto el motivo determinante.

En el hecho esto se produce muy raramente’. 10a regla: ‘El juez no puede apreciar la oportunidad de las medidas adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos determinantes materialmente exactos y lícitos’. 11a regla: ‘La prueba del motivo determinante incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las piezas del expediente’.’ (José Canasi, “Derecho Administrativo’ Vol.

II, Parte especial, Editorial Depalma, págs. 174 y 175). “A los fines de determinar la falsa motivación de un acto, el juez debe analizar los hechos, para deducir de ellos si el motivo invocado tiene existencia real y material ‘porque la legalidad del acto se funda en la realidad de los hechos invocados’ (Jaime Vidal Perdomo, ‘Derecho Administrativo’, Editorial Temis, Bogotá 1972, página 328).

“La falsa motivación o falso supuesto, son términos contrarios al principio de veracidad que rige todo acto administrativo, el cual debe cimentarse en antecedentes, hechos o supuestos verdaderos; quien juzga o emite un acto valiéndose de hechos falsos, está viciando la realidad fáctica de un proceso y la esencia de la motivación, circunstancias que darían lugar a la nulidad del mismo por contener un vicio intrínseco en su fundamentación. “El nombrado tratadista Vidal cita como ejemplo la nulidad de un acto, por estar fundamentado en un hecho que no existió; es el caso de aceptación de la renuncia de un funcionario que en verdad no ha renunciado.

En cuanto a la nulidad del acto fundamentado en un error de hecho o de derecho en los motivos, aporta el ejemplo de que se imponga una sanción a un empleado por un hecho que jurídicamente no constituye falta disciplinaria. “Impugnado un acto por falsa motivación correspondería a quien lo alega, desvirtuarlo dentro del juicio respectivo para de esta forma desvanecer la causal de invalidez del acto impugnado.

Cabe aclarar sinembargo, que un error en la motivación de hecho por sí solo no constituiría causa de invalidez del acto, si del contexto de los considerandos se desprende con claridad y objetividad cual es la intención del administrador y las razones que le han llevado a la expedición de dicho acto. Así el Tribunal de las Comunidades Europeas ha dicho: ‘sin embargo, este vicio de forma no puede conducir a la anulación del Reglamento N° 569/86, dado que los demás considerandos de dicho reglamento proporcionan una motivación suficiente por sí misma para la instauración del régimen de vigilancia en él establecido.’ (Pág. 4168 - Volumen 1987-9, Caso Reino de España contra Consejo y Comisión de las Comunidades Europeas).” Con base en las precedentes consideraciones, el Tribunal estima: Es de la competencia del juez nacional determinar si la resolución impugnada se ciñe a los requerimientos de la norma comunitaria cuando ésta exige: “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” (artículo 96 de la Decisión 344, resaltado de la presente sentencia). en tanto que la impugnada expresa: “TERCERO: Que la expresión RENTAR cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de signos que consistan exclusivamente en una indicación que puede servir en el comercio para describir las características de los servicios para los cuales ha de usarse.

“CUARTO: Que la legislación colombiana consagra el sistema distributivo en materia de marcas. Esto es, que el registro confiere el derecho sobre la marca y a su utilización en favor de su titular de una manera excluyente. “Por lo mismo, el término o figura que la componen debe ser apropiable. Para serlo, el signo o indicación que se pretende utilizar como marca no puede consistir exclusivamente en una indicación que sirva para describir en el comercio las características de los productos o servicios para los cuales se utilizara.

Tal signo no tendrá la fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos o servicios en que se empleara de otros iguales o similares. “QUINTO: Que el signo cuyo registro se solicita RENTAR, consiste exclusivamente en una indicación que se usa en el comercio para describir una característica de los servicios para los que se aplicara, de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza que incluye la ‘publicidad y los negocios’.

De acuerdo con el DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE LA LENGUA por RENTAR se entiende: ‘(De renta) tr. Producir o rentar (sic) beneficio o utilidad anualmente a una cosa.’ Y esa es precisamente una característica de los negocios.” El Tribunal Andino pone de relieve: De una parte que la definición aportada por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua es la siguiente: “producir o rendir beneficio o utilidad anualmente una cosa”; en la cual no aparece por cierto la palabra “rentar” como lo pretende la impugnada.

Resalta, por otra parte, el razonamiento contenido en la jurisprudencia del Tribunal Andino, razonamiento conforme al cual si la obligación de motivar viene impuesta legalmente y no se incorpora al acto, y además en forma satisfactoria, con arreglo a esa prescripción normativa, el acto puede quedar afectado incluso de nulidad absoluta si como consecuencia de la falsa motivación, priva al afectado del derecho de defensa.

Si el juez nacional, en ejercicio de su competencia comunitaria considerare no obstante debidamente motivado el acto recurrido en vía contenciosa administrativa, procederá a pronunciarse sobre el fondo del asunto controvertido con arreglo a los siguientes principios interpretativos de las normas: IV. EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS Acerca de la marca la doctrina expresa: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa." (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, en esta ocasión considera: QUE de la definición anterior y de la contenida en el artículo 81 de la Decisión 344 se desprende cómo la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, el que siendo intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia. QUE de lo anterior se colige igualmente cómo para que un signo pueda ser considerado marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que no por el hecho de que un signo reúna estos tres requisitos -exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344- queda necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece específicamente en los artículos 82 y 83 ibídem, tal como lo ha expresado constantemente este Tribunal, y reiterado recientemente en el procedimiento de interpretación prejudicial No. 11-IP- 98 (marca PAVCO) por sentencia emitida el 3 de mayo del presente año. Y QUE, en concreto: a) La distintividad, función esencial de la marca, radica en identificar unos productos o servicios y distinguirlos de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Asimismo, que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.

El requisito de distintividad exige por tanto que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca. b) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos.

Al respecto el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”: “Percepción”, dice además, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).

Este Tribunal considera asimismo, y conforme también a reiterada jurisprudencia, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. c) Adicionalmente, la representación gráfica es, en definitiva, una “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Marco Matías ALEMAN, “Marcas”. Top Management, Bogotá, pág. 77). Es, por tanto, la representación gráfica un requisito formal atinente a la perceptibilidad, que viabiliza la publicación y el archivo de las marcas que fueron concedidas. Los anteriores conceptos han sido, unos acogidos otros elaborados y todos sentados y desarrollados por la jurisprudencia de este Tribunal.

(Véanse las interpretaciones prejudiciales Nos.: 04-IP-88 “DAIMLER”; 03-IP- 90 “NIKE”; 03-IP-91 “HARINERA DEL VALLE”; 06-IP-93, 01-IP-94 “MAC POLLO”; y 02-IP-94. Gacetas Oficiales Nos. 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente; y en otras recientes sentencias.) V. GENERICIDAD Y USO COMÚN En desarrollo de la imprescindibilidad de la función “distintiva” de la marca, el Tribunal observa que el fundamento de la resolución denegatoria del registro del signo RENTAR descansa sobre el supuesto de calificar dicho signo tal como textualmente ella lo expresa, como “una indicación que se usa en el comercio para describir una característica de los servicios para los que se aplicará, de la clase 35 ”, es decir, para: “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.” Al respecto es pertinente la aclaración que la doctrina realiza respecto de los signos usuales y genéricos, conforme a la cual resulta inútil tanto en la teoría como en la práctica la diferenciación entre signos usuales, necesarios y denominaciones genéricas y descriptivas.

“Teóricamente es posible hacer una diferencia entre signos usuales, necesarios y denominaciones genéricas y descriptivas. Así se ha hecho en la doctrina francesa que nosotros adoptamos en uno de nuestros trabajos. Hoy pensamos, de acuerdo con la opinión de AREAN LALIN y de FERNANDEZ NOVOA, que la distinción es artificial y no sirve para propósito alguno, toda vez que, el caso de denominaciones que originalmente constituían una palabra arbitraria y que con el devenir del tiempo se convierten en una indicación usual puede comprenderse dentro de las denominaciones genéricas, así la palabra no tenga tal significado en los diccionarios generales y así su significado provenga de una manera particular de hablar, llámese dialecto o calé.” (Manuel PACHON: “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez C. Ltda. Bogotá 1995, págs. 207 a 208).

En coincidencia con lo acotado, el Tribunal pasa a examinar lo relativo a la genericidad de los signos, y al efecto destaca: Conforme al Diccionario de la Real Academia, GENÉRICO es “lo común a muchas especies”, y GÉNERO es el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”. También es la “clase o tipo a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”.

Por su parte, ESPECIE es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes”. La “genericidad” de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

Doctrinalmente se considera que las palabras pueden ser utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiriendo así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinados productos o servicios. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino: “Una expresión utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando.

En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase. O sea, que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca.” (Interpretación prejudicial No. 02-IP-89, G.O. 49, de noviembre 10 de 1989, sentencia referente a la marca “OFERTA”).

Ya en sentido restrictivo y conforme a la doctrina: “Por signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar”. (Alberto Casado Cerviño, “Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas”, en “La importancia de la Marca y su protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág. 76).

Un término es genérico entonces, desde el punto de vista marcario, cuando los empresarios de un determinado sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desean proteger, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. De manera que no sería admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de un signo común que utilizado éste en el lenguaje corriente pueda señalar características generales de los productos de un determinado sector de producción. El signo “RENTAR”, que nos ocupa en el caso de autos, por su parte y también conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa: “producir o rendir beneficio o utilidad anualmente una cosa”, por lo que no encaja en el análisis anterior, ya que no es utilizado de manera común por los empresarios para referirse a los servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 35 (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.), servicios que se pretende proteger con el registro de dicha marca.

VI. MARCAS DESCRIPTIVAS Y MARCAS EVOCATIVAS Al respecto en las sentencias de interpretación prejudicial dictadas en los procedimientos Nos. 07-IP-95 (G.O. N° 189 de septiembre 15 de 1995), y confirmada en la 05-IP-97 (G.O. Nº 279 de julio 25 de 1997), el Tribunal expresó: “ ‘ Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos, que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca pueden ser registrables.

No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo. Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino del esfuerzo imaginativo.

Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo NESCAFÉ para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios etc.

(Rangel Medina, David, ‘Tratado de Derecho Marcario’, 1960, págs. 273 y 356, op. cit.) En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas’ ”. En resumen, el Tribunal Andino en dichas oportunidades, concluyó de lo citado: “No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate.

Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia”. (Subrayado de la presente sentencia). Criterio ratificado en Interpretaciones prejudiciales Nos. 04-IP-95, G.O. N° 253 de marzo 07 de 1997 y 18-IP-95, G.O. N° 231 de octubre 17 de 1996.

Con el fin de facilitar la labor interna del juez consultante, el Tribunal pasa a realizar -como lo hiciera en el señalado precedente jurisprudencial correspondiente a la interpretación prejudicial, caso “RENTAR”- algunas consideraciones acerca del registro del signo OFERTA, ésto en relación con lo expuesto tanto en aquella como en la presente sentencia, sin que ello constituya intromisión alguna en el derecho interno; así, pues, es conveniente recordar: 1.

La marca “OFERTA”.- El autor venezolano Víctor Bentata hace referencia a la marca OFERTA “originalmente registrada en Colombia para papel higiénico”, y que “fue posteriormente anulada por insuficiente distintividad (que el Consejo de Estado confundió con genericidad). Sobre la misma marca decidió además la Corte Andina de Justicia de Quito (1989), confirmando que esta marca no se confunde con ninguna clase de papel ni con ningún producto, lo cual le acuerda cierta novedad relativa.

Pero considerando la situación del mercado, puede también afirmarse que todos los bienes disponibles, si bien no ‘son’ OFERTA, por lo menos ‘están’ en oferta, con lo cual se produciría una confusión. Igual sucede con términos del mismo tipo tales como DEMANDA, SERVICIO O GANGA, afectados de la misma ambigüedad insuperable”. (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1994, pág. 162). 2.

El signo “RENTAR”.- Siguiendo el análisis precedente podríamos concluir en el presente caso que si bien es cierto que el signo “RENTAR” no se confunde con los productos o servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual le concede una novedad relativa, en cuanto al significado de la palabra “rentar” que tiene que ver con “producir o rendir beneficio o utilidad anualmente una cosa”.

En atención a las consideraciones precedentes, en el caso sub judice puede concluirse que sólo es posible la calificación del signo “RENTAR” como genérico en el supuesto de que el mismo sirva para designar en forma directa los servicios para los cuales ha sido solicitado, y en la medida en que se correspondan con la clase respectiva del nomenclator.

En el caso se formuló la solicitud para cubrir los ramos de “publicidad y negocios”, servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 35, la cual comprende “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.”. Conforme a dicho razonamiento sólo puede considerarse dicho signo como descriptivo en tanto se limite exclusivamente a hacer referencia directa a la especie, calidad, cantidad, destino -entre otros- de los servicios que pretende proteger.

Como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal y especializada doctrina, la expresión genérica puede identificarse cuando se pregunta ¿qué es? y en relación con el producto o servicio de que se trate se contesta empleando la denominación genérica. Si se tratare de una denominación descriptiva puede ésta ser identificada cuando se pregunta ¿cómo es? y en relación con el producto o servicio de que se trate se contesta empleando justamente la denominación descriptiva.

Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. El Tribunal, en su tantas veces citada sentencia de fecha 23 de mayo de 1997, ha considerado que la marca RENTAR en ese caso concreto “difícilmente se encasillaría en las denominaciones genéricas, pues ‘rentar’ no define al servicio de ‘finanzas y seguros’, ni constituye el género o la especie de esos servicios”, criterio que se ratifica en esta interpretación, dado que los servicios para los cuales está destinado el signo “RENTAR” en el presente caso (publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina), no constituyen el género ni la especie de los mismos.

(Interpretación prejudicial No. 05- IP-97, caso “RENTAR”, Clase Internacional No. 35). Tal como lo ha expresado anteriormente el Tribunal: “Tampoco denotaría una de las cualidades, aptitudes o descripciones esenciales de esa clase de servicio, porque el consumidor al escuchar esa palabra, infiere varios conceptos, como rentar un departamento, un vehículo, producir una utilidad, generar réditos económicos, etc.

No es el supuesto de que para jugos de limón, por ejemplo, se ponga como marca ‘amargo’, pues ésta es una de las descripciones más aceptadas por el público sobre ese cítrico. “Sin embargo todo productor o fabricante o prestatario de servicios, persigue un objetivo económico que se traduce en generar una utilidad, un beneficio o lo que puede definirse en términos generales, en producir una renta.

El profesional, el jubilado, el ama de casa, el estudiante, etc. requiere de una renta para su supervivencia, y el término RENTAR también podría, con los modismos propios de cada País o Región, significar el hecho de obtener o dar una renta para que alguien viva o subsista. “El término o la denominación en discusión es usual para varias actividades sin que constituya la esencia de la utilización para la actividad financiera o económica”, también ha expresado el Tribunal en la sentencia que se viene transcribiendo; y mucho menos, agrega en esta oportunidad, para la especificación de servicios de “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; y trabajos de oficina” correspondientes a la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, para la cual se está solicitando el registro de la marca “RENTAR” en el caso de autos.

“Repitiendo lo expresado por el Tribunal en el caso de la marca ‘OFERTA’, toda actividad económica persigue RENTAR, es decir producir frutos económicos; pero no toda actividad de RENTAR, significa generalmente producir réditos”. Además, y por otra parte, en la sentencia que venimos comentando, se incorporaron los conceptos relativos a las denominaciones con insuficiente distintividad, puntualizando al respecto el Tribunal: VII.

“DENOMINACIONES CON INSUFICIENTE DISTINTIVIDAD “Existen denominaciones o signos, adjetivos o sustantivos, que no caen ni dentro del campo de la estricta genericidad ni de la descriptividad, y que independientemente del bien externo que van a proteger, carecen de la suficiente fuerza distintiva que los convierte en signos débiles que en ocasiones pueden conducir a la irregistrabilidad.

Son signos ‘inherentes incapaces de distinguir los bienes a los cuales se aplica no tanto por nombrar el bien mismo, ni siquiera por describir una de sus cualidades esenciales, sino por su debilidad extrema.’ (Víctor Bentata, obra citada, pág. 159). “El autor últimamente mencionado, señala como signos de ‘dudosa distintividad las tradicionales representaciones del sol, del león, del toro’.

“Igualmente llega con su razonamiento a criticar que se admita que ‘los genéricos de productos sean registrables para productos de naturaleza diferente, por ejemplo AZÚCAR para vestido o CERVEZA para perfumes, sin tener en cuenta el elemento de insuficiente distintividad’. “La insuficiente distintividad de un signo para registrarse, y que como se manifiesta no es el caso de la genericidad ni la descriptividad positiva, en muchos de los casos será un tema de análisis y conocimiento profundo de materia sobre marcas por las tenues diferencias que pueden darse entre un signo cuando es genérico, descriptivo o de insuficiente distintividad.

“Los signos genéricos y descriptivos tienen una insuficiente distintividad; pero no todo signo insuficientemente distintivo es por sí genérico o descriptivo. “La diferencia entre el signo descriptivo y el insuficientemente distintivo, radica en que el primero denota el producto a través de sus cualidades, aptitudes o composición; el insuficientemente distintivo no denota ni describe el producto, sino que no tiene la fuerza necesaria para diferenciar un producto de otro.

“Entre la genericidad, la descriptividad y la insuficiente distintividad existen relaciones o aproximaciones que dependen del criterio subjetivo del examinador y un signo puede estar a lo mejor impedido de registro por ser genérico e insuficientemente distintivo o por descriptivo e insuficientemente distintivo. (Víctor Bentata).” VIII.

PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE MARCAS Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma; a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de la publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. En caso de no presentarse observaciones por terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” Considera el Tribunal: La facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.

La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas, y eso lo expresó acertadamente la administración recurrida en el caso que ahora se debate ante la jurisdicción nacional.

Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta en el examen de fondo en el presente caso, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario está obligado a examinarlas necesariamente, háyanse formulado o no observaciones al respecto.

Con los antecedentes expuestos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Los actos administrativos requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquel, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, “en forma satisfactoria”, pudiendo por tanto quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que lo contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados. 2.

Considera asimismo el Tribunal Andino que la marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y de por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretende identificar tales bienes, en razón de lo cual el signo insuficientemente distintivo no es registrable. 3.

La genericidad de un signo impide su utilización como marca, y debe ser apreciada en estricta relación directa con los productos o servicios de que se trate, en virtud de que una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. Como lo ha expresado este Tribunal, y ahora lo ratifica, un término o vocablo genérico puede convertirse por mera convención en palabra propia o independiente, apta por tanto para servir como marca. 4.

De acuerdo con el artículo 82 literal d), los signos descriptivos son irregistrables sólo en cuanto tengan una relación o calificación directa con los productos o servicios que se pretende proteger con la marca. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marca para productos o servicios con los cuales no exista relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad con respecto a los mismos, con lo cual queda descartada toda posibilidad de engaño al público consumidor. 5.

El hecho de que el interesado no hubiere formulado “oposiciones” u “observaciones” a una solicitud de registro, no le impide al funcionario administrativo, sino que por el contrario constituye para él un deber, examinar de oficio las causales de irregistrabilidad de una determinada marca. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno No. 3610.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.