INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 35-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h); 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por el Sr. Alfredo Cybulkiewicz Oviedo, contra el acto denegatorio del registro del signo “GLEN SIMON”, para distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional No. 33; e interpretación de oficio de los artículos 82 literal i), 93 y 113, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
(Proceso Interno No. 4467). Quito, 30 de octubre de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala Contencioso- Administrativa, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, solicita la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso instaurado por el Sr. Alfredo Cybulkiewicz, con el fin de obtener la nulidad de la resolución N° 25785 del 28 de noviembre de 1996, emanada de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante la cual se declararon fundadas las observaciones presentadas por las sociedades “THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION” y “DESTILERÍA CARUPANO C.A.”, negándose el registro del signo “GLEN SIMON (nominativa)” como marca, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.
Que el Tribunal con el fin de tener una visión global sobre los puntos controvertidos, estima conveniente referirse con más detalle a las piezas remitidas por el Consejero de Estado junto con la solicitud de interpretación. En este sentido: A) La resolución N° 25785, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por la que se declaró fundada la observación al registro de la marca “GLEN SIMON” y se negó su inscripción, en cuyo considerando tercero señala: “Que para que una marca esté incursa en la causal del considerando primero se debe dar uno de varios hechos, uno de los cuales consiste en que se induzca a engañar a los medios comerciales y al público sobre la procedencia o naturaleza de los productos o servicios.
En el caso que nos ocupa la marca que se pretende registrar GLEN SIMON, pretende amparar bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), lo que daría lugar a que el consumidor tuviera problemas reales en identificar el origen o procedencia de los productos. En consecuencia, esta oficina considera que, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” B) Que el Consejero Ponente en su solicitud, sintetiza los hechos considerados por él como relevantes y por tanto necesarios para proceder a la presente interpretación: 1.- “El señor ALFREDO CYBULKIEWICZ OVIEDO, el día 10 de octubre de 1995, presentó solicitud de registro de la marca GLEN SIMON para distinguir productos comprendidos en la clase 33 del artículo 2° del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial número 425. 2.- “La sociedad THE SCOTCH WHISKY ASSOCIATION presentó demanda de observaciones (oposición), al registro de la marca GLEN SIMON, argumentando que la palabra GLEN era una indicación de la procedencia del producto.
La sociedad DESTILERÍA CARUPANO presentó igualmente demanda de observaciones, arguyendo que era titular, en Venezuela, de la marca DON SIMON, para distinguir licores alcohólicos. 3.- “Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución 25785 de 28 de noviembre de 1996, declaró fundada la oposición y negó el registro de la marca GLEN SIMON solicitado, argumentándose que el registro encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad contenidas en el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4.- “Contra la resolución 25785 de 28 de noviembre de 1996, el señor ALFREDO CYBULKIEWICZ OVIEDO, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación, el que a la fecha de presentación de la demanda, no había sido resuelto.
“FUNDAMENTOS DE DERECHO “En los fundamentos de derecho manifiesta la actora que se violaron las siguientes normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “a) El artículo 81 de la Decisión 344, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró que la marca GLEN SIMON es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica, por cuanto: a) Es un signo que se percibe por los sentidos de la audición y vista; b) Distintivo ya que es individual y singular que puede diferenciarse de cualquier otro; c) Susceptible de representación gráfica porque el signo GLEN SIMON permite hacerse una idea del signo objeto de la marca, mediante palabras o figura.
“b) El literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por aplicación indebida, si se tiene en cuenta que el producto que se pretende distinguir con la marca GLEN SIMON no tiene la posibilidad de engañar al público consumidor sobre su procedencia. “Como el producto que se pretende distinguir con la marca GLEN SIMON es escocés, tampoco existe engaño o posibilidad de confusión, por cuanto comparte las cualidades que identifican y caracterizan a los licores escoceses.
Otra razón por la cual el signo GLEN SIMON no puede causar engaño a los consumidores está dada en que el vocablo GLEN si bien puede significar valle en lengua inglesa, el público consumidor no relaciona esa palabra con sitio geográfico alguno. “Si algún producto puede inducir al consumidor a error sobre la procedencia de los productos, es precisamente el signo DON SIMON, registrado en Venezuela a nombre de DESTILERÍA CARUPANO C.A. “c) El artículo 83 de la citada Decisión, por cuanto ningún registro en los demás países del Grupo Andino, constituye causal de irregistrabilidad en nuestro país. No obstante, los signos DON SIMON y GLEN SIMON no son confundibles entre sí, porque el signo de la actora se pronuncia ‘sái man’, y el de DESTILERÍA CARUPANO C.A., simplemente como ‘si/món’.
Por tanto, agrega, no existe ninguna similitud fonética entre las expresiones "SIMON" de los signos en conflicto. “Además, existe una doble diferencia ideológica, puesto que el vocablo SIMON en castellano hace referencia a un nombre, que es el caso del signo DON SIMON, en contraposición, en lengua inglesa, el vocablo SIMON hace referencia a un apellido, situación dada en el caso del signo GLEN SIMON.
“Es evidente que se violó el artículo 83, por aplicación indebida, pues no existe identidad entre las marcas GLEN SIMON y DON SIMON, ni similitud que entrañe la posibilidad de confusión entre el público consumidor. “d) El artículo 95 de la Decisión 344, en concordancia con los artículos 84 y 35 del C.C.A., por falta de aplicación, toda vez que en la resolución demandada no se hizo pronunciamiento alguno sobre los alegatos presentados, que debieron ser tenidos en cuenta en la decisión Administrativa demandada.
En consecuencia, el acto administrativo acusado fue proferido violando los artículos citados, puesto que no existió una apropiada motivación del acto, ya que no se resolvieron todas las cuestiones planteadas durante el trámite.” C) Acción de nulidad ejercida contra la resolución 25785 Considera el actor que el signo cuyo registro ha solicitado “GLEN SIMON” no es engañoso, dado que: “ En el presente caso, si bien la palabra GLEN puede ser, para el público consumidor, evocativa de la cultura anglosajona, también es cierto que el consumidor final no podría relacionar dicho vocablo con un lugar geográfico determinado.
Para que un significante pueda llevar a confusión al público consumidor, se requiere que haya una relación causal necesaria entre dicho signo y un lugar geográfico reconocido públicamente como de procedencia de tal o cual producto, con determinada calidad o característica, circunstancia esta que no se da en el caso del signo GLEN SIMON.
( ) “ el argumento de que GLEN constituye una indicación de procedencia que da lugar a equívocos en cuanto al origen del producto, queda desvirtuado por el hecho de que, significando en lengua inglesa ‘valle’, es impensable pretender que la palabra ‘valle’ sea definitoria de un lugar geográfico determinado, en otros términos, un valle es un lugar tan indeterminado como un cabo o como un puerto.
Evidentemente si tomamos a manera de ejemplo, la palabra ‘bosque’, dicho vocablo es connotativo de todos los bosques de la tierra, de cualquiera de ellos, pero no es indicativa, ni definitoria de un bosque en específico. Igual situación tenemos con la locución GLEN, que en lengua inglesa significa ‘valle’.” Considera así mismo, la actora que: “ aunque no se invocó (y no había por que hacerlo) la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, es importante tener en cuenta que en la parte considerativa de la dicha decisión se hace alusión al hecho de estar registrada, en la República de Venezuela, la marca DON SIMON, a nombre de DESTILERÍA CARUPANO C.A.” En tal sentido, argumenta “que ningún registro en los demás países del Grupo Andino, constituye, per se, causal de irregistrabilidad en nuestro país. No obstante lo anterior, los signos DON SIMON y GLEN SIMON no son confundibles entre sí ” D) Contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio a la solicitud de nulidad formulada por ALFREDO CIBULKIEWICZ OVIEDO ante el Consejo de Estado.
Esta Oficina, ha manifestado, en el respectivo escrito: 1.- Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa; y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344. 2.- “La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 82 literal h) impide legalmente que sean registrados los signos que puedan engañar a los medios comerciales o al público ‘ sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate ’ 3.- “La Oficina Nacional Competente procedió a efectuar el respectivo examen de la marca solicitada ‘GLEN SIMON (Nominativa)’ para servicios de la clase 33a (expediente N° 95-047.209) concluyendo acertadamente que la expresión antes referida es irregistrable conforme a lo dispuesto en el artículo 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” E) Observación al registro de la marca “GLEN SIMON” Los argumentos expuestos en vía administrativa por conducto de observación al registro del signo “GLEN SIMON”, los resume el Tribunal en los siguientes términos: 2.1.- “ la sociedad DESTILERÍA CARUPANO C.A., es propietaria del registro de la marca DON SIMON, en la República de Venezuela, para distinguir productos de la clase 49 internacional, es decir licores alcohólicos, registro No. 116671, vigente hasta el 21 de enero del 2001 ” (Resaltado del Tribunal). 2.2.- “La marca solicitada, es casi idéntica tanto gráfica, fonética e ideológicamente a la marca de la cual es propietaria mi poderdante, lo que la hace confundible y por lo tanto susceptible de inducir en error al público consumidor, sobre el origen, calidad y procedencia de los productos que pretende amparar el solicitante.” 2.3.- “La confusión es aún mayor si se considera que la marca de la cual es propietaria DESTILERÍA CARUPANO C.A., y la marca solicitada en este expediente se destinan a distinguir productos de la misma clase, es decir productos de la clase 33 internacional, que son de amplio consumo popular.” F) Coadyuvancia de la sociedad “SCOTCH WHISKY ASSOCIATION” Aparte de los hechos y argumentos que expuso en vía de oposición al registro, la opositora pasó a ejercer la coadyuvancia de la administración con motivo del proceso judicial impugnatorio de la decisión administrativa denegatoria del registro, exponiendo en lo fundamental: 1.1.- “No existe violación del artículo 81 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la solicitud de registro de la marca GLEN SIMON, efectuada por el señor Alfredo CYBULKIEWICZ OVIEDO, carece precisamente de ese elemento, es decir, no es distintiva ni novedosa.” 1.2.- Que la actora ha presentado como pruebas copias de certificaciones expedidas por la sociedad WILLIAM GRANT & SONS DISTILLERS LIMITED y QUALITY SPIRITS INTERNATIONAL LIMITED, en las que se evidencia que WILLIAM GRANT & SONS DISTILLERS LIMITED, fábrica para CONSERVAS MONTEVERDE LTDA., de Colombia, whisky marca GLEN SIMON, el cual es exportado posteriormente a la referida sociedad colombiana, quien es su único comercializador en Colombia, hecho del cual se evidencia que la marca GLEN SIMON distingue un Whisky escocés, producido y envasado por una firma escocesa. 1.3.- Que con los referidos documentos lo que se prueba es la existencia de una relación comercial entre una sociedad escocesa y una colombiana, las que a su vez señala hacen referencia a la sociedad CONSERVAS MONTEVERDE LTDA. y no al señor Alfredo CYBULKIEWICZ OVIEDO, sin que se evidencie en parte alguna autorización expresa del titular de la marca extranjera para que dicha marca pueda se registrada por alguno de ellos. 1.4.- Que por el contrario, los documentos y las afirmaciones efectuadas por el apoderado del demandante, constituyen un confesión de parte, en el sentido de que el actor y la sociedad de la que es socio conocen al fabricante y titular de la marca GLEN SIMON, la sociedad WILLIAM GRANT & SONS DISTILLERS, hecho que es suficiente para demostrar que la mencionada marca no es distintiva ni novedosa. 1.5.- Que la legislación de propiedad industrial permite a los titulares de registros marcarios realizar contratos de licencia para que terceras personas se lucren del uso de la marca ajena, mecanismo que resulta idóneo para que el demandante o la sociedad de la que es socio puedan usar legítimamente la marca GLEN SIMON, apreciación que a su juicio se ve reforzada por el hecho de que a los distribuidores de un producto extranjero les está prohibido apropiarse de las marcas de su proveedor, sentido en el cual señala que se expresa el artículo 113 de la Decisión 344, que considera como un acto constitutivo de mala fe el hecho de que el distribuidor obtenga el registro de la marca del producto que distribuye. 1.6.- Que la referida norma exige que el titular legítimo de la marca autorice expresamente el registro de la misma por parte del distribuidor y en el proceso no reposa un documento que permita inferir que la sociedad WILLIAM GRANT & SONS DISTILLERS LIMITED haya prestado dicho consentimiento expreso a la sociedad CONSERVAS MONTEVERDE LTDA., o al señor Alfredo CYBULKIEWICZ OVIEDO. 1.7.- Que se ha violado el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344, toda vez que un contrato de distribución exclusiva o una relación comercial no constituye garantía alguna de que el producto distinguido con la marca GLEN SIMON provenga de Escocia, y que el riesgo de engaño, al poderse fabricar whisky GLEN SIMON en Colombia, existe en la medida que él no es legítimo titular de dicha marca, más aun cuando no se le ha otorgado autorización para que la registre a su nombre.
Por otra parte, hace referencia a la doctrina a través de la cual se cita el caso de negación del registro del signo “GLENLIVET”, haciendo especial referencia a la nota de pie de página: “En un fallo del año 1900 así se lo afirmó porque ‘ese nombre propio designa un partido o villa de Escocia atravesado por un río donde existen varias fábricas de whisky conocidas en todo el mundo por el gusto especial que los distingue.’ (Jorge Otamendi.
Derecho de Marcas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1989).” Igualmente, alude a registros que involucran el prefijo GLEN, con el objeto de que se evidencie que los mismos han sido otorgados a sociedades escocesas domiciliadas en el Reino Unido, lo que hace que el registro por parte de un nacional colombiano, constituya un acto susceptible de generar engaño en el público.
Finalmente, resulta necesario destacar del expediente remitido a este Tribunal por el Consejo de Estado consultante: 1.- Que consta un “Certificado de Titularidad, Fabricación y Distribución”, por el cual la sociedad WILLIAM GRANT & SONS DESTILLERS LIMITES declara que “fabrica para CONSERVAS MONTEVERDE LTD. de Colombia Whisky marca GLEN SIMON, dicho producto son exportados a CONSERVAS MONTEVERDE LTD. de la ciudad de Barranquilla, República de Colombia, quien es el propietario del mismo y único comercializador.”; 2.- Se declara que CONSERVAS MONTEVERDE LTD., “es distribuidor en exclusividad en Colombia” del producto GLEN SIMON WHISKY ESCOCES; 3.- Finalmente, consta una “ACTA JUNTA DE SOCIOS” por la cual “los señores LIBARDO DE JESUS OVIEDO HERNANDEZ y ALFREDO CYBULKIEWICZ OVIEDO, socios de la sociedad CONSERVAS MONTEVERDE LTDA y la señora TEMILDA CARRETERO CALDERIN quien actuó como secretaria ad-hoc, con el fin de autorizar al señor ALFREDO CYBULKIEWICZ OVIEDO, para que a su propio nombre y representación, adelante los trámites para solicitar el registro de la marca GLEN SIMON en la clase 33 Internacional, propuesta que fue aprobada por unanimidad por los presentes.” Con vista de lo cual, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -tal el caso de la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y que igualmente se encuentra conforme la solicitud con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado.
II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN Que las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, y las que el Tribunal considera pertinente proceder a interpretar, tal y como lo señala el encabezamiento de la presente sentencia, son en suma: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
“i) Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; o, que en su empleo puedan inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los bienes para los cuales se usan las marcas;
( )” “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir, al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( )” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. “A los efectos del presente artículo se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás países miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de dicha marca en cualquiera de los países miembros.” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.
“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: ( ) “c) El registro se haya obtenido de mala fe.
“Se consideran casos de mala fe, entre otros los siguientes: “1.- Cuando un representante distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquélla, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. ( )” III. DEBIDA MOTIVACIÓN Según el aparte único del artículo 95 de la Decisión 344, vencido el plazo (de treinta días para contestar las observaciones), la Oficina Nacional Competente debe decidir sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro: “Lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Con relación a la motivación de los actos administrativos, que refleja lo que llevó al órgano emisor a tomar una decisión, este Tribunal estima necesario referirse a las consideraciones que al respecto se hicieran en su sentencia 04-AN-97, toda vez que estima que ellas se aplican en lo pertinente al caso en estudio, así: “La motivación de los actos administrativos reflejan las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.
La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone - y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.
La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en la interpretación prejudicial emitida con motivo del caso No. 05-AN- 97 del 8 de junio de 1998.
(G.O. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretación prejudicial 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) Así, ante la exigencia de la norma comunitaria, todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar el registro de un signo, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la toma de la decisión respectiva, lo que permitirá al que se sienta afectado por los efectos del acto, debatirlas una vez que las conozca.
“ la motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo”. (Interpretación prejudicial No. 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998) No obstante, “la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales de basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/Comisión, as 1/69.
Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial No. 04-AN-97) En razón de lo expuesto, es el juez nacional quien debe determinar si la resolución que se impugna se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria cuando la misma exige que el registro o denegación se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. Como consecuencia de la falta de motivación, si el juez nacional en el ejercicio de sus facultades, estima debidamente motivado el acto administrativo denegatorio del registro del signo GLEN SIMON, procederá a pronunciarse sobre el fondo del asunto objeto de la controversia ciñéndose a los principios interpretativos de las normas comunitarias.
QUE, con vista de los artículos transcritos y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponda, de los puntos pertinentes contenidos en dichas normas, tendiente esta interpretación a examinar la posibilidad de registro del signo “GLEN SIMON”, conforme a la determinación que al respecto haga el juez nacional, para lo cual este Tribunal considera conveniente examinar: IV.
DEFINICIÓN DE MARCA Al referirse la doctrina al concepto de “marca” comenta: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13).
Por su parte, Jorge Otamendi define la marca como “el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro.” (Derecho de Marcas. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina. 1989, pág. 7) “Es el signo que un empresario usa para distinguir un producto que fabrica o comercializa o un servicio que presta, de otros productos o servicios existentes o que puedan existir en el mercado.” (Giraldo Montoya, Julián. EL Régimen Marcario y su procedimiento.
Ediciones Librería Profesional. Santafe de Bogotá, Colombia, pág. 7) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, CONSIDERA: QUE de las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.
Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reciente y reiterada jurisprudencia. (Véanse interpretaciones prejudiciales 32-IP-97 del 02 de octubre de 1998, caso: “TERMINATOR”, 17-IP- 97 del, caso: “GINO CAPORALLE (etiqueta)” del 26 de junio de 1998, entre otras).
Como puede observarse, las definiciones anteriormente transcritas, hacen énfasis en la función distintiva que debe cumplir toda marca en el mercado, esto es, permitir “la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados.
Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca.” (Otamendi, Jorge. Ob. cit., pág. 10) Al respecto, señala ROUBIER, citado por PACHON, que: “La marca sólo puede ser objeto de un derecho si ella es distintiva. Este carácter no existe, ya sea porque se confunde con las ya existentes, lo cual supone como se ha dicho el estudio de las anterioridades; ya sea porque se trata de signos genéricos o necesarios que pertenecen forzosamente al dominio público y de los cuales nadie se puede apropiar.” (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez C. Ltda., Santa Fe de Bogotá D.C., Colombia, pág. 199) V. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SU REGISTRO a) Distintividad Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, con este requisito se pretende tutelar: El interés del titular del signo ya registrado, quien ante tal requerimiento tendrá la certeza de que siendo titular de derechos de exclusiva sobre un signo, no será posible el acceso al registro de otros que induzcan a error respecto de la fuente u origen empresarial de los bienes respectivos.
El interés del consumidor, quien podrá identificar el origen o fuente empresarial de los bienes que desea adquirir, diferenciándolos en el mercado de aquellos fabricados por otros empresarios del mismo sector económico, toda vez que la marca “facilita al consumidor identificar la procedencia del producto o servicio, identificación que le permitirá formularse una idea acerca de la calidad del objeto que adquiere.
En este sentido, por lo regular, la calidad de un producto o servicio será similar cuando éstos se encuentren marcados por un mismo signo distintivo ”. (Interpretación Prejudicial No. 26-IP-96. G.O. N° 308 del 28 de noviembre de 1996). Este carácter distintivo alude a la capacidad intrínseca y extrínseca del signo. La primera, se refiere a que el signo en sí mismo, sea capaz de individualizar los bienes sobre los cuales va a plasmarse.
Así pues, estará denegado el acceso al registro de aquéllos signos que designen el bien susceptible de distinguirse o que hacen referencia a sus cualidades o características esenciales, toda vez que tanto su apropiación exclusiva representaría un monopolio sobre términos o locuciones de necesario uso, como que el consumidor no podría asociarlo con una fuente empresarial determinada.
La segunda, alude a que el signo sobre el cual se pretende la apropiación exclusiva no accederá al registro si previo a él ha sido solicitado o registrado un signo idéntico o similar para distinguir bienes idénticos o análogos (salvo los casos de notoriedad), esto es, bienes sobre los cuales pueda inducirse al público consumidor a error o confusión sobre su origen o fuente empresarial. b) Perceptibilidad La inclusión por parte del legislador andino del requisito de perceptibilidad obedeció al interés de ampliar las posibilidades de registro de denominaciones que ante el requisito de visibilidad no podían ser registrados, toda vez que se trataba de signos, que como tales, podían ser percibidos a través de otros sentidos diferentes al de la vista.
Tal es el caso de los signos percibidos por el sentido del olfato y de la audición. Este requisito, considerado por algunos como una tautología, pues “del concepto de signo se deduce que éste tiene que ser perceptible por el sujeto receptor, pues si no se puede percibir deja de ser signo” (Manuel Pachón, Ob. cit., pág. 196), se refiere a que el signo para ser identificado por los consumidores debe ser perceptible por medio de los sentidos y va implícito en la definición de que la marca es un signo inmaterial, y para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto) es indispensable una materialización o exteriorización que lo transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable a través de un sentido sensorial) c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica, lejos de responder a las funciones mismas atribuidas a los signos distintivos, responde a la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de llevarse a cabo la solicitud de registro, como para su publicación, es decir, responde a una formalidad.
Al respecto ha señalado Marco Matías Alemán: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.” (Alemán, Marco Matías, MARCAS, Top Management.
Bogotá. Pág. 77) Así pues, los signos perceptibles a través de los sentidos, por ejemplo el gusto, el tacto y el olfato, pueden acceder al registro en tanto reúnen el carácter distintivo exigido y sean susceptibles de ser representados gráficamente. Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, acogidos, sentados y desarrollados, como ha sido expresado supra, por la ya constante jurisprudencia de este Tribunal sentada al respecto.
(Véanse, por vía de ejemplo, las sentencias correspondientes a las interpretaciones prejudiciales: 04-IP-88, “DAIMLER AKTIENGESLLSCHAFT”; 03-IP-90, “NIKE INTERNACIONAL LTDA.”; 03-IP-91, “HARINERA DEL VALLE PAZ BAUTISTA Y CIA. S. EN C.”; 01-IP-94, “MAC POLLO”; y 02-IP-94, “NOEL S.A”. Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena Nos. 39, 70, 93, 164 y 163, respectivamente.
Y, últimamente, en las sentencias que pusieron fin a las interpretaciones prejudiciales 14-IP-96, “PROMOFERIAS”, del 11 de marzo de 1998 y 32-IP-97, del 02 de octubre de 1998, caso: “TERMINATOR”). VI. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS ENGAÑOSOS Dentro de las prohibiciones de registro a las que hace referencia el artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se encuentran aquéllas que tienen que ver con la irregistrabilidad de signos engañosos.
Tales causales prohibitivas, contenidas en los literales h) e i) del referido artículo, encuentran su fundamento en la necesidad de impedir que los medios comerciales o el público en general puedan ser engañados en lo que respecta a cualidades o atributos de los bienes a distinguirse, toda vez que se da el caso de signos que aplicados a determinados bienes, pueden producir la falsa creencia de que los mismos tienen determinadas características o cualidades.
Al igual que para la determinación de la genericidad y la descriptividad que vicia el nacimiento de un signo como marca (entre otros), la calificación como engañoso por parte de la oficina nacional competente, viene dada por la relación directa entre el signo y los bienes para los cuales es pretendida la apropiación exclusiva, toda vez que mientras un determinado signo puede resultar engañoso para distinguir un producto, puede no serlo para otro.
En ese sentido Jorge Otamendi señala: “Se ha dicho que el carácter engañoso es relativo. Esto quiere decir que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según sean los productos o servicios que vayan a distinguir. EL principio es el correcto aun cuando hayan palabras que tengan un significado de una aplicación más universal tales como ETERNA, INMEJORABLE O IRROMPIBLE.” (Jorge Otamendi.
Ob. cit. P. 86) No obstante, es necesario tener presente que al calificar un signo como engañoso, es prudente tener en cuenta si existe la posibilidad real o cierta de que el consumidor pueda ser defraudado o engañado en relación a la procedencia, naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los bienes que el mismo pretende amparar, y que la causal de irregistrabilidad respectiva lejos de responder al fundamento que dio origen a su creación, constituya solo un pretexto para negar signos que pueden nacer válidamente como marcas.
Al respecto, este Tribunal ha sostenido que: “El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o del servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo u otras informaciones que induzcan al público a error.
La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor.” (Interpretaciones prejudiciales Nos. 12-IP-96 y 30-IP-96, G.O. Nos. 265 y 299, de 16 de mayo de 1997 y 17 de octubre de 1997, respectivamente). Ahora bien, para el caso objeto de la consulta resulta importante esclarecer la medida en la cual un signo puede poseer aptitudes defraudatorias para los medios comerciales o el público consumidor que puedan llevarlo a error en cuanto a la procedencia de los productos o servicios respectivos, e igualmente establecer la diferencia entre el supuesto prohibitivo contenido en el literal h) y el contenido en el literal i) del texto normativo en estudio.
En ese sentido, es menester tener en cuenta que ambos literales prohiben el registro de signos con fines defraudatorios. Sin embargo el literal h) es más amplio en su contenido porque se refiere a “los que puedan engañar”, razón por la cual quedan incluidos todos aquéllos signos que puedan producir tal efecto, es decir, tanto indicaciones directas de procedencia, como símbolos característicos de una región geográfica determinada (como la representación gráfica de la Torre Eiffel de París), mientras que el literal i) alude a aquellos que: “Reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera ”, es decir, indicaciones directas de procedencia. Ya en cuanto a la interpretación del párrafo i) del artículo 82 de la Decisión 344, es necesario efectuar las siguientes consideraciones en cuanto a la denominación geográfica: La utilización de denominaciones geográficas constituye una de las formas para la diferenciación de bienes en el mercado, que esta constituida por el nombre de una zona o región geográfica.
Si un bien es identificado con una denominación geográfica, resulta obvia la existencia de una relación con dicha denominación. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC, en su Sección 3, define a las indicaciones geográficas como: “ las que identifiquen a un producto como originario del territorio de un miembro, o de una región o localidad de este territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.” La doctrina al referirse concretamente a las marcas y denominaciones de origen, hace la siguiente distinción: “ las marcas personalizan e identifican productos de un fabricante, empresa o productor determinado, con el objeto de influenciar las preferencias de los consumidores.
Además es un concepto vinculado a la inteligencia del hombre toda vez que se trata de un signo de fantasía, original, novedoso. “La denominación de origen, en cambio, distingue productos de una zona, región localidad o país, sin considerar a su productor; por tanto, es un concepto geográfico vinculado a factores de suelo, clima, topografías, etc., independientes de la inteligencia humana.
Las denominaciones geográficas, a diferencia de las marcas e incluso de las patentes de invención, no son el producto de la fantasía o la inventiva, sino de condiciones geográficas naturales donde se cultiva o produce un determinado producto.” (Escudero Sergio, PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL GATT, Buenos Aires, 1997, pág. 64). Por otro lado, la denominación geográfica esta constituida por el nombre de una región geográfica especifica y lo que pretende, al igual que otros signos distintivos, es identificar la proveniencia de esa determinada región o sitio geográfico.
Es así que, para bienes que se producen en una región determinada, algunos países han reconocido la posibilidad de usar esa denominación geográfica de manera exclusiva en relación con aquellos que nos son producidos en el mismo lugar. Las denominaciones geográficas, son de dos tipos: indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.
Las indicaciones de procedencia consisten en signos o símbolos que si bien no aluden de modo inmediato a una localidad o zona, suscitan en la mente del consumidor un proceso de asociación con una determinada localidad o zona geográfica. En cambio las denominaciones de origen están constituidas por el nombre de un país, una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un bien, sus características y cualidades que se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, o dicho de otro modo, a los factores naturales o humanos de esa región. Calificada doctrina encabezada por FERNANDEZ NOVOA, al respecto comenta: “El primer tipo está constituido por las denominaciones geográficas cuyo uso exclusivo se reserva a las empresas y productores radicados en la correspondiente región o localidad, cuyas condiciones naturales imprimen al producto unas determinadas características.
Las empresas asentadas en la respectiva región o localidad tienen un derecho de exclusiva o monopolio sobre el empleo de una determinada denominación geográfica. La pieza esencial de este tipo de derecho es el ius prohibendi. “ el hecho de que se permite impedir a cualquier tercero la utilización del nombre geográfico por parte de terceros, tanto si se utiliza aisladamente, como si se utiliza con ciertos vocablos que se insertan para localizar la denominación geográfica y mostrar, de este modo, el verdadero origen de la mercancía. En efecto, si a las empresas ajenas a la región o localidad respectiva le está vedado por completo el empleo de la denominación geográfica, es indudable que la misma conservará íntegramente su poder distintivo y su fuerza de atracción publicitaria en beneficio del interés económico nacional y los intereses de particulares de las correspondientes empresas y productores.” (LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS, Edit.
Tecnos, Madrid, 1970, pág. 33) En consecuencia, y tomando en cuenta lo expuesto, para que se configure el engaño en cuanto a la procedencia que imposibilita el nacimiento del signo como marca, es necesario que concurran los siguientes presupuestos: - Que el signo consista en una indicación de procedencia o un símbolo que indirectamente designe un lugar geográfico determinado. - Que el lugar geográfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la fabricación de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vínculo entre el lugar geográfico y éstos. - Que los bienes para los cuales ha sido solicitado el registro no tengan el origen o procedencia geográfica a la que el signo hace alusión. De no darse alguno de los presupuestos anteriores no podrá denegarse el registro del signo solicitado, ya que desaparecería o se enervaría el objeto que la norma pretende tutelar.
En atención a lo expuesto -y tomando muy en cuenta que el solicitante no es el licenciatario de la marca GLEN SIMON, signo que por lo demás y conforme a lo expuesto, constituye una indicación de procedencia-, sólo es posible calificar al mismo como engañoso, en la medida en que los elementos que lo conforman constituyan una indicación que en forma directa o indirecta pueda inducir a los consumidores a pensar que los licores que van a distinguirse, acreditan una procedencia geográfica diferente a la que realmente tienen, lugar que forzosamente haya de ser conocido en razón de la fabricación de los bienes respectivos.
Adicionalmente, en el presente caso, el juez nacional deberá tener en cuenta si la clase de consumidor para la cual está destinado el producto identificado con la marca, asocia el vocablo “GLEN” con una procedencia geográfica determinada, en este caso, con los valles de Escocia caracterizados por la fabricación de Whiskys, sólo en el caso de que así fuera resultaría improcedente el registro del signo solicitado, toda vez que se estaría induciendo al público consumidor a error, con lo cual se estaría violentando por esta vía el interés que la norma debe tutelar.
VII. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA La prohibición de registrar signos confundibles opera en razón de la función distintiva que tiene que cumplir todo signo en el mercado, es decir, distinguir los bienes fabricados o desarrollados por un empresario, de los congéneres en el mercado. EL signo que se confunda con otro u otros no tiene acceso al registro tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida (condición sine qua non para ser considerado como marca), como porque de permitirse el registro se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado y el de los consumidores.
Para la comparación de marcas denominativas, el Tribunal ha reiterado en varias sentencias los criterios mantenidos dentro de la interpretación prejudicial No. 01-IP-87: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse mas que nada a la fonética.
Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca.” (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, Buenos Aires, 1994, p. 99, caso “VOLVO”; sentencia publicada en Gaceta Oficial No. 28 del 15 de febrero de 1988).
Por otra parte, cuando se trata de comparación entre signos denominativos, y como en este caso, compuestos, debe tenerse en cuenta cual es el elemento dominante o característico de ambos signos, el que resultando coincidente constituye un indicio de la probabilidad de confusión que pudiera producirse en el público consumidor. Al lado de la comparación entre signos, que puede darse en el plano visual, fonético o auditivo e ideológico, es preciso tomar en cuenta los bienes por distinguirse con los signos en conflicto, toda vez que si se trata de bienes entre los cuales no existe conexión competitiva, el riesgo de confusión desaparece, mientras que si se trata de la comparación entre signos destinados a distinguir idénticos productos éste podría incrementarse.
En ese sentido, este Tribunal considera que en el caso objeto de la consulta, de reunir la observación presentada los presupuestos para su procedencia conforme a lo establecido en la normativa comunitaria, resulta conveniente considerar: 1. Similitud ideológica La similitud ideológica se da entre signos que evocan la misma o similares ideas.
Señala Otamendi: “Es la que deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra. Así se han declarado confundibles ‘Van haus’ y ‘Van Heusen’ porque suscitan la idea de apellidos de origen holandés; ‘Danmark’ y ‘la Danesa’ por cuanto ambas evocan la idea de una común procedencia; ‘Paño mágico’ y ‘Mágico de Odol’ que tienen identidad ideológica dando lugar a la evocación de algo fantástico, irreal, encantador, fascinador, asombroso, hechicero, etc ”.
(Derecho de Marcas. Ob. cit. P. 152). De modo que pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, si evocan la misma o similar idea. 2. Similitud ortográfica La similitud ortográfica, que también daría lugar a la confusión, se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de las vocales, su longitud, sílabas, raíces, o terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable y notoria.
(Ver interpretación prejudicial 20-IP- 95, del 16 de octubre de 1996, caso: ”MONO”, G.O. 236 del 26 de noviembre de 1996. Tomo V de la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, pág. 55) 3. Similitud fonética Se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud puede depender de la identidad en la sílaba tónica, coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros.
Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Para el caso concreto, la similitud fonética se producirá: Si las denominaciones en conflicto son pronunciadas en forma similar, para lo cual han de tomarse en cuenta los elementos que forman parte de la marca “DON SIMON”, reproducidos parcialmente en el signo solicitado en registro “GLEN SIMON”, y si, en su conjunto, este último resulta suficientemente distintivo respecto de la marca opositora.
Además, la pronunciación que el público consumidor realice del término “SIMON” será idéntica a la de “SAIMON” ya que en castellano no existe la pronunciación inglesa del término “SAIMON” para la palabra “SIMON” y, además, ortográficamente las dos son confundibles por su identidad. Adicionalmente, resulta conveniente referirnos a las denominaciones en idioma extranjero, así la jurisprudencia de este Tribunal ha dejado sentado: “Autores como Jorge Otamendi consideran que en términos generales el equivalente de una marca en idioma extranjero, no teniendo significado conocido para el público consumidor, constituye marca de fantasía. Sinembargo puede suceder que el idioma extranjero sea conocido entre el público consumidor, caso en el que si las palabras son fácilmente reconocibles por su escritura o por su pronunciamiento, pueden dar lugar a confusión.” “ puede aludirse al vocablo extranjero que por su uso frecuente en los medios de difusión y publicidad, ha pasado a formar parte del léxico común para la designación del producto, como sería el caso de las expresiones ‘sweter’ o ‘pull over’ para referirse a ‘sacos tejidos en lana’”.
(Interpretación prejudicial 04-IP-97 del 20 de enero de 1998, caso: “KATTS”, G.O. 329 del 09 de marzo de 1998). Por tanto, corresponde a la Oficina Nacional Competente, de acuerdo con lo establecido en el capítulo relativo al procedimiento de registro (artículos 87 a 101 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena), proceder al examen de registrabilidad adelantando todas las indagaciones y averiguaciones técnicas y de mercado para determinar si la comparación entre dos marcas una de origen español y la otra de origen extranjero, puedan dar lugar a confusión, a fin de decidir sobre su registrabilidad en los términos del artículo 83 literal a) de la Decisión 344.
VIII. ÁMBITO TERRITORIAL DE LA MARCA Por cuanto en el presente caso la resolución impugnada se fundamenta también en la observación presentada por DESTILERIA CARUPANO C.A., relativa al registro de la marca “DON SIMON” en Venezuela, y éste sirvió de fundamento para el rechazo que la Oficina Nacional Competente hizo del signo “GLEN SIMON” en Colombia, resulta necesario referirnos asimismo al tema del ámbito territorial de la marca.
Al respecto el Tribunal considera, Para que con base en una marca registrada en un País Andino pueda solicitarse la nulidad de la concedida en otro, debe aquella estar registrada también en el país en el cual se concedió la segunda marca. Caso contrario, y a excepción de las marcas notorias, la acción de nulidad no prosperaría. Ello explica que el titular de la marca en el primer país tenga la facultad de oponerse al registro de las idénticas, solicitadas en otros países, con fundamento en un derecho de prioridad, ejercitable hasta por seis meses, para solicitar también el de su propia marca en esos países (artículo 103 de la Decisión 344).
De no hacerlo en el lapso previsto, quedaría ésta protegida única y exclusivamente en el lugar originario de su registro. En efecto, el derecho marcario sobre los productos y servicios que están dentro del comercio, trasciende del ámbito territorial en la medida en que las relaciones de comercio de dichos bienes entre países, rebase las fronteras, como consecuencia natural de la libertad de comercio.
De ahí que el titular o el poseedor de una marca con posibilidad de acceder a otros mercados deba tener potencialmente el derecho al registro de ella en otros países y el de que se lo proteja del uso indebido de su marca por un tercero. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico, sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, tal como lo establecen los artículo 83 literal d) y 107 de la Decisión 344.
(Ver interpretaciones prejudiciales 05-IP-94 del 23 de febrero de 1995, caso “BENETTON”, G.O. 177 del 20 de abril de 1995; y, 08- IP-95 del 30 de agosto de 1996, caso “LISTER”, G.O. 231 del 17 de octubre de 1996. Tomo IV de la JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA). En su consecuencia, resulta necesario para la resolución del presente caso el determinar, por parte del juez nacional consultante, el tiempo en que se presentó la observación al registro del signo “GLEN SIMON” en Colombia y si la marca “DON SIMON”, fundamento de una de las observaciones presentadas en vía administrativa, se encontraba ya registrada o al menos solicitado su registro.
De la determinación anterior dependerá la aplicación por el juez nacional consultante, de los principios de Derecho Comunitario que se desprenden de los capítulos VII y IX de la presente sentencia de interpretación prejudicial. IX. OBSERVACIONES AL REGISTRO MARCARIO Ajustada la solicitud a las formalidades establecidas en la normativa comunitaria y publicada conforme a lo dispuesto en el artículo 92, se abre el lapso de treinta días hábiles siguientes para que cualquier persona que tenga legítimo interés, presente observaciones al signo solicitado.
A los efectos de la determinación del interés legítimo, se dispone en el artículo 93 de la Decisión 344, que se estimará, entre otros, que tienen legítimo interés tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pudiera inducir a error, como quien primero la haya solicitado en cualquiera de los Países Miembros.
“Lo primero es determinar el legítimo interés y en mi concepto se debe decir en el escrito en forma clara cual es el derecho que se esta vulnerando al observante sin necesidad de que se aporten las pruebas pertinentes en caso de que reposen en la entidad, bastando tan solo con citar el derecho marcario vulnerado, o la expectativa en trámite del registro, etc.
“Lo segundo es mirar que no basta con argumentar que se tiene registrada o solicitada una marca idéntica o similar en uno de los países del Grupo Andino. Hay que demostrar dicho argumento y la prueba idónea es el registro vigente o la prueba de la solicitud anterior ”. (Julián Andrés Giraldo Montoya, Ob. cit., pág. 51) En todo caso, el juez nacional dará curso a las observaciones, siempre que no sean extemporáneas, que no estén fundamentadas en una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de la marca a la cual se le formulen observaciones o en convenios o Tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro correspondiente, y por último, que no se hayan pagado las tasas respectivas.
Consideradas procedentes las observaciones, el juez nacional deberá notificar sobre las mismas al solicitante para que haga valer sus alegatos dentro de los treinta días hábiles siguientes, plazo después del cual debe decidir sobre la concesión o denegación del registro, tomando en cuenta los alegatos de ambas partes. X. NULIDAD DEL REGISTRO EL artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, faculta a la Autoridad Nacional Competente, para que de oficio o a petición de parte interesada y en cualquier momento, decrete la nulidad del registro de una marca previa audiencia de las partes interesadas, señalando los casos en los cuales procede, entre los que figura “el registro obtenido de mala fé.” La norma hace referencia a algunos de los casos en que se considera que ha operado la mala fe sin que por ello puedan pretenderse excluidos otros que a juicio de la autoridad nacional competente puedan ser así calificados, toda vez que según se desprende del texto de la misma, la indicación que se hace no es taxativa sino meramente enunciativa, ya que en esta se dispone: “Se considerarán casos de mala fé, entre otros, los siguientes:”.
De modo que puede el juez nacional calificar como de mala fe otras conductas que puedan ser consideradas como tales, aun cuando no sean las indicadas en el texto del mencionado artículo. Entre los casos en los cuales se presume la mala fe que acota el artículo señalado, se encuentra el del representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero que solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin que para ello haya mediado consentimiento expreso del titular de la marca.
Así pues, para que cualquier intento de apropiación exclusiva sobre un signo distintivo no sea considerado como un acto de mala fé, y por ende, que el registro concedido en esos términos pueda estar sujeto o condicionado a una nulidad, de oficio o a petición de parte interesada y en cualquier momento, se requiere que medie el consentimiento o autorización expresa del titular de la marca extranjera para que el distribuidor, representante o usuario pueda solicitarla a su favor.
Con base en las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.- De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional; siempre con vista de los hechos del proceso aportados por éste, pero sin entrar a analizarlos. 2.- Los actos administrativos requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquel, y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados. 3.- Deberán considerarse engañosos y por ende no registrables, aquellos signos que puedan defraudar o hacer incurrir en falsas creencias al público en general y a los medios comerciales, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación de los bienes a distinguirse.
En virtud de lo cual, se concluye que no necesariamente deben comprender o constituir una indicación geográfica per se, sino un símbolo o indicación que pueda inducir a engaño, dada la asociación con un lugar geográfico determinado, el que ha de estar caracterizado en razón de la producción de los bienes respectivos, pero con la advertencia de que sinembargo la alusión general que haga el signo marcario a una procedencia, por sí misma no puede ser causal de irregistrabilidad de una marca, ya que valles hay en toda la geografía universal y su mención no puede inducir al público a engaño sobre la procedencia del bien identificado con la marca. 4.- Resulta necesario para el juez nacional diferenciar el engaño o error al que hace alusión tanto los párrafos h) e i) del artículo 82 de la Decisión 344, como el del párrafo a) del artículo 83 ejusdem.
Los primeros, aluden a que los medios comerciales o el publico consumidor pudieran ser inducidos a error en cuanto a la procedencia geográfica o cualidades del bien que es identificado con el signo, este último relacionado con los bienes para los cuales es solicitado; mientras que el engaño a que hace alusión el párrafo a) del artículo 83 se refiere a la fuente u origen empresarial, toda vez que está de por medio el derecho de un tercero. 5.- La determinación de confusión o no entre los signos en conflicto, es competencia de la autoridad nacional respectiva, quien deberá llevar a cabo el análisis comparativo entre las denominaciones confrontadas, tomando como directriz los parámetros sostenidos en la presente interpretación prejudicial. 6.- Cuando se trata de establecer la posibilidad de confusión entre signos denominativos compuestos, debe determinarse cual es el elemento dominante o característico en ambos, lo cual da la idea de los términos que prevalecen en la mente del público consumidor, hecho que lo puede llevar a incurrir en el error de pensar que determinado bien acredita una procedencia empresarial distinta de la que realmente tiene.
De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación del ordenamiento jurídico andino al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno No. 4467.
Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La precedente sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada en la sesión judicial correspondiente al día 30 de octubre de 1998, por los cinco Magistrados arriba mencionados, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
No la suscribe el Dr. Roberto Salazar Manrique por haber fallecido el día 24 de enero de 1999. Por tanto, en sesión judicial celebrada el día 26 del mismo mes, bajo la Presidencia del Magistrado Dr. Juan José Calle y Calle, se acordó que, conforme a las prescripciones del artículo 64 del Estatuto, quede suscrita por los cuatro Magistrados que actualmente conforman el Tribunal, por el Secretario del mismo, y a sellarla y depositarla en Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.