PROCESO 17-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a) y d), 104, 105, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Proceso Interno No. 3984. Actor: Sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. (Marca “ANTONIA STHEPHARO”). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinticinco días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Juan Alberto Polo Figueroa, en oficio 386 de 6 de abril de 1999.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el Tratado Constitutivo del Tribunal; el lugar y dirección en donde el Juez solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y con fundamento en: 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Los actos administrativos demandados. La acción de nulidad intentada comprende los siguientes actos administrativos: 1.1.1. La Resolución Nº 4850 de 28 de febrero de 1996, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se declaró infundada la observación formulada en contra de la solicitud de registro de la marca ANTONIA STHEPHARO, y se concedió su registro al solicitante para distinguir productos comprendidos en la clase 25 internacional. 1.1.2.
El acto administrativo presunto por el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto por Confecciones ANTONELLA S.A. contra la Resolución mencionada en el numeral anterior, 1.2. Los hechos considerados relevantes: El Consejo de Estado de la República de Colombia al formular la consulta, concreta los hechos que estima relevantes para su absolución, en los siguientes términos: 1.2.1.
La Sociedad FEMITEX LIMITADA presentó solicitud de registro de la marca ANTONIA STHEPHARO (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 25 de la clasificación internacional de Niza. 1.2.2. Publicado el extracto de la solicitud, la Sociedad CONFECCIONES ANTONELLA S.A. formuló observaciones aduciendo que era titular del registro de la marca ANTONELLA para distinguir productos comprendidos en la misma clase citada. 1.2.3.
La autoridad competente expidió la Resolución objeto de la demanda declarando infundadas las observaciones y concediendo el registro de la marca solicitada. Como fundamento del acto administrativo se expresa que la marca objeto de la solicitud no está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344. 1.2.4.
Contra la Resolución mencionada en el punto anterior interpuso, la sociedad observante, recurso de apelación, el cual no fue resuelto oportunamente por la Superintendencia, razón por la que la sociedad interesada consideró la ocurrencia del silencio administrativo negativo y demandó el acto presunto correspondiente. 1.2.5. La controversia judicial se centra en la supuesta violación de las normas comunitarias de la Decisión 344, cuya interpretación se solicita, en la medida en que ellas impedirían el registro como marca de la solicitada y observada, ANTONIA STHEPHARO, al considerar el observante que dicha marca nominativa no es suficientemente distintiva con relación a la marca ANTONELLA y al nombre comercial CONFECCIONES ANTONELLA S.A., utilizados por la actora.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, las normas a interpretarse son las de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que allí se mencionan, más el artículo 5o. del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Sinembargo, El Tribunal, siguiendo los derroteros que ha trazado en anteriores oportunidades, estima que no es procedente el pronunciamiento interpretativo con relación a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 ni con respecto al artículo 5o del Tratado Constitutivo del Tribunal, por las razones que ahora ratifica y que bien se expresaron en la sentencia de 3 de diciembre de 1998, cuando El Tribunal expresó que estimaba: “ improcedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, pues ellos establecen compromisos a nivel de Estado por lo que no son de aplicación en los casos de intereses particulares.
Asimismo, el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia que establece la obligación fundamental de asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena no puede considerarse violado por resoluciones dictadas por la Administración Nacional dentro de su competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sean aprobatorias o denegatorias de una solicitud de registro”.[1] Tampoco hará pronunciamiento alguno respecto de la interpretación de los artículos 104 y 105 ibídem, por considerar que tales disposiciones no son aplicables al caso concreto, en la medida en que del análisis de los hechos relevantes y del propio texto de la demanda se encuentra que el uso que está haciendo el titular de la marca objeto de la impugnación, se encuentra amparado por un acto administrativo que le confiere tal derecho; acto jurídico revestido de la presunción de legalidad y aplicable hasta tanto no sea suspendido o anulado por la autoridad judicial, que es precisamente lo que se persigue en el juicio interno que se cumple ante el Consejo de Estado.
Por lo demás, el hecho de que se esté adelantando la acción de nulidad por parte de la observante contra la marca registrada a contrapelo de sus pretensiones, lo que corrobora es que está ejercitando los derechos que le confiere la normatividad andina por el hecho de ser titular de una marca y de un nombre comercial que, en su criterio, resultaron afectados con el registro de otra.
Empero, esto es, se repite, lo que configura el contencioso de fondo que deberá resolver el juez nacional. En consecuencia, las normas de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, objeto de interpretación en esta sentencia se transcriben a continuación: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” 3.3. Artículo 128. “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” 4.
CONSIDERACIONES Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas; su distintividad; su similitud; el riesgo de confusión; la comparación entre marcas y la protección del nombre comercial. 4.1. Los requisitos para el registro de marca.
El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal en reciente sentencia: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra.
El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81, se desarrolla a continuación por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 en todos y cada unode sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc. ”.[2] El segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344 al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
La definición mencionada deja ver que la marca se caracteriza por ser un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, representada por un signo, que por ser intangible requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo a la registrabilidad de una marca[3].
En consecuencia de lo anterior, un signo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. El juez nacional al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en primer lugar, si el signo “ANTONIA STHEPHARO”, que se pretende registrar como marca o cuyo registro se impugna, cumple con los requisitos antedichos y, en segundo lugar, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión. De donde se colige que aunque el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81, interpretado, es esencial para que proceda el registro, no es la única condición para que éste se dé, puesto que el legislador andino ha previsto determinadas causales o razones para que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado, tales como las contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.2.
Acerca de la Similitud de las Marcas y del Riesgo de Confusión Si como se ha dicho tantas veces por la doctrina y por la jurisprudencia, la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, el titular de la marca debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo. Esto es, que debe poseer el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría, ciertamente, un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes quedarían en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger así entre ellos, de acuerdo a su libre albedrío. Con el propósito de evitar el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha hecho énfasis en sus sentencias sobre el cuidado que debe tenerse al realizarse por el juez o el administrador el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite en un momento determinado zanjar la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser registrada.
Ha dicho: “La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado. Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1).
En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia[4]”.
En el caso que da origen a la presente solicitud de interpretación prejudicial se trata de resolver un supuesto conflicto entre las denominaciones ANTONIA STHEPHARO y ANTONELLA, la primera de ellas registrada posteriormente para distinguir productos de la clase 25 internacional de Niza, cuando ya existía registrada la segunda de las mencionadas, amparando productos de la misma clase.
Es evidente que las referidas marcas no son idénticas entre sí, por lo que el juez nacional deberá ocuparse en verificar si entre ellas existe similitud que sea de tal naturaleza y magnitud que pueda generar confusión en el público consumidor.[5] Como quiera que en el “sub-lite” la comparación debe realizarse entre dos signos marcarios denominativos, el juez nacional deberá tener en cuenta, para resolver el conflicto, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa al respecto y a las que se refiere El Tribunal en el acápite siguiente. 4.3.
Comparación entre Marcas Denominativas. Las marcas denominativas son las que se conforman con una sola palabra o un conjunto de palabras. Al formarse un conjunto registral, unos términos, vocablos o palabras podrán tener mayor significación que otros y serán ellos los que originen la distintividad del signo. La jurisprudencia de este Tribunal ha sido pródiga en señalar criterios orientadores de tipo general que sirvan tanto al administrador como al juez nacional, y por sobre todo a éste, en sus tareas de aplicación de la Ley Comunitaria en cuanto toca con la comparación de registros marcarios en conflicto para dilucidar si se presenta o no la posibilidad de confusión entre ellos.
A este respecto, El Tribunal se limita ahora a recordar y ratificar tales reglas según aparecen bien recogidas en la sentencia 10-IP- 98, en la que se dijo: “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.
De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.
Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
“En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.[6] 4.4.
La protección del nombre comercial. Es a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuando empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores. En el literal b) del artículo 73, de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.
Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, y además, se complementa con lo dispuesto en el artículo 128 que establece que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En el caso presente la demanda contenciosa, por medio de la cual se pretende la anulación del registro marcario ANTONIA STHEPHARO otorgado a FEMITEX LIMITADA, se fundamenta, entre otras disposiciones comunitarias, en la que se acaba de mencionar, pues se alega que esta marca no ha debido ser registrada en razón de que existía un nombre comercial, el de CONFECCIONES ANTONELLA S.A. que se usaba con anterioridad a la concesión del registro en referencia y resultaba afectado por razón de la supuesta semejanza con la referida marca “ANTONIA STHEPHARO”.
En múltiples providencias emitidas por El Tribunal, en las cuales se interpretó, bien, la disposición contenida en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, ora, la establecida en el subrogatorio literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, o en fin, lo señalado en el artículo 128 ibídem, este Organo Jurisdiccional Andino ha sentado precisa jurisprudencia al respecto, en términos y con los alcances que ahora, nuevamente, se ratifican.
En tales providencias El Tribunal ha sostenido con respecto a esta norma: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.
“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.
“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.
“Prueba de uso del nombre comercial “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”[7]. Consecuente con estas posiciones jurisprudenciales, el juez nacional, al realizar el análisis comparativo entre el nombre comercial notorio o la marca notoria, con la denominación marcaria impugnada, para definir si ésta genera problemas de confusión con respecto a los productos amparados por aquéllos, deberá, en primer lugar, determinar si en efecto, se encuentra acreditado el carácter de notorio del nombre comercial o de la marca, según el caso, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, para, si hubiere lugar, y como segundo paso, aplicar al cotejo las mismas reglas y criterios de comparación que se han dejado expuestos para la comparación de signos marcarios.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir los tres requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente interpretación y teniendo en cuenta que el riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado El Tribunal, por similitudes gráficas, determinadas por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva y conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.
Tercero: Los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud marcaria son el cotejo de conjunto de las marcas en conflicto, el cotejo sucesivo y no simultáneo y la relevancia de las semejanzas antes que las diferencias. Reglas éstas que imponen, en primer lugar, la obligatoriedad de no descomponer las marcas en conflicto y que proscribe, en segundo lugar, el procedimiento matemático de contabilizar sílabas o letras para establecer la similitud o disimilitud.
Lo importante en el cotejo es obtener una visión global, de conjunto, de todos los elementos y factores integrantes de la marca, a fin de no destruir su unidad fonética, auditiva ni ideológica. Cuarto: A la protección del nombre comercial considerado notorio se han hecho extensivas las mismas ventajas que la notoriedad confiere a la marca con lo cual el régimen comunitario de propiedad industrial pretende evitar que coexistan en el mercado nacional y subregional signos que induzcan a error al consumidor o que puedan generar actos de competencia desleal.
Quinto: Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria y que se demuestre que existe confusión entre el mismo y la marca que se pretende registrar o cuyo registro se pretende invalidar. Para determinar o establecer la confundibilidad de una marca y un nombre comercial se aplicarán las mismas reglas que al respecto ha fijado la jurisprudencia de este Tribunal para la comparación de dos marcas.
El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 3984, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada.
Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 3-XII-98. Proceso 34-IP-98. Marca OMEPRAL. En G.O.A.C. Nº 419 de 17-III-99. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 354 de 13-VII-98. [3] Véase TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V- 1998.
Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 359 del 4-VIII-98. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [5] Sobre este particular véase también, entre otras la sentencia del 17- IV-98. Proceso 1-IP-98. Caso EXPOSISTEMAS (MIXTA).
En G.O.A.C. 354 de 13- VII-98. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19-VIII-98. Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLA MUJER”. En G.O.A.C. Nº 338 de 11-V-98.