INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 3-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales b), d) y f), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la Corporación Lelli de Venezuela C.A., contra la resolución número 20788, la cual concede el registro de la marca denominativa “LELLI”, que protege productos comprendidos en la Clase Internacional No. 20, proceso interno correspondiente al expediente N° 4703; e interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 113 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Quito, 14 de mayo de 1999 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales b), d) y f), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se solicita interpretación en razón de que los señores Giorgio Lelli Ferriani, Abigail Franceschini de Lelli, Alessandro Paolo Lelli y Roberto Lelli Franceschini, ciudadanos italianos que por intermedio de apoderado, demandan ante la alta jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la resolución número 20788, de 22 de noviembre de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio “POR LA CUAL SE CONCEDE EL REGISTRO DE LA MARCA NOMINATIVA ‘LELLI’”, para proteger todos los productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación Internacional de Niza.

Procede este Tribunal a continuación, a absolver la consulta solicitada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones expuestas por las partes ante el juez nacional y, al respecto observa:

HECHOS RELEVANTES PRESENTADOS POR LA PARTE DEMANDANTE Y EXTRAÍDOS POR EL TRIBUNAL CONSULTANTE. Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes: “Los señores GIORGIO LELLI FERRIANI, ABIGAIL FRANCESCHINI DE LELLI, ALESSANDRO PAOLO LELLI y ROBERTO LELLI FRANCESCHINI, ciudadanos italianos, el 27 de noviembre de 1.984 constituyeron la sociedad comercial LELLI QUIMICA C.A., siendo esencial en la mencionada razón social el apellido LELLI.

“Posteriormente, dicha sociedad cambió su razón social por la actual CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A., la cual se encuentra vigente y no ha sufrido modificación alguna. “La sociedad actora a través de la empresa LELLI EXPORT C.A. (anteriormente denominada LELLI FENOPLASTOS, C.A.), empezó a exportar sus productos a Colombia desde el 17 de abril de 1.991, no sin antes informar que el nombre LELLI se encontraba acreditado en Colombia desde muchos años antes, dadas las relaciones comerciales existentes entre Colombia, Venezuela y el Grupo Andino, para distinguir espumas florales, productos químicos para la horticultura, para la industria de las flores y, en general, establecimientos y comercio de venta de flores y todo lo relacionado con floristería, sus accesorios y manualidades.

“Ante la demanda y acogida por parte de empresas colombianas de los productos de la sociedad actora, ésta decidió crear una sociedad de responsabilidad limitada para facilitar la distribución y manejo de los mismos en Colombia. Fue así como el 13 de diciembre de 1.993 se constituyó legalmente la sociedad de responsabilidad limitada denominada LELLI DE COLOMBIA LTDA. La razón social y el nombre comercial de la actora se encuentran protegidos legalmente tanto en Venezuela como en Colombia.

“La marca LELLI es conocida en Colombia desde antes del año de 1.990, para distinguir productos o insumos para cultivos de flores, espumas florales y artículos para floristería, para productos agrícolas y todo lo relacionado con las flores, productos éstos de las clases 1, 20 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. “La sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., domiciliada en Yumbo (Valle del Cauca), dedicada a la misma actividad comercial de la actora, solicitó a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el 18 de julio de 1.995, el registro de la marca LELLI, para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.

Dicha marca le fue otorgada mediante la Resolución núm. 20788 de 22 de noviembre de 1.995, acusada, la cual viola disposiciones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la sociedad actora lo siguiente: “Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dado que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que dicha marca carecía de novedad por ser exactamente igual a la de la actora.

Al no ser novedosa no tiene la capacidad para distinguir en el mercado los productos y servicios comercializados por CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA, C.A., bajo la denominación LELLI, con los mismos productos y servicios de la sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., que también se identifican con el signo LELLI. “La marca de fábrica, comercio ó servicios, tiene una función diferenciadora, que, por una parte, da un derecho exclusivo de uso a su titular y, por otra, da la posibilidad al público consumidor de escoger entre varios productos ó servicios, sin incurrir en error, es decir, que los signos deben ser lo suficientemente distintivos para que permitan distinguir en el mercado los productos de una empresa de los de otra, lo cual no se tuvo en cuenta al otorgar la marca en comento.

“2°: Se violaron los literales b), d) y f), del artículo 83 ibídem, toda vez que no es admisible el registro de marcas idénticas cuando se trata de emplearlas en la identificación de productos incluidos en una misma clase. La actora ha comercializado sus productos en Colombia desde el año de 1.990, siendo prioritaria en años anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de registro de la marca LELLI, cuya resolución se demanda.

“Cuando los socios de CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A. constituyeron en Colombia la sociedad LELLI DE COLOMBIA LTDA., adquirieron con el primer uso el derecho sobre la marca sin necesidad de registro, de acuerdo con las disposiciones vigentes. La marca LELLI es notoriamente conocida en Colombia para distinguir productos y servicios relacionados con flores, arreglos florales y sus accesorios, lo cual no tuvo en cuenta la Superitendencia de Industria y Comercio.

DEFENSA DE LA ADMINISTRACIÓN: La Superintendencia de Industria y Comercio, expone en su escrito de contestación a la demanda lo siguiente: “Es cierto como consta en el expediente No. 95031777 de la División de Signos Distintivos que la sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., presentó el día 18 de julio de 1.995 una solicitud de registro de la marca "LELLI", para distinguir productos comprendidos en la clase 20a de la nomenclatura vigente, ante la entonces División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“ la oficina nacional competente, la Superintendencia de Industria y Comercio División de Signos Distintivos, una vez cumplido el trámite administrativo establecido en la norma comunitaria, ordenó la publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial; una vez surtida la publicación no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros; en virtud de ello, se expidió la Resolución No. 20788 del 22 de noviembre de 1.995 concediendo el registro de la marca "LELLI" solicitada por la sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., para distinguir los productos comprendidos en la clase 20a de la nomenclatura vigente, certificado No. 181218.

“Cabe señalarse además de lo expuesto y tal como se desprende de los documentos obrantes en el expediente No. 95031775 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que la parte demandante la Sociedad CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A, dentro del trámite administrativo surtido para el otorgamiento de la marca LELLI a favor de su peticionario la Sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., no se opuso dentro del término legal en que era oportuno hacerlo es decir, dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de la correspondiente solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial y según lo previsto en las disposiciones legales vigentes en materia de Propiedad Industrial.

“Así mismo, la sociedad demandante no ejerció ninguno de los recursos procedentes en la vía gubernativa contra el acto administrativo que ahora acusa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. RAZONES DE LA DEFENSA “La Resolución No. 20788 del 22 de noviembre de 1.995 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que concedió el registro de la marca LELLI para distinguir productos de la clase 20a, a favor de la sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., no ha incurrido en violación de normas legales como lo sostiene la demandante, especialmente de lo previsto en la Decisión 344 y el Código de Comercio.

“Resulta oportuno reiterar que la oficina nacional competente en materia de registro de marcas comerciales (Superintendencia de Industria y Comercio), se rige y da estricto cumplimiento a lo establecido en el Régimen Común de Propiedad Industrial adoptado a través de las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en nuestro caso, la Decisión 344.

“Del contenido de la normatividad en cita es evidente que la parte demandante no logra desvirtuar en manera alguna la legalidad del registro de la marca LELLI, para amparar los servicios de la clase, 42a, concedido mediante la Resolución No. 20788 del 22 de noviembre de 1.995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y del certificado No. 181218.

“Tal como se desprende de las actuaciones administrativas obrantes en el expediente No. 95031775 de la División de Signos Distintivos, la sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., a través de su apoderado solicitó el registro de la marca LELLI para distinguir los productos de la clase 20a, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley.

“Es de insistir en que la parte demandante no se opuso a la mencionada solicitud de registro dentro del término legal en que era oportuno hacerlo y no presentó los respectivos recursos en la vía gubernativa; es evidente además, que la parte demandante la Sociedad CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A, a la fecha de la expedición de la resolución impugnada, no era titular de registro marcario sobre la marca LELLI, de una solicitud sobre la misma ante la oficina nacional competente presentada con anterioridad a la de la Sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA. “Igualmente, la parte demandante no ha solicitado ante la oficina nacional competente el depósito del nombre comercial o de enseña en que se destaque la expresión LELLI.

“Es claro e inequívoco que el derecho exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente; el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia proferida el 7 de noviembre de 1.990 dentro del expediente No 238 ha expresado: "el titular, dueño o propietario de una marca, a la luz de las transcritas disposiciones es únicamente el que ha adquirido tal derecho de conformidad con las pautas o exigencias de las normas pertinente, lo cual se traduce en el registro de la misma ante la oficina nacional competente “De esta manera, expongo las razones de la defensa en cuanto a la legalidad y validez de la Resolución 20788 del 22 de noviembre de 1.995 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y con certificado No. 181218, los cuales se ajustan a pleno derecho y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante; cabe reiterar que la oficina nacional competente cumplió con el principio del debido proceso y otorgó a la parte interesada plenas garantías para el ejercicio del derecho de defensa que le asiste, tal como consta en forma clara, precisa e inequívoca en los documentos obrantes en el expediente No. 95031775 contentivo de las actuaciones administrativas que nos ocupan.” C O N S I D E R A N D O I. COMPETENCIA Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario, tal el caso de la alta jurisdicción consultante; que la solicitud sobre interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) complementario del Tratado y, que esta suprema jurisdicción comunitaria es la única competente para decidir cuáles efectivamente y en definitiva, son las normas del ordenamiento jurídico andino que deben ser objeto de interpretación, tal y como lo ha dejado sentado en jurisprudencia reiterada.

II. NORMAS COMUNITARIAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN De las normas solicitadas por la alta jurisdicción consultante, el Tribunal considera pertinente interpretar por vía prejudicial las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; ( ) f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente; y ( ) Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

( ) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.

Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” Art. 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro. Con vista de los artículos transcritos, debe este Tribunal realizar la interpretación prejudicial que le corresponde, tomando en consideración la jurisprudencia sentada al respecto, para lo cual estima conveniente examinar: III.

EL CONCEPTO DE MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS El inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, establece: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Al referirse la doctrina al concepto de “marca”, señala: “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa.” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI: “El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores”, Ginebra 1983, pág. 13). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, considera que de las definiciones anteriores se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado el Tribunal en reiterada jurisprudencia que más adelante se identifica. De lo anterior se colige igualmente cómo para que un signo pueda ser inscrito en el registro marcario debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que no por el hecho de que un signo cumpla con estos requisitos, quede necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aun dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83. a) La distintividad, función así mismo esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie.

El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. b) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos. Al respecto el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe “percibir” como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”.

“Percepción”, dice además, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos.” (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114). El Tribunal Andino considera asimismo, que la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, el cual aprehende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra.

Pero por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos signos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos. c) La representación gráfica es un requisito formal pero también indispensable, que permite tanto la publicación como la posibilidad de archivo de las marcas solicitadas y registradas, en las respectivas oficinas de propiedad industrial, y se la concibe como la “descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(Marco Matías ALEMÁN, “Marcas”, Top Management, Bogotá, pág. 77). Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, acogidos, sentados y desarrollados, como ha sido expresado supra, por la ya constante jurisprudencia de este Tribunal. (Véanse, por vía de ejemplo, las sentencias correspondientes a las interpretaciones prejudiciales: 17-IP-98 “LA RUBIA” G.O. 354 de 13 de julio 1998; 13-IP-98 “EL ROSAL” G.O. 338 del 11 de mayo de 1998; 11-IP-98 “PAVCO NUCLEO CELULAR” G.O. 359 del 4 de agosto de 1998; 6-IP-98 “STROGEN” G.O. 363 del 11 de agosto de 1998; 3-IP- 98 “BELLA MUJER” G.O. 338 del 11 de mayo de 1998; 28-IP-97 “US TOP” G.O. 343 del 26 de mayo de 1998; 25-IP-97 “CAFÉ ORIENTE” G.O. 329 del 9 de marzo de 1998; 18-IP-97 “WORD CUP FRANCE 98” G.O. 332 del 30 de marzo de 1998; y 11-IP-97 “PIRULITO” G.O. 343 del 26 de mayo de 1998.

IV. NOMBRES COMERCIALES La nulidad de la marca registrada LELLI, se ha formulado en razón de la existencia de un nombre comercial usado con anterioridad a la concesión del registro de una marca, operándose, en este caso, el principio de prioridad entre los signos. (Prior tempore, potior iure). Con la vigencia de la Decisión 311 (G.O. N° 96 de 12 de Diciembre de 1991), es cuando la normativa comunitaria sobre Propiedad Industrial protege a los nombres comerciales frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse puedan inducir al público a error.

La protección al nombre comercial está prevista en la Decisión 344, literal b) del artículo 83, al disponer que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

En el presente caso, el enfrentamiento jurídico se presenta entre un nombre comercial anteriormente utilizado y el registro de la marca similar LELLI. El uso del nombre comercial LELLI, por parte de la sociedad CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A., como se asegura en la demanda, requiere referirse ahora a lo que es el nombre comercial y la razón social o la denominación de una empresa, aclarando de todas maneras que el nombre comercial hace relación directa a la actividad que ejerce una persona natural o jurídica; en tanto que la “denominación o razón social” es la identificación subjetiva de una persona jurídica.

El hecho de que una empresa se constituya, obtenga aprobación como persona jurídica y adquiera su denominación o razón social, no significa per se que tiene esa denominación como un nombre comercial en uso, toda vez que bien puede utilizar dicha razón o denominación sólo como nombre comercial. La doctrina en forma generalizada se inclina por la tesis de que el nombre comercial está protegido por el uso más que por el registro.

Así debe entenderse el artículo 128 de la Decisión 344, cuando dispone: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o registro”; con la utilización imperativa del verbo “ser”, se aclaró la confusión que presentaba la redacción del artículo 117 de la Decisión 313 al disponer “que los nombres comerciales se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo de marcas de la presente Decisión, en lo que fuere pertinente ”.

Según la norma últimamente transcrita es el uso el que rige las relaciones legales y comerciales en cuanto al nombre comercial. No obstante este principio de protección al nombre comercial, el propio artículo 128 prevé la posibilidad de que las legislaciones internas establezcan un sistema de registro, y para ese objeto pueden regirse por las normas sobre registro de marcas y por las que internamente se dicten.

Ha de entenderse además, que si la legislación interna ha previsto tal sistema de registro, el nombre comercial deberá sujetarse a tal trámite porque de no hacerlo la disposición del artículo 128 no tendría ninguna aplicación efectiva. Tampoco significa que las legislaciones nacionales de los Países Miembros han de imponer necesaria y obligatoriamente el sistema de registro, pues en este punto la norma es permisiva o facultativa.

De no hacerlo será el uso el que determine el derecho del titular del nombre comercial. Definición de nombre comercial Los diferentes autores definen al nombre comercial como: “El elemento que identifica o distingue la actividad negocial de una persona de la de otra”. (Ladas). Fernández Novoa, define el nombre comercial como: “Aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa” (Citado por Juan Manuel Hernández López).

Para la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es “el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral”. Las definiciones concuerdan en resaltar que la esencia de un nombre comercial es proteger a la actividad del empresario frente a las actividades de otros empresarios. Nombres comerciales y marcas La diferencia con las marcas radica en el modo de adquisición y en cuanto a su extensión. Sobre el primer punto las marcas se obtienen por su registro (dentro del sistema atributivo), y en cuanto las designaciones o nombre comercial se obtienen por su uso.

Y sobre la extensión, las marcas “tienen un ámbito de protección en el país, en relación con las clases en que fueron registradas, las designaciones tienen como ámbito de tutela el territorio en que tienen una influencia efectiva y en la clase de actividad respecto de la cual la designación haya sido utilizada”. (Bertone y Cabanellas, Editorial Heliasta SRL, 1989, pág. 442).

Nombres comerciales y nombres sociales La confusión entre nombres sociales y nombres comerciales también puede presentarse en algunos casos, que la doctrina ha calificado de “sutilezas”, entendiéndose aquellos como los que individualizan a una persona jurídica considerada en sí misma y comprende las nociones de: RAZÓN SOCIAL: Es el nombre de la sociedad de personas.

DENOMINACIÓN SOCIAL: Para designar las sociedades de capitales. (“Los retos de la Propiedad Industrial”, “Esquema del Nombre Comercial”, Ernesto Aracama Zorraquin, INDECOPI-OMPI, 1996, pág. 202). A una sociedad o persona jurídica no puede concebírsela actuando dentro de la vida jurídica sin una identificación que constituye el nombre social, el que nace por el medio más comúnmente utilizado que es la inscripción en el registro mercantil.

El nombre social puede ser el mismo del nombre comercial. Las normas comunitarias guardan silencio sobre las denominaciones sociales como signos distintivos con una protección propia e individualizada y no confieren derecho alguno ni en el trámite de concesión de una marca o de un nombre o en el posterior ejercicio del derecho de nulidad, silencio que no significa la remisión tácita al derecho interno, pues aun en la prohibición del registro de nombres, la misma restringe a los de las personas naturales (artículo 83, literal f) de la Decisión 344).

Requisitos del nombre comercial Para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla ciertas condiciones que la doctrina determina de la siguiente manera: DISTINTIVIDAD.- Tanto intrínseca, esto es, capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación. LICITUD.- Con lo que se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros.

Características del nombre comercial Los nombres comerciales, salvo los notorios, deben usarse en el país en el cual se solicita la protección, y presentar las siguientes características: Ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte, y continuo cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventarios.

El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un lapso prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público pueda tener del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien observa la marca u otro signo por su anterior uso, uso que debe ser anterior al registro de la marca impugnada. Signos que pueden constituir nombre comercial El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc., y así mismo estará impedido de ser utilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y será oponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente, en caso de necesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercial, o cuando exista confundibilidad entre los nombres o los signos sean genéricos de la actividad, etc. aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos.

Defensa del nombre comercial El literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 al consagrar el amparo del nombre comercial, hace referencia a la protección de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, revelando una vez más la importancia que para este distintivo tienen esas normas. El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.

Prueba de uso del nombre comercial Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne las caracteres y condiciones anotadas.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario. V. CONFUNDIBILIDAD Tanto la esencia de los signos como la de las marcas y los nombres comerciales radica, en la posibilidad o capacidad de distinguir y permitir la distintividad de un signo de otro frente a productos iguales o semejantes, o de la actividad de una empresa frente a la de otra.

Si una empresa utiliza como marca un signo idéntico o similar que el utilizado por otra como nombre comercial, puede dar origen a que los consumidores crean que entre los competidores existe alguna relación comercial, que las dos tienen un mismo origen empresarial o que ambas empresas son las mismas, situaciones que pueden inducir a error al público.

Esa situación de error o confusión podría producirse en la utilización conjunta de dos nombres comerciales iguales o semejantes, para amparar actividades iguales o no, de dos empresas distintas. La protección a las marcas y a los nombres comerciales va dirigida en favor de los consumidores y del empresario para evitar el error o confusión, que podría reflejarse en algún momento, en engaño o falta de transparencia en las relaciones comerciales, así como en competencia desleal.

Para determinar la confusión que pueda surgir con un nombre comercial anteriormente usado en el país en el cual se solicita la protección -salvo el uso de nombres comerciales extranjeros notorios-, habría que recurrir a los mismos criterios que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal, han emitido sobre las marcas. Adoptando esa orientación, lo primero que habría que considerar sería que la confrontación de los distintivos se realice en su totalidad o globalidad, sin disminuciones, particiones, desmembraciones o análisis matemáticos o pormenorizados del vocablo, ni con base en conocimientos profundos sobre cada signo confrontado, pues ese no es el examen que el consumidor medio realiza para identificar un signo y diferenciarlo de otro.

Una visión general y simple de los signos es la que comúnmente realiza el consumidor y esa es la imagen remanente que conserva del signo para compararlo en sus semejanzas, más que en sus diferencias, frente a otro signo que lo oiga o vea en un momento posterior. Los signos controvertidos en esta interpretación prejudicial involucran a la denominación LELLI, identidad que elimina toda posibilidad de un análisis de semejanzas para considerar los tres campos en que los signos pueden ser examinados para determinar su confusión: el gráfico o visual, el fonético y el ideológico, que de presentarse en una comparación entre signos, llevaría a su irregistrabilidad, porque: “cuando en una marca un nombre o lema comercial se establezcan igualdades o apariencia de igualdades -capaces de inducir al público a error- con respecto a otros signos ya registrados, aquellos no podrán ser objeto de registro y si lo fueren podrá decretarse la nulidad del mismo.

La igualdad o cualidad de idéntico por definición se opone a la distinción o acción y efecto de diferenciar que al tenor del artículo 81 de la Decisión 344 debe tener una marca para que pueda ser susceptible de registro como tal ” (Proceso 2-IP-94, G.O. N° 160 de 21 de julio de 1994). VI. SEMEJANZA CON EL NOMBRE O EL LEMA COMERCIAL El literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 protege al nombre comercial contra el registro posterior de una marca cuando el signo sea idéntico o semejante al del nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros “siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Dos son, los aspectos previstos por la norma: uno, que el nombre comercial se encuentre protegido por la legislación interna y dos, que de acuerdo con las circunstancias que deberá apreciar la autoridad nacional competente o el juez nacional, el público pueda ser inducido a error por la identidad o semejanza. VII. PRINCIPIO DE LA BUENA FE Y CONCEPTO DE MALA FE La buena fe al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe normar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte.

Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico. La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona.

La mala fe significa, según la Enciclopedia Jurídica OMEBA, el "procedimiento artero, falto de sinceridad, con malicia, con dolo (intención positiva de causar daño, con engaño, con intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno". Además se agrega que "en la mala fe el objetivo primordial es la consecución de un fin injusto o ilegal utilizando medios aparentemente patrocinados por la justicia o por la ley".

(pág. 929). Se observa con claridad que para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La injusticia e ilegalidad del perjuicio resulta de la mayor importancia, pues bajo determinadas circunstancias el ordenamiento tolera la causación de un daño; v. gr. en el ámbito de la competencia económica resulta natural que cuando un agente del mercado logra conquistar a un cliente, ello implique un perjuicio para los competidores (que ya no contarán con ese cliente), pero el mencionado perjuicio está permitido y hasta se tutela a quien lo produce, en cuanto no se hayan utilizado medios desleales.

Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.

En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro sólo se estableció con la Decisión 344. El literal c) del artículo 113 de la mencionada Decisión constituye un significativo avance, toda vez que impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°).

Esta norma implícitamente pretende castigar a quien abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el conocimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal. Conforme a lo expuesto, la titularidad de la marca en el extranjero es el punto de partida para considerar la mala fe y esa titularidad bien puede nacer por el registro o por el uso; esto puede darse cuando la marca solicitada o registrada sea igual o confundible con una registrada o usada en el extranjero.

La confundibilidad se establecerá acudiendo a las reglas que en ese sentido se anotan en la jurisprudencia de este Tribunal. En marcas idénticas, la confundibilidad es evidente. La disposición del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344, como queda anotado, es simplemente declarativa cuando emplea los términos “entre otros”, lo que presupone que se podrán presentar otras circunstancias o hechos que den lugar a la calificación de mala fe en la obtención de un registro.

La causal de nulidad del literal c) del artículo 113 de la Decisión 344, debería constar como una prohibición al registro marcario, porque realmente es tal y así consta también en otras legislaciones. La consecuencia de su incumplimiento acarrea la nulidad. Se debe también tener en cuenta que "cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercaderías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dicha marca suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización" (Artículo 107 de la Decisión 344).

A fin de que la autoridad competente consultante, resuelva el caso, el Tribunal expone algunas premisas que pueden ser consideradas: a) La nulidad del registro de una marca por mala fe ha sido considerada en el régimen comunitario de propiedad industrial, a partir de la Decisión 344, en vigencia desde el primero de Enero de 1994. b) En el caso, se está solicitando la nulidad de una resolución administrativa emitida por la Oficina Nacional Competente en aplicación de la Decisión 344, esto es, la número 181218 de 22 de noviembre de 1995. c) El juez nacional, con el criterio de equidad y los principios de la sana critica, establecerá, en todo caso, si el registro de la marca a nombre de un tercero no producirá confusión entre el público consumidor sobre el origen empresarial de los signos. d) El juez deberá analizar si en el contenido ejemplificativo del literal c) del artículo 113, sobre mala fe, queda incluido “entre otros”, casos en los que el procedimiento utilizado para la obtención de un registro puede significar esa voluntad de perjudicar a terceros y constituir actos de mala fe, o si con ese procedimiento se violan algunas de las disposiciones de la Decisión 344.

VIII. NOMBRES PROPIOS, APELLIDOS, SEUDÓNIMOS, ETC. Según el artículo 83 literal f) de la Decisión 344, no pueden ser registrados como marca los signos que constituyan nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural que sea diferente o distinta del que solicita el registro, o que a su vez sea un signo identificado por la generalidad del público como una persona distinta de aquel, con excepción cuando se de un consentimiento ya sea por el o por sus herederos.

Del texto del artículo se desprende que esto opera cuando se refiere a personas naturales y por tanto no es aplicable a personas jurídicas o personas ficticias, por lo que no es registrable como marca ni el nombre completo de una persona natural, como es su nombre y apellido, ni apellido, seudónimo, firma, caricatura y retrato. Por tanto existiendo en la misma Decisión 344 disposiciones que protegen el nombre comercial de las personas naturales, su razón social, etc., son aquellas las que se deben dar aplicación cuando quien reclama o se opone a la utilización del nombre o parte del él sea una de aquellas personas, por lo que en este caso no podrá hablarse de nombre propio sino de una razón social o nombre comercial, respectivamente.

Como resultado de las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que pueda registrarse como marca, a más de reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de ser representado gráficamente, no deberá encontrarse incluido en ninguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 2.

La legislación comunitaria protege a los nombres comerciales en función de su uso, sin perjuicio de que un País Miembro pueda establecer un sistema de registro, que en todo caso abonaría en favor de la prueba de tal uso. 3. El uso del nombre comercial para que merezca la protección legal ha de ser continuo, público e ininterrumpido. 4. Para determinar o establecer la confundibilidad entre una marca y un nombre comercial, se aplicarán las mismas reglas que al respecto ha fijado la jurisprudencia de este Tribunal y la doctrina, para la comparación de dos marcas. 5.

Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria, lo que deberá ser demostrado a plenitud. 6. La acción de nulidad intentada debe cumplir las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos como el de autos, debiéndose tener en cuenta la preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletivo de los procedimientos del derecho interno. De conformidad con el Régimen Común de Propiedad Industrial vigente en la Subregión Andina, la causal de nulidad de un registro marcario por razones de mala fe, sólo opera en relación con los actos administrativos de registro de una marca que se hayan cumplido durante la vigencia de la Decisión 344, esto es, desde el primero de enero de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación para la sentencia que dicte dentro del proceso interno Nº 4703. En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada.

Remítase así mismo copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispuesto por el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO