PROCESO 11-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literales b), d) y f), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 113, 128, 144 y Disposición Final Unica de la misma Decisión. Proceso Interno No. 4704.

Actor: Sociedad CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A. (Marca “LELLI”). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diecinueve días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Manuel Urueta Ayola, en oficio 213 de 24 de febrero de 1999, de los artículos 81 y 83, literales b), d) y f), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del Proceso Nº 4704 instaurado por la Sociedad CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A., mediante el cual pretende obtener la nulidad de la Resolución Nº 20787 de 2 de noviembre de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por la cual se concedió el registro de la marca “LELLI” a favor de la sociedad SMITHERS OASIS DE COLOMBIA LTDA, para distinguir productos de la clase 42;

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación y, teniendo en cuenta: 1.

ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso judicial interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. El acto administrativo demandado. Se trata de la Resolución Nº 20787 de 2 de noviembre de 1995, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por la cual se concedió el registro de la marca “LELLI” a favor de la sociedad SMITHERS OASIS DE COLOMBIA LTDA, para distinguir productos de la clase 42 (Clasificación Internacional de Niza), que se refiere a “Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases”. 1.2.

Los hechos considerados relevantes: El Consejo de Estado de la República de Colombia al formular la consulta, concreta los hechos que estima relevantes para su absolución, en los siguientes términos: 1.2.1. El 27 de noviembre de 1984 se constituyó la sociedad comercial LELLI QUIMICA C.A., por varios socios de apellido Lelli y de origen italiano y cuyo objeto social declarado fue el de “realizar por su propia cuenta y por cuenta de otros, toda clase de inversiones y actos de comercio en relación con la fabricación, compra, venta y distribución de cualquiera (sic) productos químicos en general ”.

Posteriormente la sociedad cambió su razón social por CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A., la cual se encuentra vigente. 1.2.2. La sociedad actora empezó a exportar a Colombia desde 1991 espumas florales y productos químicos para la horticultura y para la industria de las flores, a través de su vinculada LELLI EXPORT C.A. 1.2.3. En 1993, y en razón de la buena aceptación que tuvieron los productos exportados los señores Lelli resolvieron crear en Colombia una sociedad de responsabilidad limitada a la que denominaron LELLI DE COLOMBIA LTDA. con el objeto de realizar “la introducción y comercialización de insumos para cultivos de flores y elementos necesarios para éste y otros renglones agrícolas ”. 1.2.4.

La CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A. tiene registradas sus marcas para amparar productos de las clases 1, 20 y 42 de la clasificación internacional en Chile, Argentina, Estados Unidos y Venezuela. En Colombia la marca es conocida desde el año de 1990. 1.2.5. La SOCIEDAD SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., con domicilio en Yumbo, Colombia, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 18 de julio de 1995 el registro de la marca LELLI para distinguir productos comprendidos en la clase 42 internacional.

La solicitud fue radicada bajo el expediente Nº 95-031777 y mediante la Resolución Nº 20787 de 22 de noviembre de 1995 se otorgó el registro correspondiente con el certificado Nº 181217. 1.2.6. La parte demandada considera que el registro se ajusta a derecho pues la solicitud del tercero interesado cumplió con los requisitos exigidos por la ley y que además la parte demandante no se opuso a la mencionada solicitud de registro, ni presentó recursos en la vía gubernativa ni tampoco demostró, en ninguna forma, ser titular de un registro marcario anterior a la fecha de la Resolución acusada o de una solicitud sobre la misma presentada con anterioridad a la de la Sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA..

Tampoco la demandante ha solicitado en Colombia el depósito del nombre comercial o de la enseña en que destaque la expresión LELLI. 1.2.7. El tercero interesado, esto es la Sociedad SMITHERS OASIS COLOMBIA LTDA., al contestar la demanda opone como excepción a la misma la falta de legitimación en la causa, haciendo ver que la empresa venezolana CORPORACIÓN LELLI DE VENEZUELA C.A. pretende la protección del nombre comercial de LELLI DE COLOMBIA LTDA., a pesar de que se trata de una persona jurídica diferente.

Además, expone que el signo registrado a su favor es totalmente diferenciable del nombre comercial anteriormente mencionado, fuera de que según la legislación colombiana para que el nombre comercial sea oponible a terceros debe haberse efectuado su depósito ante la autoridad competente. Teniendo de presente lo anteriormente relacionado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, para lo cual inicialmente precisa:

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De conformidad con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, es función suya, entre otras, la de interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL De conformidad con la solicitud de interpretación prejudicial elevada por el Consejo de Estado, corresponde interpretar las normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que allí se mencionan, más los artículos 113 y 128 de la misma Decisión, normas mencionadas por el actor en el proceso interno y adicionadas por El Tribunal, junto con la Disposición Final Unica, de la misma Decisión, las cuales deben interpretarse en concordancia con el artículo 144; todo ello, en procura de una interpretación sistemática de la normatividad comunitaria.

En consecuencia, las normas a ser interpretadas en esta sentencia se transcriben a continuación: 3.1. Artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 83, literales b), d) y f), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancia pudiere inducirse al público a error.

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

( ) “f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente ”. 3.3.

Artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “c) El registro se haya obtenido de mala fe. “Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

“2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento ”. 3.4. Artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro.

En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro”. 3.5. Artículo 144 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por la legislación nacional de los Países Miembros”. 3.6.

Disposición Final UNICA de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. “Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia ”. 4.

CONSIDERACIONES Corresponde, entonces, realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando, entre otros, los aspectos referentes a los requisitos para el registro de marca, la distintividad, la protección de nombre comercial; la falta de oposición al Registro de marca de fábrica y la legitimación activa para solicitar la nulidad de un registro; así como los de la nulidad del registro y lo concerniente a la definición del concepto de “Autoridad Nacional Competente” frente al de “Oficina Nacional Competente”, temas éstos que resultan de la aplicación de las normas cuya interpretación prejudicial se pretende. 4.1.

Requisitos de registrabilidad. Son numerosos los procesos en los cuales El Tribunal se ha referido, al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito en esta sentencia, a las tres características básicas o requisitos que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica.

El Tribunal ha sostenido de antiguo, que de las tres características mencionadas, la distintividad constituye el fundamento básico de la marca para que pueda ser registrada, pues las demás características se derivan de ella. La perceptibilidad y la representación gráfica también señaladas en el artículo interpretado, son condiciones que permiten percibir la marca por los sentidos y concretarla mediante símbolos o figuras externas, puesto que el signo debe materializarse mediante una forma escrita, una simbología o una gráfica (palabras, emblemas, dibujos, gráficos, etc.); razón por la cual, si al momento de ser presentado para registro un signo no cumple con las condiciones intrínsecas señaladas en el artículo 81 de la Decisión 344, no puede ser registrado como marca. 4.1.1.

La distintividad. Es, sin embargo, el requisito de la distintividad, especialmente por ser el que se define como elemento principal del signo en relación con la función que éste debe cumplir, el que mayor análisis ha tenido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina. Con relación a él ha dicho El Tribunal en reciente sentencia, ratificando posiciones expresadas en muchos otros fallos: “La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil.

De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.

“La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la “descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.” (Marco Matías ALEMAN, “Marcas”, Edit.

Top Management, Bogotá). “Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, sentados, acogidos y desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal. (Véanse las interpretaciones prejudiciales Nos.: 04-IP-88 “DAIMLER”; 03-IP-90 “NIKE”; 03-IP-91 “HARINERA DEL VALLE”; 01-IP-94 “MAC POLLO”; y 02-IP- 94. Gacetas Oficiales Nos. 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente; y en recientes sentencias Nos.: 14-IP-96 “PROMOFERIAS” y 27-IP-97 “TENNIS”.

Gacetas Oficiales Nos. 363 del 11 de agosto de 1998 y 369 del 03 de setiembre de 1998, también). “En síntesis, la exigencia de esos requisitos está encaminada a evitar la confusión entre marcas ”.[1] Ahora bien, es preciso aclarar que no todo signo marcario que cumpla los requisitos enantes referidos, aún siendo suficientemente distintivo, tiene asegurado su registro en forma automática.

En efecto, los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 imponen la necesidad de verificar si el signo no se encuentra incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que ellos contemplan. Por ello el juez nacional, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar cuidadosamente si el signo que se pretende registrar como marca, o cuyo registro se impugna, ha cumplido con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica, pero además, determinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión. 4.1.2.

La confundibilidad. La función principal de la marca, se ha dicho, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. La posibilidad de que coexistan en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría lo que ha venido en llamarse el “riesgo de confusión”.

Este se presenta en los consumidores, cuando por la identidad o similitud de los signos entre los que deben escoger, se encuentran ante la eventualidad de sufrir un error de juicio por la dificultad de distinguir acerca del origen empresarial de los bienes y de optar por uno u otro, de acuerdo a su libre determinación. A fin de eliminar, o cuando menos reducir, el riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiera inducirse al público a error” (literal b), artículo 83 Decisión 344).

Con idéntico propósito El Tribunal ha venido haciendo especial énfasis en sus providencias sobre el cuidado que se debe tener por el juez o el administrador al realizar el “análisis de confundibilidad”, ya que éste es el instrumento idóneo para zanjar la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra o a un nombre comercial y si, por ende, puede aquélla ser registrada o no. Ha dicho: “La labor de determinar si un signo es confundible con otro presenta diferentes matices según que entre ellos exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos se encuentre destinado.

Ciertamente, cuando los signos además de idénticos tienen por destino individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, de ahí que por ejemplo, en el Acuerdo sobre los ADPIC se consagre para esta hipótesis la presunción de confusión (artículo 16, numeral 1). En cambio, para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo de parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o si, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor; cuál es el público al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia[2]”.

El riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado El Tribunal, por similitudes gráficas (determinadas por la apreciación visual), fonéticas (derivadas de la percepción auditiva) y, conceptuales (producidas por la diferente apreciación ideológica). Es entendible que al presentarse confusión entre los signos se estaría propiciando que los consumidores incurrieran en errores de tal magnitud que comprometieran, incluso, su libertad de consentimiento.

Esta es la razón por la cual el ordenamiento jurídico andino y la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia, han otorgado a la función distintiva de las marcas un papel fundamental, cuya ausencia inhibe la registrabilidad. Sobre este punto El Tribunal ha señalado: “Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el riesgo de confusión. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.

De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.

El Tribunal del Acuerdo de Cartagena ya se ha referido a este tema en sus interpretaciones prejudiciales 1-IP- 87, 4-IP-88 y más recientemente, en la interpretación 2-IP-94, a las cuales se remite la presente sentencia. “En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagra el artículo 56 de la Decisión 85 para que pueda procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales.

La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos.

El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente -además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica- concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca”. [3] 4.1.3.

El cotejo marcario. La determinación de si un signo es distintivo o no, en relación con otro, o lo que es igual, si genera o no riesgo de confusión, debe hacerse por el administrador, o por el juez, en su caso, con el mayor cuidado, tomando como derroteros a seguir tanto las normas comunitarias como lo que sobre su aplicación ha venido enseñando este Tribunal.

Su jurisprudencia ha elaborado criterios orientadores de tipo general que sirvan tanto al administrador como al juez nacional, y por sobre todo a éste, en sus tareas de aplicación de la Ley Comunitaria en cuanto toca con la comparación de signos marcarios en conflicto, para dilucidar si se presenta o no la posibilidad de confusión entre ellos.

A este respecto, El Tribunal se limita ahora a recordar, ratificándolas, las reglas aludidas, según aparecen bien recogidas en la sentencia 10-IP-98, en la que se dijo: “En efecto, para determinar el “riesgo de confusión” se han establecido reglas o criterios que puedan y deban guiar al juzgador hacia la determinación de dicho riesgo, por que en suma es el criterio de éste el que prevalecerá a través de su decisión judicial definitiva, para adoptar la cual deberá acudir al análisis, al tecnicismo, a la investigación y comparación de las marcas, con el propósito de que el resultado de toda esta labor comparativa entre lo fáctico del proceso o del reclamo u observación y la realidad que enfrentan las marcas respecto de los consumidores, lo conduzca a pronunciarse con certeza acerca de si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impide la existencia legal del registro marcario.

De ahí la elaboración por la doctrina de reglas ad hoc, las que han sido acogidas por la jurisprudencia de este Tribunal: “1.- Reglas para el cotejo marcario “Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.): - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”)”.[4] Los conceptos atrás mencionados, por su importancia para realizar cabalmente la comparación entre los signos, implican que el juez nacional deberá tomar en cuenta, al hacer la comparación de las marcas comprometidas en la litis, las reglas que doctrinaria y jurisprudencialmente se han venido decantando, advirtiendo que ellas son aplicables también, cuando la comparación se realiza entre una marca y un nombre comercial, como es el caso que atiende ahora El Tribunal; reglas y características que se resumen a continuación: 4.1.3.1.

Cotejo de conjunto. Regla que impone, primero, la obligatoriedad de no descomponer las marcas en conflicto y que proscribe, además, el procedimiento matemático de contabilizar sílabas o letras para establecer la similitud o disimilitud. Lo importante es que se tenga una visión global, de conjunto, de todos los elementos y factores integrantes de la marca, con el objeto de no destruir su unidad fonética, auditiva, ni ideológica.

Esta la razón por la que debe ponerse atención preferente a los elementos caracterizadores de cada denominación, de los cuales suele depender, en la práctica, la primera impresión o impacto que recibe el consumidor ante el nombre que funciona como marca. 4.1.3.2. Cotejo sucesivo y no simultáneo. Como el consumidor, en general, observará las marcas en forma separada, sucesiva y no simultánea, lo cual le permitirá conocer a través de la impresión o imagen dejada por la más próximamente apreciada, si ésta le recuerda la imagen de la otra, el juez, colocado en la misma posición del consumidor deberá, igualmente, observar las marcas en conflicto en forma sucesiva. 4.1.3.3.

Relevancia de las semejanzas más que de las diferencias. La similitud entre dos marcas no depende de las diferencias entre ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de tales elementos. Esta regla utilizada en el cotejo marcario enfatiza en cuáles son las semejanzas entre los signos, puesto que es allí donde mayormente se advierte el riesgo de confusión. 4.2.

La protección del nombre comercial. Es a partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuando empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores. En el literal b) del artículo 73, de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación. En el caso presente la demanda contenciosa, por medio de la cual se pretende la anulación del registro marcario LELLI otorgado a SMITHERS OASIS DE COLOMBIA LTDA., se fundamenta entre otras disposiciones comunitarias en la que se acaba de mencionar, pues se alega que esta marca no ha debido ser registrada en razón de que existía un nombre comercial que se usaba con anterioridad a la concesión del registro en referencia. Existiendo tales razones de hecho y de derecho, se impone realizar la interpretación prejudicial solicitada y a ello se procede seguidamente.

En múltiples providencias emitidas por El Tribunal, en las cuales se interpretó, bien, la disposición contenida en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, ora, la establecida en el subrogatorio literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, ha sentado precisa jurisprudencia al respecto, en términos y con los alcances que ahora, nuevamente, se ratifican.

En tales providencias El Tribunal ha sostenido con respecto a esta norma: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre.

“El sistema legal de orden comunitario, establece para el usuario o el titular de un nombre comercial, la protección en la fase de inscripción de una marca posterior para presentar observaciones y la acción de nulidad prevista en el artículo 113 de la Decisión 344, nulidad que puede originarse de oficio por la propia autoridad nacional o a petición de parte, y en cualquiera de los dos casos previa audiencia de las partes interesadas.

“Prueba de uso del nombre comercial “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercita el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.

La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”.[5] Consecuente con estas posiciones jurisprudenciales, el juez nacional, al realizar el análisis comparativo entre el nombre comercial notorio o la marca notoria, con la denominación marcaria impugnada, para definir si ésta genera problemas de confusión con respecto a los productos amparados por aquéllos, deberá, en primer lugar, determinar si en efecto, se encuentra acreditado el carácter de notorio del nombre comercial o de la marca, según el caso, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Decisión 344, para, si hubiere lugar, y como segundo paso, aplicar al cotejo las mismas reglas y criterios de comparación que se han dejado expuestos para la comparación de signos marcarios. 4.3.

Reproducción de Signo Distintivo notoriamente conocido. Según lo que establece el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables como marcas los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Advierte la norma comentada que esta causal de irregistrabilidad es aplicable con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en los que se destine a productos o servicios distintos.

El Tribunal sobre esta materia ha desarrollado en varias de sus providencias el criterio de que esta norma debe ser analizada en concordancia con el artículo 84 de la Decisión 344 que determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida. Ha dicho al respecto: “Este Tribunal considera que nada impide que los anteriores criterios sean aplicables también a la situación contemplada en el literal d) del artículo 83 de la Decisión citada, respecto de otros signos notoriamente conocidos, entre ellos el nombre comercial.

“De otro lado, conviene retomar la tesis de este Tribunal según la cual la notoriedad es una situación que debe ser probada por quien la alega; en tal sentido este Tribunal estableció que corresponde al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, “ apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio -como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica.

Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor.” (Proceso 5- IP-94, Gaceta Oficial No. 177 del 20 de Abril de 1994). “De esta forma el examinador marcario deberá tener en cuenta varios factores para determinar la notoriedad de una marca: su difusión al interior de un grupo de consumidores; su uso intenso y una determinada calidad de productos, entre otros ”.[6] Finalmente con respecto a los signos notoriamente conocidos es del caso traer a colación lo que El Tribunal, de manera amplia e ilustrativa expuso en el proceso 20-IP-97: “La disposición del literal d) del artículo 73, de igual contenido que el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, ha llevado a interpretaciones diversas por parte de tratadistas que han analizado este punto, respecto a si la expresión “de un signo distintivo notoriamente conocido” hace relación sólo a las marcas notorias o a otros distintivos como un nombre comercial, o lema comercial (Manuel Pachón, Marco Matías Alemán, José Manuel Otero Lastres, Ricardo Metke).

“El Tribunal considera esta ocasión propicia para declarar por vía de interpretación que la norma del literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 o del artículo 83, literal d) de la Decisión 344, se refiere tanto a las marcas notorias como a los otros signos distintivos notorios como el nombre comercial, las denominaciones de origen o el lema comercial, pues la norma no excluye a éstos ni se limita únicamente a las marcas notorias, a las que también hace referencia el literal e) del artículo 73.

Si la norma protege a las marcas notorias en forma específica, no hay razón de que no extienda dicha protección jurídica a otros signos de igual contenido o categoría comercial, pues el fin que persiguen la marca y el nombre comercial es una protección general al consumidor, y éste se resguardaría del error o confusión con el reforzamiento proteccionista al nombre y a la marca notorios.

“Mirada la protección por el otro lado del derecho marcario, esto es, el titular, podría un tercero aprovecharse de la notoriedad de un signo, imitando o reproduciendo una marca notoria como un nombre comercial notorio, generando en ambos casos una utilidad inconmensurable, aprovechándose del sacrificio o del esfuerzo ajeno y en beneficio propio.

“El literal d) del artículo 73 de la Decisión 313 otorga, como se manifiesta anteriormente, protección al nombre comercial notoriamente conocido para enfrentarse mediante observación, a la inscripción de una marca posterior y a otros signos. “Este artículo se refiere a los casos de reproducción, imitación, traducción o transcripción total o parcial del signo notoriamente conocido y, aplicando el principio universal de interpretación de la ley, los mencionados vocablos se entenderán “en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras ”.[7] 4.4.

Utilización de nombres propios, apellidos, seudónimos, etc. De conformidad con el literal f) del artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables los signos que consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos.

Esta disposición, tal como se desprende de su redacción textual, solamente opera respecto de personas naturales y por lo tanto, no es, en manera alguna, aplicable en relación con personas jurídicas o morales o con personas ficticias. Las hipótesis normativas que se contemplan permiten advertir que no es registrable como marca ni el nombre completo de una persona natural, esto es, su nombre y apellidos, ni su apellido, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato.

Es evidente que existiendo, por otra parte, en el mismo Estatuto normativo disposiciones que protegen el nombre comercial de las personas morales, su razón social, etc., es a ellas a las que debe darse aplicación cuando quien reclama o se opone a la utilización del nombre completo, o de parte de él, es una de tales personas; de tal manera que en este caso no podría hablarse de nombre propio sino de razón social o nombre comercial, según el caso.

La doctrina encuentra justificada la prohibición de registrar nombres propios de personas naturales, tal como lo hace la norma interpretada. Sobre el particular se rememora la opinión del tratadista Manuel PACHÓN quien expone: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos.

Por nombre propio se entiende ‘el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia’. “A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcario colombiano, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido.

Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”.[8] En similar sentido OTAMENDI, partiendo de la base de que esta protección relativa al nombre sólo es aplicable con respecto a las personas físicas, enseña que ellas: “ tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre.

La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido?. ¿o también se refiere al apellido en forma individual?. “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio ” ( ) “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.

Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como ‘Lindbergh, Reuteman o Vilas’, no son comparables a ‘Pérez, González o Díaz’.

En una palabra nadie tiene porque utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca ‘Churchill’ dijo: ‘Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia’”.[9] También es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia señalan acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc..

De consuno tratadistas y jueces indican que quien tiene tal derecho es el titular del nombre o sus herederos. OTAMENDI, a este respecto expone que: “La Corte Suprema ha explicado que la ley protege a quien eventualmente pueda verse afectado por el uso como marca de su nombre o retrato y a sus herederos hasta el cuarto grado. Porque éste es un derecho subjetivo cuya finalidad tiende a proteger la posesión del nombre que sea objeto de un hecho como el que indica la ley y debe ser, por tanto, conferido única y exclusivamente a quienes ella indica”.[10] 4.5.

Nulidad de Registros Marcarios: acción procedente; caducidad; autoridad nacional competente y titulares de la acción. El artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición final Unica del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley.

La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación. La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional.

La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características: • Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible. • Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste en el que el solicitante debe acreditar interés. • El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas. • La competencia para el conocimiento de estas acciones se defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la disposición final Unica, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional. • El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario.

Los anteriores comentarios y apreciaciones tienen respaldo, primero, en la legislación objeto de la interpretación que se realiza y, luego, en la copiosa jurisprudencia del Tribunal, a la cual se hace referencia puntualizadamente en los siguientes acápites: 4.5.1 Sobre la legitimación activa. En relación con quiénes pueden ser titulares de la acción de nulidad de un registro marcario establecida en el artículo 113 de la Decisión 344, El Tribunal ha manifestado, teniendo en cuenta que la ley dispone que la acción se adelanta “de oficio o a petición de parte interesada”, lo siguiente: “Según el tratadista Breuer Moreno las siguientes son las personas que pueden interponer una acción de nulidad de registro marcario: “a) El titular de una marca, en el supuesto de que se hubiere concedido indebidamente, por ser confundible con otra que gozaba de prioridad.

“b) El interesado directo en el caso de que se hubiere 'sustraído al dominio público un signo que podía ser empleado por cualquiera', y en tal caso 'el comerciante que pudo emplear la denominación genérica, y ya no podría hacerlo por la apropiación ilícita, resultando perjudicado'. “c) Titulares de nombres comerciales o civiles. “Bertone y Cabanellas mencionan entre los particulares interesados para solicitar la nulidad de una marca ‘a los comerciantes u otros potenciales usuarios de las marcas que se vieren imposibilitados de utilizarlas libremente en razón de un registro nulo, el titular de una marca confundible con aquella cuya nulidad se pretende, el titular de un nombre comercial y de una denominación social y, en general, cualquier persona que vea afectados sus derechos por la marca cuya nulidad se plantea’”.[11] Y en otro fallo de reciente data, El Tribunal ratificó y complementó lo anterior diciendo: “Por otro lado, en el señalado artículo 113 de la decisión 344 se prevé la nulidad del registro marcario “DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA”.

En el caso de anulación de oficio, la anulación puede ser decretada por la propia autoridad competente, administrativa o judicial, siempre que le corresponda el ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre la materia- observando el procedimiento establecido en la legislación interna. La participación de dicha autoridad en estos casos permite la protección del interés público.

En el caso de nulidad a petición de parte, es necesario que quien lo solicite tenga y demuestre la calidad de “parte interesada”, es decir, debe existir un interés jurídicamente protegido. Por lo tanto, la legitimación se da por interés, que será amparado por la autoridad respectiva en función del interés colectivo, preeminente. Es así como el particular que pretenda accionar frente a un acto administrativo de concesión de registro, supuestamente inválido, previamente deberá acreditar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio a su favor.

“En definitiva, para poder obtener la nulidad de un acto administrativo concesorio del registro, cuando es solicitada por un particular, éste debe demostrar previamente su interés legitimador, fundamento de la acción intentada; sin que pueda, por tanto, interpretarse la norma contenida en el artículo 113 de la Decisión 344 en el sentido de que los particulares tengan la posibilidad de intentar la acción de nulidad en defensa de un exclusivo interés general o público o de resguardar la pura legalidad de la norma jurídica.

“De lo mencionado hasta aquí se concluye que, antes de decidir sobre lo principal, la autoridad nacional competente debe calificar la calidad de “parte interesada” cuando la petición de nulidad provenga de un particular. Este, en todo caso, no podrá aducir la existencia de un simple interés en defensa de la legalidad del acto administrativo de concesión del registro.

Así se pone de relieve en distintas sentencias de interpretación prejudicial como las ya citadas, producidas en los procedimientos de interpretación correspondientes a los casos 28-IP-95 y 10-IP-97, de fechas 24 de septiembre de 1997 y 13 de febrero de 1998, respectivamente ”.[12] 4.5.2. Sobre las causales para intentar la acción de nulidad.

En cuanto a este tema, el artículo 113 dice que procede decretar la nulidad del registro en virtud de la acción de nulidad, cuando quiera que se presente una o algunas, de las siguientes causales: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; “b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales;

“c) El registro se haya obtenido de mala fe. “Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: “1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera.

“2. Cuando la solicitud de registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización”. Sobre el alcance y contenido de las antecitadas causales, pero sobre todo, de su taxatividad, El Tribunal tiene señalado: “Resta advertir que el artículo 113 consagra causales taxativas y de estricta ilegalidad para que pueda ser interpuesto este recurso ” [13] Agregando en otro aparte de la misma sentencia que: “Como ha quedado expresado, las causales de nulidad del registro de una marca se encuentran inspiradas en razones de exclusiva ilegalidad, por lo que el juzgamiento de los vicios que pudieren afectar al acto impugnado se encuentra encomendado a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, que sólo podrá ejercerla previa audiencia de los afectados”.[14] 4.5.2.1.

Sobre el principio de la buena fe en el registro de las marcas. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también, cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el lograr con mala fe, vale decir con procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de obrar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno. En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro.

El obrar en sentido contrario, es decir, con mala fe es sancionado por el régimen jurídico, con la nulidad de la actuación que estuvo regida o alimentada por ella. Así, el literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 erige en causal de nulidad el hecho de haber obtenido un registro marcario infringiendo el principio de la buena fe, conducta infractora que para el caso se tipifica en la realización de una cualquiera de las acciones previstas en la norma comentada o de cualesquiera otras que pudieran significar que la obtención del registro tuvo como finalidad la de conseguir un fin injusto o ilegal, aunque aparentemente revestido de un ropaje legal.

Por lo anterior, el juez al analizar el caso concreto deberá estudiar si en el contenido ejemplificativo del literal c) del artículo 113, relativo a la consecución del registro mediante una actuación de mala fe, cabe la conducta realizada por el agente o si ésta es susceptible de incluirse en otras situaciones que, en todo caso, constituyan el ejercicio de una conducta realizada de mala fe. 4.5.3.

Sobre la competencia y el procedimiento. Intimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Unica, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional.

En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia. Así sentó jurisprudencia sobre el particular el Tribunal Comunitario: “También, y por otra parte, se desprende de la norma que no es de la exclusiva atribución de la “oficina nacional competente” el conocimiento de este recurso, porque al referirse a la “autoridad nacional competente” está disponiendo implícitamente que puede ser interpuesto ante el órgano administrativo o judicial al que se encuentren asignadas, conforme al Derecho interno de los Países Miembros (Disposición Final Única), las funciones jurisdiccionales sobre esa materia, reguladas por dicha norma”.[15] En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse.

Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria (la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional.

Ha dicho el Alto Juez Comunitario: “La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.” [16] Los anteriores conceptos son desarrollos de lo que se ha venido diciendo por parte del Tribunal en cuanto se refiere a la competencia y el procedimiento para la acción de nulidad, y especialmente para diferenciarla del procedimiento de “cancelación”.

Sobre el particular es pertinente reproducir seguidamente lo que se dijo en una de las primeras sentencias en que el tema fue tratado: “Como puede apreciarse de su simple lectura, esta norma consagra las causales de “nulidad” del registro de marca en forma diferente a la del último párrafo del artículo 108. En efecto, si bien son establecidas así mismo en forma taxativa, tal como las dos contenidas en el artículo 108, aquellas en cambio se encuentran inspiradas, como ya se ha expresado y ahora se insiste, en razones de exclusiva ilegalidad, quedando el juzgamiento de los vicios derivados de ésta, encomendado -previa audiencia de las partes- a la autoridad nacional administrativa o judicial investida de función jurisdiccional en la materia, es decir, la competente conforme al Derecho interno de los Países Miembros (párrafo segundo de la Disposición Final Única de la Decisión 344);

“De lo expuesto se infiere que quien se sienta lesionado por la concesión del registro de un signo en contra de sus intereses: “A) En el caso de ser titular de una marca notoria para el momento en que fuere solicitado por otro el registro de la misma, podrá alegar -si ésta hubiere sido concedida y registrada mediante actuación administrativa ya firme- la notoriedad previa de la suya, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo final del artículo 108 de la Decisión 344.

“Este recurso administrativo deberá intentarlo solamente ante la Oficina Nacional Competente -es decir la concedente del registro inicial- en solicitud de cancelación, vale decir, de revocatoria por la propia administración, del acto de concesión de la marca correspondiente al signo igual, o que se preste a confusión con aquel del cual él es titular; para lo cual le bastará demostrar en reivindicación de su derecho, cómo el signo que considera es el que debe prevalecer, era notoriamente conocido de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitarse el registro cuya cancelación solicita.

Y siempre en el bien entendido de que el pronunciamiento de la “Oficina Nacional Competente” al respecto, quedará también sometido a los otros recursos de revisión que pudieren haberse legalmente previsto para su tramitación no sólo ante la propia administración concedente, sino también ante la jurisdicción judicial, en vía contencioso-administrativa; y también cuenta habida de que -además del recurso comunitario descrito-, todos y cada uno de esos recursos administrativos y judiciales establecidos por el Derecho interno resulten procedentes dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales, y compatibles asimismo con las normas comunitarias en análisis (artículos 108 y 113).

“B) Podrá asimismo él “interesado legítimo”, en su caso y conforme a las también preeminentes normas comunitarias, acogerse a las prescripciones del artículo 113 de la Decisión 344, demostrando ante la autoridad nacional -administrativa o judicial- competente conforme al Derecho interno, su cualidad de “parte interesada”. Se encuentra facultado en este caso para solicitar de la autoridad nacional competente la nulidad de una marca con base en las pertinentes pero taxativas causales previstas por este artículo, todas de exclusiva ilegalidad, entre las cuales -por vía de remisión, del literal a) del artículo 113 al párrafo d) del artículo 83 de la misma Decisión 344 o de sus equivalentes en las Decisiones 85, 311 y 313- el haber sido otorgado el registro desconociendo que existía una marca notoria ya concedida en las condiciones reconocidas por la ley comunitaria.

“Finalmente, observa el Tribunal Andino que con las respectivas expresiones "cancelación" y "nulidad" consagradas en los textos transcritos, está acogiendo el legislador comunitario una respetable distinción doctrinaria, a menudo jurisprudencial y en ocasiones de Derecho positivo interno, que reposa sobre los conceptos de que la "cancelación", "revocación" o "retiro" de ciertas actuaciones administrativas (artículo 108) puede responder a motivos de oportunidad o de conveniencia, sólo concebibles por cierto en manos de una autoridad administrativa (en el caso, la Oficina Nacional Competente).

En tanto que la nulidad, en sus dos especies (absoluta y relativa), responde a exclusivos motivos de ilegalidad, pudiendo ser declarada, en general, tanto por autoridad administrativa como judicial -conforme a las prescripciones del derecho interno-, pero obviamente siempre en ejercicio de función jurisdiccional”[17]. Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna. 4.5.4.

Sobre la caducidad de la acción. Acerca de que se trata de una acción que no tiene establecido un término de caducidad, o lo que es igual, que es imprescriptible, el Juez de la Comunidad también ha formulado su interpretación en variadas providencias, diciendo: “En la Decisión 85 no se establecía expresamente que la acción de nulidad tuviera un plazo de prescripción, por lo que en aplicación del artículo 84 de la misma, este asunto pudo remitirse a la legislación nacional o “al derecho interno ante el silencio, en este punto, del derecho comunitario” (ver Procesos 3-IP-88 G.O. Nº 35 de 28 de Octubre de 1988 y Proceso 4-IP-88 G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989).

“Por su parte, la Decisión 344, en el inciso segundo del artículo 113 consagra la "imprescriptibilidad" de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría jurídica anulables o subsanables, corriendo el titular marcario el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca.

La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecida en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejan al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los Países Miembros.” [18] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir no sólo los requisitos esenciales de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 sino además, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos elaboradas por El Tribunal y ratificadas y recomendadas en la presente sentencia. Los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud marcaria son, el cotejo de conjunto de los signos en conflicto, el cotejo sucesivo y no simultáneo y la relevancia de las semejanzas antes que de las diferencias.

Tercero: Entre las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, figura la similitud del signo solicitado como marca con un signo notoriamente conocido o que pueda producir confusión con una marca notoriamente conocida. A la protección del nombre comercial y de otros signos distintivos se han hecho extensivas las mismas ventajas que la notoriedad confiere a la marca con lo cual el régimen comunitario de propiedad industrial pretende evitar que coexistan en el mercado nacional y subregional signos que induzcan a error al consumidor o que puedan generar actos de competencia desleal.

Cuarto: Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria. Para determinar o establecer la confundibilidad de una marca y un nombre comercial se aplicarán las mismas reglas que ha fijado la jurisprudencia de este Tribunal para la comparación de dos marcas.

Quinto: No son registrables los nombres completos, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de las personas naturales distintas del peticionario o que sean identificadas por la generalidad del público como distintas al peticionario. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o firma o sujetos de la caricatura o retrato, y en cabeza también de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente.

Sexto: La acción de nulidad intentada debe cumplir las condiciones de legitimación activa previstas en el ordenamiento jurídico comunitario, así como las demás contempladas en el procedimiento interno para la impugnación por ilegalidad de actos administrativos como el de autos, debiéndose tener en cuenta la preeminencia de aquéllas sobre éstas y el carácter eminentemente supletivo de los procedimientos del derecho interno. Séptimo: Conforme al Derecho Comunitario Andino el registro de una marca será anulado de oficio o a petición de parte, por la Autoridad Nacional Competente, según la atribución de competencia realizada por la ley nacional.

En todo caso si la atribución se efectúa en una dependencia administrativa, el ejercicio de tales funciones comportará el desarrollo de funciones jurisdiccionales por parte de ésta, todo ello en cumplimiento de lo que establece la disposición final Unica de la Decisión 344. Las causales de nulidad son las señaladas taxativamente en el artículo 113 de la Decisión citada y cuando deba aplicarse la relacionada con la mala fe (literal c)) deberá tenerse en cuenta que ella sólo opera en relación con los actos administrativos de registro de una marca que se hayan cumplido durante la vigencia de la Decisión 344.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 4704, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada y remítase igualmente copia certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia del 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 23-II-95. Proceso Nº 5-IP-94. Caso: “BENETTON”. En G.O.A.C. Nº 177 del 20-IV-95. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 19-VIII- 98.Proceso 10-IP-98. Caso: GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 11-III-98. Proceso 3-IP-98. Caso “BELLA MUJER”. En G.O.A.C. Nº 338 de 11-V-98. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 7-VIII-98.

Marca RIO CLARO (nominativa). En G.O.A.C. Nº 393 de 14-XII-98. Véase también sobre este particular lo dicho en la sentencia de 18-III-98. Proceso 1-IP-97. Caso LA NACION, LA NOTICIA INDEPENDIENTE. En G.O.A.C. Nº 344 de 28-V-98, en la cual se afirma: “Asimismo se violó, según el demandante, el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344 por cuanto el signo registrado mediante la resolución acusada es una reproducción o imitación del signo distintivo del periódico “LA NACIÓN”, notoriamente conocido en Colombia desde 1949.

Considera el Tribunal que corresponde al juez nacional apreciar en el proceso interno dicha notoriedad de acuerdo a las reglas pertinentes en materia probatoria allegadas en el proceso interno”. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13-II-98. Marcas “MANUELITA” vs “MANOLITA”. Proceso 20-IP-97. En G.O.A.C. Nº 332 de 30-III-98. [8] PACHON MUÑOZ, Manuel.

Manual de Propiedad Industrial. Edit. Temis. 1984. pág. 96. [9] OTAMENDI, Jorge. "Derecho de Marcas". Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. pág. 96. [10] OTAMENDI, Jorge. Ibídem. pág. 98. [11] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97. Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO. En G.O.A.C. Nº 308 de 28-XI-97. [12] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. [13] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. [14] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. [15] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Marca PINTUBLER. En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. [16] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97. Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO. En G.O.A.C. Nº 308 de 28-XI-97. [17] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 13-II-98. Proceso 28-IP-95. Marca “CANALI”. En G.O.A.C. Nº 332 de 30-III-98. [18] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Sentencia de 24-IX-97.

Proceso 10-IP-97. Marca COLSUBSIDIO. En G.O.A.C. Nº 308 de 28-XI-97.