37-IP-99 — Comunidad Andina · Micelio Jurídico

PROCESO 37-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 83, literal a); 93; 95; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso interno No. 5081 promovido por la Sociedad Procesadora de Alimentos BAUTISTA PINZON LTDA. (PROALBAP LTDA.).

Marca: "EL BRASERO ROJO". EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veintisiete días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, Magistrado del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso interno No. 5081 promovido por la Sociedad Procesadora de Alimentos BAUTISTA PINZON LTDA. (PROALBAP LTDA.).

V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia plena de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, pues se indica en ella el nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en el Tratado Constitutivo del Tribunal; el lugar y dirección en donde el Juez solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud así como también, el informe sucinto de los hechos que la autoridad consultante estima relevantes para la interpretación; y con fundamento en: 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Los actos administrativos demandados. Son los que se identifican a continuación: a). La Resolución Nº 017088 de 29 de julio de 1996, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se decide una oposición y se niega el registro de la marca EL BRASERO ROJO (MIXTA), solicitada por la Sociedad PROALBAP LTDA. b).

La Resolución Nº 010530 de 28 de abril de 1997, de la misma dependencia, por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la anteriormente citada, la cual se confirma. c). La Resolución Nº 360 de 18 de febrero de 1998 por la cual el Superintendente de Industria y Comercio resuelve el recurso de apelación intentado contra la Resolución citada en el literal a), confirmándola en todas sus partes. 1.2.

Los hechos considerados relevantes: 1.2.1. La demanda. Solicitado por la actora el registro de la marca "EL BRASERO ROJO (MIXTA), encontró la oposición, presentada en tiempo de parte de COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., quien alegó que era titular de la marca LA BRASA ROJA (MIXTA), destinada a amparar productos de la misma clase 42, debido a lo cual la solicitada no podía registrarse.

La Superintendencia de Industria y Comercio le dio prosperidad a la oposición y mediante los actos administrativos que se demandan negó el registro de la marca EL BRASERO ROJO (MIXTA), al estimar que no era distintiva y que generaba confusión entre los consumidores. El actor señala en su demanda que los actos acusados son violatorios de los artículos 81, 83, literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia y solicita que como restablecimiento del derecho se declaren infundadas las oposiciones formuladas por la COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A. y se conceda el registro de la marca solicitada para amparar productos de la clase 42 a nombre de PROALBAP LTDA. La controversia judicial radica en la supuesta violación de las normas comunitarias anteriormente citadas, en la medida en que una correcta aplicación de ellas habría determinado el rechazo de la observación formulada por la persona opositora y la concesión del registro marcario que le fue negado a la sociedad actora.

Se aduce, en contra de lo sostenido en los actos demandados, que la marca solicitada es suficientemente distintiva y además no genera confusión en el mercado. 1.2.2. Contestación de la demanda Dan contestación a la demanda, de una parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que le niega fundamento a la acción judicial intentada y considera que los actos acusados son legítimos, se ajustan a pleno derecho, además de que no violentan disposiciones legales superiores; y de otra, la COMPAÑÍA INVERSORA EL CONDOR S.A., en su calidad de tercero con interés en las resultas del juicio, y quien había participado en la vía gubernativa oponiéndose al registro solicitado.

En su memorial de contestación plantea igualmente, la legalidad de los actos acusados al considerar que la denegatoria del registro fue bien fundamentada en razón de que la marca solicitada genera confusión y carece de distintividad.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 28 del mismo Tratado.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 81, 83, literal a), 93, 95, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en concordancia con el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia. Con respecto a los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y 5º del Tratado, El Tribunal no hará ningún pronunciamiento habida cuenta de su reiterada jurisprudencia en la que considera que ellas no son aplicables en los procesos internos entre partes, en la medida en que se limitan a consagrar obligaciones de los Países Miembros.

Se transcriben, acto seguido, las antedichas disposiciones: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2.

Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”. 3.3.

Artículo 93. “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.”. 3.4.

Artículo 95. “Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 4.

CONSIDERACIONES Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas; su distintividad; su similitud; el riesgo de confusión; la notoriedad; la comparación entre marcas (mixtas, para el caso); y, las observaciones a la solicitud de registro y el estudio de registrabilidad. 4.1.

Interpretación del artículo 81 de la Decisión 344. Requisitos para el registro de una marca. La distintividad. La norma a ser interpretada se refiere a las tres características básicas que deberá reunir un signo para ser registrado como marca, a saber: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. El principio general de protección jurídica de la marca que se basa en la distintividad, es consagrado en el artículo 81 y se desarrolla por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, cuando en sus diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de las marcas, atendiendo a criterios como los de su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc.[1] El segundo inciso del artículo 81 ibídem, al definir el concepto de marca hace énfasis en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Reiteradamente el Tribunal de la Comunidad Andina al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344 ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo al registro de una marca[2]. De ello se colige que un signo sólo es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 interpretado, y además, no está incurso en alguna de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Así las cosas, el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el artículo 81, interpretado, no es la única condición para que el registro se otorgue, puesto que el legislador andino ha previsto determinadas causales o razones para que se frustre el registro solicitado o se cancele o anule el que haya sido otorgado. 4.2. Interpretación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344.

Similitud de las Marcas y Riesgo de Confusión. Comparación de marcas. Muchas veces se ha dicho por la doctrina y por la jurisprudencia que la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.

La posibilidad de que subsistieran en el mercado, en cabeza de dos o más personas, marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, generaría un verdadero riesgo de confusión entre los consumidores, quienes se verían privados de distinguir el origen empresarial de los mismos bienes y escoger libremente entre ellos.

Para evitar, precisamente, la presencia del riesgo de confusión por la identidad o similitud de las marcas, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha hecho énfasis en sus sentencias en el especial esmero que deben tener tanto el juez como el administrador al realizar, en el momento correspondiente, el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite definir la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser registrada.[3] En el caso que da origen a la presente solicitud de interpretación prejudicial se trata de resolver un supuesto conflicto entre las marcas mixtas "LA BRASA ROJA" (etiqueta) y “EL BRASERO ROJO” (etiqueta), la primera de ellas registrada con anterioridad a la mencionada en segundo lugar y ambas destinadas a distinguir productos de la clase No. 42 de la clasificación internacional de Niza.

Es evidente que las referidas marcas no son idénticas entre sí, por lo que el juez nacional deberá ocuparse en verificar si entre ellas existe similitud que sea de tal naturaleza y magnitud que pueda generar confusión en el público consumidor.[4] Ahora bien, como la comparación debe realizarse entre dos signos marcarios de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan. 4.2.1.

Las marcas mixtas Son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes); En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo.

La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica.[5], [6]. 4.2.2.

Reglas para la comparación marcaria. La jurisdicción comunitaria, de tiempo atrás, ha venido definiendo en sus sentencias criterios generales que puedan orientar al juez nacional cuando actúa como juez comunitario, aplicando disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución del caso concreto que se le plantea. Con este propósito ha señalado que: “El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que aquellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ”.[7] Como reglas que se deducen de los criterios antes expuestos y que deben ser aplicadas por el juez nacional, el Tribunal ha acogido en reiterada jurisprudencia, las que han sido expuestas por la doctrina y que pueden resumirse así: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Como quiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.[8] 4.4. Interpretación de los artículos 93 y 95 de la Decisión 344. De las observaciones. La legislación comunitaria andina contempla la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de la marca solicitada.

Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca. Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquéllas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Según el artículo 95 de la Decisión 344, cuya interpretación se solicita, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de absoluta discrecionalidad en la adopción de su criterio, puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido, las que se hizo referencia en esta misma providencia. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir los tres requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que establecen los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria.

Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, tomando en consideración las circunstancias concretas de las marcas en conflicto, pero sujetándose, en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente interpretación y teniendo en cuenta que el riesgo de confusión puede darse, según lo que ha expresado El Tribunal, por similitudes gráficas, determinadas por la apreciación visual; fonéticas, derivadas de la percepción auditiva y conceptuales, esto es, producidas por la diferente apreciación ideológica.

Tercero: Los criterios que deben aplicarse para apreciar la similitud marcaria son el cotejo de conjunto de las marcas en conflicto, el cotejo sucesivo y no simultáneo y la relevancia de las semejanzas antes que de las diferencias. Además en el caso concreto y habida cuenta de que el cotejo se realiza entre dos marcas mixtas, se deberá tener presente la preponderancia en ellas del elemento denominativo sobre el gráfico.

Cuarto: Cualquier persona, que tenga legítimo interés, puede presentar observaciones al registro de la marca solicitada. Tienen legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca. Quinto: Admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos.

Vencido este plazo debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO Sentencia aprobada en sesión judicial efectuada el 27 de agosto de 1999.

Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 83, literal a); 93; 95; 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal Andino de Justicia, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V-1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. G.O.A.C. Nº 359 del 4-VIII-98. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN.

En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [4] Sobre este particular véase también, entre otras la sentencia del 17- IV-98. Proceso 1-IP-98. Caso EXPOSISTEMAS (MIXTA). En G.O.A.C. 354 de 13-VII-98. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 9-XII-88. Proceso 04-IP-88, Marca “DAIMLER”, En G.O.A.C. No. 39 del 24-I-89. [6] Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia que, por lo general se reconoce en ellos al elemento denominativo puede consultarse particularmente la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso Nº 10-IP-98.

Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. Nº 394 de 15-XII-98. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. [8] Ver entre otras Interpretaciones Prejudiciales relacionadas con el tema, las contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”.