PROCESO 36-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.- Marca "FRISKIES". Expediente Interno No. 5198.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de Octubre de 1999 V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 96, 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
La solicitud de interpretación prejudicial se plantea en razón de que la actora en el proceso interno, pretende obtener la nulidad y, en consecuencia el restablecimiento del derecho, de las Resoluciones números 7174, del 19 de marzo de 1996 y 10522 del 28 de abril de 1997, proferidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y contra la Resolución Numero 1081 del 15 de mayo de 1998, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; por denegar el registro de la marca de fábrica "FRISKIES".
Que, la Sala de lo Contencioso Administrativo, del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro de las consideraciones expuestas en su solicitud menciona los hechos de la demanda, como sigue: "La sociedad SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., domiciliada en Vevey (Suiza), por medio de apoderado, presentó solicitud de registro de la marca FRISKIES para amparar productos de la clase 31 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, a la que correspondió el expediente administrativo número 92.283.051.
"Publicado el extracto de la marca FRISKIES, la sociedad FRISBY dentro del término para formular oposiciones presentó demanda de observaciones a la misma, con base en sus marcas denominadas FRISBY, clase 30; FRINKY, clase 29; y FRISBY (et.), clase 29. "Tramitada la oposición, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la resolución 7174 del 19 de marzo de 1996, declaró infundada la observación presentada y, en consecuencia, concedió el registro de la marca FRISKIES, clase 31, solicitado por SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. "Contra la mencionada resolución se interpusieron los recursos de reposición y de apelación, con fundamento en que si bien para establecer la confundibilidad de las marcas en conflicto éstas deben compararse en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos, no se tuvo en cuenta que muchas marcas se confunden por el elemento predominante o preponderante que se destaca entre ellas.
"En cuanto al cotejo de las marcas denominativas, para decidir si son susceptibles de confusión deberá tenerse en cuenta la visión en conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres.
"Para que exista el elemento predominante de confundibilidad se requiere que exista una identidad plena entre el elemento que destaca como confundible entre las marcas y que aquel elemento tenga ciertas similitudes que en el caso se presente, por su pronunciación tan parecida, dejan en el público consumidor un mismo recuerdo; de otra parte, no se requiere que las marcas en conflicto tengan las mismas sílabas y que en todas ellas exista una correspondencia, tanto de vocales como de consonantes, sino que por el parecido que presentan los elementos que se destacan, se puede detectar la confusión. "Mediante la resolución 10522 de 28 de abril de 1997, se resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la resolución 7174 de 19 de marzo de 1996 y concediendo el recurso de apelación. A través de la resolución 1081 de 15 de mayo de 1998, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó la resolución 7174 citada, quedando agotada la vía gubernativa".
En los fundamentos de derecho, la actora manifiesta que se violaron los arts. 81, 83 literales a), b), d), y c), 102, 146 y 147 de la Decisión 344, desarrollando sus puntos de vista. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda y manifiesta lo siguiente: 1.- “LAS PRETENSIONES.- Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación- Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento de derecho para que prosperen. 2.- “RAZONES DE LA DEFENSA.- Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que estas son distintas entre si y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, no conllevan a engaño al consumidor medio.
"Es de afirmar que las argumentaciones esbozadas por la Oficina Nacional Competente como fundamento del acto administrativo ahora acusado refiriéndose a la expresión "FRISKIES" son validas y acertadas al señalarse que: " En opinión de este despacho entre la marca cuyo registro se solicita y las marcas en que se basa la oposición, no existen similitudes fonéticas, ideológicas y gráficas, que induzcan al público a error, por consiguiente, estas marcas pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.
“En consecuencia, la marca objeto de la solicitud no se encuentra comprendida dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En relación con la notoriedad no se entra a analizar, debido a que no fue probada conforme al artículo 84 de la Decisión 344 antes mencionada " “Resulta claro que el conjunto de la marca registrada FRISKIES, clase 31, registrada a favor de la Societe Des Produits Nestlé S.A., con domicilio en Vevey (Suiza), frente al conjunto de las marcas registradas y fundamento del demandante, "FRISBY" (etiqueta) clase 30, y "FRISBY" (etiqueta) clase 29; y las marcas solicitadas con prioridad "FRINKY", clase 30, y "FRINKY" clase 29, de la Sociedad FRISBY LTDA, es novedosa, visible, suficientemente distintiva y susceptible de registro marcario conforme a las normas legales vigentes en materia marcaria.
“Las resoluciones No. 7174 de 19 de marzo de 1996, 10522 de 28 de abril de 1997 y 1081 de 15 de mayo de 1998 expedidas por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio no son nulas, se ajustan a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante." TERCERÍA COADYUVANTE DE SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. Esta sociedad beneficiaria de las Resoluciones impugnadas presentó en apoyo de la Oficina Nacional Competente, una tercería coadyuvante, respaldando su pronunciamiento.
CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional, como lo es en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
II. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error; b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.
DISPOSICIONES NO PERTINENTES PARA INTERPRETAR El Tribunal no procede a interpretar los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, por considerar que dichas normas jurídicas de carácter comunitario, constituyen compromisos inter-estatales entre los Países Miembros. Al respecto este Órgano Comunitario ha dicho: " Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión, 'con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria' " (Proceso 17-IP-98 G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998) III.
REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS En el régimen común de propiedad industrial andino, se establecen los requisitos que debe tener una marca para ser considerada como tal; es así que el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere a las cualidades esenciales de la marca, esto es, perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
También considera la citada norma, en su inciso segundo, que la función fundamental de la marca es la de distinguir productos o servicios. CONCEPTO DE MARCA La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra.
Es condición primordial o esencial para que un signo se constituya en marca la distintividad entre un producto de otro, sea ya registrado o solicitado con anterioridad. Las siguientes definiciones de marca destacan características esenciales de la misma: "La Ley española de 10 de noviembre de 1988, define la marca como: "Todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra." "La marca es el signo característico con que el industrial, comercial o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación" (Brewer Moreno Pedro, Tratado de Marcas, Segunda Edición, Editorial, Buenos Aires, 1946. pág. 32)." De los conceptos expuestos se desprenden los requisitos esenciales de un signo para poder ser considerado como marca.
PERCEPTIBILIDAD El signo no cumpliría la función de marca si no tuviera la capacidad de ser perceptible por medio de los sentidos o de la inteligencia por parte de los consumidores, de manera que pueda ser apreciado en imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores, etc. En la obra 'El Régimen Andino de Propiedad Industrial' de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila (pág. 195), al abordar el tema, se dice: "Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir." (Proceso 24-IP-97 G.O. Nº 343 de 9 de marzo de 1998) De la perceptibilidad se desprende también el requisito de la capacidad diferenciadora, el medio más fidedigno de identificar un producto o servicio de otro.
"Con el cambio producido en la norma comunitaria de la Decisión 85 de la Comunidad Andina a la 344, ahora no se exige el requisito de la "visibilidad" el que ha sido reemplazado por el de la "perceptibilidad". Entonces con el cambio normativo, los elementos sensibles que pueden utilizarse para que puedan ser captados por los sentidos se han ampliado a los otros sentidos, el gusto, el oído, el olfato o el tacto." (Proceso 20-IP-96 G.O. Nº 291 de 31 de septiembre de 1997) DISTINTIVIDAD Otra de las funciones esenciales de la marca, es la capacidad de individualizar a los servicios y productos, lo que permite diferenciarlos y distinguirlos en el mercado de otros idénticos o similares.
Esto significa que a más de ser individual y singular debe tener la característica de ser diferente a cualquier otro, es decir: "el signo será distintivo cuando por si solo sirve para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características." (Proceso 24-IP-97 G.O. Nº 343 de 26 de mayo de 1998). Para que un signo marcario no llegue a confundirse con otros que distingan servicios o productos iguales o similares, debe tener la característica de la distintividad, la cual ampara al empresario y el origen de su producto o servicio.
"El signo distinto no es sino aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca." (Proceso 2-IP-95 G.O. Nº 199 de 26 de enero de 1996).
Se considera que la distintividad constituye un fundamento básico del signo para que pueda ser registrado como marca, es así que su objeto fundamental es la identificación marcaria, y la individualización frente a cualquier otro signo que se asemeje o sea idéntico, y que anteriormente ha sido registrado o solicitado con los mismos productos o servicios.
REPRESENTACIÓN GRÁFICA El tercer requisito es la representación gráfica, la cual se vale de la descripción de palabras, figuras o signos para facilitar al administrador a tener una concepción material del contenido, la forma, las dimensiones del signo, etc. El tratadista Marco Matías Alemán, en su obra: "Marcas", pág. 77, Top Management International, Bogotá, destaca la importancia de esta característica, y hace una relación entre la perceptibilidad con la materialización o factibilidad externa para el registro, obra y tema abordados por el Tribunal en el Proceso 27-IP-95 G.O. Nº 257 de 14 de abril 1997: "La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc.
Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. "El requisito de la representación gráfica del signo en marcas gustativas y olfativas impide que estas sean registrables, no por la existencia de una prohibición, sino por la dificultad práctica y real de describir el signo como elemento de conocimiento para el público y de los efectos prácticos de registrabilidad.
"La representación gráfica del signo es una "descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" IV. EL RIESGO DE CONFUSIÓN El artículo 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere al tema de la confundibilidad, entendiéndose por tal el efecto de confundir o tomar una cosa por otra, lo que podría suceder por la similitud o semejanza entre dos marcas, o identidad de las mismas.
"Si la función principal de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante con los productos o servicios de igual o semejante naturaleza ofrecidos por otra empresa o persona, para su cumplimiento el titular de la marca debe contar con un poder de exclusión para la utilización del signo, es decir un conjunto de facultades en virtud de las cuales pueda oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca." (Proceso 4-IP-98, G.O. Nº 375 de 7 de octubre de 1998) Es menester establecer que la confusión se origina en la semejanza entre signos distintivos de los productos que ellos protegen, lo que lleva a los consumidores a error o confusión al adquirir esos productos o servicios, sin caer en cuenta que estos provienen de empresas diferentes.
" La confundibilidad de la marca a que se refería el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85", es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.
La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro " (Proceso 21-IP-96 Gaceta Oficial Nº 318 de 26 de enero de 1998).
La marca que se proyecta registrar, no puede ser confundida con la debidamente inscrita la cual goza de la protección legal conferida por el registro y por tanto otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella. LA MARCA CONFUNDIBLE El cotejo o comparación entre marcas, para determinar el riesgo de confusión o similitud confusionista, se inicia con la identificación de la clase de marca; en el presente caso de interpretación, el estudio lleva al análisis de la marca mixta, la cual se compone de una denominación y un gráfico.
En este tipo de marca se debe examinar cual de estos dos elementos es el que predomina, siendo por lo general la parte denominativa la que tiene mayor importancia. El caso también nos lleva a la marca denominativa, es decir aquella compuesta por palabras o letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
En el cotejo marcario, tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal, han abordado el tema, así: " Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.
"Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca." (Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena Proceso 1-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988) En la doctrina encontramos los siguientes criterios generales del Derecho Marcario, que permiten analizar la similitud de marcas y establecer su aplicación: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas." (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).
A más de los criterios generales expuestos, el análisis debe hacerse en el plano fonético, en cuyo caso se pueden observar las siguientes reglas: "a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.
"b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). "c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es mas relevante.
Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor." También podemos considerar al respecto lo expresado por el Tribunal Andino sobre comparación entre marca mixta y denominativa: "No habría confundibilidad entre una marca denominativa o mixta, cuando para solicitar ésta no se utilizare el término denominativo, sino más bien la expresión o el concepto que el gráfico denota." (Proceso 1-IP- 98 G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998) V. PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES COMERCIALES En el artículo 83, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establece como una de las causales de irregistrabilidad de un signo, la imposibilidad del registro marcario idéntico o semejante a un nombre comercial protegido legalmente.
La solicitud de registro de un signo marcario que se asemeje a un nombre comercial, puede inducir al público a error. La Doctora Hildegard Rondón de Sansó en su obra "El Régimen de la Propiedad Industrial" ( Editorial Arte, 1995, Caracas, pág. 235), al comentar el artículo 128 de la Decisión 344, señala: "La norma citada indica que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros, sin obligación de depósito o de registro.
Es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro. En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada?. Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea.
"Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro." Es decir, se concluye que la protección del nombre comercial puede darse por dos vías: - La vía del uso del nombre comercial; y - La vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.
Las dos vías tienen absoluta validez, sin tener prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. De lo mencionado podemos deducir que un nombre comercial preexistente que reúna los requisitos exigidos y obligados para la protección, puede oponerse al registro de una marca idéntica o semejante. DEFINICIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL Se define al nombre comercial como aquel elemento que identifica la actividad mercantil de una empresa o persona de otra.
El tratadista Fernández Novoa lo define como "aquella especial denominación bajo la cual un empresario individual o social ejercita la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa". (Citado por Juan Manuel Hernández López) REQUISITOS DEL NOMBRE COMERCIAL Se considera a un nombre comercial plenamente válido cuando cumple con las siguientes condiciones: “Distintividad.- Tanto intrínseca, esto es, capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.
El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación. “Licitud.- Con lo que se pretende que el nombre comercial no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso, ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, no atentar contra el derecho de terceros." (Proceso 03-IP-99 G.O. Nº 461 de 22 de julio de 1999) CARACTERÍSTICAS DEL NOMBRE COMERCIAL Existen ciertas características que deben tomarse en cuenta en los nombres comerciales: - Personal.- "La utilización y el ejercicio de la actividad que protege sea por parte de su propietario; - Público.- "Cuando se ha exteriorizado es decir, cuando ha salido de la órbita interna; - Ostensible.- "Cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y, - Continuo.- "Cuando se lo usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventarios." (Proceso 03-IP-99 G.O. Nº 461 de 22 de julio de 1999) La prueba del uso comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho.
Debe verificarse que el nombre ha sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. VI. MARCA NOTORIA La norma contenida en el artículo 83, literal d) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, contempla una amplia protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento entre el círculo de consumidores del producto que identifica.
Para el tratadista Jorge Otamendi notoriedad es "un status de aceptación por parte del público, que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen". El Tribunal en varios fallos ha insistido en que: “la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes." (Proceso 23-IP-96 G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998) "La notoriedad se predica de la marca utilizada no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la subregión y el internacional".
(Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 160 de julio 21 de 1994) "la marca notoriamente conocida debe encontrarse registrada, ya que es gracias al registro que nace el derecho al uso exclusivo de la marca y sólo el registro, el uso y la difusión pueden conducir a que la marca se convierta en notoria." (Proceso 11-IP-97, G.O. Nº 343 de 26 de mayo de 1998) PRUEBA DE NOTORIEDAD Se debe probar en los términos establecidos por la ley la notoriedad de la marca, es por ello que quien la alega está obligado a probarla.
Para establecer si una marca es notoria, el juzgador debe tomar en cuenta lo que menciona la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que son entre otros, los siguientes: “a) La extensión del conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; “b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
“c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca." Corresponde a la Autoridad Nacional Competente establecer en base a los elementos mencionados, si una marca es o no notoria. CONFUSIÓN CON LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA El artículo 83, literal e), señala al respecto que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
"Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena." (Proceso Nº 23-IP-96 G.O. No. 354 de 13 de julio de 1998) Además se ha considerado que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad".
VII. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS El examen de registrabilidad de las marcas tanto de productos como de servicios, se encuentra establecido en la Decisión 344. Ahora bien, el examen de registrabilidad de las marcas lo debe realizar la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca.
El Tribunal ha enfatizado en que dicho examen el criterio del funcionario: “en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta” (Proceso 1-IP-87): “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.
La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, mediante resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. (Proceso 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) Al interpretar la misma norma el Tribunal Andino en el proceso 27-IP-95 señaló: "La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.
"No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan "observaciones". ni que se haya de omitir en caso de existencia de estas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca. "Con la presentación de observaciones y su aceptación o rechazo, no significa que se exima al funcionario de su obligación de proceder al examen de los requisitos que debe reunir el signo según el artículo 81, y de verificar si no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83".
VIII. EL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE LA MARCA En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que solo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.
La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo; "es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas." (Proceso 20-IP-98 G.O. No. 393 de 14 de diciembre de 1998) La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro, y por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: "La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;
"Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; "La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca." (Proceso 4-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995) "De ese derecho exclusivo se deriva el ius prohibendi que faculta al titular a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo." (Proceso 9-IP-98, sentencia de 15 de mayo de 1998) El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento de su concesión, que otorga la Oficina Nacional Competente, adquiriendo el derecho exclusivo sobre una marca, derecho subjetivo de usarla para la identificación de productos y servicios.
El ius prohibendi es una facultad esencial y exclusiva del titular de un signo, derecho que da la norma comunitaria, otorgando privilegios legales intangibles que impiden a terceros el uso de igual o similar marca. Por las consideraciones que anteceden, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E 1. De conformidad a la legislación comunitaria andina, para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en una de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. 2.
El cotejo o comparación de signos esta dado a través de los criterios de aplicación en la similitud marcaria como son la visión de conjunto, la totalidad integral, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general, debiendo evitarse la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan. 3. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege si su existencia y uso es anterior al registro solicitado.
Para establecer la confundibilidad entre un nombre comercial y una marca se aplicaran los mismos criterios que para el cotejo marcario. 4. El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente antes de registrar o rechazar la solicitud de registro, procede tanto en las solicitudes respecto de las cuales se presenten observaciones, como en las que no se presenten, debiendo proceder de acuerdo con el art. 96 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.
El titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de oponibilidad frente a terceros, por ello considera la legislación comunitaria andina al ius prohibendi como la facultad para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca y la comercialice. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia del proceso Nº 5198.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese con esta sentencia al Tribunal consultante, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo Secretario TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO