PROCESO 49-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia dentro del Proceso interno No. 5269 promovido por la Sociedad LABORATORIOS BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. Marca: “AYR”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Magistrado del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del Proceso interno No. 5269, promovido por la Sociedad Laboratorios BUSSIE, BUSTILLO & CIA. S.C.A. V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia plena de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal; y con fundamento en: 1.
ANTECEDENTES: 1.1. La acción y las pretensiones. El proceso interno versa sobre una acción de nulidad formulada por la sociedad antes mencionada con arreglo a lo que dispone sobre tales acciones el Código Contencioso Administrativo Colombiano en concordancia con el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Con ella se pretende la nulidad de los actos administrativos por medio de los que se negó a la ahora demandante, el registro de la marca “AYR” para amparar productos de la clase 3a. internacional. 1.2.
Actos demandados Lo son las Resoluciones Nº 39211 de 16 de septiembre de 1994 “por la cual se niega el registro de una marca”, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y 3062 de 27 de agosto de 1998 “por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la referida Superintendencia. 1.3.
Los hechos considerados relevantes: Tanto del escrito elaborado por el Juez Consultante como de la demanda y del memorial en que ella es contestada, el Tribunal deduce los siguientes hechos y aspectos que estima relevantes: 1.3.1. De la demanda. Como causa petendi se plantea por la actora que la Superintendencia le negó el registro de la marca AYR con fundamento en que el precitado signo era, a su juicio, confundible con la marca ya registrada YR, perteneciente a la Sociedad LABORATORIOS DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHES.
Que contra dicha negativa interpuso recurso de apelación sin resultado positivo alguno. Alega la demandante que se violó el artículo 81 de la Decisión 344 porque el signo AYR es ostensiblemente diferente de YR y cumple con los requisitos exigidos para su registro como marca, pues presenta más diferencias que similitudes, lo cual hace que sea un signo totalmente novedoso, que posea fuerza distintiva para identificar productos de la clase 3ª y que sea susceptible de representación gráfica.
Adicionalmente señala que se violó el artículo 83 literal a) de la misma Decisión por cuanto se le dio una interpretación extensiva a dicha disposición desconociendo el hecho de que por ser norma limitativa del principio general de derecho de registro, debe ser aplicada sólo en los casos en los cuales la similitud lleve a la confundibilidad entre los signos de manera indefectible, lo cual no ocurre en el presente caso. 1.3.2.
De la contestación de la demanda. La demanda es contestada por la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que le niega fundamento a la acción y considera que el acto acusado es legítimo, se ajusta a derecho, y no violenta disposiciones legales superiores. Con fundamento en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, insiste en que el signo solicitado no es registrable por cuanto genera confusión por su similitud con otro previamente registrado como marca para productos de la misma clase.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL De acuerdo con la competencia asignada a este Tribunal por el Tratado de su Creación, le corresponde interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL Se interpretarán las normas indicadas en la solicitud, esto es, los artículos 81 y 83, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos se insertan a continuación. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. 3.2. Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.
( ) 4. CONSIDERACIONES Procede El Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, abordando el análisis de los aspectos referentes a los requisitos para el registro de las marcas, el riesgo de confusión y las reglas para la comparación entre ellas. 4.1. Interpretación del artículo 81 de la Decisión 344. Requisitos para el registro de una marca.
La distintividad de los signos. Esta norma, interpretada en múltiples sentencias del Tribunal, contempla las tres características básicas que deberá reunir un signo para que pueda ser registrado como marca: distintividad, perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica. Tales características son desarrolladas por los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, cuando en sus diferentes literales establecen una serie de causales de irregistrabilidad de signos que pretenden alcanzar la calidad de marca, atendiendo a criterios como los de su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, etc., circunstancias cuya presencia en una solicitud de registro, de alguna manera está significando que el signo no es registrable bien porque no es distintivo ora por no ser perceptible o, en fin, porque carece del atributo de la representatividad gráfica. [1] El Tribunal de la Comunidad Andina, al interpretar el artículo 81 de la Decisión 344, ha enfatizado en cuanto a la importancia del cumplimiento de los tres requisitos anteriormente mencionados, como paso previo al registro de una marca, coligiendo siempre que un signo sólo es registrable cuando cumple a cabalidad con tales requisitos y, además, no está incurso en alguna o algunas de las precisas causales de irregistrabilidad que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. [2] En relación con cada uno de los tres requisitos antes enunciados El Tribunal ha definido su significado y alcances, con base en calificadas posiciones doctrinales y jurisprudenciales, y ha destacado la función que con respecto al registro cumple cada uno de ellos.
La transcripción que se inserta sirve para ilustrar estas afirmaciones: “ la legislación andina de propiedad industrial consagra los siguientes requerimientos para que un signo pueda convertirse en marca: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad o posibilidad de representación gráfica. “La principal función de una marca, como tantas veces lo ha manifestado el Tribunal, es la distintividad pues la marca es el signo que sirve para identificar determinados productos o servicios de una persona o empresa en el tráfico mercantil.
De ahí que la importancia del mismo encuentre su fundamento en dos efectos que se complementan: por un lado la protección al empresario para que terceras personas no se aprovechen de la fama y del prestigio de su marca a través de la semejanza con la misma, semejanza que pueda llevar al público consumidor a deducir que los productos o servicios tienen el mismo origen empresarial protegiéndolo del error en la adquisición de un producto en lugar de otro; y, por otra parte, la protección al público consumidor, para evitar que por error se le asigne al producto o servicio cualidades que no posee.
“La perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica son características de la marca, pero cumplen funciones complementarias de la distintividad señalada: la perceptibilidad tiene que ver con la obligatoriedad de que un signo pueda ser captado por los sentidos; y por susceptible de representación gráfica, se entiende la “descripción que permita formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados.” (Marco Matías ALEMAN, “Marcas”, Edit.
Top Management, Bogotá). “Todos los anteriores conceptos han sido elaborados, sentados, acogidos y desarrollados por la jurisprudencia del Tribunal. (Véanse las interpretaciones prejudiciales Nos.: 04-IP-88 “DAIMLER”; 03-IP-90 “NIKE”; 03-IP-91 “HARINERA DEL VALLE”; 01-IP-94 “MAC POLLO”; y 02-IP- 94. Gacetas Oficiales Nos. 39, 70, 93, 150, 164 y 163, respectivamente; y en recientes sentencias Nos.: 14-IP-96 “PROMOFERIAS” y 27-IP-97 “TENNIS”.
Gacetas Oficiales Nos. 363 del 11 de agosto de 1998 y 369 del 03 de setiembre de 1998, también). “En síntesis, la exigencia de esos requisitos está encaminada a evitar la confusión entre marcas”. [3] 4.2. Interpretación del artículo 83, literal a), de la Decisión 344. Irregistrabilidad por similitud de los signos. Riesgo de Confusión. Comparación de marcas.
Son unánimes la doctrina y la jurisprudencia universal, y por supuesto, la de este Tribunal Comunitario, cuando afirman que la función esencial de la marca es identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona.
Corolario de lo anterior es que, si el signo es inhábil para cumplir esta función, también lo es para fungir como marca. Esta la razón por la cual la similitud o identidad de un signo con marcas registradas o signos solicitados previamente para registro, al generar confusión en el mercado se ha erigido por la Ley Comunitaria en causal de irregistrabilidad. 4.2.1.
Similitud y Riesgo de Confusión Para impedir o evitar al máximo el riesgo de confusión originado en la identidad o similitud de las marcas, en el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina se ha establecido que no pueden ser objeto de registro los signos que sean idénticos o similares “ a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a). Este Tribunal en sus interpretaciones de la norma referida ha llamado la atención, en forma constante y reiterativa, sobre el cuidado que deben tener las autoridades nacionales, administradores y jueces (y particularmente éstos, cuando actúan como jueces comunitarios), al realizar, el llamado “análisis de confundibilidad”, que permite definir la discusión acerca de si una marca es o no similar o idéntica a otra y si por ende puede o no ser objeto de registro. [4] 4.2.2.
Reglas para la comparación entre signos marcarios. La jurisdicción comunitaria, tiene definidos en sus sentencias algunos criterios generales que puedan orientar a quien aplica estas disposiciones del ordenamiento jurídico andino, en la solución de casos concretos. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así: [5] “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.
Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.” [6], [7] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Para que un signo pueda registrarse como marca debe reunir indefectiblemente los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y no encajar en ninguna de las causales de irregistrabilidad que establecen los artículos 82 y 83 de la misma norma comunitaria.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el juez nacional, tomando en consideración las circunstancias concretas de las marcas en conflicto, pero sujetándose, en todo caso, a las reglas de comparación de signos recomendadas en la presente sentencia. Si el riesgo de confusión se presenta como resultado de la similitud o de la identidad del signo, éste no podrá ser registrado.
La Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del Proceso Interno No. 5269, de conformidad con lo que dispone el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (codificado por la Decisión 472 de la Comisión).
Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase igualmente copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE (E) Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 17-IV-98. Proceso Nº 1-IP-98. Caso “EXPOSISTEMAS (MIXTA)”. En G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-V-1998. Proceso 11-IP-98. Caso “PAVCO”. G.O.A.C. Nº 359 del 4-VIII-98. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 3-III-99. Proceso 25-IP-98. Caso “PINTUBLER”.
En G.O.A.C. Nº 428 de 16-IV-99. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [5] Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21- IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia de 8-X-99. Proceso 42-IP-99. Caso “LORD PARK”. En G.O.A.C. (sin publicar). [7] Consultar también al respecto las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”.