PROCESO 54-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. E interpretación de oficio de la Primera Disposición Transitoria ibídem.

Actor: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. Expediente Interno 3285. Marca: “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA. Magistrado Ponente: Juan José Calle y Calle EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en la ciudad de San Francisco de Quito, el día primero de marzo del año dos mil. VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, solicita a este Tribunal comunitario por escrito de 13 de agosto de 1999, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La solicitud se plantea en razón de que la actora COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO S.A. invoca como violados los artículos arriba citados, por lo que pretende obtener la nulidad de la Resolución 2390 del 1º de noviembre de 1994, mediante la cual la Administración resolvió favorablemente un recurso de apelación interpuesto por AMERICAN BRANDS, INC., contra la Resolución 15853 de 2 de septiembre de 1993, revocándola en todas sus partes y concediendo el registro de la marca “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA para identificar los productos de la clase 33 Internacional, a favor de la Sociedad AMERICAN BRANDS, INC., desestimando la oposición presentada a la solicitud de marca por la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A. y concediendo la marca, acto contra el cual se demanda la nulidad.

Que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, instancia solicitante de la interpretación prejudicial presenta informe sucinto de los hechos que considera relevantes para la misma, en los términos siguientes: “1.- El 5 de marzo de 1982 la Sociedad AMERICAN BRANDS INC., por conducto de apoderado, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro para la marca PIELROJA (Gráfica) clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, y publicado como fue el extracto de tal solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, dentro del término legal la Sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., formuló demanda de observación contra dicha solicitud argumentando que es titular de las marcas figurativas INDIO para distinguir productos pertenecientes a las clases 33a y 34a; que la marca cuyo registro se solicitó es confundible con estas últimas, previamente registradas, y que entre ellas existe similitud gráfica, fonética e ideológica; además de que la coexistencia en el mercado de ambas marcas induciría a error al consumidor, al tratarse de productos de la misma clase.

“2.- Mediante Resolución número 15853 de 2 de septiembre de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la demanda de observación presentada y negó el registro de la marca figurativa “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, para distinguir productos comprendidos en la clase 33 a del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, solicitada por la Sociedad AMERICAN BRANDS, INC. “3.- La sociedad AMERICAN BRANDS, INC., interpuso recurso de apelación contra el anterior acto, con base en los siguientes argumentos. - Que dentro de las consideraciones legales de la resolución recurrida, no existe una verdadera motivación legal, como lo exige el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, ya que no se realizó el cotejo práctico entre las marcas, sino simplemente se afirmó que existe un parecido entre las marcas en conflicto, susceptible de inducir al público consumidor a confusión. - Que la incidencia sobre la coexistencia de los registros marcarios es muy importante en este trámite, por cuanto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 88 de la Decisión 313, para la misma marca por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiese coexistido con la marca solicitada.

En el presente caso, la solicitud se presentó dentro de los seis meses siguientes que se mencionan en el citado artículo y por consiguiente, contra ella no es procedente la presentación de oposiciones o en la actualidad observaciones. “4.- El Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 2390 de 1º de noviembre de 1994 resolvió el recurso de apelación revocando la Resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1993, proferida por el Jefe de Signos Distintivos, concediendo el registro de la marca “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, para distinguir productos comprendidos en la clase 33a de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la Sociedad AMERICAN BRANDS, INC., por el término de (10) años.

Se declaró, de esta manera, agotada la vía gubernativa, con fundamento en las consideraciones que, dada su extensión, se omite transcribir en esta solicitud, pero que este Despacho muy respetuosamente solicita a esa Alta Corporación, sean tenidas en cuenta al momento de pronunciarse, con base en el texto que de dicho acto se anexa al presente.

“5.- La parte actora, aduce, en sustento de sus pretensiones la violación, entre otras normas, de los artículos 81, 82 literales a) y h) y 83 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sostiene que las mismas resultan vulneradas con base en los argumentos expuestos por el Superintendente de Industria y Comercio al momento de estudiar y decidir el recurso de apelación interpuesto por la sociedad AMERICAN BRANDS INC., en contra de la citada Resolución núm. 15853 de septiembre de 1996, habida consideración de que dicho acto, sí analizaba adecuadamente el estudio de registrabilidad de la marca solicitada, al haber considerado que la semejanza gráfica e ideológica con las marcas registradas anteriormente por ella y que su coexistencia en el mercado, efectivamente inducirían al público a error.

“6.- La entidad demandada sostiene que el acto acusado no desconoce ninguna de las normas invocadas en sustento de las pretensiones anulatorias, y que la Administración se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, habida consideración de que los documentos obrantes en el expediente núm. 209.639, contentivo de la actuación administrativa que culminó con la expedición del acto aquí acusado, permiten concluir en forma clara y precisa que el registro de la marca opositora en que se fundamentó la oposición de la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO S.A., solamente estuvo vigente hasta el 20 de diciembre de 1988, sin que hubiera sido renovado o solicitado por su titular, por lo cual “ a la fecha de expedición de la resolución núm. 15853 de 2 de septiembre de 1993 por parte del Jefe de la División de Signos Distintivos y objeto del recurso de apelación no se encontraba vigente el registro de la marca en que se fundó la oposición, por lo que es de afirmar que no se daban los supuestos de derecho establecidos en el entonces vigente artículo 73, literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no existe en consecuencia la pregonada notoriedad de la marca”.

“7.- Por su parte, el abogado Gaspar Caballero Sierra, actuando en calidad de curador ad litem de la sociedad AMERICAN BRANDS, INC., titular del registro de la marca “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, (figurativa) clase 33a y, por ende, directa interesada en las resultas del proceso, manifestó que los argumentos expresados por la sociedad actora en sustento de sus pretensiones anulatorias no pueden ser de recibo, en síntesis, porque el registro marcario que alega la sociedad demandante como suyo, se encontraba caducado para la fecha de expedición del acto acusado”.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional, como lo es en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, conforme a lo dispuesto a los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

II. NORMAS A SER INTERPRETADAS Las normas cuya interpretación se requiere y la que este Tribunal considera pertinente al caso, son las siguientes: DECISIÓN 344 Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión. III.

APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO En el presente caso, la Resolución 15853 de 2 de septiembre de 1993 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que declaró fundada la oposición y negó, inicialmente, el registro de la marca figurativa “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA solicitada por la sociedad AMERICAN BRANDS, INC., se basó en la causal de irregistrabilidad prescrita en el literal a) del artículo 73 de la entonces vigente Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Posteriormente, la Resolución 2390, por la cual se ampara el recurso de apelación contra la providencia citada en el párrafo anterior, revocándola y concediendo el registro de la marca “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, -que es la resolución impugnada- fue dictada el 1 de noviembre de 1994, es decir, en vigencia de la Decisión 344, fundándose sin embargo en el citado literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que para ese momento se encontraba derogada.

Conforme a la transcrita disposición transitoria de la Decisión 344 los derechos de propiedad industrial, válidamente concedidos con arreglo a la legislación anterior, subsistirán por el tiempo señalado en ésta, pero en cambio lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los mismos, quedan sometidos al régimen de la nueva decisión. Al respecto, ha expresado el Tribunal “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario que se encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas” (Interpretación 08-IP-94, G.O. Nº 241 de 20 de enero de 1997) Es con arreglo a dicha disposición transitoria de la Decisión 344 que el régimen aplicable en el presente caso es el de la 344, en vigencia de la cual se dictó la Resolución impugnada Nº 2390 del 1º de noviembre de 1994, que concedió el registro de la marca “A” ACOMPAÑADA CON LA FIGURA DE UN PIELROJA (etiqueta), la cual fue expedida cuando ya se encontraba derogada la Decisión 313.

Aclarada la normativa supranacional sobre la aplicación de la Ley en el Tiempo, el Tribunal pasa a referirse en los siguientes aspectos: IV. LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS El artículo 81 de la Decisión 344, cuya interpretación se solicita, señala las tres condiciones básicas que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca.

Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La Resolución 2390 dictada por la Superintendencia de Industria y Comercio que concede el registro de la marca “A“ ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA, lo hace después de analizar si el signo solicitado se enmarca o no dentro de la causal de registrabilidad señalada en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313, reconociendo que el registro del signo en que se fundó la oposición solamente estuvo vigente hasta el 20 de diciembre de 1988, sin que se hubiera renovado ni se hubiese solicitado nuevamente su registro, por lo que la supeditación a la notoriedad de la marca no existe en el presente caso, al decir de la citada Resolución. V. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS COMO MARCA Además de reunir los requisitos citados para que un signo pueda ser registrado como marca, éste no debe estar incurso en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El inciso a) del artículo 82 indica que no podrán registrarse los signos que conforme al artículo anterior (81) no puedan constituir marca, en tanto que el inciso h) proscribe la registrabilidad de signos que puedan engañar a los medios comerciales o al publico en particular sobre, la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Esta prohibición hace referencia al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y característica de los productos y se deriva del concepto de marca en cuanto a su función distintiva esencial de identificar los productos o servicios de un empresario respecto de otros similares o idénticos pertenecientes a un diferente empresario.

VI. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SIMILARES La similitud constituye una prohibición al registro de marcas contemplada por el legislador andino en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, que vino a sustituir el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313. Esta prohibición opera respecto de las marcas idénticas o similares a otras anteriormente solicitadas o registradas.

El artículo 83 inciso a) de la Decisión 344, prescribe claramente la irregistrabilidad de los signos que por ser idénticos y semejantes entre sí pueden inducir al público a error. Esta irregistrabilidad se refiere al caso de existir una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios.

En el presente, caso las marcas INDIO y PIELROJA habían sido registradas a favor de la Compañía COLOMBIANA DE TABACO S.A. Empero según la actuación obrante en el expediente el registro estuvo vigente sólo hasta el 22 de diciembre de 1988 sin que se hubiera renovado ni se hubiera solicitado nuevamente su registro, y teniendo la Resolución recurrida N 15853 de 2 de septiembre, la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo inconveniente en conceder la marca “A” ACOMPAÑADA DE LA FIGURA DE UN PIELROJA a favor de la Sociedad AMERICAN BRANDS, INC. por su Resolución 2390 de 1º de noviembre de 1994, actuación administrativa objeto de la impugnación en la acción de nulidad incoada ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

VII. LA CONFUNDIBILIDAD De presentarse un conflicto entre una marca ya registrada con otra que se pretende registrar, corresponde al Administrador y en su caso al Juez Nacional, proceder al cotejo o comparación de ambas marcas para luego de un proceso subjetivo determinar si existe o no un riesgo de confusión, considerando las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han fijado a este propósito.

Han señalado los tratadistas que la confusión puede tener origen en tres campos: el gráfico o visual, el fonético o auditivo y el ideológico o conceptual, los que teniendo en cuenta los hechos propios de cada caso orientan el examen sin ser determinantes para establecer el riesgo de confusión por parte del ente administrativo o del juez. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios para facilitar la comparación y apreciar la similitud; éstos son: a) El cotejo de conjunto o visión en conjunto de las marcas comparables. b) El cotejo sucesivo de los mismos; y, c) La relevancia de las semejanzas más que de las diferencias.

VIII. LA REPRODUCCIÓN DE SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS El artículo 83 señala los impedimentos para registrar signos como marcas y específicamente en el numeral d) establece que no se pueden registrar los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo “notoriamente conocido” en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reprocidad por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Esta prohibición es aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

En cuanto a la amplitud de la protección de las marcas notoriamente conocidas, el Tribunal ha dicho en reciente sentencia: “Sin embargo, para que surta efecto esta protección especial, la marca tiene que ser conocida; no siendo necesario que ella esté registrada en el país, toda vez que esa no es una condición que imponga la norma, bastando, por tanto, su registro en otro u otros países.

La norma comunitaria, al igual que lo establecen otras legislaciones, tampoco exige que la marca sea usada, basta que sea conocida. Ese conocimiento puede provenir del uso continuo y sistemático de la marca o de su difusión publicitaria, sin que sea legalmente necesario que su uso y conocimiento tengan presencia simultánea para que pueda hablarse de marca notoria.

“Supone el legislador que una marca notoria está siendo usada en uno o varios Países, uso que en todo caso y en su oportunidad deberá probarse con el fin de hacer valer la condición de notoriedad”. (Proceso 42-IP-99, G.O. Nº 504 de 9 de noviembre de 1999) En el caso sub judice la solicitud de registro negada inicialmente y posteriormente concedida en recurso de apelación fue solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase Internacional 33 del artículo 2 del Decreto 755 de 1992.

La marca opositora INDIO (gráfica) lo es para la misma clase 33 del Decreto 755, la cual según alega el impugnante es idéntica tanto gráfica como ideológicamente a la marca solicitada, siendo además una marca notoriamente conocida en el país. Como ha señalado anteriormente este Tribunal comunitario la notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alega y a tal efecto la propia Decisión 344 en su artículo 84, establece los criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, siendo éstos los siguientes: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. IX. SIMILITUD CON MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 establece como impedimento de registro de marca el caso de los signos que sean similares hasta un punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

La similitud por identidad o semejanza cuando ésta llega a un punto tal capaz de producir confusión es para la norma comunitaria un impedimento determinante para el no registro. En este caso la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega. Por las anteriores consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1.

Para poder ser registrado como marca un signo debe reunir los tres requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, es decir ser perceptible, distintivo y susceptible de representación gráfica. 2. Además de reunir los requisitos citados no deberán encontrarse incursos en alguna de las prohibiciones señaladas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

No pueden ser registrados como marca, al tenor del literal h) del artículo 82, los signos capaces de engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación y características de los productos o servicios de que se traten. 4. No procede el registro como marca de un signo que sea confundible con otro por razón de identidad o semejanza, cuando tales signos puedan inducir al público a error. 5.

No pueden ser registrados como marca los signos que imiten a otro signo distintivo notoriamente conocido o sean similares a una marca notoriamente conocida. La notoriedad tiene que ser debidamente probada por quien la alega. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia en el Expediente Interno Nº 3285.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo, copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO