PROCESO 38-IP-2000 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 5º. del Tratado de Creación del Tribunal, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.- Marca "FRITTY".
Expediente Interno No. 5412. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito, a los siete días de junio del dos mil; V I S T O S: La solicitud por medio de la que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos citados en el epígrafe, dentro del proceso interno referenciado con el No. 5412.
El auto admisorio de la solicitud proferido por este Tribunal el 31 de mayo del año en curso: 1.
ANTECEDENTES: Para realizar la interpretación solicitada el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tomará en cuenta los siguientes antecedentes o hechos relevantes, señalados por el Juez consultante o extractados del expediente remitido con tal finalidad: 1.1. Las partes en el proceso interno. Es actora la sociedad FRISBY S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad demandada en su calidad de emisora de los actos impugnados.
No concurrió a contestar la demanda la sociedad ACEGRASAS S.A. a quien se citó en la demanda como tercero interesado por ser beneficiaria del registro de la marca FRITTY, objeto de la impugnación. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. En el proceso contencioso que se cumple ante el Consejo de Estado de la República de Colombia se pide la nulidad de los siguientes actos administrativos emanados de la Superintendencia de Industria y Comercio de dicho País Miembro: 1.2.1.
La Resolución Nº 23159 de 29 de agosto de 1997, por la cual se deciden unas observaciones y se concede el registro para el signo FRITTY, a favor de ACEGRASAS S.A. 1.2.2. La Resolución Nº 05691 del 30 de marzo de 1998 por la cual se resuelve el recurso de reposición intentado contra la anteriormente mencionada. 1.2.3. La Resolución Nº 3374 de 14 de septiembre de 1998 por la cual se resuelve el recurso de apelación y se confirma lo decidido en cuanto a la concesión del registro. 1.3.
La demanda. Expone la demandante que solicita la nulidad de las Resoluciones antes mencionadas por razón de que con ellas se concedió indebidamente el registro para el signo FRITTY (clase 29), en favor de la demandada, no obstante que ella había presentado demanda de observaciones con base en sus marcas registradas FRISBY, FRINKY y FRI, todas ellas para amparar productos de la misma clase 29.
Argumenta que el signo cuyo registro impugna carece de distintividad extrínseca, entendida ésta como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado o registrado a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares. Indica que la Superintendencia tenía la obligación de negar el registro solicitado, atendiendo las observaciones planteadas oportunamente, por cuanto dicho signo es confundible con una enseña comercial inscrita anteriormente (FRISBY S.A.), la cual identifica a una empresa que dedica su actividad a fabricar y comercializar los mismos productos de la clase 29.
Además, que las marcas opositoras son notoriamente conocidas. 1.4. Contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la demanda y se opuso a las pretensiones de la actora. Adujo que los actos demandados son perfectamente válidos ya que fueron concedidos por el organismo competente con arreglo a las disposiciones vigentes contenidas en la Decisión 344 de la Comisión. Justifica su aserto en el hecho de que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre la marca registrada FRISBY (mixta) clase 29 certificado Nº 112742 y la marca FRI clase 29 y FRINKY frente a la marca registrada FRITTY para clase 29, se concluye que no existe similitud entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan (sic) a error al público consumidor en forma directa ni indirecta”.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de su Tratado de Creación. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS: El Tribunal interpretará, de las normas indicadas en la consulta, los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e) y 102, de la Decisión 344 de la Comisión. No lo hará con respecto a los artículos 146 y 147 de la misma Decisión ni tampoco con respecto al artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal. [1] El texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente: 3.1.
"Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona". 3.2.
"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: "a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error;
"b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; (…) "d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
"Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; "e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. "Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida". 3.3.
"Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". 4. CONSIDERACIONES: Procede, entonces, el Tribunal Comunitario a resolver la solicitud de interpretación prejudicial que se le plantea, para lo cual abocará entre otros y principalmente, los siguientes aspectos relacionados con la misma: a) los requisitos para el registro de marcas; b) Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión; c) la notoriedad de las marcas y su protección especial; d) la protección del nombre comercial y e) Derechos conferidos por el registro de la marca. 4.1.
Los requisitos para el registro de marcas (artículo 81, en concordancia con los artículo 82 y 83. Decisión 344). En el Régimen Común de Propiedad Industrial Andino, con el rango de normas de Derecho Comunitario, se establecen los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca. Es así como el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se refiere a las cualidades esenciales de la marca, esto es, la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.
También estatuye la citada norma, en su inciso segundo, que la función fundamental de la marca es la de distinguir productos o servicios. El concepto de marca dice referencia con todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares producidos o comercializados por otra.
Es condición primordial para que un signo se pueda registrar como marca que posea distintividad, o sea, que permita diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiera de otros que se encuentren en el mercado. Pero además debe ser perceptible, esto es, con aptitud de ser aprehendido por medio de los sentidos o de la inteligencia por parte de los consumidores, de manera tal que pueda ser apreciado en imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores, etc.
Y por último, el signo con vocación de convertirse en marca debe ser susceptible de representación gráfica, vale decir, idóneo para ser traducido en palabras, figuras o signos que permitan o faciliten tener una concepción material de su contenido, forma, dimensiones, etc. [2] De esta manera en el ordenamiento jurídico andino un signo únicamente es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem.
Con todo, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado para registro no se halle incurso en alguna de las taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Es por lo anterior que el juez nacional consultante al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en el presente caso, si el signo "FRITTY" cuyo registro se impugna mediante la demanda contenciosa que da lugar a la consulta, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y si ello fuere así, examinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a), b), d) y e) del artículo 83, que son los que sirven de fundamento a la demandante para adelantar su impugnación al registro. 4.2.
Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión. (artículo 83, literal a). Decisión 344). El artículo 83, literal a) de la Decisión, se refiere al tema del riesgo de confusión, entendiéndose por tal el efecto de tomar una cosa por otra, lo que podría suceder por la similitud o semejanza entre dos marcas, o por la completa identidad de las mismas.
La posibilidad de confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos o servicios que ellos protegen. Semejanza que puede llevar a los consumidores a error o confusión determinándolos a adquirir esos productos o servicios, sin caer en cuenta que provienen de empresas diferentes. El Tribunal ha dicho a este respecto que: " La confundibilidad de la marca……es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.
La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ". [3] El signo que se proyecte registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada prioritariamente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro (o por la prioridad en su caso) y por tanto otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella. [4] El examen que se efectúa para definir si un signo que se solicita para registro está afectado del riesgo de confusión, se denomina cotejo marcario o examen de registrabilidad y es un procedimiento al que la doctrina y la jurisprudencia han otorgado la máxima importancia, construyendo reglas orientadoras que deben ser aplicadas siempre que se trate de resolver una petición de tal naturaleza. [5] 4.3.
Protección de los nombres comerciales. (artículo 83, literal b). en concordancia con el artículo 128. Decisión 344). En el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establece como una de las causales de irregistrabilidad de un signo, el que sea idéntico o semejante a un nombre comercial protegido legalmente por cuanto se podría inducir al público a error.
A su turno, el artículo 128 de la Decisión 344, indica que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros, sin obligación de depósito o de registro aunque se deja a elección de éstos el reglamentar algún sistema de registro, de donde se concluye que la protección del nombre comercial puede darse de dos maneras: o por el uso o por la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente, siendo las dos igualmente válidas, sin que tenga prelación o privilegio alguno la una sobre la otra.
Así las cosas, puede deducirse que un nombre comercial preexistente que reúna los requisitos exigidos y obligados para la protección (uso comprobado o inscripción o registro, según el caso), puede oponerse al registro como marca de un signo idéntico o que se le asemeje. Cabe destacar, por último, que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue su existencia, debiéndose verificar que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. [6] 4.4.
Marca notoria. (artículo 83, literales d) y e), en concordancia con el artículo 84. Decisión 344). Las disposiciones contenidas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que ostenten la característica de la notoriedad. La marca notoria es aquella que goza de gran difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica; pero esta circunstancia debe ser probada por quien desea beneficiarse de la protección especial que ella otorga.
El Tribunal, sobre este particular, ha reiterado que: “la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes". [7] Cabe destacarse que la notoriedad de la marca se predica con referencia tanto al ámbito nacional como al de la subregión andina y el internacional.
Igualmente es conveniente, para establecer si una marca es notoria, tomar en consideración los criterios que menciona, a título indicativo, la Decisión 344 en su artículo 84: "a) La extensión del conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordado; "b) La intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca;
"c) La antigüedad de la marca y su uso constante; "d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca." Ahora bien, no puede perderse de vista que el artículo 83, literal e), establece que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe identidad o similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.
Al respecto ha dicho el Tribunal: "Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena." [8] Es por lo anterior que se ha considerado con razón que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad" que son de obligada aplicación en el cotejo entre las marcas comunes. 4.5.
El derecho de uso exclusivo de la marca. (artículo 102. Decisión 344). En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.
En el Ordenamiento Comunitario Andino, la norma correspondiente, el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. Registrado el signo como marca y sólo entonces, el titular puede hacer valer su derecho de propietario para lo cual goza, entre otras de las siguientes facultades: "…de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;
"Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; "La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca." [9] Es de este derecho exclusivo que nace del registro, que se deriva el ius prohibendi que otorga al titular la capacidad de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo.
Por las consideraciones que anteceden, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO. De conformidad en la legislación comunitaria andina, para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en una de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.
SEGUNDO. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege si su existencia y uso es anterior al registro solicitado. Para establecer la confundibilidad entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.
TERCERO. La calidad de marca notoria, siempre y cuando que se halle demostrada, otorga al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes. Dicha protección es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.
CUARTO. El titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de oponibilidad frente a terceros, por ello considera la legislación comunitaria andina al ius prohibendi como la facultad para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca y la comercialice. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso Nº 5412.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Organismo, notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada. Remítase copia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] De conformidad con reiterada jurisprudencia el Tribunal se abstiene de interpretar las normas citadas porque ellas no son aplicables, en general a casos particulares, puesto que constituyen obligaciones o compromisos genéricos de los Estados Miembros.
Ha dicho sobre el particular: “ Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión, ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’ ” Proceso 17-IP-98, sentencia de 21-IV-98, en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [2] Con respecto a estos requisitos puede consultarse la profusa jurisprudencia del Tribunal y entre muchos, los siguientes casos: Proceso 24-IP-97, sentencia de 17-II-98, G.O.A.C. Nº 343 de 26-V-98, Marca: WORLD CUP FRANCE 98.
Proceso 20-IP-96, sentencia de 25-VII-97, G.O.A.C. Nº 291 de 31-IX-97, Marca: EXPOVIVIENDA. Proceso 2-IP-95, sentencia de 19-IX-95, G.O.A.C. Nº 199 de 26-I-96, Marcas: LAURA vs. LAURA ASHLEY. Proceso 27-IP-95, sentencia de 25-X-96, G.O.A.C. Nº 257 de 14-IV-97, Marca EXCLUSIVA. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 21-IP-96, sentencia de 1-XII-97, G.O.A.C. Nº 318 de 26-I-98, Marca: GOLOSIA. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 4-IP-98, sentencia de 17-VIII-98, G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98, Marca: OPTIPAN (nominativa). [5] Pueden consultarse a este respecto los Procesos 1-IP-87, sentencia de 3-XII-87, en G.O.A.C. Nº 28 de 15-II-88, caso AB VOLVO, MARCA VOLVO. 1- IP-98, sentencia de 17-IV-98, en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98, Marca: EXPOSISTEMAS (mixta). [6] Una exposición más detallada sobre la protección al nombre comercial puede encontrarse en el Proceso 3-IP-99, sentencia de 14-V-99, en G.O.A.C. Nº 461 de 22-VII-99, Marca: LELLI. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Proceso 23-IP-96, sentencia de 21-IV-98, en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98, Marca: VODKA BALALAIKA. [8] Ibídem. [9] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 4-IP-94, Sentencia de 7-VIII-95, en G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95, Marca: EDEN FOR MAN.