INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 05-IP-99 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 párrafo a), 93, 95 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito 1 de Quito, República del Ecuador, con motivo de la acción de plena jurisdicción interpuesta por la sociedad C.I. BANACOL S.A. contra el acto administrativo que rechaza las observaciones formuladas en relación a la solicitud de registro de la denominación "BANAGOLD".

Proceso interno No. 3591-96-WM. Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 25 de octubre del año 2000 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, del Distrito 1 de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente Dr. Augusto Maldonado Vásconez, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados.

Se plantea la solicitud en razón de que la sociedad C.I. BANACOL S.A. demanda, en acción de plena jurisdicción interpuesta ante el Tribunal consultante, la declaratoria de nulidad de la resolución No. 0957531 del 18 de noviembre de 1996, mediante la cual se rechazan las observaciones formuladas por el Dr. Guillermo Guerrero —ofreciendo poder o ratificación de BANACOLE S.A.— y se ordena asimismo la continuación del trámite correspondiente al registro de la marca “BANAGOLD”, solicitado por REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al proceder a conocer y absolver la consulta formulada, resume lo pertinente del expediente remitido a este Organismo: a) Los Hechos En la Gaceta de la Propiedad Industrial de la República del Ecuador No. 332, en circulación desde el 03 de agosto de 1993, se publicó la solicitud de registro como marca de fábrica de la denominación “BANAGOLD”, con certificado de presentación No. 34180 del 14 de setiembre de 1992, formulada en nombre de la compañía ecuatoriana REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A. y destinada a proteger productos comprendidos en la Clase Internacional No. 31.

El 13 de setiembre de 1993 el Doctor Guillermo Guerrero Villagómez, diciendo actuar en nombre de la firma C.I. BANACOLE S.A., planteó observaciones al registro de la marca “BANAGOLD”, ofreciendo consignar poder posteriormente o ratificación de su actuación por parte de la Firma solicitante. El 18 de noviembre de 1996 el Director Nacional de Propiedad Industrial (E), emitió la resolución No. 0957531, por la cual —resalta este Tribunal Andino— la administración recurrida considera que “ al no haber legitimado su intervención el Dr. Guillermo Guerrero como apoderado de BANACOLE S.A., dentro del término legal correspondiente se rechazan las observaciones planteadas” y se “ordena la continuación del trámite” de registro de la denominación “BANAGOLD”.

El 29 de enero de 1997 C.I. BANACOL S.A., interpone en vía contencioso-administrativa, por intermedio de apoderado, acción subjetiva de plena jurisdicción contra la resolución del Director Nacional de Propiedad Industrial de fecha 18 de noviembre de 1996, la que según su parecer “ha causado estado, por lo que no se precisa reclamación administrativa previa”. b) Acto demandado Es la resolución No. 0957531 de 18 de noviembre de 1996, mediante la cual —tal como quedó expuesto— “al no haber legitimado su intervención como apoderado de BANACOLE S.A. dentro del término legal correspondiente, se rechazan las observaciones planteadas por el Dr. Guillermo Guerrero ofreciendo poder o ratificación de BANACOLE S.A. y se ordena la continuación del trámite correspondiente”. c) La demanda Refiriéndose al señalado acto denegatorio del trámite de las observaciones, las cuales en esa vía inicial administrativa fueron desestimadas en razón de la ausencia de representación por parte del abogado que dijo actuar en nombre de la firma opositora, la demandante —ahora parte actora en el proceso contencioso administrativo— solicita que “en sentencia se declare la ilegalidad y la invalidez jurídica de la resolución expedida el día 18 de noviembre de 1996, dentro del trámite No. 34180/92, por la cual se rechazan las observaciones presentadas a nombre de la firma C.I. BANACOL S.A., como propietaria de la notoria y famosa marca de fábrica ‘BANACOL’”.

Para fundamentar dicho pedimento, realiza el siguiente análisis: La “Dirección Nacional de Propiedad Industrial, durante todo el proceso de la observación, jamás dictó una providencia por la cual nos conceda un término para legitimar nuestra intervención en estos casos. Rechazamos y en ningún caso vamos a permitir que el defensor de la otra parte, nos acuse de ‘falsos personeros’, pues para desvirtuar dicha afirmación estamos acompañando el poder de la firma C.I. BANACOL S.A., debidamente protocolizado y que tiene fecha de vigencia desde el 10 de enero de 1993, esto es 9 meses antes de que presentáramos la observación en la Oficina de Marcas”.

Así mismo, alega la insuficiente motivación de la resolución impugnada, que sólo versó sobre la falta de legitimación para actuar de quien se presentó como apoderado de la solicitante, cuando también debió la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, proceder a realizar el examen de registrabilidad previo a la concesión del registro, pues omitió verificar la existencia de una marca muy similar a la solicitada por REYBANPAC, REY BANANO PACIFICO C.A. Efectivamente, por esa omisión no se percató de la imposibilidad del registro correspondiente a la denominación “BANAGOLD”, ya que es evidente que ésta carece de distintividad respecto a su marca “BANACOL”, dado que aquella es gráfico-visual y fonético-auditiva extremadamente semejante con ésta, circunstancia que no le permite coexistir en el mercado.

Además, ambas marcas están destinadas a proteger los productos comprendidos en la micma Clase Internacional, la No. 31 (a saber: productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales, malta). d) Contestación de la demanda Por el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca - Niega “pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad”. - “La resolución demandada guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial, por lo que es plenamente legal y válida”.

Por el Procurador General del Estado - Solicita la nulidad del proceso, en razón de que el actor “debió dirigir su acción en contra del Procurador, quien representa judicialmente” al Director Nacional de Propiedad Industrial. - Además considera improcedente la acción interpuesta, por cuanto “no se exponen los fundamentos de hecho y de derecho con claridad y precisión”. - Y reafirma, final y “expresamente la legitimidad del acto administrativo dictado” por cuanto “proviene de autoridad competente ”. e) Escrito de coadyudancia con la Administración recurrida Fue presentado por la sociedad REYBANPAC, REY BANANO DEL PACIFICO C.A., a través de apoderado, quien a su vez denuncia: - Ilegitimidad de personería —en la vía administrativa de configuración del acto respectivo, obviamente distinta de la judicial, acota el Tribunal Andino— relativa al Doctor Guillermo Guerrero Villagómez, “quien ofreció poder o ratificación de la compañía BANACOLE S.A., declarándosele falso personero, por no haber legitimado su intervención, dentro del término legal correspondiente ”, por lo que la resolución impugnada —dice— se ajusta a derecho.

Además considera, que entre las marcas en controversia, “no existe ningún tipo de semejanza gráfico, fonético o auditiva”, en razón de que la marca fundamento de la demanda, “BANACOL”, está conformada de un elemento genérico, “BANA”, “utilizado por todas las empresas que comercializan banano”, que por ser de uso común no puede ser apropiado por nadie.

En cuanto al otro término que conforma las marcas confrontadas, “COL” y “GOLD”, ellos no son susceptibles de confusión, “pues la única letra similar es la ‘O’; el término ‘GOLD’, que utiliza la marca de mi mandante evoca la palabra ‘ORO’ que es la traducción literal en idioma inglés”. Con base en lo anteriormente señalado, el Tribunal pasa a examinar el caso de autos, C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario, como es el caso de la jurisdicción consultante, en tanto aquellas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; y que igualmente la solicitud se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), complementario del Tratado.

II. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El texto de las solicitadas en interpretación es el siguiente: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.

“( )”. “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. III. NATURALEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO Resulta de particular importancia en el presente caso determinar la naturaleza del acto administrativo impugnado, dado que, conforme al criterio de este Tribunal, dicho acto —según lo que se desprende del expediente enviado por la jurisdicción consultante— necesita ser previamente examinado por ésta a los fines de determinar si reúne las condiciones para ser susceptible de recurso en vía contenciosa- administrativa, razón por la cual se pasa a desarrollar los siguientes criterios jurisprudenciales y doctrinarios atinentes al caso concreto: Es principio universalmente aceptado por la doctrina, que el objeto de los recursos contencioso-administrativos de anulación se encuentran conformados por actos administrativos, que, a los fines de su revisión por esa jurisdicción, deberán reunir, como lo sintetiza el eminente profesor Rafael ENTRENA CUESTA, los siguientes requisitos: “1º.

Que sean expresos o presuntos “2º. Que sean definitivos o de trámite cualificados. Es decir, en cuanto a éstos, que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. “3º. Que pongan fin a la vía administrativa.” (Entrena Cuesta, Rafael: Curso de Derecho Administrativo, Volumen I, pág. 303.

Duodécima edición, Madrid, 1998. Resaltado de la presente sentencia). La normativa comunitaria ha recogido estos principios al consagrar, precisamente en el artículo 95 de la Decisión 344, que acceden al Tribunal Andino sólo las solicitudes de interpretación derivadas de un proceso contencioso administrativo intentado contra actos “definitivos” —vale decir concesorios o denegatorios del registro de una marca—, o aún de “trámite” pero solamente si estos últimos fueren equivalentes a aquellos, por revestir la característica extraordinaria, de decidir el fondo del asunto poniendo de igual manera —tal como los definitivos— fin a la vía administrativa, o haciendo imposible la continuación de la misma.

Pero como se desprende del procedimiento previsto al respecto por la Decisión 344, especialmente su artículo 95, ambos actos (definitivos o de trámite cualificados) habrían de —conforme a una terminología universalmente aceptada— “causar estado” o, en otras palabras, tendrían que emanar de la más alta autoridad administrativa con competencia para dictarlos y revisarlos, en conformidad con las prescripciones del Derecho nacional aplicable, todo a los fines de que puedan ser objeto de control por el juez competente en la materia.

El procedimiento establecido al respecto por la normativa comunitaria andina coincide con las regulaciones del contencioso administrativo universal, las cuales reposan sobre la base de que, conformado como se encuentra el acto administrativo definitivo (tal sucede también con la sentencia judicial) por una “constelación de actos de mero trámite”, éstos —salvo casos excepcionales, ya señalados, que impidan la continuación del trámite— son revisables sólo con ocasión de la emisión final del acto administrativo definitivo que los dichos actos de trámite contribuyeron a integrar.

Afirmar lo contrario, ha dicho el Tribunal Andino, conduciría a una tramitación administrativa y judicial interminable. Coincide ese criterio con la más respetada doctrina: “ los actos que preparan la decisión, y marcan las etapas de su procedimiento, no son susceptibles de recurso ”. (RIVERO, Jean: Derecho Administrativo, pág. 265. Traducción de la 9ª.

Edición, Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1.984. Resaltado de la presente sentencia). En el mismo sentido se ha expresado este Tribunal mediante sentencia del 13 de febrero de 1998 (interpretación prejudicial 28-IP-95, caso “CANALI”. Publicada en G.O.A.C. No. 332 del 30 de marzo de 1998), en la que aclaró, respecto del contencioso-administrativo, que este recurso sólo es: “normalmente procedente contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto este último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial ” (resaltado de la presente sentencia).

No parece evidenciarse del caso de autos la existencia de un acto administrativo concesorio del registro, ni tampoco que el recurrido acto de trámite este impidiendo la continuación del procedimiento, por lo cual correspondería al juez de la causa determinar si, conforme al derecho nacional ecuatoriano, puede dicho acto ser procesado en vía judicial contencioso-administrativa en la medida en que no hubiere causado a la demandante gravamen insusceptible de reparación en la sentencia final, al no tratarse de un acto que ponga fin al procedimiento administrativo interno de configuración del acto administrativo, y visto que, de existir esas causales de irregistrabilidad alegadas por la actora, la Administración podría declararlas de oficio.

Aun si no lo hiciere, le quedaría entonces al interesado la posibilidad de ejercer los recursos impugnatorios correspondientes —tanto en vía administrativa como en la contencioso-administrativa—, recursos que podrían proceder contra el acto eventualmente concesorio del registro. IV. LAS OBSERVACIONES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO MARCARIO La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece en su Capítulo V, De las Marcas, Sección II, el procedimiento registral marcario, que, como toda norma comunitaria, es de obligatorio cumplimiento para los Países Miembros, y que de igual manera, tratándose de normas procesales, son de orden público, por lo que no podrían ser relajadas a través de convenios entre las partes.

Sobre la aplicabilidad directa del Derecho comunitario —derivada tanto de la ley como de la jurisprudencia comunitaria— este Tribunal se ha pronunciado, entre otros fallos, en la sentencia emitida con motivo de la interpretación prejudicial 29-IP-95 del 08 de noviembre de 1996, caso: “ROPATEX” (G.O.A.C. 242 del 22 de enero de 1997. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, 1996, pág. 150), según la cual: “En la Comunidad Andina, el principio de aplicabilidad directa del derecho comunitario se deriva tanto de la jurisprudencia como del derecho positivo comunitario.

Es, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional. Así, lo establece el artículo 3 del Tratado de creación del Tribunal, al decir que: “Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”.

Dentro del procedimiento de registro marcario, el artículo 93 de la Decisión 344 establece el derecho de toda persona interesada legítimamente, a formular observaciones contra la solicitud de registro de una denominación previamente publicada en el respectivo órgano oficial interno. La norma comunitaria tiene como fundamento el respeto de los derechos válidamente adquiridos.

Además, en su artículo 94 enumera las causales que ocasionan la no tramitación de observaciones por la Oficina Nacional Competente: a) que fueren presentadas extemporáneamente; b) que tengan como fundamento una solicitud de fecha posterior a la petición de registro de marca a la cual se le formulan observaciones; c) que se desprendan de convenios o de tratados no vigentes en el País Miembro en el cual se tramita la solicitud de registro de marca; y d) que no hayan sido canceladas las tasas de tramitación correspondientes.

Considera sinembargo este Tribunal, que la enumeración contenida en el artículo 94 de la Decisión 344, tiene un carácter meramente enunciativo o ejemplificativo, ya que existen también imposibilidades procesales derivadas del derecho interno, que impiden la tramitación de observaciones por la Oficina Nacional Competente. Tal podría ser el caso de la falta de cualidad del representante o apoderado del observante, que, en todo caso han de ser declaradas mediante resolución debidamente motivada y notificada a los administrados.

El artículo 95 de la Decisión 344, establece en su primer párrafo que una vez presentadas observaciones por un tercero legítimamente interesado, según los dispuesto en el artículo 93, y no existiendo motivos que impidan su tramitación, tales como los enumerados en el precedentemente comentado artículo 94, la Oficina Nacional Competente notificará al peticionario de la solicitud que hubiere sido objeto de observaciones, para que en dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles, presente las defensas o excepciones que considere conveniente.

La falta de contestación por el peticionario, no se interpretará en ningún caso como posible aceptación de las observaciones interpuestas. En cambio, ordena el artículo 95, en su segundo párrafo, resolver al unísono dos situaciones distintas entre sí. En efecto, la oficina nacional competente una vez vencido el plazo de treinta (30) días hábiles establecido para que tenga lugar la contestación del peticionario, decidirá, mediante resolución debidamente motivada: 1.

Acerca de la incidencia en la concesión del registro, de las observaciones presentadas; 2. Y de igual manera, sobre la concesión o denegación del registro de marca. En el primer caso, y tal como se afirmara anteriormente, la norma comunitaria otorga facultades a la Administración para que resuelva un conflicto entre los administrados, que se inicia mediante la formulación de observaciones.

Éstas, encuentran su fundamento en el respeto a los derechos legítimamente adquiridos, y a través de ellas la Decisión 344 otorga a sus respectivos titulares un medio eficaz de defensa en el caso de que sus derechos se encuentren en peligro de debilitamiento por la posible concesión de un nuevo registro marcario. Ahora bien, resulta claro que el funcionario administrativo en su actuación deberá atenerse al principio procesal dispositivo universalmente aceptado, según el cual las partes son dueñas del proceso, y por tanto el órgano llamado a decidir se atendrá a lo alegado y probado en autos, materia sobre lo cual fundamentará su resolución, y que en este caso la oficina nacional competente resolverá la incidencia administrativa de la observación mediante auto debidamente motivado.

Ha insistido sinembargo este Tribunal en que el último párrafo de la norma prevé dos supuestos distintos, el segundo de ellos conformado por la obligatoriedad de que la oficina nacional competente proceda de oficio al examen de registrabilidad o de fondo, obligatoriedad conectada con el interés general o colectivo, representado en este caso por el de los consumidores, quienes ante un posible riesgo de confusión en el mercado entre dos signos idénticos o similares destinados a identificar productos o servicios comprendidos en la misma clase o en otras análogas, se encontrarían en estado de indefensión, si la administración no pudiere intervenir motu proprio, con lo cual se quebrantaría el primer postulado de la actividad marcaria, que es el de la distintividad e identificación del origen empresarial de los productos o servicios.

Entendido de esta manera, el Tribunal Andino considera que la realización del examen de registrabilidad marcaria por la administración, implica una actividad distinta pero no separable de la resolución de las observaciones opuestas, ya que en el ejercicio de ese cometido, la Oficina Nacional Competente goza de las más amplias facultades de apreciación para ordenar o denegar el registro marcario solicitado, sin encontrarse sujeta exclusivamente a lo alegado y probado por las partes en conflicto.

Podría ocurrir, por ejemplo, que las observaciones no fueran tramitables o, por el contrario, que aún cumpliendo todos los requisitos procesales la Administración las desestimare, actuando en ejercicio de su actividad “jurisdiccional”, en razón de no existir riesgo de confusión entre la marca sobre la cual se fundamenta la observación y la denominación solicitada.

No obstante la Oficina Nacional Competente debe necesariamente realizar el examen de registrabilidad, como lo ordena la norma comunitaria, en resguardo de los intereses de la colectividad, para evitar de esa manera el riesgo de confusión con una marca previamente registrada o con una denominación solicitada con anterioridad, sin que el interesado hubiere ejercido su derecho de formular observaciones.

De todo lo anterior se concluye, que la administración debe realizar las actuaciones ordenados en el segundo párrafo del artículo 95 de la Decisión 344 mediante un solo pronunciamiento —el cual necesariamente debe encontrarse debidamente motivado— que verse, primero, sobre la observación presentada y luego sobre el examen de registrabilidad o de fondo, motivación sin la cual no puede entenderse que en un mismo acto administrativo se encuentran cumplidas las dos señaladas exigencias del artículo 95.

Dado que de los términos de la consulta que ha sido formulada, se desprende que el problema planteado por la actora ante el juez consultante es, de una parte, la legitimidad de la personería jurídica del recurrente en vía administrativa, y, de otra, la inmotivación del mismo en razón de que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial debió proceder a realizar el examen de registrabilidad previo a la concesión de cualquier registro, le corresponderá en consecuencia al juez nacional determinar en el proceso interno lo siguiente: 1.

Si el acto administrativo impugnado resolvió inequívocamente la incidencia de observaciones, al limitarse a desestimar la debida legitimación del representante de la sociedad C.I. BANACOLE S.A. Al respecto, este Tribunal observa que la motivación no siempre debe versar sobre el fondo de la controversia, ya que pudiera ocurrir por ejemplo que las observaciones no se tramitaren por encontrase incursas en las causales establecidas en el artículo 94; y, 2.

Si también se desprende con todo evidencia que la Administración, en el caso de autos haya realizado el obligatorio examen de registrabilidad, y mediante el cual debe abordar el fondo, es decir, la verificación del cumplimiento de los requisitos de registrabilidad marcaria establecidos por la Decisión 344, incluso los no alegados por el opositor a la concesión de la marca.

Con vista de lo expuesto, debe el Tribunal abordar en la presente interpretación prejudicial lo relativo a la debida motivación de los actos administrativos, para lo cual pasa a examinar reiterada y constante jurisprudencia sentada al respecto. V. DEBIDA MOTIVACIÓN Esta jurisdicción comunitaria ha dejado plasmados sus criterios sobre el particular en sentencia 04-AN-97 del 17 de agosto de 1998, caso “CONTRACHAPADOS ECUADOR” (publicada en G.O.A.C. No. 373 del 21 de setiembre de 1998), reiterados en los posteriores fallos de interpretación prejudicial 29-IP-96 del 30 de setiembre de 1998, correspondiente a la marca “RENTAR nominativa” (publicada en G.O.A.C. No. 394 del 15 de diciembre de 1998) y 35-IP-98 del 30 de octubre de 1998, caso “GLEN SIMON” (G.O.A.C. No. 442 del 30 de marzo de 1999), aplicables en lo pertinente al caso en estudio, así: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” (Identificado proceso 04-AN-97, “CONTRACHAPADOS ECUADOR”).

Ante la exigencia de la norma comunitaria, todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar o conceder el registro de un signo distintivo, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la adopción de la resolución respectiva, lo que permitirá al que se sintiere afectado por los efectos del acto, debatirlas.

En efecto: “ la motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo”. (04-AN-97). No obstante, “la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos, tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/Comisión, as 1/69.

Rec. 277. Citado en la identificada sentencia No. 04-AN-97) En razón de lo expuesto, es el juez nacional quien debe también determinar si la resolución que se impugna se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria para el caso concreto que se debate, cuando la misma exige que el registro o denegación se notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Adicionalmente, y en el caso de que el juez consultante considere necesario entrar a analizar el fondo del asunto, es decir, pronunciarse sobre la registrabilidad del signo “BANAGOLD”, este Tribunal pasa a desarrollar los siguientes puntos, relacionados con las normas solicitadas en interpretación. VI. LA MARCA La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado aquel por un signo que, siendo intangible, requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. (Criterio sentado en abundante jurisprudencia, y, últimamente recogido, en la sentencia 04-IP-2000, del 29 de marzo del año 2000, correspondiente a la marca “PIPRON”.

Publicada en G.O.A.C. No. 563, del 10 de mayo del 2000). Del anterior concepto, que recoge los requisitos exigidos por el artículo 81 de la Decisión 344 para el registro de marcas, se desprenden, ya más en concreto, los siguientes: a) Perceptibilidad: siendo la marca un signo inmaterial, necesariamente para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto) es indispensable su materialización o exteriorización, que los transforme de lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

En consecuencia, la perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y a la vez la asimila con facilidad. Pero, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos referidos a una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.

De ahí que sea exigible asimismo la característica de la, b) Suficiente distintividad: el artículo 81 se refiere a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro como marca, y lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de los mismos. Derivado del tema de la distintividad, e íntimamente ligado a él para los efectos del caso de autos, se encuentra el relativo a la confundibilidad marcaria, tema que se pasa a desarrollar en el subsiguiente punto III de la presente sentencia. c) Susceptibilidad de representación gráfica: tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer tanto al momento de introducirse la solicitud de registro, como para los fines de su publicación. Al respecto ha señalado Marco Matías ALEMAN: “La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(“MARCAS”, Top Management. Bogotá. Pág. 77). VII. CONFUNDIBILIDAD MARCARIA Efectivamente, el signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida —condición sine qua non para obtener la calidad de marca— como porque de permitirse el registro se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado y así mismo el del público consumidor.

La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración, revisable por el juzgador. De tal manera que, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, acudiendo, para averiguarlo, a reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han venido elaborando a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad al de la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “ ‘concepto jurídico indeterminado’ en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, a partir de los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas, sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España, 1998, y sentencia emitida en la interpretación prejudicial 43-IP-98, del 19 de marzo de 1999, marca “FAIRBANKS mixta”). Corresponderá por tanto al juez nacional consultante determinar si la marca “BANAGOLD”, reúne los requisitos de perceptibilidad, susceptibilidad de representación gráfica, y principalmente, para el caso, si es distintivo respecto de la marca “BANACOL”.

Para tal determinación, deberá acudir a los siguientes criterios generales que esta jurisdicción comunitaria se ha esmerado en definir a través de su jurisprudencia, a los fines de que el examinador o el juez, al momento de resolver, puedan orientarse certeramente en la solución del caso concreto. Efectivamente, como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia los expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; d) Deben tenerse así mismo en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Aún más, en relación con dichos criterios, el Tribunal ha distinguido: La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Así mismo, en la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor tampoco analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

Finalmente, y por lo que corresponde a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”; respecto de las reglas para la determinación del riesgo de confusión, pueden verse, entre otras, las sentencias de interpretación prejudicial –entre las primeras que tratan del tema– la No. 01-IP-87, publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; y, entre las recientes, la No. 40-IP-99, aprobada el 26 de noviembre de 1999, marca “LAUREL”.

Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación solicita el juez nacional cuando actúa como juez comunitario, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder a la interpretación de aquellas que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto en debate ante el juez nacional.

Todo ello en los términos del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal. 2° Sólo acceden al Tribunal Andino las solicitudes de interpretación derivadas de un proceso contencioso administrativo intentado contra actos “definitivos”, vale decir concesorios o denegatorios del registro de una marca; pero excepcionalmente también los de “trámite”, en la medida en que estos últimos fueren equivalentes a los primeros, por revestir la característica extraordinaria de decidir el fondo del asunto, bien porque pongan, de igual manera y tal como los definitivos, fin a la vía administrativa o bien porque hagan imposible la continuación de la misma.

En consecuencia, corresponde a la alta jurisdicción consultante establecer si se evidencia del caso de autos la existencia de un acto administrativo concesorio del registro, y si el recurrido está impidiendo la continuación del procedimiento de concesión de la marca. Deberá tener igualmente en cuenta, que, tal como lo ordena el segundo párrafo del artículo 95 de la Decisión 344, la Administración está obligada, en el mismo acto, no sólo a pronunciarse acerca de las observaciones, sino también respecto de la concesión o denegación del registro de la marca solicitada, previa la realización del obligatorio examen de registrabilidad por parte del funcionario administrativo, todo lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada. 3° En efecto, el referido párrafo segundo del artículo 95 prevé para la Oficina Nacional Competente la obligación de proceder al análisis, dentro de un mismo acto, de dos situaciones distintas, debiendo resolver: no sólo la incidencia administrativa relativa a las observaciones presentadas, sino también, la concesión o denegación del registro de marca, previa realización del correspondiente examen de registrabildiad; todo lo cual deberá quedar suficientemente expresado en la actuación respectiva, la que deberá asimismo ser notificada al peticionario, según lo que se desprende, explícita o implícitamente, de la propia norma. 4° Se ratifica por tanto, una vez más, el criterio sentado por este Tribunal, en cuanto a que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad del signo, háyanse formulado o no “observaciones” por parte de los interesados; y, además, que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario y quedar expresado los resultados del mismo por vía de motivación de la resolución adoptada. 5° En la resolución de la incidencia de observaciones, la administración sólo podrá tener como fundamento lo alegado y probado en autos, mientras que al realizar el examen de registrabilidad ejerce las más amplias facultades de apreciación y valoración. 6º Al regular el riesgo de confusión dentro del trámite correspondiente al registro marcario, el párrafo a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 7º La determinación del riesgo de confusión entre las denominaciones confrontadas en el presente caso, surgirá de la realización del correspondiente examen comparativo, en el que necesariamente se deben tener en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, ya señalados en la parte considerativa de la presente providencia, y entre los cuales resalta principalmente, para el caso, el relativo al análisis de conjunto de las marcas.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal Andino, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, del Distrito 1 de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el proceso interno. Notifíquese al nombrado Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Primera Sala, del Distrito 1 de Quito, República del Ecuador mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO