PROCESO 94-IP-2000 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 93, 95 y 102, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso Interno No. 5324. Actor: TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA LIMITADA.
Marca: "M" (mixta). Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los dos días del mes de marzo del dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
V I S T O S: Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual previamente fue admitida a trámite mediante auto del trece de diciembre del año dos mil. 1.
ANTECEDENTES. 1.1. Las partes y el objeto de la demanda. Comparece en el juicio interno, como demandante, la sociedad TORRECAFE AGUILA ROJA & CIA. LIMITADA, en acción de nulidad contra la Superintendencia de Industria y Comercio. Y es citada en su calidad de Tercero interesado en las resultas del proceso la sociedad: MARS INCORPORATED. Se pretende la nulidad de la Resolución No. 0928 de 29 de mayo de 1998 expedida por la mencionada Superintendencia, "Por la cual se deciden unas observaciones y se concede un registro". 1.2.
Hechos relevantes. La sociedad MARS INCORPORATED presentó solicitud de registro de la marca M (mixta) para la clase 30. La actora presentó observaciones con base en el hecho de ser titular de una marca figurativa confundiblemente similar a la marca cuyo registro se solicitaba. La Superintendencia declaró infundada la observación y concedió el registro.
Sólo contesta la demanda la entidad oficial, la cual desconoce los fundamentos de la demanda y ratifica la legalidad de la resolución cuya nulidad se pide. El beneficiario del registro cuya legalidad se impugna no compareció en el juicio pese a que fue citado legalmente.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará de las normas indicadas en la consulta, los artículos 81, 83 literal a), 93, 95 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” 3.2. Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”. 3.3.
Artículo 93. "Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. "A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.” 3.4.
Artículo 95. "Una vez admitida a trámite las observaciones y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. "Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. 3.5. Artículo 102. "El derecho al uso exclusivo de la marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". 4. CONSIDERACIONES. El Tribunal, al realizar la interpretación prejudicial solicitada, avocará de manera principal los siguientes aspectos: Requisitos para el registro de marcas;
Irregistrabilidad por identidad o semejanza (confundibilidad); Comparación de marcas figurativas; Observaciones al registro y Derecho al uso exclusivo. 4.1. Los requisitos para el registro de marca. (Artículo 81. D. 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca.
Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. La distintividad permite, como el concepto lo sugiere, diferenciar o, lo que es lo mismo, distinguir en el mercado los productos o servicios que en él se encuentran para ser comercializados. La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” es apto para registrarse como tal.
Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad ni tampoco si ella se da acompañada de las otras dos características anotadas, puesto que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
En el presente caso, deberá examinarse, primero, si el signo “M” (mixta), cuyo registro se impugna, cumplió con los requisitos señalados en el citado artículo 81, para determinar luego si no encaja en alguno de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente el contemplado específicamente en el literal a) del artículo 83, invocado por el demandante como infringido al concederlo. 4.2.
Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a). D. 344). La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, afecta al público consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquirente afectando su consentimiento.
El régimen comunitario andino sobre marcas pretende proteger tanto a empresarios como a consumidores asegurando que aquéllos no sean objeto de imitaciones o utilización no autorizada de sus marcas registradas y que éstos no adquieran el producto o el servicio afectados por un vicio del consentimiento determinado por la confundibilidad. Dentro del examen de fondo que la oficina nacional competente efectúa, existan o no observaciones por parte de terceros interesados, dicha entidad administrativa debe, ineludiblemente, constatar si el signo, cuyo registro se solicita, no es idéntico o confundible con una marca, nombre comercial, lema comercial anteriormente solicitados para registro o registrados por una tercera persona.
De igual modo habrá de examinar si el signo no es la reproducción, imitación o transcripción de otro notoriamente conocido en el país en que se solicita o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; o que, simplemente, sea similar hasta el punto de causar confusión con una marca notoriamente conocida. Concretamente y según el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no pueden registrarse como marcas los signos que "sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error".
Al interpretarlo, el Tribunal ha expresado, en palabras que ahora reitera: “ El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor; en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.
Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). “Esta norma, a más de prohibir el registro de marcas idénticas o similares, ratifica el concepto de la “especialidad de la marca”, esto es, que la protección no se ha de referir a todos los productos y servicios sino con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque éstos se encuentren identificados en otra clase del nomenclátor.
Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión, “uso de la marca” que también ha de extenderse a los signos registrados o aquellos que se utilizan en el mercado extramarcariamente ”[1],[2].
Se ha establecido por la doctrina la existencia de tres clases de marcas, según que ellas estén representadas por una figura, por una denominación o por un conjunto de figuras y denominaciones. La marca figurativa, también llamada “gráfica”, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista, destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa.
Por lo general no es pronunciable, pues el signo que la representa no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre para efectos de poder referirse a ella. La marca denominativa, por cierto la más común y de mayor utilización, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la vista y del oído y se comunica mediante el lenguaje.
La marca mixta combina elementos denominativos y gráficos. Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías mencionadas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad.
Así, por ejemplo, la doctrina ha considerado que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables. Empero tal criterio no se puede generalizar pues, teniendo en cuenta el tamaño, color y colocación del elemento figurativo, en ciertos casos, puede ser considerado predominante.[3] Ahora bien, como en el caso de autos el objeto que debe compararse para determinar si hay lugar a confusión es un signo de los que doctrinariamente se han denominado como “marca mixta” con otro figurativo, es conveniente reiterar lo que el Tribunal, siguiendo a los doctrinantes mas esclarecidos, ha expresado al respecto: "Para el análisis de esta clase de signos distintivos es necesario, especialmente en el presente caso, llegar a precisar cuál de los dos elementos que los conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo; elemento que es en definitiva el que lo caracterizará. “La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” (Interpretación Prejudicial No. 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 del 29 de enero de 1989).
(Resaltado de la presente sentencia). “Corresponde por tanto al juez consultante determinar necesariamente —como primer punto del análisis comparativo que realice— cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario de las marcas confrontadas, es el relevante; dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a determinar la existencia del riesgo de confusión entre éstas"[4]. 4.5.
Presentación y trámite de las observaciones. (Artículos 93 y 95. D. 344). Se contempla en la legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial la posibilidad de que la persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de una marca solicitada. Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca.
Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.
Según los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el primero de los citados, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.
En este examen, la entidad administrativa, existan o no observaciones por parte de terceros directamente interesados, debe analizar, en primer lugar, si el signo cumple con los presupuestos legales de distintividad para ser susceptible de constituirse en marca, al tenor de lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344; esto es, si el signo es “perceptible y capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de discrecionalidad en la adopción de su criterio puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.[5] 4.6. Adquisición del derecho al uso exclusivo de la marca. (Artículo 102. D. 344).
Ha dicho El Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo y preferente sobre una marca es mediante el registro, acto que, según el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo de tal derecho. Una vez registrada la marca, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo el cual comporta la posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (ius prohibendi).
El artículo 104 de la Decisión 344 dispone que: "el registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca", alguno de los actos que se enlistan en dicha disposición. Tres facultades específicas en cabeza del titular de una marca, se han identificado por la jurisprudencia y la doctrina como derivadas del derecho exclusivo conferido por el registro de la misma; ellas son: ( La de usarla en el producto o servicio para la que fue concedida, o sobre su envase o envoltorio; y además, la de interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
( La capacidad de comerciar los productos o servicios con identificación de su marca, que se complementa con la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. ( La posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca.[6] En resumen, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el ius prohibendi para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario.
El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca cuando además de reunir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica no encuadra en ninguno de los conceptos de irregistrabilidad contemplados en la ley comunitaria.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia y teniendo en cuenta los tipos o clases de signos en comparación. Tercero: El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina nacional competente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en su artículo 81 y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Debe producirse en todos los casos, aún en aquéllos en que no se haya presentado observaciones a la solicitud de registro; y la conclusión, sea cual fuere, debe plasmarse en una resolución motivada.
Cuarto. El derecho al uso exclusivo de la marca en la legislación andina sólo se adquiere con el registro, el cual confiere al titular la capacidad de oponerse a que otros registren o utilicen signos confundibles con el suyo. El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 5324, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada. Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 21-V-97. Proceso 32-IP-96 Marca: DC’OS (mixta) vs. DESEO’S (nominativa). En G.O.A.C. Nº 279 de 25-VII-97. [2] También sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [3] Sobre cotejo marcario se recomienda ver lo expresado por el Tribunal en sentencia del 6-X-2000.
Proceso 66-IP-2000. Caso: “CABEZA DE UN EJEMPLAR VACUNO”. En G.O.A.C. No. 613 de 26-X-2000. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 01-IX- 2000. Proceso 31-IP-2000. Caso "AMERICAN BRANDS" (mixta). En G.O.A.C. No. 602 de 21-IX-2000. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30-X-98. Proceso 35-IP-98.
Marca “GLEN SIMON”, publicada en la G.O.A.C. Nº 422 del 30-III-99. [6] En abundamiento de los anteriores conceptos sobre forma de adquisición del derecho al uso exclusivo y preferente de la marca, se citan a continuación algunas de las sentencias que forman parte de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Comunitario en las que se interpretaron las normas que ahora se examinan: Sentencia de 18-IX-95, Proceso 12-IP-95, Marca: VERDADERO ARRANCA GRASA.
G.O.A.C. No. 199 del 26-I-96. Sentencia de 19-IX-95, Proceso 2-IP-95, Marca: LAURA & LAURA ASHLEY. G.O.A.C. Nº 199, del 26-I-96. Sentencia de 7-VIII-95, Proceso 7- IP-95, Caso; COMODISIMOS. G.O.A.C. Nº 189, del 15-IX-95. Sentencia del 7- VIII-95, Proceso 4-IP-94, Marca: EDEN FOR MAN. G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX- 95. Sentencia del 30-VIII-96, Proceso 8-IP-95, Marca LISTER.
G.O.A.C. No. 231 del 17-X-96, entre otras.