PROCESO 6-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Actora: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Marca: “AZETAVIR”.
Proceso interno N° 5404. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil uno. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su consejero, doctor Manuel S. Urueta Ayola.
VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 16 de enero del año 2001, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto y, que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED; siendo demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la sociedad Grupo Internacional Farmacéutico – Grufarma Ltda. 1.2. Actos administrativos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 005579, de 28 de febrero de 1997, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual declaró infundadas las observaciones interpuestas por THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED al registro de la marca “AZETAVIR”, destinada a amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Se pretende también la nulidad de las Resoluciones Nº 03877 de 27 de febrero de 1998 y Nº 03342 de 14 de septiembre del mismo año, por las cuales, en su orden, se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la mencionada Resolución 005579, confirmándola. 1.3 Hechos relevantes. En el escrito presentado por el Juez Consultante, la instancia relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.
El 6 de diciembre de 1994, la sociedad Grupo Internacional Farmacéutico – Grufarma Ltda. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener el registro de la marca AZETAVIR, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Trámite Nº 94-55.401. 2. La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 412 de 30 de enero de 1995. 3. La sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED y Laboratorios Chalver de Colombia Ltda., formularon observaciones al registro de la marca AZETAVIR. 4. El 28 de febrero de 1997 la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 005579, declara infundadas las observaciones presentadas y concede registro para la marca AZETAVIR, en favor de la sociedad Grupo Internacional Farmacéutico–Grufarma Ltda.
5. THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, presentó recursos de reposición y apelación, resueltos por medio de las providencias Nº 03877 de 27 de febrero de 1998 y Nº 03342 de 14 de septiembre de 1998, respectivamente. b) Escrito de demanda La sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, por intermedio de su apoderado, denuncia la violación por parte de la Administración demandada, de los artículos 81; 82 literales a) y h); 83 literal a) y, 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Fundamenta la demanda argumentando que la marca AZETAVIR es confundible con las marcas ACETAN Y AZETATE, de las cuales son titulares, respectivamente, las sociedades Laboratorios Chalver de Colombia Ltda., y The Wellcome Foundation Ltd. Alude que “entre ellas existe identidad o similitud gráfica, fonética y literal y que su coexistencia en el mercado induciría al consumidor a error al distinguir productos de igual o similar clase”.
Pide además la demandante, que “se declare fundada su observación y se ordene la cancelación del Certificado de Registro Nº 214.112, concedido a la marca AZETAVIR para amparar productos de la clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza”. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de su apoderado, contesta la demanda oponiendo, en términos generales, las siguientes excepciones: 1.
Con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora en sustento de sus pretensiones anulatorias. 2. Existe legalidad y validez de la resolución impugnada. 3. Efectuando el examen sucesivo y comparativo entre las marcas “AZT” clase 5 y “AZETAVIR”, se concluye que no existen semejanzas gráficas, ortográficas ni fonéticas y, por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conlleva a error al público consumidor. 4.
Hace además referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en los Procesos Nº 14-IP-98, 22-IP-96, 1-IP-87, respecto de temas marcarios similares al que motiva la consulta. La sociedad Grupo Internacional Farmacéutico –Grufarma Ltda., a través de su apoderado señala, por su parte, que se “opone a las pretensiones de la demanda y solicita que las mismas sean desestimadas, por cuanto, de una parte, la acción carece de fundamento dado que las marcas AZT y AZETATE, en las cuales se basa la oposición al registro, no tienen soporte legal por su ineptitud para convertirse en signos distintivos y, de otra parte, porque no se presentan similitudes que impidan la coexistencia de los signos en el mercado”.
Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
"Artículo 84. - Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca."
3. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 enumera los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
4. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO. a) Denominaciones no consideradas como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado como marca. El literal a) establece que no podrán registrarse como marca los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca. b) Denominaciones que pueden producir engaño El inciso h) del artículo 82 de la referida Decisión, considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar a los productos y servicios de un comerciante de los de otro.
Esta prohibición hace referencia al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y las características de los productos, derivándose del concepto de marca, en cuanto a su función esencial de identificar los productos o servicios de un empresario o de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.
5. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO La identidad y la semejanza entre marcas La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marcas, aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a). La función primordial de una marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. Este Tribunal ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[1] Al respecto este Tribunal ha observado que: “ la determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o en su caso del juzgador, decisión no exenta de discrecionalidad pero que necesariamente ha de encontrarse alejada de cualquier arbitrariedad, y ser adoptada con base en principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia, formulados de consuno a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, que puede ir del extremo de la identidad al de la semejanza ” En efecto este Tribunal considera que en el caso objeto de la consulta es necesario referirse a: La similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos que van a ser objeto de comparación, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea palpable u obvia.
La similitud fonética, entre signos, que al ser pronunciados revelan similitud o parecido. Aquí la determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros aspectos. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de concluir si existe la posibilidad real de confusión. La naturaleza de los productos, de manera especial los pertenecientes al sector farmacéutico, ámbito al que este Tribunal le ha concedido relevancia primordial.
En vista de que la interpretación requerida tiene vinculación con este contexto, el Organismo considera conveniente llevar a cabo un desarrollo mayor de las situaciones involucradas, resaltando la importancia que para este análisis tienen las reglas utilizadas para el cotejo marcario, las cuales en lo fundamental consagran lo siguiente: -“ La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, regla que se la ha considerado de máxima importancia, por lo que obliga a que ese cotejo deba ser realizado en conjunto, sea cual fuere el tipo de marcas; - Estas, además, deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, es decir, en la comparación debe emplearse el método de cotejo sucesivo -sin que sea pertinente un análisis simultáneo- por cuanto el consumidor tampoco identifica simultáneamente las marcas, sino más bien en forma individualizada; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. - Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
Al respecto la jurisprudencia del Tribunal, con base en calificada doctrina, ha considerado que la similitud entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los semejantes, o de la similar ubicación dentro del conjunto de esos elementos ”[2] Le corresponderá entonces al consultante determinar, tomando muy en cuenta las anteriores reglas y criterios de análisis aplicables al procedimiento de comparación, si entre las marcas confrontadas existe similitud suficiente como para producir confusión en el público consumidor, tomando en cuenta, adicionalmente, que el presente caso tiene relación con marcas pertenecientes al sector farmacéutico.
6. LA NOTORIEDAD DE LAS MARCAS El Profesor Fernández Novoa define la marca notoria como la que goza de difusión y ha logrado su reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica. Este Tribunal Comunitario ha dicho que la marca notoria “es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundida entre dicho grupo”[3] La marca que es calificada como notoria goza en el derecho comunitario de una protección especial en relación con las demás marcas, por cuanto la misma calidad de notoria reafirma su presencia en el mercado y la protege de eventuales registros que puedan perjudicar a su titular.
La notoriedad de una marca es representativa, cuando el público puede distinguir un determinado tipo de bien o servicio ofrecido por un fabricante o por una persona en particular. La notoriedad es un hecho que, como se ha dicho, debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.
La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[4] Corresponde entonces a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien plantea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
7. TRATAMIENTO DE LAS MARCAS FARMACEUTICAS El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido ya en varios procesos como el 13-IP-97, en los siguientes términos: “En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.
Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia-España, Octubre-Noviembre 1993, Pág. 10389). Ha dicho así mismo este Tribunal con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.
Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.
Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.”[5] El Tribunal ha considerado finalmente en este campo que: “En cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.”[6] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, su solicitud de registro no debe encontrarse afectada por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 3. La notoriedad de una marca debe ser probada por quien la alega conforme a las reglas de la carga de la prueba y, ante la autoridad que adelante el procedimiento de oposición al registro. 4.
Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada utilización, en los que un error en su identificación puede causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza de los productos por ellas identificados.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 5404, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.
Notifíquese al mencionado Consejo mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 56-IP-2000, sentencia de 6 de septiembre del 2000, marca “EFFER”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 07-IP-96, G.O. Nº 299 de 17 de octubre de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Proceso 30-IP-2000, sentencia de 2 de junio del 2000, G.O. Nº 578 de 27 de junio del 2000, marca: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.