INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 08-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 párrafo d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo del proceso interno No. 5477 iniciado por la Cía. Química Borden S.A., relativo a la nulidad del registro “DOMESTICO”.

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 27 de abril de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El artículo 32 de su Tratado de Creación, en virtud del cual le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas del ordenamiento jurídico andino; La solicitud de interpretación prejudicial arriba identificada, formulada por el consultante como Tribunal nacional con competencia específica en materia de Derecho Comunitario Andino y relativa a los artículos 81 y 82 párrafo d) de la Decisión 344, la que se ajusta plenamente a las exigencias del artículo 33 del Tratado y 61 del respectivo Estatuto; y, El auto del siete de febrero del año en curso, mediante el cual se admitió a trámite. a) Hechos El 09 de abril de 1990, la Compañía Pintuco S.A., presentó la solicitud de registro de la denominación “DOMESTICO”, para distinguir productos de la clase 02 de la Clasificación Internacional de Niza (“colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”).

Publicado como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la Cía. Química Borden S.A. presentó observaciones, encaminadas a hacer notar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio que el signo “DOMESTICO” no podía ser registrado como marca por ser descriptivo y, por ende, inapropiable para referirse al destino de los productos de la clase internacional No. 02.

Tramitada la observación, la División de Signos Distintivos a través de la resolución 1458 de fecha 24 de enero de 1997, negó el registro de la denominación “DOMESTICO”. Contra dicha resolución la solicitante del registro, Compañía Pintuco, introdujo los recursos procedentes en la vía administrativa, insistiendo en la registrabilidad de la referida denominación. Los recursos interpuestos fueron oportunamente resueltos, el de reposición, mediante la resolución 23191 del 29 de agosto de 1997, confirmatoria de la impugnada, y, el de apelación, a través de la No. 4349 del 24 de noviembre de 1998, por la que se revocó la 1458 y se concedió el registro de la marca “DOMESTICO”. b) Fundamento de la demanda La actora Cía. Química Borden S.A., esgrime los siguientes argumentos –según el resumen contenido en la consulta, complementado con lo que aparece en el texto de la demanda– respecto de la normativa comunitaria que en su criterio es violada con la expedición del acto ahora impugnado: En efecto, la Administración violó los artículos 81 y 82 párrafo d) de la Decisión 344, en razón de que la expresión “DOMESTICO” para distinguir productos de la Clase Internacional No. 02 es una denominación descriptiva y, por tanto, no distintiva, al hacer referencia a características inherentes a dichos productos.

Asimismo aduce, que dicho signo describe e indica las características y el destino de las pinturas, barnices y demás productos comprendidos en dicha clase. Además, observa que el anterior criterio fue el mantenido por la Administración en la revocada resolución No. 1458, al decir que “DOMESTICO” hace referencia al destino que pueden tener los productos de la clase 2; por lo que dicha denominación es descriptiva en relación con los productos para los cuales se solicitó y por tanto no puede ser utilizada en forma exclusiva por un tercero. Insistiendo en lo anterior, expresa que la Superintendencia de Industria y Comercio en forma equivocada dio carácter distintivo al signo “DOMESTICO”, el cual es usado por el comercio en general para indicar los productos y servicios relacionados con el hogar.

En consecuencia, resulta injusto e incorrecto reconocer en cabeza de la sociedad Pintuco la exclusividad sobre dicha denominación, pues se estaría excluyendo del mercado el uso libre de la denominación “DOMESTICO”. c) Fundamento de la contestación La Superintendencia de Industria y Comercio defiende la legalidad del acto administrativo impugnado, argumentando que de los documentos obrantes en el expediente N° 92-319.883, relativo a la solicitud de registro de la marca “DOMESTICO”, se concluye en forma clara y precisa que ella, como oficina nacional competente, se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa del administrado.

Añade que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas a la Oficina Nacional Competente, tanto por el Derecho Comunitario como por el interno, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió legal y válidamente la resolución impugnada. Expresa, que efectuado el examen de registrabilidad de la denominación “DOMESTICO”, se concluye que la misma no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el párrafo d) del artículo 82 de la Decisión 344.

Es, en consecuencia, registrable y cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa comunitaria. Además, argumenta, resulta evidente que en el presente caso no se dan los presupuestos de irregistrabilidad contenidos en la referida prohibición. Consecuentemente, la expresión “DOMESTICO” es distintiva y no conduce al consumidor a engaño acerca de las características, calidad u otras propiedades de los productos comprendidos en la Clase Internacional No. 02.

Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Normas objeto de la interpretación Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: “( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“(…)”. Con vista de la consulta considera este Tribunal que los temas cuya interpretación al respecto suscitan las normas citadas, son los siguientes: I. Concepto de marca y sus características La marca hace referencia generalmente a un signo perceptible, en general visible, que permite distinguir los bienes o servicios de una persona, de los bienes o servicios de otras.

Es asimismo un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa. (“El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", OMPI, Ginebra 1983, pág. 13). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por su parte, ha considerado que la marca: “ constituye un bien inmaterial que distingue un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. Así lo ha sentado en efecto el Tribunal en reiterada jurisprudencia, añadiendo que, para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que sinembargo, no por el hecho de que un signo reúna estos tres requisitos, queda necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83.” (Criterio sentado en abundante jurisprudencia, y, últimamente recogido, en la sentencia 04-IP-2000, del 29 de marzo del año 2000, correspondiente a la marca “PIPRON”.

Publicada en G.O.A.C. No. 563, del 10 de mayo de 2000). De lo anterior, se desprenden las siguientes características intrínsecas de la marca: La perceptibilidad, catalogándola como la necesidad de que un signo pueda ser apreciado por medio de los sentidos y haciendo referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por aquellos para que, por medio de los mismos, penetre en la mente del público, quien de esta manera aprehende y a la vez asimila con facilidad el sentido de aquel signo. Pero, por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido considerándose preferentemente como perceptibles aquellos referidos a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo o a un conjunto de dibujos.

Asimismo, entre las funciones de la marca, se encuentra la esencial de la distintividad, que radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. Al respecto, ha dicho en reiteradas ocasiones este Tribunal, que: “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Además, un signo distintivo es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, a más de la novedad y la especialidad. Por tanto, se exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con los ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes, fabricados o producidos por diferentes empresarios, no tiene virtualidad de marca y por tanto no puede ser registrada como tal”.

(Criterios recogidos de las interpretaciones prejudiciales: 12-IP-96, publicada en G.O.A.C No. 265 del 16-V-97, caso marca: MARGARINA EXCLUSIVA; y, 32-IP-96, publicada en G.O.A.C No. 279 del 25-VII-97, caso marca DC’OS) Finalmente, entre los comentados requisitos está el de la susceptibilidad de representación gráfica, que permite la publicación y el archivo de la marca solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; por lo que además viene a ser una "descripción que permite formar una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados".

(Marco Matías ALEMAN, "Marcas". Top Management, Bogotá, pág. 77). De todo lo anterior, se concluye, que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente los tres requisitos del artículo 81 interpretado, y siempre que no esté comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

II. Denominaciones descriptivas El Tribunal, por lo que se desprende de los argumentos expuestos por las partes en conflicto dentro del proceso interno objeto de la presente interpretación, y por lo que fundamenta al acto administrativo ahora impugnado, considera necesario establecer que lo descriptivo tiene referencia a lo que describe, lo que a su vez significa el delinear, dibujar, figurar una cosa, representándola de modo que dé cabal idea de ella.

Es el representar una cosa por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua española, Vigésima primera edición, 1992, pág. 498). El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios usuales del signo que describen.

Al respecto, calificada doctrina, cataloga a las denominaciones descriptivas como aquellas que informan a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que se quieren identificar con la denominación. En el mismo sentido, FERNÁNDEZ NOVOA, señala que la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto.

De lo anterior, y de lo expresado por este Tribunal en su jurisprudencia, se deduce que la descriptividad surge principalmente de una relación directa entre el signo a registrarse y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. De tal manera que las denominaciones descriptivas lo son en relación directa con aquella clase de productos o servicios determinados a los que pretende representar, por lo que, no lo serán para todo el resto de productos de la Clasificación Internacional de Niza.

Además, doctrinalmente se considera que las palabras podrán ser utilizadas en un sentido distinto a su significado inicial o propio, es decir de modo figurado o metafórico, adquiriendo así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinados productos o servicios. Lo anterior, aplicado al caso de autos que nos ocupa, el juez consultante, o quien realiza el correspondiente examen, a los fines de identificar la expresión descriptiva, deberá preguntarse en relación con la Clase 02 de la referida clasificación internacional, ¿cómo es? el producto o servicio (a saber: “el color, el barniz, la laca, el conservante contra la herrumbre y el deterioro de la madera; la materia tintórea; el mordiente; la resina natural en estado bruto; el metal en hoja y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”), de tal manera que si la respuesta viene dada por el signo que se pretende registrar para esos productos en especial, estará frente a una denominación descriptiva.

En estas circunstancias, la denominación que puede constituir una marca válida, en el supuesto de que ésta pueda expresarse, responde a la pregunta ¿quién es?, ya que aquella expresión viene a ser un signo que no se refiere a qué es el producto ni a cuáles son las características del mismo, que sería el caso de las denominaciones descriptivas, éstas sí de prohibido registro.

Por lo tanto, habrá que determinar en definitiva, sí el signo “DOMESTICO”, se utiliza o no de manera común para referirse a los productos de la Clase 02. III. Reglas para efectuar el examen de registrabilidad Las aplicables al presente caso, observa el Tribunal Andino, tienen que ver con los siguientes puntos, amplia, minuciosa, y reiteradamente puestos en relieve por nuestra jurisprudencia en materia marcaria: 1.

La marca ha de analizarse partiendo de una visión de conjunto, es decir, desde la totalidad de los elementos que la integran, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas en sus diversos elementos integrantes” (FERNADEZ-NOVOA, “FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS”, Edit.

Montecorvo, S.A., Madrid-España, 1984, pág. 215). 2. El examen debe realizarse en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo la necesidad de un análisis simultáneo, que tampoco suele hacer el consumidor. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

Al decir del profesor BREUER MORENO, la similitud general entre dos marcas depende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de ellos, y no de los elementos distintos que en las mismas aparezcan. Por lo que, pretender examinar la marca en sus detalles o en sus peculiaridades propias, no sería procedente, ya que el consumidor a quien están destinados estos productos, no actúa tampoco en esa forma.

De lo expuesto, el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes o comercializados por una persona, de los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, exige la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y posibilidad de representación gráfica del signo. 2° De acuerdo con el artículo 82 párrafo d) de la Decisión 344, los signos descriptivos son irregistrables en cuanto tengan una relación directa con los productos o servicios que se pretenda proteger con la marca.

Para que pueda operar dicha causal, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común del producto o servicio que se pretenda amparar mediante la marca. Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marca para productos o servicios con los cuales no exista relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad. 3° En el presente caso se procederá, a la aplicación de las reglas para efectuar el examen de registrabilidad, teniendo en cuenta, con arreglo a su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros indicados por la doctrina y la jurisprudencia ya señalados en la parte considerativa de esta providencia, dentro de los cuales se destaca el que la marca debe analizarse partiendo de una visión de conjunto, guardando a su vez el examinador el debido respeto a la discrecionalidad implícita en la actuación administrativa, todo lo cual ha sido expuesto y analizado prolijamente en éste y en precedentes fallos del Tribunal.

La Alta Jurisdicción nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la presente interpretación, con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Notifíquesele mediante copia certificada y sellada de la misma, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO