PROCESO 51-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 5942. Actor: sociedad RHONE POULENC AGRO. Marca: “BLITZ” Magistrado Ponente: Juan José Calle y Calle EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los ocho días del mes de agosto del año dos mil uno, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el doctor Camilo Arciniegas Andrade Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial, antes referida, la cual se ajusta a lo dispuesto por el artículo 125 del Estatuto del Tribunal; El auto del 18 de julio de 2001, de este Tribunal, por el que su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.
ANTECEDENTES 1.1 Las Partes, el objeto de la demanda y su contestación. Comparece como demandante la sociedad RHONE POULENC AGRO, y como parte demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio. Se pretende con la demanda, que se declare la nulidad de las Resoluciones Nº 4879, del 24 de marzo de 1998; Nº 9274, del 21 de mayo de 1999;
Nº 15023 de 30 de julio de 1999, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por las que se niega el registro de la marca BLITZ, solicitada por parte de Rhone Poulenc Agro, puesto que la sociedad Atencio y Compañía Maracaibo C.A., la tiene registrada bajo la clasificación de servicios Nº 42 consistente en una “Promoción especial con ofertas sensacionales para su ganado”, por tanto, se requiere se deje sin efecto las resoluciones señaladas, y se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio restablecer el derecho a registrar la marca BLITZ, en la case 5[1] para “Productos para destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas” y ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.
La demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, rechaza los fundamentos de la demanda expresando que los actos administrativos acusados no son nulos, se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre marcas y no violentan normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante. El tercero interesado, que realizó las observaciones para el registro de la marca BLITZ, no presentó alegato alguno.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL La competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para interpretar por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, se consagra en el artículo 32 del Tratado de su Creación, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina.
I. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El Tribunal interpretará las normas que han sido expresamente requeridas por el juez consultante, esto es, los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente. DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
(…) CONSIDERACIONES Para cumplir con la consulta formulada, el Tribunal procederá en su interpretación a destacar como aspectos más relevantes para la solución del caso al que se refiere el proceso interno, los fundamentos y razonamientos relacionados con la marca, los requisitos de registrabilidad, la suficiente distintividad, la irregistrabilidad de signos semejantes o idénticos, la confundibilidad que puede inducir al público a error.
II. LA MARCA: DEFINICION, CARACTERISTICAS Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE SIGNOS La marca es el resguardo jurídico que se otorga a un bien inmaterial, que sirve como instrumento para distinguir un bien o servicio de los demás, protegiendo así a los empresarios, para que terceras personas no se aprovechen de su esfuerzo, inversión y de la reputación que gozan sus productos o servicios; y por otra parte, protege a los consumidores, cuando adquieren un producto o servicio para que puedan determinar el origen o procedencia, evitando que éstos confundan bienes o servicios de una empresa con los de otra.
El ordenamiento comunitario, y en especial el tema a tratarse, marcas, ha buscado lograr que las relaciones comerciales en el que desarrollen sus actividades económicas se realicen bajo un marco de libertad, justicia, equilibrio y de competencia leal, además de ser un sistema que ofrece protección al titular de una marca respecto de los demás bienes que se encuentran en el mercado, como también busca la libre orientación que pueden tener los consumidores al escoger una marca, puesto que podrán seleccionar e identificar bienes y servicios de otros, constituyendo función esencial o primordial la marca, el de distinguir en el mercado los productos o servicios mercantilizados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra, permitiendo que los signos no se confundan en el mercado frente a otros idénticos o similares.
El tratadista Carlos Fernández-Novoa[2] manifiesta que “La marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultaneo en diversos lugares ” La marca cumple algunas funciones, que se encuentran directamente relacionadas con los requisitos.
Estas funciones, como algunos doctrinarios[3] las señalan, son: Indicadora: de la procedencia, origen del producto o servicio, de la calidad. Distintiva: individualiza y diferencia los productos o servicios que una marca protege frente a otros. Garantizadora: orienta en la garantía de la calidad uniforme. Proteccionista: con respecto al interés del titular, como del consumidor.
Publicitaria: refiriéndola a la propaganda de la marca, puesto que fortalece su fuerza distintiva con respecto de las demás que se encuentran en el mercado. III. REQUISITOS DE REGISTRABILIDAD El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, transcrito, señala los tres requisitos básicos que un signo debe reunir para ser registrado como marca, los cuales son: la distintividad, perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica.
Siendo la marca un bien inmaterial que se encuentra representado por un signo, que distingue un producto o servicio de otros, requerirá de medios para que el consumidor pueda individualizarlo y distinguirlo. Resaltaremos cada uno de los requisitos, exigidos en el artículo 81: - La distintividad es considerada por la doctrina y la jurisprudencia como un requisito fundamental que permite determinar la registrabilidad de un signo, puesto que este debe ofrecer individualización y singularización, diferenciándolas de variados productos o servicios que se encuentre en el mercado.
El profesor Carlos Fernández-Novoa indica que “Para conferir a un signo la protección jurídica propia de la marca es suficiente que el signo posea fuerza distintiva con respecto a una clase de productos o servicios.”[4] Toda marca debe reunir esta capacidad diferenciadora, que ampara el derecho de elección de los consumidores y tutela los intereses del titular de la marca en un mercado de libre competencia, este requisito es la esencia misma de la marca, puesto que el consumidor diferencia y compara el origen, la calidad, precios, etc.
Al respecto, el Tribunal ha observado que: “la distintividad, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.” [5] - La perceptibilidad es la capacidad que debe tener todo signo para ser captado por uno de los sentidos.
Como se ha manifestado, la marca debe volverse tangible para que pueda ser percibida, apreciada o captada por cualquiera de los sentidos, sólo entonces se podrá registrar por ser materialmente perceptible. “La marca es un bien inmaterial e intangible que se origina en la creación o en la imaginación del individuo que mediante el proceso de elaboración se traduce en algo perceptible por uno de los sentidos, para que de este modo adquiera una representación exterior que pueda ser vista, escuchada o diferenciada por el consumidor.” [6] “La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad.
Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.” [7] - La susceptibilidad de representación gráfica del signo se refiere a la descripción material que da a conocer las características del signo que se quiere registrar, es la característica expresiva que requiere para poder registrarse como marca, pudiendo hacerse por medio de figuras, palabras, signos, y otros.
La susceptibilidad de representación gráfica es la “que permite la publicación y el archivo de la denominación solicitada en las respectivas oficinas de propiedad industrial; esa descripción, además, sirve al examinador para formarse ‘ una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o de cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados’", así lo ha manifestado el Tribunal en su sentencia 03-IP-2001.[8] IV.
PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO: IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS SEMEJANTES O IDENTICOS QUE LLEVEN AL ERROR Un signo a más de contemplar los requisitos ya señalados, no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones señaladas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La Sala solicitante ha requerido también la interpretación del artículo 83, literal a), el mismo que se refiere al amparo que se otorga tanto a la buena fe del consumidor como al empresario, fabricante o comerciante que tiene registrado un signo. La protección se da frente a los impedimentos para registrar signos que se asemejen o sean idénticos de tal forma que puedan inducir a error al consumidor, a una marca anteriormente registrada, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.
El error a que puede estar inducido el consumidor es el que trata de evitar esta norma al no permitir que se registre un signo con las características que la norma comunitaria indica. El registro de una marca ampara al signo del llamado riesgo de confusión o confundibilidad marcaria, que se genera cuando se cree tomar una cosa en vez de otra, cometiéndose un error, por lo que un signo que se confunda con otros no puede acceder al registro como marca, puesto que no cumpliría su función distintiva.
Entre los medios señalados por este Tribunal para establecer parámetros de confundibilidad tenemos que: “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. [9] En la doctrina encontramos variantes de la confusión, así tenemos que se puede hablar de confusión directa e indirecta, la primera se refiere cuando un comprador adquiere un producto o servicio determinado creyendo que está comprando otro, en cambio la confusión indirecta se da cuando un comprador cree que el producto o servicio que puede adquirir pertenece a la misma línea de productos o servicios de un fabricante u origen determinado, que en realidad es distinto al que los fabricó o de los que ofrece el servicio.
V. MARCAS DE PRODUCTOS Y MARCAS DE SERVICIOS Establecidas las reglas sobre los riesgos de confusión que se pueden dar, este Tribunal destaca la necesidad de realizar la comparación entre el signo a registrarse y el signo registrado, en razón de que una de las marcas está registrada para ciertos servicios de la clase 42[10], que se refiere a servicios y la otra se solicita para registrar un producto para la clase 5, para colegir si entre ellos resulta alguna conexión competitiva, que pueda llevar a error confusionista al consumidor medio.
Para Jorge Otamendi la “marca de servicio nos dice qué es, identifica a un servicio uniformemente prestado a través del tiempo, tal como una marca de producto distingue a otro producto ”[11]. Como productos se entienden artículos, cosas materiales que han sido elaborados por la producción del hombre. Definidas las marcas que amparan los bienes o servicios en este caso, el juez consultante deberá tener en consideración si ambas marcas se aplican para distinguir artículos o servicios de la misma esencia, clase y naturaleza[12] que podría llevar al consumidor a cometer error en su adquisición. Al respecto indica Marcos Matías Alemán al referirse a este artículo cuya interpretación se solicita que “busca determinar si los productos o servicios designados por cada una de las marcas en cuestión, en atención a su naturaleza, finalidades a que se destinen, circulación, estructura, composición y presentación, pueden llegar a crear confusión entre el público consumidor, con independencia de las clases en que se encuentren agrupados.”[13] En atención al caso consultado el Tribunal manifiesta lo citado por Ivor D`Aldano Mogollón Rojas, al considerar las diferencias que existen en la protección de marcas de productos, diferencias que el Juez con base en lo expuesto en esta sentencia deberá analizar al dictar su fallo, así el autor citado expone: “Bajo este Régimen Comunitario Andino se ha llegado a aceptar la existencia junto con las Marcas para los Bienes, de las denominadas Marcas de Servicio.
El hecho es que el razonamiento planteado para la aceptación del Registro de tales Marcas, es que los Servicios pueden llegar a ser comprendidos en los Bienes por vender y por comercializar. En el sentido de que los Servicios sean ejecutados en el proceso de realización de tales Bienes (y hasta en el proceso mismo de comercialización de otros Bienes distintos).
Por lo que la persona que realiza tal servicio se encuentra legitimada para proceder a registrar una Marca que identifique tal Servicio o prestación. Lo esencial es que se denote la intervención personal o técnica de una determinada o cualificada personalidad, en el proceso del Servicio, lo que le asignará una cualidad o condición específica a los Bienes puestos en el comercio por tal ente.”[14] Lo que indica que los productos y los bienes se diferencian tanto por su particular aplicación como por su intencionalidad o finalidad.
El derecho al registro de la marca se desarrolla y limita en las categorías oficiales de los bienes y servicios clasificados en un determinado grupo del nomenclator, por lo que cada marca está destinada a una determinada clase que sirve para identificar a cada producto o servicio, según el caso, pero el consumidor no distingue entre clases sino entre productos o servicios, así si éstos se distinguen unos de otros no se producirá confusión. Finalmente este Tribunal considera oportuno remitirse a la jurisprudencia[15] que también fija orientaciones de manera analógica, puesto que no hace la relación de diferenciación entre productos y servicios, pero que podría aplicarse en atención a la materia del caso a interpretar, la cual la se la expone de manera resumida: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández- Novoa, Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).
Ellos sintetizan”: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator. Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro correspondiente a quien alega. b) Canales de comercialización. Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.
En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Mismos medios de publicidad. Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.
Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
Por todo lo que antecede, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Los signos que no reúnan las características o requisitos esenciales e intrínsecos de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica no pueden ser considerados aptos para el registro marcario. 2. La característica distintiva de las marcas está orientada a individualizar y diferenciar los productos y servicios de otros distintos que se encuentren en el mercado, induciendo a los consumidores a un mercado libre y competitivo. 3.
Si el signo se ajusta a los requisitos señalados, no deberá tampoco incurrir en ninguna de las causales establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 para poder tener acceso al registro. 4. El artículo 83, literal a), determina la existencia o no del riesgo de confusión, la que deberá establecer, con respecto a lo considerado en esta sentencia sobre las reglas de comparación de signos, si existe el riesgo a que se puedan confundir las marcas que protegen a los productos y servicios, y de esto, si el consumidor medio y el empresario, propietario de la marca de servicio registrada, serían perjudicados. 5.
El examinador deberá determinar la similitud entre dos signos marcarios, tomando en cuenta la clase a la que pertenecen en el nomenclator, como los criterios expuestos para establecer la conexión competitiva. 6. La determinación del riesgo de confusión entre la marca registrada y la marca de producto a registrarse se basará en el correspondiente examen comparativo, del que deberá tenerse en cuenta los criterios aportados por la doctrina y la jurisprudencia, señalados en esta sentencia. 7.
La concesión o negación de una marca dependerá del criterio subjetivo del Juez o de la administración pertinente, que no podrá ser arbitrario, sino que procederá de acuerdo a la normatividad vigente, jurisprudencia, doctrina y a lo establecido en esta sentencia. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 5942, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
La Sala consultante deberá dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, luego de dictada la sentencia dentro del Proceso Nº 5942. Notifíquese al mencionado Tribunal, mediante copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] A saber: “CLASE 5.- Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” [2] “Fundamentos de Derecho de Marcas”;
Pág. 21. Editorial Montecorvo S.A. Madrid. 1984. [3] Entre los que mencionaremos a Jorge Otamendi “Derecho de Marcas” Editorial Abeledo – Perrot, Buenos Aires 1989, Págs. 8-12. [4] “Fundamentos de Derecho de Marcas” Pág. 24. Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984. [5] Proceso 17-IP-97. Marca: GINO CAPORALLE. Publicada en la Gaceta Oficial del 26 de Junio de 1998. [6] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
TOMO VI. Pág. 104. 1997. Proceso 32-IP-96, caso: DC’OS vs DESEO’S. G. O. Nº 279 de 25 de julio de 1997. [7] Proceso No. 66-IP-2000, Marca:. Marca: "Cabeza de un ejemplar vacuno” publicado en la Gaceta Oficial No. 613 del 26 de octubre de 2000. [8] Publicado en la Gaceta Oficial No. 676 del 6 de junio de 2001, Marca: "DIPLOMATICO". [9] Proceso 2-IP-94.
Marca: Noel. Publicado en la Gaceta Oficial No. 160 de 21 de julio de 1994. [10] A saber: “Restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores; servicios que no pueden ser clasificados en otra clase.” [11] “Derecho de Marcas”.
Pág. 20. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. [12] Germán Cavalier en su libro “Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales” Pág. 60, Editorial Temis, Bogotá 1962, expone: “La clase es un concepto primordialmente ordenatorio, secundariamente fiscal, influido por la afinidad de los artículos y manufacturas. La clase marcaria es un orden que comprende diferentes artículos arreglados según ciertas semejanzas o analogías; es una denominación genérica.
La naturaleza es un concepto estricto, lo que constituye la íntima razón de ser una cosa, lo que hace que una mercancía sirva para satisfacer esta o aquella otra determinada necesidad del hombre o de la industria.” [13] En su libro “Marcas, Normatividad subregional sobre marcas de productos y servicios.” Pág. 91 Top Management International.
Bogotá Colombia. [14] “Propiedad Intelectual”. Pág. 222. Editores Vadell Hermanos, Caracas, 1997. [15] Publicada en la Gaceta Judicial No. 236 de 26 de noviembre de 1996, del Proceso 20-IP-95, Marca: Mono.