INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 24-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 párrafos a), d) y e), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A. Caso: marca “DDN mixta” (proceso interno correspondiente al expediente No. 5798).

Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 16 de noviembre de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El artículo 32 de su Tratado de Creación, en virtud del cual le corresponde interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino; La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos arriba identificados, formulada por intermedio de la Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero;

El auto de cuatro de abril del año en curso, admitiendo a trámite la referida solicitud; y, Que los hechos, argumentos y pretensiones de las partes, relevantes para proceder a la presente interpretación, son los siguientes: a) Hechos La EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES TELECOM solicitó el registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta”, para distinguir los servicios comprendidos en la Clase Internacional No. 38 (telecomunicaciones).

En fecha 22 de marzo de 1996, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la resolución No. 8571, concedió el registro de la referida denominación. Contra ella —señala la solicitante— “no fue interpuesto recurso alguno ante las autoridades competentes, quedando debidamente ejecutoriada”. Posteriormente, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ S.A., demandó en acción de nulidad la referida resolución 8571. b) Fundamentos de la demanda La sociedad actora solicita al juez consultante la nulidad de la identificada resolución No. 8571 del 22 de marzo de 1996, en los términos que a continuación se resumen: La marca mixta DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL, otorgada por la División de Signos Distintivos, carece de la capacidad distintiva necesaria para amparar los servicios comprendidos en la clase internacional No. 38.

Se refiere a la distintividad como el poder de la marca para diferenciarse de otro signo e identificar el producto o servicio en el mercado para el cual está destinada; en el presente caso, la denominación DDN se utiliza en el comercio en general y en el ramo de las comunicaciones para designar el servicio telefónico de “discado directo nacional”, servicio al que está destinada la marca.

La Decisión 344 en su artículo 82 establece la prohibición de registro como marca para amparar expresiones descriptivas, es decir, aquellas que definen perfectamente una cosa dando una idea general de sus partes o propiedades; en consecuencia, tales expresiones carecen del carácter distintivo que, por definición, debe poseer toda marca. Así mismo, carecen de distintividad, ya que pueden ser aplicadas válidamente a muchos productos o servicios del mismo género.

En consecuencia, observa la actora, la resolución impugnada viola el artículo 82 de la Decisión 344, ya que el signo DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL es descriptivo de los servicios para los cuales ha de usarse, en razón de que indica directamente un dato o información primaria o esencial del servicio al que se destina la marca, es decir, el de “discado directo nacional”, circunstancia que, precisamente, la enmarca dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en la letra d) del referido artículo 82.

Y además, argumenta la recurrente, el acto que niega el registro de una marca debe, de conformidad con lo exigido en el artículo 96 de la Decisión 344, encontrarse debida y suficientemente motivado, de tal forma que refleje claramente las razones de hecho y de derecho que llevaron a la Administración a pronunciarse en uno u otro sentido; ello a los fines de proporcionar a los interesados las indicaciones necesarias para que puedan determinar si la decisión se encuentra o no fundada, y para que, si lo creyeren pertinente, puedan ejercer el derecho de defensa con pleno conocimiento de los fundamentos del acto denegatorio. c) Fundamento de la contestación La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que de los documentos obrantes en el expediente N° 95-057245, relativo a la solicitud de registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta”, se concluye en forma clara y precisa que: Como Oficina Nacional competente se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando así el debido proceso y el derecho de defensa del administrado, ya que, primero, se procedió a efectuar el examen de registrabilidad de la marca solicitada, concluyendo que cumplía los requisitos exigidos en las normas comunitarias, y además, como quiera que no se presentaron observaciones, procedió legal y válidamente a conceder el registro de la marca en debate.

Asimismo, considera que el signo “DDN” no constituye una designación común o usual para el servicio de discado directo nacional ya que, en primer término, las siglas no son de designación común de productos, ni tampoco de los servicios comprendidos en la clase 38; y, en segundo lugar, la sigla “DDN” ni es genérica ni conduce al consumidor a la idea inmediata de que se trata de un discado directo nacional de TELECOM.

Con base en todo lo planteado, reitera que la resolución 8571, no es nula, sino que por el contrario se ajusta a las disposiciones legales vigentes y aplicables respecto a marcas, sin violentar normas de carácter superior. d) Argumentos presentados por el tercero interesado Finalmente, este Tribunal se permite resumir los argumentos referidos a la contestación de la demanda expuestos por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES -TELECOM-, quien defiende las actuaciones de la demandada Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, indicando: En el año de 1996 quien detentaba el monopolio de la telefonía de larga distancia era precisamente TELECOM, y además el signo DDN está acompañado de la expresión explicativa DISCADO DIRECTO NACIONAL (las mayúsculas son del texto); es decir que si se mira el signo en su totalidad, se observa que es lo suficientemente distintivo y en consecuencia susceptible de protección por el derecho marcario.

La concesión de la marca en cuestión a favor de TELECOM se hizo antes de la apertura de la telefonía de larga distancia. No es cierta pues, la afirmación según la cual su registro afectaba a los demás competidores, porque en ese momento no existían. Por el hecho de la apertura del mercado de las telecomunicaciones, no se podría levantar el registro de una marca cuando su concesión fue otorgada en forma legal.

En consecuencia, la marca DDN, no fue concedida en contravención de las normas en que el actor fundamenta su acción, ya que TELECOM era quien detentaba el monopolio de la comunicación de larga distancia para la fecha en que fue otorgado ese derecho de propiedad intelectual. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A: Que el texto de las normas señaladas por el consultante en la correspondiente solicitud, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marca los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la cantidad, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o servicios para los cuales ha de usarse; “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

“(…)”. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Con vista de los puntos en definitiva controvertidos en el proceso interno y de las normas que van a ser interpretadas, considera este Tribunal que corresponde desarrollar los siguientes temas: I. LA MARCA Y SUS CARACTERÍSTICAS El artículo 81, acorde con el párrafo a) del 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, regula lo referente al régimen común de propiedad industrial en la Comunidad Andina —gozando por tanto de un rango jerárquico superior al tratarse de una normativa de Derecho Comunitario—, y al efecto establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca.

Hace, además, referencia a las cualidades esenciales de la marca: la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. En efecto, constituye requisito de ésta la aptitud que debe poseer el signo de poder ser aprehendido por los consumidores o usuarios del producto o servicio, respectivamente, a través de los sentidos o de la inteligencia, es decir, su capacidad de ser perceptible.

La marca como bien inmaterial necesita materializarse o exteriorizarse, con el fin de que lo inmaterial o abstracto pase a ser identificable, única manera de que el público consumidor de los productos o servicios identificados con ella, pueda asimilarla, aprehenderla y conocerla, especialmente a través del sentido de la vista. Otro elemento indispensable para que un signo pueda ser registrado como marca es la distintividad, es decir, que a través del signo se diferencie claramente el producto o servicio de otros que se encuentren en el mercado.

Para el caso en estudio, es fundamental que la marca cumpla con la función de distinguir los servicios que ella protege. En razón de ello se ha pronunciado —tanto la doctrina como la jurisprudencia de este Tribunal— en el sentido de que la marca únicamente podrá ser objeto de registro y protección jurídica, siempre que sea distintiva. Finalmente, el signo que goce de la protección marcaria, debe también ser susceptible de representación gráfica, lo que hace referencia a su idoneidad para ser traducido en palabras, figuras o signos que permitan o faciliten la concepción material de su contenido, forma, dimensiones, etc.

Consecuentemente, al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante, deberá analizar, en el caso que nos ocupa, si la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta” cuyo registro se impugna mediante el recurso contencioso que condujo a la presente interpretación, cumple con los requisitos del citado artículo 81; y de ser así deberá examinarse si el signo no cae dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en los subsiguientes artículos 82 y 83.

Adicionalmente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera que en el presente caso, el juez consultante —para pronunciarse acerca de los descritos requisitos esenciales de todo signo a los fines de ser considerado como marca— debe tomar muy en cuenta el tipo de marca que se está analizando, para lo cual procede este órgano judicial a examinar las diferentes clases de ésta.

II. MARCAS MIXTAS Compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación que puede estar conformada por una o varias palabras que al ser pronunciadas pueden o no tener un significado conceptual. Dentro de esto signos conocidos como marcas denominativas, se encuentran las sugestivas, cuyo significado alude a las características, cualidades, naturaleza o funciones del servicio designado por ella; y las arbitrarias, en las que su significado no se relaciona en lo absoluto con la naturaleza y demás cualidades del servicio que protege la marca.

También aparecen las denominaciones caprichosas o de fantasía que son las que sin poseer contenido conceptual alguno, difieren de las arbitrarias en que las palabras que las conforman son “oscuras o arcaicas” (BREUER MORENO, Derecho de Marcas, pp. 83 y 84). El segundo elemento que conforma la marca mixta es el gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores.

Así pues, en el caso sub examine, deberá analizarse si la marca concedida a través de la resolución No. 8571 pertenece a este grupo, tal como esta misma lo señala al “conceder el registro de LA MARCA MIXTA: DDN (las expresiones DISCADO DIRECTO NACIONAL irán como explicativas)”. III. MARCAS GENÉRICAS Y MARCAS DESCRIPTIVAS Entre las causales que provocarían la irregitrabilidad de un signo, se encuentra la establecida en los párrafos d) y e) del artículo 82 de la referida Decisión 344.

Por lo que, y respecto al presente caso, es importante indicar el alcance de estos preceptos normativos. Así, no serán registrables como marca los signos que consistan exclusivamente en una indicación que pueda servir en el comercio para describir ciertas cualidades o características de los servicios para los cuales se utiliza. También se prohíbe el registro de los signos que consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en la costumbre comercial del país, sea una designación usual de los servicios de que se trate.

Serán denominaciones tanto genéricas como descriptivas, aquellas que tengan relación con el tipo de servicios que presten, por lo que este Tribunal comunitario ha sostenido al respecto, que “debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina, dentro del derecho marcario, la GENERICIDAD de una denominación que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto” (Interpretación Prejudicial No. 02-IP-89, de 19 de octubre de 1989, caso marca “OFERTA”).

La Decisión 344 en los párrafos d) y e) de su artículo 82 no menciona la palabra “genérica” ni tampoco “descriptiva”. Sinembargo se evidencia de éste que constituyen, las primeras, la designación corriente del producto que amparan, y que en cambio las segundas se refieren a las denominaciones que describen la especie o muchas otras cualidades de los servicios que protegen, en las que además, al decir de FERNANDEZ NOVOA, “la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características a una persona que no conoce el producto” (FERNANDEZ NOVOA, Derecho de Marcas, p. 313).

Por lo tanto, el Juez nacional consultante deberá analizar cuidadosamente los aspectos señalados en la presente sentencia relativos a las características propias que debe cumplir toda marca según el tipo de denominación de que se trate; lo anterior, en relación con la marca mixta “DDN” la que —según se desprende del conjunto de pruebas allegadas a este Tribunal Comunitario— se encuentra acompañada de un gráfico en el que “como explicativas” se añaden las palabras “DISCADO DIRECTO NACIONAL”.

Asimismo, y en vista de los términos de la solicitud planteada, este Tribunal de Justicia comunitario procede a continuación a desarrollar el tema referente al: IV. TRAMITE DE REGISTRO DE MARCAS El artículo 96 de la Decisión 344 —ahora interpretado— impone a la oficina nacional competente la obligación de proceder al examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo, al indicar claramente que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”.

En efecto, la Oficina Nacional competente, aun en el caso de que no se hubieren presentado observaciones, está en la obligación de proceder al examen de fondo acerca de la registrabilidad o no del signo, el cual precede al otorgamiento o denegación del registro respectivo. Ciertamente que la existencia de “observaciones” compromete aún más al funcionario en la realización del examen de fondo; sin embargo, el hecho de que ellas no hayan sido formuladas, de ningún modo lo libera de la obligación legal de proceder al mismo.

Efectivamente, el examen de fondo como etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación del registro de marcas es la finalidad perseguida por la interpretada norma. Para el examen de fondo en el presente caso, es importante tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad que son las taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente lo ha dejado expresado el Tribunal Andino, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinar.

V. DEBIDA MOTIVACIÓN Con relación a la motivación de los actos administrativos, que refleja las razones que llevaron al órgano emisor a tomar una decisión, el Tribunal considera necesario referirse a las consideraciones que al respecto se hicieran en sentencia emitida dentro del proceso 04-AN-97 (caso CONTRACHAPADOS), que parcialmente transcrita expresa: “La motivación de los actos administrativos refleja las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían; constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo —y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone— y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” Así, ante la exigencia de la norma comunitaria, todo acto administrativo deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la adopción de la decisión respectiva —referente a la concesión o denegación de un registro marcario— lo que permitirá a quien se sienta afectado por los efectos del acto, debatir ante el correspondiente órgano judicial –una vez que las conozca– la veracidad de las mismas.

No obstante, “la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales se basa el acto.” (Asunto 1/96, Italia Vs. Comisión, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Recopilación de la Jurisprudencia, 1969, 9.7, Rec. 277.

Citado en la sentencia correspondiente al proceso 04- AN-97). Corresponde a la Alta Jurisdicción nacional consultante determinar si la resolución que se impugna se ciñe a las exigencias de la norma comunitaria y, en ejercicio de sus facultades, estimar si el acto administrativo que otorgó el registro de la marca “DDN DISCADO DIRECTO NACIONAL mixta” fue debidamente motivado, debiendo también tomar en cuenta las siguientes: VI.

REGLAS PARA EFECTUAR EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Como se ha establecido en la presente interpretación y como lo ha sostenido constantemente el Tribunal Andino, la Oficina Nacional competente, una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, procederá a la publicación de dicha solicitud, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de ésta, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario a los fines de que “ dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Transcurrido el término establecido, la misma Oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca.

De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibidem señala que la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca, tal como fue indicado supra. A efectos del análisis de registrabilidad, es necesario examinar el signo frente al producto o servicio que la marca va a proteger.

Así, habrá signos que podrán ser semejantes a otros previamente registrados, debido a que para esos productos o servicios, el signo no es ni genérico, ni descriptivo, ni tampoco el usual o común para designar el producto o servicio, o simplemente porque no se encontraba incurso en las causales de irregistrabilidad taxativamente establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y que, como reiteradamente se ha dejado expresado, el funcionario, y el juez en su caso, están obligados a examinar necesariamente.

De lo expuesto en los párrafos precedentes se desprende que toca al consultante determinar si la Administración en el procedimiento administrativo correspondiente se ajustó a las exigencias de la norma comunitaria para el registro de marcas. Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1º La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes, o comercializados por una persona, en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la necesaria concurrencia de las otras características de perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales productos o servicios, so pena de que éste resulte irregistrable. 2° En el análisis que de las marcas mixtas se realice necesariamente habrá que determinarse cuál de los elementos –denominativo o gráfico– que conforman el conjunto marcario predomina, dado que es gracias a él, como el público consumidor identificará y solicitará la marca. 3º La genericidad de un signo impide su utilización como marca, y debe ser apreciada en estricta relación directa con los productos o servicios de que se trate, en virtud de que una denominación no tiene el carácter de genérica por el solo hecho de serlo en sentido gramatical.

Como lo ha expresado este Tribunal, y ahora lo ratifica, un término o vocablo genérico puede convertirse por mera convención en palabra propia o independiente, apta por tanto para ser utilizada como marca. 4º De conformidad con el artículo 82 literal d), los signos descriptivos son irregistrables sólo en cuanto tengan una relación o calificación directa con los productos o servicios que se pretenda proteger con la marca.

Por el contrario, los mismos signos pueden ser registrables como marca en el caso de productos o servicios con los cuales no exista relación directa o vinculación específica, siempre que conserven su distintividad con respecto a los mismos, con lo cual queda descartada toda posibilidad de engaño al público consumidor. 5° Los actos administrativos requieren de motivación para su validez, de modo que se garantice el derecho de defensa de los administrados que pudieren quedar directamente afectados por los efectos de aquel. 6° El hecho de que el interesado no hubiere formulado “oposiciones” u “observaciones” a una solicitud de registro, no exime al funcionario administrativo de la obligación de examinar de oficio las causales de irregistrabilidad de una determinada marca, pues hacerlo constituye para él un deber.

El juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en esta sentencia con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario; debiéndose dar cumplimiento, además, a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.

Notifíquesele, mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá ser remitida a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO