INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 50-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia; e interpretación de oficio del literal b) del articulo 83 y del 107 ibidem. Caso: Marca “ALLEGRA”.
(Proceso interno No. 6207) Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 31 de octubre de 2001 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través de su Consejero Ponente, Dr. Camilo Arciniegas Andrade, ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arribas identificadas;
Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;
Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 125 del respectivo Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que MERRELL PHARMACEUTICALS INC “en acción de nulidad y restablecimiento del derecho”, impugna la resolución No. 30164 del 27 de noviembre de 1997, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, dentro del trámite de registro de la marca “ALLEGRA”.
En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno. a) Hechos Los señalados por el consultante, a saber: MERRELL PHARMACEUTICALS INC. solicitó el registro de la marca “ALLEGRA” en fecha 30 de julio de 1996 para distinguir “preparaciones farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 5ª de la clasificación internacional de Niza.
Dentro del término respectivo, ALLERGAN INC. presentó observaciones contra el registro de la marca solicitada, con base en los registros Nos. 64725, 182221 y 154746, correspondientes a las marcas “ALLERGAN, ALLERGAN BOTOX y ALLERGAN GAS PERM”, así como en su nombre comercial “ALLERGAN”. Las observaciones se fundamentaron básicamente en que la marca solicitada puede engañar a los medios comerciales, a los facultativos que los prescriben y al público consumidor en cuanto a la procedencia y al uso de los productos farmacéuticos.
La sociedad solicitante del registro contestó las observaciones presentadas con fundamento en que la afirmación del opositor es errada, por cuanto la única similitud existente es el prefijo ALLE, el cual no es susceptible de apropiación por ser una partícula evocativa para amparar productos de la clase 5ª y por tanto no apropiable. El 30 de septiembre de 1997, MERRELL PHARMACEUTICALS INC. limitó el registro de la marca “ALLEGRA” a distinguir exclusivamente “una preparación farmacéutica descongestionante y antihistamínica, que no sea para uso oftálmico”.
La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante resolución 30164 del 27 de noviembre de 1997, declaró sinembargo fundada la oposición y negó el registro de la marca “ALLEGRA”. El 19 de enero de 1998, ALLERGAN INC. presentó un escrito en el que desiste de la observación planteada anteriormente, fundamentando su desistimiento en el hecho de que MERRELL PHARMACEUTICALS INC. restringió la solicitud de registro de la marca solicitada; y con base en el acuerdo privado de coexistencia firmado entre MERRELL PHARMACEUTICALS INC. y ALLERGAN INC., aportado al tribunal solicitante en fecha 26 de marzo de 1998, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución antes citada.
Finalmente, mediante respectivas resoluciones19501 y 23135, de fechas 18 de noviembre de 1998 y 29 de octubre de 1999 respectivamente, fueron resueltos los recursos interpuestos, a través de los cuales la Administración confirmó la inicial resolución 30164. b) Materia recurrida y fundamento de la demanda La sociedad actora solicita al juez consultante la nulidad de las referidas resoluciones Nos. 30164, 19501 y 23135.
Conforme a los fundamentos de derecho por aquélla expuestos: Los actos acusados son ilegales, toda vez que violan, en virtud de su indebida aplicación, los artículos, 81, el párrafo a) del 83, y el 89 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En efecto, argumenta la actora que al declarar fundada la oposición y negar el registro de la marca “ALLEGRA” no se tuvo en cuenta que las marcas “ALLERGAN, ALLERGAN BOTOX Y ALLERGAN GAS PERM”, son completamente distintas desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual.
Además, se desestiman las observaciones por cuanto —según la empresa solicitante— las marcas se comercializan en mercados diferentes. El hecho de que las marcas en conflicto compartan el prefijo ALLE no significa que sean semejantes entre sí o que puedan crear confusión para el público consumidor, ya que las del opositor presentan elementos adicionales que les otorgan distintividad y que no tienen relación con la marca solicitada.
Sostiene también la solicitante, en cuanto a lo conceptual, que no existe similitud alguna desde el punto de vista ideológico porque ALLEGRA es evocativa de alegría mientras que “ALLERGAN” se refiere a alergia. Todo lo cual demuestra que las marcas son suficientemente distintivas y novedosas. La Superintendencia no tuvo tampoco en cuenta —se afirma— que la marca solicitada “ALLEGRA” ha sido restringida para amparar únicamente un tipo específico de productos comprendidos en la clase 5ª, lo que significa que éstos no son de consumo masivo sino productos farmacéuticos que se comercializan en un mercado específico y están dirigidos a un consumidor con una calidad superior a la del consumidor medio.
La marca “ALLERGAN BOTOX” está restringida a “productos farmacéuticos para el tratamiento terapéutico de desórdenes neurológicos y distónias musculares” y “ALLERAGAN GAS PERM” consiste en “preparaciones para el cuidado de lentes de contacto, a saber, soluciones para desinfectar, limpiar, humedecer, suavizar, remojar, guardar y enjuagar lentes de contacto”, lo que significa que se comercializan en un mercado muy diferente de los productos que pretende amparar “ALLEGRA”, y, por tanto, no están dirigidas al mismo consumidor.
El artículo 89 de la Decisión 344 fue vulnerado por cuanto la Superintendencia no tuvo en cuenta al momento de decidir el recurso de reposición que la sociedad ALLERGAN INC. desistió de las observaciones que había presentado contra el registro de la marca “ALLEGRA”. Sostiene aquélla que la Administración estaba obligada a tener en cuenta tal desistimiento por parte de ALLERGAN INC; que no podía hacer caso omiso de él, ni tampoco del acuerdo de coexistencia firmado entre las partes, por cuanto estos hechos eran precisamente los más relevantes a los fines de determinar la registrabilidad de la marca “ALLEGRA”, ya que sobrevenidos desapareció con ellos el fundamento fáctico de las resoluciones 19501 y 23135. c) Contestación de la demanda Presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, sostiene la demandada que, efectuado el examen sucesivo y comparativo de la denominación “ALLEGRA”, se concluye “en forma evidente que son semejantes entre sí, existiendo confundibilidad entre éstas y por lo tanto, de coexistir en el mercado conllevarían a error al público consumidor ”.
En consecuencia, las resoluciones impugnadas no son nulas, sino que por el contrario, se ajustan a derecho y a las disposiciones legales vigentes sobre marcas, al no violentar normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante. A su vez la propia resolución No. 19501, expresa que: “Que si bien es claro que el acuerdo obliga a cada empresario a utilizar signos de manera que al coexistir no haya probabilidad de un riesgo de confusión o de asociación empresarial para el público consumidor, no lo es menos que este despacho considera que a pesar de la limitación de productos planteada por la sociedad solicitante, la coexistencia de las marcas en conflicto no salvaguarda el interés general que envuelve el registro de la propiedad industrial ” “Que en lo referente al desistimiento de la observación, este despacho concluye que dicha observación no es procedente en primer lugar porque ya hubo pronunciamiento de fondo sobre ella y en segundo lugar, aplicando el artículo 342 del Código de Procedimiento Civil, el momento procesal para desistir de la observación es antes de la resolución que concede o niega un registro”.
Así mismo, en la resolución 23135 se expresa: “En el presente caso, cabe anotar que en ningún momento se ha controvertido el hecho de la similitud de las marcas confrontadas”, “El recurso se limita, en cambio, a poner en consideración un acuerdo de coexistencia. “Sea lo primero aclarar que, si bien es cierto, algunos de los productos base de la negación tienen cobertura restringida, no es menos que el certificado número 64725, que distingue los productos de la clase 5ª, tiene cobertura total, es decir, involucra a los productos solicitados.
“Por otro lado, cabe anotar frente a la autorización otorgada por la sociedad MERREL PHARMACEUTICAL INC, que de ella no se deduce que se adopten las medidas necesarias para evitar el riesgo de confusión entre los consumidores, toda vez que no existe renuncia expresa por parte del titular del registro anterior a los productos protegidos mediante certificado número 64725, el cual tiene cobertura total para productos de la clase 5ª y está vigente hasta el 14 de junio del año 2002”.
Con vista, pues, de lo anteriormente reseñado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. C O N S I D E R A Que el texto de las normas que van a ser objeto de interpretación, y que fueron señaladas por el consultante a tal fin, así como el de la que el Tribunal procede de oficio a interpretar, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83. no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudieran inducir al público a error; “( )” “Articulo 89.- El peticionario de un registro de marca podrá modificar su solicitud inicial únicamente con relación a aspectos secundarios.
Así mismo, podrá eliminar o restringir los productos o servicios principalmente especificados. “La oficina nacional competente podrán en cualquier momento de la tramitación, requerir al peticionario modificaciones a la solicitud. “Dicha requerimiento de modificación se tramitará de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la presente Decisión. “En los casos previstos en el presente artículo, no podrá modificarse la solicitud para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados.
“Articulo 107.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. “En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.
Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. “En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.
I.- LA MARCA El concepto de marca ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. En tal sentido, cabe citar la definición aportada por el tratadista Hermenegildo BAYLOS CORROZA: “La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor.
(Baylos C, H 1978; Tratado de Derecho Industrial, pag 581. Editorial Civitas, Madrid, primera edición) Por su parte la Decisión 344 de la Comisión expresa en su artículo 81, inciso segundo, que: “ Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos, o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” II.
REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA QUE PUEDA SER REGISTRADO Enumerados en el primer párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, conforme al cual: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica ” han sido desarrolladas en numerosas sentencias, entre otras las referentes a los casos de interpretación prejudicial Nos. 27-IP-95 (G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997), 22-IP-96 (G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) y 15-IP-97 (G.O. Nº 314 de 18 de diciembre de 1997).
Conforme a ello tales requisitos son: a) La Perceptibilidad, que guarda relación con todo elemento, signo o indicación apreciable por los sentidos, para que de esta manera pueda ser aprehendido por el público. b) La Distintividad, característica esencial de la marca, tiene como función diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de idénticos o similares provenientes de otra, logrando de esta manera que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, puede llegar a diferenciarlos.
Sobre ella se expresó Tribunal en los siguientes términos: “La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca. Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos(distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado(distintividad extrínseca).
Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.” (Proceso 31- IP -98. Publicado en G.O.A.C. Nº 450 de 21 de junio de 1999). c) La Representación Gráfica, es requisito formal que, como lo ha expresado también la jurisprudencia del Tribunal Andino, permite la publicación y archivo de las marcas solicitadas, en la respectiva oficina de propiedad industrial.
Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones del mismo, y más tarde la publicación que la norma exige, destinada a que los competidores puedan conocerlo y apreciarlo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o solicitado para su registro, y proceder si fuere el caso a la impugnación de éste a través del incidente de las observaciones previsto en la norma andina.
Resta precisar que un signo que no reuniere tales características, mal podría ser protegido por un registro marcario interpretación que se desprende, contrario sensu, de las prescripciones contenidas en el primer inciso del artículo 81 de la Decisión 344. III. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS Se debe señalar que, vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado como marca, y a la que ya se ha hecho mención, está siempre presente el riesgo de confusión. En efecto, el artículo 83 párrafo a), de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir a error al consumidor.
Así lo ha expresado este Tribunal Comunitario en sentencia conforme a la cual: “La Confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”.
(Interpretación Prejudicial 02-IP-94 de 04 de julio de 1994, caso “NOEL”. G.O.A.C. Nº 160 de 21 de julio de 1994. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 145). Igualmente, en fallo del 11 de marzo de 1998,el Tribunal ha manifestado que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.
De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.
(Interpretación Prejudicial 14-IP- 96, caso “PROMOFERIAS”). IV. REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS DENOMINATIVOS El criterio del funcionario o del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para llegar a tal conclusión debe observar ciertas reglas que la doctrina ha estructurado para la apreciación y comparación de signos, las que el Tribunal ha tomado en cuenta en su jurisprudencia; criterios que se concretan así: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que entre ellas existan. La primera de estas reglas busca impedir la descomposición de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos.
Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras y viceversa. El Tribunal ha manifestado, en efecto, que: “Riñe esta regla también con un procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o las letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.
El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. “La imagen que retiene el público en último momento es la primera impresión que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una ojeada superficial”. (Interpretación Prejudicial 04-IP-94 de 07 de agosto de 1995, caso “EDEN FOR MAN etiqueta”.
G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125). En cuanto al cotejo sucesivo de los signos, este Tribunal ha reiterado: " en la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada ”.(Citada Interpretación prejudicial 07-IP-98, caso “PALMA FRIT” G.O.A.C. Nº 349 de 19 de junio de 1998).
“Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos". (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos 01-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987, marca "VOLVO"; 04-IP-94 G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca "EDEN FOR MAN";
Y, 09-IP-94 G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, MARCA "DIDA"). En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el presente caso, si la marca "ALLEGRA” cuyo registro se impugna mediante el recurso contencioso que condujo a la presente interpretación, cumple con los requisitos concurrentes, contenidos en el citado artículo 81; y, a su vez, no se encuentren contenido el signo dentro de algunas de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
V. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE BIENES O PRODUCTOS Además de los criterios vinculados a la comparación entre signos, debemos tomar en consideración los criterios relacionados con la similitud o no de los productos. A) Conexión competitiva en relación con la finalidad de los productos Sobre este aspecto la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar cuando se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los productos. El que los productos se destinen a finalidades idénticas o afines, constituirá un indicio de conexión competitiva entre ellos dado que los mismos se encontrarían probablemente en el mismo mercado.
Igualmente señala el autor dos criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos o servicios hay o no conexión competitiva: el principio de la intercambiabilidad de los productos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.
(Fernández Novoa 1984; Fundamentos de Derecho de Marcas pags 242 a 246. Editorial Montecorvo, S.A.). B) Conexión competitiva en relación con los canales de comercialización Este criterio tiene relación con los canales de distribución y los establecimientos de venta al público. La profesora Ana Maria PACÓN plantea dos hipótesis en relación con este tema: ( Son competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados.
Y agregaría el Tribunal o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guarden también relación. ( En grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad.
(Temas Marcarios. 1999; pag 115 a 116. Editorial Livrosca. Caracas). En relación con los medio de publicidad idénticos o similares, se expresó lo siguiente en la sentencia que puso fin al caso 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, correspondiente a la marca “LISTER” (publicada en G.O.A.C. No. 231 del 17 de octubre de 1996, JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 324 y s.s.) ( ) “Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.
Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor” Considera asimismo el Tribunal que, además de los criterios antes indicados, se deberá tomar en consideración para la dilucidación del caso concreto por el juez nacional, todo lo relacionado con el grado de atención del consumidor.
Según este criterio, debe tomarse en cuenta “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se pueda conocer “quién” será el consumidor y cual su conducta frente a las marcas. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.
A este último se ha referido el Tribunal Andino en los siguientes términos: “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Proceso No 09-IP-94 Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Tomo IV 1994-1995 Pág. 97. Reiterado en sentencias: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94) VI. ACUERDOS PRIVADOS DE COEXISTENCIA MARCARIA El artículo 107 de la Decisión 344 permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse. Sin embargo, la misma Decisión establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías.
No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular.
En el presente caso, si la autoridad administrativa o judicial consideran, con sujeción a los criterios señalados para la determinación de la confusión, que la coexistencia marcaria de los signos “ALLEGRA” y “ALLERGAN” no salvaguardan el interés general, y, en consecuencia el consumidor puede ser inducido a error, deberán decidir aquellas, que las marcas no pueden coexistir en el mercado.
VII. MARCAS FARMACEUTICAS Adicionalmente, se ratifica una vez más el criterio sostenido por este Tribunal en los casos de interpretación prejudicial Nos 30-IP-2000, marca “AMOXIFARMA” (G.O. Nº 578, de 27 de junio del 2000), 48-IP-2000, marca “BROMTUSSIN” (G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000), 70-IP-2000, marca PLATINOL de 24 de enero del 2001, (G.O. Nº 642 de 15 de febrero 2001) y 102- IP-2000 marca “OMNILIFE” (G.O. N° 676, de 06 de junio 2001).
Los criterios para el análisis que permita establecer la posibilidad de riesgo de confusión entre dos signos, adquieren un carácter más riguroso para las marcas farmacéuticas, puesto que se trata de un caso especial donde se encuentra en juego la salud humana. Así se ha pronunciado el Tribunal en el Proceso 30-IP-2000, (G.O. Nº 578, de 27 de junio del 2000), cuando expresó: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
Dentro del proceso 48-IP-2000 (G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000), siguiendo esta misma línea de rigurosidad en relación con el examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera de su sentencia, el Tribunal expresó asimismo: “Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.
Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificados”. Se ratifica una vez más este criterio.” En este sentido, las hipótesis que se manejan son: una, que existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto; y otra, la expedición de productos sin receta médica.
En ninguna de estas situaciones, puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas. Puesto que el tema ha sido suscitado en autos, considera el Tribunal Andino necesaria una breve referencia al nombre comercial.
VIII. NOMBRE COMERCIAL La Decisión 344 protege, mas no define el nombre comercial, como sí lo hacía en cambio la derogada Decisión 313 en su artículo 117, conforme al cual: “Se entiende por nombre comercial, el nombre, denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento de comercio.” El nombre comercial, al igual que la marca, cumple una función distintiva pero relacionada con un establecimiento comercial.
Una marca que sea idéntica o se asemeje a un nombre comercial protegido, conlleva el riesgo de inducir al público a error, con lo cual la marca no será lo suficientemente distintiva. En este sentido, una de las prohibiciones para otorgar el registro como marca se refiere a la existencia de similitud o semejanza con el nombre comercial protegido, siempre que ésta pueda inducir al público a error.
La protección al nombre comercial en el Derecho Comunitario Andino no deriva de un registro, tal como es el caso de las marcas, sino que basta el uso del mismo con anterioridad a la solicitud del registro marcario. En efecto, como lo establece el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión: “El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro”, exigiéndose solamente el primer uso del mismo.
Sobre el tema del nombre comercial el Tribunal Andino ha tomado posición al respecto: “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b), debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.
Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.
“Prueba de uso del nombre comercial “Corresponderá a quien alegue la existencia, la prioridad, o a quien ejercite el derecho de observación o el planteamiento de la nulidad de la marca, el probar, por los medios procesales al alcance de la justicia nacional, que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca en el País donde solicita la protección y que ese uso reúne los caracteres y condiciones anotados.
La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos. La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario” (Interpretación Prejudicial No 3-IP-98.
Caso “BELLA MUJER”. Publicado en la G.O.A.C. No 338 de 11-5- 98). En el presente caso deberá así mismo el Juez Nacional, al realizar el examen comparativo entre la marca solicitada y un nombre comercial, determinar si existe el riesgo de confusión aplicando al respecto las reglas y criterios de comparación ya explicados anteriormente. Deberá de igual manera determinar si se ha probado el uso con anterioridad del nombre comercial.
Ha sido solicitada también a esta jurisdicción Andina la, IX. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 89 El Tribunal en el Proceso 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 de 26 de noviembre de 1996, al referirse al punto expresó: “ el artículo 89 de la Decisión 344 hay que analizarlo con respecto al trámite o procedimiento de inscripción de una marca, para llegar a la conclusión sobre el momento en que puede modificarse la solicitud inicial del peticionario ( ) “Conforme a la norma del art. 89, una solicitud contiene dos clases de elementos o aspectos: sustanciales y secundarios.
Los elementos sustanciales no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación ( ), hasta el punto de que existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, {ésta} constituirá una nueva solicitud, sujeta al procedimiento inicial del registro ( )” “Todos los aspectos secundarios que contiene la solicitud inicial, es decir aquellos “que no alteran el aspecto general de la marca”, pueden ser modificados sin que ésto implique la presentación de una nueva solicitud, sino la continuación de la primera.
“El artículo 89 que se analiza, no ha precisado el momento en el cual, dentro del procedimiento administrativo, el peticionario pueda modificar su solicitud inicial. Pero si se parte del hecho de que un proceso administrativo contiene varias fases, una de las cuales es la del procedimiento de tramitación o sea el conjunto de actos o actuaciones que conducen al acto definitivo, esto es, a la resolución del administrador, esos cambios secundarios pueden ser admitidos desde la presentación de la solicitud inicial hasta el momento en que el administrador dicte la resolución por medio de la cual quede en firme dicho acto, esto es, hasta el momento en que se haya agotado la vía administrativa”.
“( ) La limitación o restricción adquieren mayor importancia cuando luego que de la publicación de la solicitud se presentan observaciones, y éstas pueden referirse a la existencia de signos anteriores registrados o solicitados para iguales o semejantes productos de la misma o diferente clase, y con la limitación que haga el peticionario de los productos a protegerse con su marca desaparezcan o queden insubsistentes las razones de la observación y el observante acceda a la inscripción de la marca.
Igual criterio debería adoptarse para cualquier momento en que se presente la restricción o limitación de productos, sea que la marca anterior abarque todos los productos de una misma clase o solo una parte de ellos”. “( ) El artículo 89 de la Decisión 344, faculta a la Oficina Nacional competente a requerirle, en cualquier momento de la tramitación, las modificaciones que dicha oficina crea necesarias, requerimientos que no podrán referirse a modificar el signo o a ampliar los productos o servicios principalmente especificados.
Este requerimiento debe ser cumplido por el peticionario y aunque se emplea el vocablo “podrá”, éste se refiere a la facultad imperativa de la administración para hacer el requerimiento y no a una mera potestad o acción permisiva. Tampoco es facultad de la administración variar los aspectos esenciales o substanciales de la solicitud.
La administración tendría, así mismo, la facultad según la norma citada, de solicitar o requerir al peticionario o solicitante que elimine o restrinja los productos o servicios”. ( Subrayado, añadido) “Las modificaciones requeridas por la oficina competente se tramitarán según el procedimiento establecido en el artículo 91 de la Decisión 344.
De serlo así, la oficina nacional notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a la notificación del requerimiento, el interesado subsane las irregularidades que la administración haya observado dentro de la solicitud y haya requerido su modificación. Este plazo será prorrogable por 30 días más y por una sola vez.
La solicitud, en este supuesto no pierde su prioridad, y si ya se ha efectuado la publicación a la que se refiere el art. 92, no será necesario una segunda, al menos para los efectos de computar el tiempo dentro del cual deben presentarse observaciones”. “El inciso segundo del art. 89, incluye expresamente los términos “en cualquier momento de la tramitación”, porque el silencio de la ley a este respecto habría significado que la administración no pueda actuar de la misma manera que el particular, ya que los actos de aquella deben ser expresamente reglados por la ley.
La tramitación en este segundo inciso comprende desde la presentación de la solicitud hasta que la oficina nacional competente (administración) dicte la resolución que culmine con la vía administrativa, con lo cual se concluyen o se suspenden sus atribuciones”. (Interpretación prejudicial No 20-IP-95, publicado en la G.O. 236 de noviembre 26 de 1996 marca: “MONO”) En este sentido, por el hecho de que MERREL Pharmaceuticals INC. haya limitado el registro de la marca “ALLEGRA” para distinguir exclusivamente “preparación farmacéutica descongestionante y antihistamínica, que no sea para uso oftálmico”, y su vez ALLERGAN INC. presentara escrito desistiendo de las observaciones formuladas, no debe concluirse que el signo deba ser considerado a priori necesariamente admisible a registro como marca, correspondiéndole a la autoridad competente juez o funcionario administrativo analizar el contenido de los hechos materia del procedimiento, y también el cabal cumplimiento de los requisitos que debe reunir un signo, señalados éstos por el artículo 81 de la Decisión 344 en concordancia con la posibilidad de que pueda o no ser registrado, presupuestos establecidos en los artículos 82 y 83 ibidem.
Todo, para mantener el debido orden en el procedimiento y la preservación del interés general. Con los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. Para que un signo pueda acceder al registro marcario se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.
Debe cuidarse asimismo, que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades. 3.
La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal, para establecer la conexión competitiva entre los mismos ya que al existir alguna conexión entre ellos la similitud de los signos impediría el registro de la marca solicitada. 4.
El examen de registrabilidad que debe efectuar la Oficina Nacional Competente antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, es obligatorio y procede tanto en los casos en que se presenten observaciones, como en los que no hayan sido formuladas. 5. Si la parte interesada considera que la Administración ha realizado una aplicación indebida de las normas sustantivas o procedimentales podrá recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando al respecto las acciones que la norma comunitaria le concede.
Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca constituyen una indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 6. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. 7.
La protección al nombre comercial se da por su uso y no por el registro, como sucede en el caso de las marcas. Para la parte que lo alega constituye sinembargo una obligación probar este uso, debiendo ser utilizados los medios de prueba establecidos al efecto en el país miembro respectivo. No se podrá otorgar el registro de una marca similar o idéntica a nombres comerciales protegidos por la legislación comunitaria, ya que el signo correspondiente no sería distintivo y el consumidor correría el riesgo de engaño y confusión. 8.
Los criterios utilizados para la determinación del riesgo de confusión en las marcas farmacéuticas, adquieren un carácter más estricto, en vista de que lo fundamental en ese caso es la protección de la salud humana. De allí la rigurosidad que debe darse en el cotejo de ese tipo de marcas para determinar la semejanza, toda vez que el interés de evitar la confusión en el mercado no es exclusivamente de los empresarios, sino que lo que debe primar es el de los consumidores, a los fines de proteger un valor esencial para el individuo como es la salud, la cual pudiera verse afectada como consecuencia del riesgo de confusión. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario.
Deberá así mismo dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto. Notifíquese así mismo al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente decisión, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO