INTERPRETACION PREJUDICIAL No. 60-IP-2001 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83 literales a), d) y e), y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia; e interpretación de oficio del artículo 81 ibidem. Caso: marca “FINESS”. (Proceso interno No. 6278) Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito,16 de noviembre de 2001 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, por intermedio de su Consejero Dr. Camilo Arciniegas Andrade ha requerido la interpretación prejudicial de las normas arriba específicamente identificadas;

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la Alta Jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno;

Que dicha solicitud responde a las exigencias de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 125 del respectivo Estatuto; y, Que la interpretación se plantea en razón de que la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A solicita al consultante la nulidad de las siguientes resoluciones: La N° 12165 de 30 de junio de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual concedió el registro de la marca nominativa “FINESS”;

La N° 16923 de 25 de agosto de 1999, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio. A través de ella se confirma la anterior; y, De la N° 29161 de 28 de diciembre de 1999, emanada del Superintendente de Industria y Comercio, confirmatoria así mismo de la No. 12165. En razón de lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno. Hechos Los resumidos por el consultante, son: La compañía PAPELES NACIONALES S.A. solicitó el 4 de septiembre de 1998, a través de apoderado, el registro de la marca “FINESS”, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza: (papel higiénico; toallas de papel para las manos, para el aseo; pañuelos de bolsillo de papel; pañitos de mesa de papel; manteles de papel; bolsas de papel o de materias plásticas para diferentes usos; pañales de papel; artículos de oficina cartón; papel y artículos de papel; cartón y artículos de cartón; papelería; libros; revistas; diarios; publicaciones; libretas; cuadernos; blocks; cuadernos de dibujo; agendas; artículos de imprenta; artículos de encuadernación; artículos para escribir; curvigrafos; tintas; lápices de colores; acuarelas; temperas; reglas; borradores; materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir y sus componentes; materiales de embalaje; adhesivos; y pegamentos para la papelería o la casa; material de enseñanza; fotografías; portarretratos; productos de litografía; clichés; tableros; telas y lienzos; tiza; secantes).

El extracto de dicha solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 468 del 07 de diciembre de 1998. Dentro del término legal la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., también por conducto de apoderado, formuló observación al referido registro, con fundamento en su marca “FINESSE”, registrada con anterioridad para identificar productos comprendidos en las clases 5, 29, 30 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza, alegando con carácter previo que la Superintendencia no tomó en cuenta el argumento de la notoriedad de la marca “FINESSE”, y el perjuicio injustificado que le ocasionaría el registro de la marca solicitada asi como la pérdida de la imagen comercial de aquella.

La División de Signos Distintivos, mediante resolución 12165, declaró infundada la observación presentada y concedió el registro de la marca “FINESS”. Contra dicha resolución, y dentro del término legal, la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Por su parte, y como ya se ha dejado expuesto, la División de Signos Distintivos, mediante resolución No. 16923 del 25 de agosto de 1999, resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la primera; y, a su vez, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante resolución 29161, decidió también el de apelación, en sentido así mismo confirmatorio de la No. 12165.

Determinación de los aspectos jurídicos Fundamentos de la demanda Mediante los actos acusados, la Administración infringió directamente, al interpretarlo erróneamente, el artículo 84 de la Decisión 344 por cuanto esta norma señala criterios que determinan la notoriedad invocada de la marca. En efecto -argumenta la recurrente-, la Superintendencia violó dicha norma al interpretarla y al exigir que la prueba de la notoriedad se encuentre referida y calificada frente a productos de la misma especie, requisito que dicho artículo no exige.

Añade la recurrente que la Superintendencia demandada incurrió en error de hecho al no dar a las pruebas aportadas, el alcance previsto en el artículo 84, debido a que las facturas de venta, las certificaciones de los almacenes en cadena sobre la comercialización del producto “FINESSE” desde el año de 1985 y sus estándares de calidad, demuestran la antigüedad y el uso constante de la marca, la magnitud de su protección y el volumen de ventas, criterios que señala la norma para determinar la notoriedad de aquella.

Sostiene que, por el contrario, las certificaciones por ella aportadas de publicidad de la marca a través de diferentes medios de comunicación, demuestran la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad de la misma, criterio que igualmente permite medir su notoriedad. Considera asimismo violados los párrafos d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 al no haber sido tomado en cuenta —por parte de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia— el registro anterior obtenido en Colombia de la marca “FINESSE” para amparar productos comprendidos en las clases 5 (productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; empasto, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; funguicidas, herbicidas); 29 (carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles); 30 (café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas, cereales; pan pastelería y confitería, helados; miel, melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal mostaza; vinagre, condimentos; especias, hielo); y 32 (cervezas, aguas, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; zumos de frutas; siropes).

Las marcas en conflicto —expresa— son prácticamente idénticas, ya que tan solo difieren en la letra final, lo que hace la confundibilidad evidente tanto en los aspectos visual, ortográfico y fonético como conceptual. Indica además la actora que, el registro de la marca “FINESS” constituye un aprovechamiento indebido del good will de la marca notoria “FINESSE”, ocasionándole así un injustificado perjuicio a su titular.

Por último, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. indica que la demandada ha violado el párrafo a) del artículo 83 debido a que si bien las marcas en conflicto amparan productos comprendidos en clases distintas, el riesgo de confusión subsiste debido a la identidad de las mismas y al reconocimiento en el mercado de la prioritaria, lo que induciría al público consumidor a entender que ambos productos tienen un mismo origen empresarial; o al menos que ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. patrocina el producto que ampara “FINESS”, provocando lo que se denomina “riesgo de asociación”.

Contestación de la demanda Es contestada por la Superintendencia de Industria y Comercio, alegando: Que la sociedad demandante no demostró la notoriedad de la marca “FINESSE” conforme lo exige el artículo 84 de la Decisión 344 Asi mismo, argumenta: a favor de la actuación de esa Dependencia, se encuentra la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, afirmada mediante sentencias emitidas en los procesos 14-IP-98, 22-IP-96, 01-IP-87 y 7-IP-95, en lo referente a los tres requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, al cotejo de marcas denominativas y a la visión de conjunto de las marcas confrontadas, todo para concluir que del examen sucesivo y comparativo de las marcas “FINESS” y “FINESSE” en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí ni existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, además de que la marca previamente registrada no cubre productos relacionados y conexos con los que ampara la segunda.

En consecuencia —alega— la marca “FINESS” para la clase 16 es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como fue expuesto válida y acertadamente por la Oficina Nacional Competente al fundamentar los actos administrativas acusados y al indicar que la expresión “FINESS”, cumple con los requisitos exigidos por el artículo 81 de la misma Decisión, “pues es suficientemente distintiva, lo que no puede conllevar a confusión al público consumidor”.

Todo lo anteriormente expuesto conduce a la conclusión de que las resoluciones acusadas no son nulas, y por el contrario se ajustan a las disposiciones legales vigentes en materia de marcas. Con vista de lo anteriormente reseñado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A Que el texto de las normas que van a ser objeto de interpretación, señaladas por el consultante a tal fin, así como el de la que el Tribunal procede a interpretar de oficio, es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ). “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezcan a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. ( ). “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. I. LA MARCA El concepto de marca ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. Dentro de aquella, la definición aportada por el tratadista Hermenegildo BAYLOS CORROZA se encuentra concebida en los siguientes términos: “La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el público consumidor”.

(Baylos C, H. “Tratado de Derecho Industrial”, Editorial Civitas Madrid, primera edición, 1978,pag.581.) II. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA QUE PUEDA SER REGISTRADO Tal como aparecen enumerados en el primer párrafo del artículo 81 de la citada Decisión 344, estos han sido desarrollados en numerosas sentencias, entre otras las referentes a los casos de interpretación prejudicial Nos. 27-IP-95 (G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997), 22-IP-96 (G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) y 15-IP-97 (G.O. Nº 314 de 18 de diciembre de 1997).

Ese desarrollo jurisprudencial revela que: a) La Perceptibilidad guarda relación con todo elemento, signo o indicación apreciable por los sentidos y que pueda ser aprehendido por el público. b) La Distintividad, característica esencial de la marca, tiene como función diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los idénticos o similares provenientes de otra, logrando de esta manera que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, pueda llegar a diferenciarlos.

Sobre ella se expresó el Tribunal en los siguientes términos: “La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseco y extrínseco. Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos(distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado(distintividad extrínseca).

Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.” (Proceso 31- IP -98. Publicado en G.O.A.C. Nº 450 de 21 de junio de 1999). c) La Representación Gráfica. Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones del mismo y, posteriormente, la publicación que la norma exige, destinada ésta a que los competidores puedan conocer y apreciar dicho signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o solicitado para su registro, y proceder si fuere el caso a la impugnación del mismo a través del incidente de las observaciones previsto en la norma andina.

Resta precisar que un signo que no reuniere esas tres características, mal podría ser protegido por un registro marcario; interpretación que se desprende, contrario sensu, de las ya señaladas prescripciones del primer inciso del artículo 81 de la Decisión 344. III. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS Vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado como marca, y a la que ya se ha hecho referencia, está siempre presente el riesgo de confusión. En efecto, el artículo 83 literal a), de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los mismos con una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero para idénticos o semejantes productos o servicios, respecto de los cuales el uso pueda inducir a error.

Al respecto ha expresado el Tribunal Comunitario: “La confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de utilizarla en forma exclusiva”.

(Interpretación Prejudicial 02-IP-94 de 04 de julio de 1994, caso “NOEL”. G.O.A.C. Nº 160 de 21 de julio de 1994. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 145). Igualmente, en sentencia del 11 de marzo de 1998, ha manifestado así mismo este Tribunal que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase, o a los mismos o similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.

De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protejan, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

(Interpretación Prejudicial 14-IP-96, caso “PROMOFERIAS”). IV. REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS DENOMINATIVOS El criterio del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para llegar a tal conclusión debe observar ciertas reglas que la doctrina ha estructurado para la apreciación y comparación de signos, y que el Tribunal ha venido tomando en consideración; a saber: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;

Estas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. La primera de dichas reglas se encuentra destinada a impedir la separación de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos.

Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras, y viceversa. Al respecto ha manifestado el Tribunal: “Riñe esta regla también con un procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o las letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.

El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella”. Concluye en cambio: “La imagen que retiene el público en el último momento es la primera impresión que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una ojeada superficial”. (Interpretación Prejudicial 04-IP-94 de 07 de agosto de 1995, caso “EDEN FOR MAN etiqueta”.

G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125). Y en cuanto al cotejo sucesivo de los signos ha reiterado también esta Jurisdicción Andina: “ en la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino [que] lo hace en forma individualizada ” (Interpretación prejudicial 07-IP-98, caso “PALMA FRIT”) (G.O.A.C. Nº 349 de 19 de junio de 1998).

“Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; la ya citada 04-IP-94 y, 09-IP-94 G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, MARCA "DIDA").

En tal sentido, y al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, la Alta Jurisdicción nacional consultante deberá analizar en el caso concreto sometido a su conocimiento, si la marca “FINESS” cuyo registro se impugna mediante el recurso contencioso que condujo a la presente interpretación cumple con los requisitos exigidos en forma concurrente por el citado artículo 81; y, a su vez, si no se encuentra incurso en algunas de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

V. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA SIMILITUD O LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE BIENES O PRODUCTOS Además de los vinculados a la comparación entre signos, deben ser tomados también en cuenta los criterios relacionados con la similitud o no de los productos. Sobre este aspecto la doctrina ha elaborado así mismo algunas pautas que pueden conducir a establecer o fijar cuándo se da la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández- Nóvoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas), recogidos igualmente por la jurisprudencia de este Tribunal Andino. En efecto, en el fallo que puso fin al caso 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, correspondiente a la marca “LISTER”, publicado en G.O.A.C. No. 231 del 17 de octubre de 1996, y en JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Tomo IV, p. 324 y s.s., criterios reproducidos en la sentencia correspondiente al proceso No. 31-IP-2000. marca: “AMERICA” (publicada en G.O.A.C. No. 602 del 21 de septiembre del 2000), se expresó lo siguiente: “El riesgo de confusión que, por la naturaleza o uso de los productos o servicios identificados por marcas idénticas o que presenten alguna similitud, puede desprenderse, según el caso, de las siguientes circunstancias: 1.

Canales de comercialización En cuanto al expendio de los productos, en algunas ocasiones sucede que los locales a través de los cuales se los comercializa, no dan lugar a la conexión competitiva entre aquellos bienes, como sucede en el caso de las grandes tiendas o supermercados, en los cuales se distribuye toda clase de productos y pasa inadvertido para el consumidor la similitud de uno con otro.

Por el contrario, se daría la referida conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también relación. 2. Medios de publicidad idénticos o similares Los medios de comercialización o distribución de productos también tienen relación con los de difusión. Si idénticos o similares productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos.

Y si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc, la conexión competitiva sería menor. 3. Relación o vinculación entre productos Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra, helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor”.

( ) Considera igualmente el Tribunal que, además de los criterios antes indicados, se deberá tomar en consideración lo relacionado con el grado de atención del consumidor. Conforme a este criterio habría que tener presente “a quién” se atribuye la posibilidad de confusión. En este sentido, al momento de determinar la existencia de confundibilidad entre las marcas cotejadas se puede conocer “quién” será el consumidor y “cuál ” su conducta frente a las marcas.

Esto a su vez se relaciona con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor y, concretamente, si se trata de: a) El profesional o experto; b) El consumidor elitista y experimentado; c) El consumidor medio. A este último tipo se ha referido precisamente el Tribunal Andino en los siguientes términos: “el consumidor al que debe tenerse en cuenta, para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente ” (Proceso No. 09-IP-94.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV 1994-1995 pag 97. Reiterado en sentencias: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94) Finalmente, punto importante que se ha suscitado en el debate interno es el de la notoriedad de las marcas, calidad que para el recurrente ostenta “FINESSE”, y que en cambio considera para la administración recurrida, que no ha sido sinembargo demostrada en este proceso.

VI. LA MARCA NOTORIA La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que implica “un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 327). En el proceso 1-IP-87 (fallo publicado en la G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988), expresó el Tribunal Andino que: “ La marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicios de que se trate.

Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores ( )” VII. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD El artículo 84 de la Decisión 344 determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita a la marca o al signo gozar de esta característica.

Y al respecto el Tribunal Andino ha dejado sentado: “Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2.

La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3. La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. Igualmente el Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe serlo por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporten las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” (Proceso 28-IP-96.

Publicado en G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998). Si fuera procedente el alegato de notoriedad de una marca, aquella prevalece con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos cuya registrabilidad se examina. Con los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1° Para que un signo pueda registrarse como marca se requiere que sea perceptible, susceptible de representación gráfica y, además, lo suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.

Debe cuidarse asimismo, de que ese signo no se encuentre comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2° Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios acerca del producto o del servicio respectivos, en relación con la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades de éstos. 3° La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el funcionario administrativo o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en éste y en precedentes fallos del Tribunal. 4° Para llegar a determinar la similitud entre dos signos marcarios, se ha de tomar en cuenta la ubicación en el nomenclátor de los productos que ellos protegen y de igual manera, los criterios elaborados para establecer la conexión competitiva entre los mismos, ya que, en principio, al no existir conexión alguna entre ellos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca solicitada. 5° Pero tampoco puede registrarse como marca un signo que constituya claramente la reproducción total o parcial de otro notoriamente conocido.

En tal caso, si fuera procedente el alegato de notoriedad de una marca, ésta prevalece con independencia de la clase a la que pertenezcan los productos cuya registrabilidad se examina. 6° La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca o del signo, correspondiéndole la carga de la misma a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador, considerando para el efecto, además de los principios y normas aplicables en materia de procedencia de la notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344, anteriormente transcritos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de creación del Tribunal, el juez nacional consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la presente interpretación, realizada por el con fundamento en las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario. Además, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del vigente Estatuto del Tribunal.

Notifíquese así mismo al consultante mediante copia certificada y sellada de la presente sentencia, la que también deberá remitirse a la Secretaría General de la Comunidad Andina a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO