PROCESO 82-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), y, 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 128 de la misma Decisión. Actor: LUIS ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ Y OTRO.

Marca: “QUIEBRA - CANTO”. Proceso interno N° 5331. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los veinte días del mes de febrero del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero, doctor Manuel S. Urueta Ayola.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 11 de diciembre del año 2001, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia fue admitida a trámite, por medio de auto de 25 de enero del año 2002. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúan como demandantes, los cónyuges LUIS ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PEÑA; siendo demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, el señor ALVARO ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que los cónyuges LUIS ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PEÑA demandan ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 10860, de 26 de junio de 1998, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de la marca mixta “QUIEBRA-CANTO”, destinada a proteger servicios comprendidos en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor ALVARO ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR.

Solicitan, además, que luego de la nulidad de la Resolución antes citada, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el certificado de registro Nº 209579 de 26 de junio de 1998, correspondiente a la marca comercial QUIEBRA-CANTO (mixta). 1.3 Hechos relevantes. En el escrito presentado por el Juez Consultante, la instancia relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.

El 4 de diciembre de 1997, el señor ALVARO ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener el registro de la marca comercial QUIEBRA-CANTO (mixta), para distinguir, como se ha dicho, los servicios comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. 2.

La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, Nº 458 de 31 de marzo de 1998. 3. Luego de publicado el extracto, no fueron presentadas observaciones por parte de terceros. 4. El 26 de junio de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 10860, concede registro para la marca mixta QUIEBRA-CANTO, en favor del señor Alvaro Enrique Manosalva Corredor, con vigencia de diez (10) años. 5.

Los cónyuges LUIS ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PEÑA, domiciliados en Santa Fe de Bogotá, C.D., Colombia, mediante apoderada, presentaron demanda de nulidad de la Resolución Nº 10860, expresando que, el 4 de mayo de 1995 ellos adquirieron el establecimiento comercial denominado QUIEBRA-CANTO, ubicado en la carrera 15 Nº 79-28, registrado con matrícula Nº 326943, de 29 de abril de 1988, haciendo uso desde ese entonces del nombre comercial QUIEBRA- CANTO, adquirido junto con el negocio, para distinguir sus servicios. 6.

El 18 de septiembre de 1995, los cónyuges LUIS ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PEÑA, presentaron ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia el depósito del nombre comercial QUIEBRA-CANTO, el que ha sido concedido mediante Resolución Nº 20506, de 17 de noviembre de 1995, para amparar actividades comprendidas en la clase 42 de Clasificación Internacional de Niza. b) Escrito de demanda Los cónyuges LUIS ANTONIO PEÑA RODRÍGUEZ y MARIA AMANDA CLAVIJO DE PEÑA, por intermedio de su apoderada, fundamentan su demanda argumentando que son propietarios del establecimiento comercial QUIEBRA-CANTO desde el 4 de mayo de 1995, establecimiento dedicado a actividades de restaurante, taberna, cultura y galería bar, según se puede apreciar en el registro mercantil.

Expresan que “ desde entonces mis mandantes han venido utilizando en forma pública, eficaz e ininterrumpida en el comercio tanto el nombre comercial QUIEBRA-CANTO para identificarse como empresario en el mercado, así como la marca QUIEBRA-CANTO (MIXTA) para distinguir sus servicios”. Señala que al adquirir el negocio, “ dentro de dicho documento aparece claramente establecido que se entiende cedido el derecho de dominio, posesión, explotación, razón social nombre comercial”.

Aluden que la sociedad constituida solicitó su depósito ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio para obtener la prueba de su titularidad y garantizar su propiedad, y que esa Entidad, mediante resolución Nº 20506, de 17 de noviembre de 1995, les otorgó el depósito del nombre comercial QUIEBRA-CANTO (MIXTO).

Piden además los demandantes, que se ordene la cancelación del Certificado de Registro Nº 209579 de 26 de junio de 1998, concedido en favor de ALVARO ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR respecto de la marca QUIEBRA-CANTO (mixta), para amparar servicios comprendidos también en la Clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Denuncian la violación por parte de la Administración demandada, de los artículos 81; 82 literales a) y h); y, 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señalando que “ entre las expresiones QUIEBRA-CANTO (MIXTA) que conforman no solo el nombre comercial de mi mandante sino a su vez la marca con la que identifica sus productos, y, QUIEBRA CANTO (MIXTA) existen evidentes similitudes de orden visual, ortográfico, fonético y conceptual que inducen al público a error o confusión”.

En la demanda destacan jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los expedientes Nº 2988 actor: Alimentos Congelados Alcatraz; Nº 3971 actor: Sociedad Manuelita S.A. (proceso 20-IP- 97); Nº 2977 actor: Foschi y Carrillo Foca Ltda.; y, Nº 3633, marca: La Nación, La Noticia Independiente (proceso 1-IP-87). c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de Apoderado, contesta la demanda oponiendo, en términos generales, las siguientes excepciones: - Con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas y, aquel se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. - Existe legalidad y validez de la resolución impugnada. - Expresa que “si bien existen similitudes en la parte denominativa, la parte figurativa que es la preponderante en la marca registrada QUIEBRA- CANTO es completamente distinta al modelo adjunto al depósito comercial QUIEBRA-CANTO”. - Señala que “efectuando el examen sucesivo y comparativo de la marca “QUIEBRA-CANTO (mixta)” frente al depósito comercial “QUIEBRA-CANTO”, según modelo adjunto, se concluye en forma evidente que entre éstos no existen semejanzas entre sí capaces de que conlleven confundibilidad entre las mismas, fundamentalmente en su aspecto gráfico y por lo tanto, no existe riesgo de confusión en el consumidor”. - Se hace además referencia a jurisprudencia sentada por este Tribunal en los Procesos Nº 14-IP-98, 22-IP-96. - Solicita de manera expresa, entre la prueba pedida, la interpretación prejudicial de este Organo Jurisdiccional. d) Tercero interesado El señor ALVARO ENRIQUE MANOSALVA CORREDOR, domiciliado en la ciudad de Santa Fé de Bogotá, D.C., a través de apoderada, señala que se “opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda por cuanto carecen de fundamento legal y fáctico”.

Manifiesta acerca de la adquisición del establecimiento junto con la aludida cesión de derechos sobre el nombre, que “es importante tener en cuenta que dicha venta, y en especial la que se refiere a la cesión del nombre comercial obedece a una venta de cosa ajena, toda vez que el nombre comercial es y ha sido desde su creación de propiedad exclusiva de mi poderdante Alvaro Enrique Manosalva, tal y con lo demostraré y no de Luis Francisco Rojas Vega; en consecuencia dicha cesión debe estar sujeta a la ratificación del propietario”.

Argumenta que “El nombre comercial Quiebra Canto ha sido desde el año 1979, de propiedad de Alvaro Enrique Manosalva; téngase en cuenta que los derechos sobre un nombre comercial se adquieren, de conformidad al artículo 603 del Código de Comercio por el primer uso, sin necesidad de registro y en consecuencia cualquier cesión que haga un tercero, como es el caso que nos ocupa, deberá estar sujeta a la ratificación de quien ha ejercido desde su creación el uso de dicho nombre comercial, de conformidad a lo preceptuado en nuestro Código Comercial”.

Al hacer consideraciones en torno al artículo 128 de la Decisión 344, relacionado al nombre comercial, dice que “ el derecho a un nombre comercial se adquiere por el primer uso sin necesidad del registro”, además, considera que “ Los demandantes no son los que usaron por primera vez el nombre comercial Quiebra Canto, por lo que su depósito no les dá derecho alguno sobre este nombre comercial.

Tal y como lo manifiesta la Superintendencia de Industria y Comercio, el depósito simplemente hace resumir el primer uso, presunción que es legal y por lo tanto admite prueba en contrario”. Expone que, “ con este escrito pruebo no solamente que Alvaro Manosalva Corredor fue el primero que utilizó el nombre comercial y la marca Quiebra Canto, sino que ha mantenido dicho uso logrando tal y como lo he manifestado, crear y mantener todo un patrimonio cultural hasta la fecha”.

Finalmente, sostiene que el artículo 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establece la obligación de proteger el nombre comercial sin la necesidad del depósito o registro, salvo que la legislación interna señale algo diferente. La Legislación interna de Colombia, dice, “ señala que el derecho a un nombre comercial se adquiere por el primer uso sin necesidad de registro”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.

La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), y 83 literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación. No obstante que la interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio de 23 de agosto del 2001, fecha en la cual se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184 y aludido por el solicitante, el Organismo procede a atender el requerimiento formulado, por considerar que los cambios introducidos por la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.

Resuelve este Tribunal realizar adicionalmente y de oficio, la interpretación del artículo 128 de la misma Decisión, que corresponde a normas comunitarias aplicables a la controversia sometida a la decisión de la Instancia Judicial requirente de la interpretación prejudicial. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) “b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

“Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.”

4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 enumera los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. b) La marca gráfica, es definida como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su estructura o forma externa.

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica; y el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”.

(Carlos Fernández Novoa, Fundamentos pp. 29 y ss). c) La marca mixta está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). Sobre la determinación de los elementos más característicos y de mayor ingerencia para el cotejo de las marcas mixtas ha declarado este Tribunal: “Señala la doctrina que, cuando se trata de comparar marcas mixtas, lo primero que debe hacerse es determinar en cada marca cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- resulta predominante o determinante, dada su fuerza propia de expresión o de comunicación, que es lo que le permite a la marca llegar a su destinatario, o sea al público.

La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.

“Identificada la dimensión de cada una de las marcas mixtas que se comparan, puede resultar que en una predomine el factor gráfico y en la otra el factor denominativo, o viceversa, y en tales casos la conclusión lógica será la que no exista confusión”. [2] Realizada la comparación entre las marcas mixta y gráfica, se concluye que si en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

6. EXCEPCIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO. a) Denominaciones no susceptibles de ser consideradas como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado como marca. El literal a) establece que no podrán registrarse como marca los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca.

Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable como marca, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81, esto es, perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.

El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar si no incurre en alguna o algunas de las excepciones a la irregistrabilidad antes aludidas, principalmente, en este caso, las contempladas en los literales a) y h) del artículo 82 de la Decisión 344. b) Denominaciones que pueden producir engaño El literal h) del artículo 82 de la referida Decisión, considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar a los productos y a los servicios de un comerciante diferenciándolos de los de otro.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expuesto: “De esta manera, a entender del Tribunal, se le otorga a la administración la facultad de determinar cuando un signo tiene por fin provocar un riesgo de confusión, aprovechando del conocimiento o prestigio de otra marca, para beneficiarse de la venta de productos similares, pero que obedecen a una línea nueva que quizás no cumpla con las mismas exigencias de calidad y cualidad de un producto reconocido en el mercado, disfrazándose una actitud defraudatoria que al ser detectada debe causar la denegación del registro en aras de la protección general de los consumidores.

“Para ello, deberá también tomarse en cuenta los canales comerciales hacia los cuales van dirigidos ambos productos que pugnan entre sí, su campo operativo, la identidad o disparidad de las áreas comerciales y los medios que se utilizan para llegar al consumidor. [3]

7. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO Identidad o semejanza con un nombre comercial El artículo 83, literal b) dispone, que no se pueden registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o que se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna de cada País Miembro y, siempre que induzca al público a error.

Al respecto este Tribunal ha sostenido: “A partir de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se empieza, en el derecho comunitario andino, a darse protección al nombre comercial frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse a aquél puedan inducir a error a los consumidores. Posteriormente, en el literal b) del artículo 73 de la Decisión 313 se dispuso, que no podían registrarse como marcas los signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

Tal disposición se repite en forma textual en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que es la norma que toma ahora en consideración El Tribunal para efectos de su interpretación. “El nombre comercial para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada o registrada como lo dispone el artículo 83, literal b) debe haber sido usado con anterioridad a la solicitud de la marca en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir.

Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso del nombre comercial. Además, el uso del nombre no debe inducir al público a error, lo que significaría, aplicando las normas sobre marcas, que a más de que entre la marca y el nombre exista una identidad o semejanza, la confundibilidad no debe producirse en cuanto a los productos y servicios que la marca protege y la actividad que el nombre ampara.

“También podría aplicarse en materia de nombres comerciales los conceptos de distintividad y de percepción referentes a las marcas, así como los de genericidad, descriptividad, orden público, moral, etc., que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, y los criterios para determinar la existencia o no de la confundibilidad de nombres comerciales entre sí o entre una marca y el nombre..” [4] La doctrina y la jurisprudencia se han ratificado en el hecho de que existiendo confusión entre dos marcas, se estará por la marca registrada más que por la nueva marca, es decir, que se inclinará preferentemente, en favor de la primera que ha generado ya para su titular un derecho adquirido.

8. LOS NOMBRES COMERCIALES Y SU PROTECCION El artículo 128 de la Decisión 344 re refiere a la protección del nombre comercial, expresando que el mismo será protegido por los Países Miembros “sin obligación de depósito o de registro” y que, en caso de que la legislación interna contemplase un sistema de registro, se aplicarán las normas pertinentes del capítulo sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.

“La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro. En tal caso, ¿tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada?.

Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea. “Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro”[5] Se concluye entonces que la protección del nombre comercial puede darse por dos medios: - La vía del uso del nombre comercial; y, - La vía de la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente.

Las dos vías tienen absoluta validez, sin existir prelación o privilegio alguno entre la una y la otra. La prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue la existencia de su derecho. Debe comprobarse que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

En la comparación que incluya a una marca mixta, hay que tener presente cual es el elemento que prevalece o predomina sobre el otro, es decir, encontrar la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor. Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado. 3.

Según lo determina el artículo 82, literal h), de la Decisión 344, no son registrables los signos engañosos para los medios comerciales o para el público, respecto de la procedencia, la naturaleza o el modo de fabricación de los productos, puesto que ello sería atentatorio a la buena fe del consumidor y constituiría una práctica desleal frente a la libre competencia en el comercio de bienes y servicios. 4.

La Decisión 344 en su artículo 83, literal b), por su lado, no considera al nombre comercial como registrado, sino como "protegido"; la protección del nombre la fundamenta en el uso y no en el registro. El uso de un nombre comercial no se refiere únicamente al conocimiento que el público tenga del mismo, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial amparada o protegida por ese nombre. 5.

Un nombre comercial puede impedir el registro de una marca o servir de fundamento para la acción de nulidad, siempre que hubiere sido usado con anterioridad a la solicitud marcaria respectiva. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 5331, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo mediante copia sellada y certificada y remítase, así mismo, copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 42: Restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores; servicios que no puedan ser clasificados en otras clases. [2] Proceso 4-IP-88, sentencia de 9 de diciembre de 1988, G.O. Nº 39 de 24 de enero de 1989.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA [3] Proceso 65-IP-2001, sentencia del 17 de octubre del 2001, marca: “SUSSEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 33-IP-2000, G.O. Nº 581 de 12 de julio del 2000, marca MAXMARA, sentencia del 31 de mayo del 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 43-IP-98, sentencia de 19 de marzo de 1999, G.O. Nº 490 de 4 de octubre de 1999, marca: FAIRBANKS (mixta).

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.