PROCESO 80-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82, literal j); 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LTDA. Marca: “ICOLTRANS” (mixta).

Proceso interno Nº 6151. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintisiete días del mes de febrero del año dos mil dos; en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de la Consejera, doctora Olga Inés Navarrete.

VISTOS: Que la solicitud recibida por este Tribunal el 29 de noviembre del año 2001, se ajusta a las disposiciones del artículo 61 de su Estatuto y que por ello fue admitida a trámite, mediante auto proferido el 6 de febrero del 2002. 1.

ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Comparece como demandante en el proceso interno la sociedad INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE LIMITADA – ICOLTRANS LTDA., para demandar a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se indica como tercero interesado en las resultas del proceso, a la sociedad COLTRANS LTDA. 1.2.

Actos administrativos demandados y objeto de la demanda. La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: - La Resolución Nº 12546 de 30 de junio de 1999, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo Nº 98 66371, por la cual previa declaración de que fue fundada la oposición formulada por COLTRANS LTDA, se negó el registro de la marca “ICOLTRANS” (mixta), clase 39, solicitado por INDUSTRIA COLOMBIANA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE LIMITADA “ICOLTRANS LTDA.”. - La Resolución Nº 16862 de 25 de agosto de 1999, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió el recurso de reposición confirmando la negativa. - La Resolución Nº 21774 de 21 de octubre de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se decidió el recurso de apelación, confirmando nuevamente la Resolución Nº 12546.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, la actora subsidiariamente solicita que se declare infundada la oposición formulada por COLTRANS LTDA, a fin de que se restablezca el derecho y se ordene el registro por el período de 10 años de la marca ICOLTRANS a favor de ICOLTRANS LTDA para distinguir los servicios comprendidos en la clase 39[1] de la clasificación internacional de Niza.

Sustenta sus demandas en que no se trata de productos de consumo masivo popular sino frente a servicios de carácter altamente especializado y en consecuencia los grados comparativos para determinar la confusión o el riesgo de confusión varían fundamentalmente. En tal virtud, expresa que deben enfrentarse los servicios que presta cada empresa, porque la sociedad observante presta servicios de transporte aéreo, fluvial y marítimo; mientras que, la sociedad observada presta servicios de transporte terrestre.

En otras palabras, manifiesta, que aún cuando son servicios de la misma clase, éstos son de disímil naturaleza y que la prohibición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se presenta cuando se trata de productos o servicios idénticos o de productos o servicios que puedan inducir al público a error, no siendo éste el caso. Añade que la marca ICOLTRANS, mixta, es un signo perceptible, suficientemente distintivo en el cual el elemento gráfico es el de mayor importancia porque cualquier evocación o concepto en las citadas figuras siempre será concreto y que en ambos casos el tamaño del elemento figurativo es superior al nominativo.

Por otra parte, arguye que las marcas compuestas por denominaciones o abreviaciones de denominaciones genéricas, descriptivas o usuales para los productos son débiles y que los prefijos “COL” y “TRANS” son inapropiables para distinguir transportes, si no se contara con el elemento gráfico; acotando que el prefijo “COL” hace alusión al nombre de un Estado: Colombia y que por tanto, es susceptible de ser adoptado (en combinación con otros signos), como marca distintiva de servicios.

Además, afirma que la presentación de las marcas es totalmente diferente y por tanto en su apreciación de conjunto no existe confusión y ni siquiera riesgo de confusión. Dice, en último lugar, que en el despacho de las Resoluciones no se tuvieron en cuenta antecedentes jurisprudenciales que son adaptables y aplicables al presente proceso, pero no menciona cuáles son aquellos antecedentes. 1.3.

Contestación a la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio no presentó contestación dentro del proceso interno. La empresa COLTRANS LTDA, contesta la demanda por medio de apoderado, y en dicho acto procesal afirma que el registro de la marca COLTRANS (mixta) se encuentra vigente y que identifica todos los servicios comprendidos en la clase 39 internacional, a saber: “servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías y organización de viajes”.

Manifiesta que el actor al invocar las normas de la Decisión 344 olvida que las características esenciales de la marca deben analizarse no sólo sobre el signo a ser registrado como elemento independiente, sino frente a derechos de terceros. Dice, también, que la marca COLTRANS no es una marca débil porque la terminación TRANS no puede considerarse como una expresión genérica de los servicios que identifica, debido a que por si sola no tiene significado alguno; más bien es una expresión evocativa en el conjunto de la marca, sin que ello implique que la marca sea de carácter débil, porque al ser combinada con la expresión COL que no tiene significado alguno, es de fantasía, forma una expresión perceptible y novedosa para identificar los servicios de la clase 39 internacional y por ende es distintiva.

Arguye, además, que ambas marcas presentan grandes similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas y por lo tanto no pueden coexistir en el mercado. Finalmente, expresa que al momento de comparar marcas mixtas, el elemento predominante es el nominativo dada la fuerza expresiva de las palabras, puesto que, la gráfica carece de expresión fonética que la identifique, razón por la cual, la única forma como los consumidores pueden identificar la marca y solicitar los servicios que comprende es a través de su elemento nominativo y pronunciable. 2.

CONSIDERANDO: 2.1. Competencia del Tribunal. El Tribunal es competente para interpretar, por vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2. Normas a ser interpretadas. Como se ha pedido interpretar los artículos 81, 82, 83 literal a), 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y se observa que de ellos, el 82 tiene varios literales, el Tribunal interpretará las normas indicadas en la consulta, pero limitándola en cuanto a éste se refiere, al literal j) del mismo, por ser esa la disposición específica a que alude el demandante.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.-No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

“Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitada. “A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros” “Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente.

“Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” Con fundamento en lo anterior procede el Tribunal a efectuar la interpretación de las normas referidas, a cuyo efecto analizará, entre otros, los siguientes aspectos que estima pertinentes: Concepto y elementos constitutivos de la marca (requisitos para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica); la irregistrabilidad por identidad o similitud de signos (similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas); las reglas para la comparación entre signos; y, el derecho de oposición y trámite de las oposiciones. 2.3.

Concepto y elementos constitutivos de la marca. Requisitos para el registro de marcas: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica (Artículo 81. Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena señala las tres características básicas e indispensables que debe ostentar un signo para que pueda ser registrado como marca.

Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por ser la marca un concepto inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que lo conviertan en perceptible o identificable por aquellos.

La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende e identifica con un producto o servicio determinado. Y, por cuanto para la recepción sensible o externa de las marcas se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido utilizándose preferentemente para denominar productos o servicios aquellos signos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos, aunque no se excluye la existencia de signos sonoros, olfativos, gustativos, etc.

La distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en descripciones o representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. La norma que se interpreta, al definir el concepto de marca, enfatiza en el aspecto de la distintividad diciendo que “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” es apto para registrarse como tal.

Pero para que el registro se produzca no basta la sola presencia de la distintividad ni tampoco si ella se da acompañada de las otras dos características anotadas, puesto que la ley comunitaria exige, además, que el signo solicitado no encuadre en ninguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

En el presente caso, deberá examinarse, primero, si el signo “ICOLTRANS” (mixta), cuyo registro se pretende, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81, para determinar luego, si no encaja en alguno de los conceptos de irregistrabilidad previstos en la normativa comunitaria, de manera principal el contemplado específicamente en el literal a) del artículo 83, invocado por los interesados. 2.4.

Irregistrabilidad de signos oficiales de estados u organizaciones internacionales. (Artículo 82, literal j). Decisión 344). El literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier Organización Internacional, reconocidos oficialmente cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente del Estado o de la Organización Internacional de que se trate, y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.

Es evidente que la norma comentada tiene el propósito de evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto o servicio. La prohibición no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal y siempre que se haya recabado autorización para ello.

A este respecto el Tribunal anteriormente ha dicho que: “Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto.

“Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”. [2] Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares.

Por lo anterior, se estima que el examinador debe, para definir el caso presente, tomar en consideración si el nombre de Colombia aparece reproducido o imitado en los signos cuyo registro se ha autorizado o se pretende que se realice. 2.5. Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a). Decisión 344). La falta de distintividad del signo y la consecuente confusión que puede generar, además de atentar contra la libre competencia que debe existir entre los empresarios, afecta al público consumidor, en la medida en que una marca carente de distintividad puede inducir en error al adquirente afectando su consentimiento.

El régimen comunitario andino sobre marcas pretende proteger tanto a empresarios como a consumidores asegurando que aquéllos no sean objeto de imitaciones o utilización no autorizada de sus marcas registradas y que éstos no adquieran el producto o el servicio afectados por un vicio del consentimiento determinado por la confundibilidad. Dentro del examen de fondo que la oficina nacional competente efectúa, existan o no observaciones por parte de terceros interesados, dicha entidad administrativa debe, ineludiblemente, constatar si el signo, cuyo registro se solicita, no es idéntico o confundible con una marca, nombre comercial o lema comercial anteriormente solicitado para registro o registrado por una tercera persona.

De igual modo habrá de examinar si el signo no es la reproducción, imitación o transcripción de otro notoriamente conocido en el país en que se solicita o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad; o que, simplemente, sea similar hasta el punto de causar confusión con una marca notoriamente conocida. Concretamente y según el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, no pueden registrarse como marcas los signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para los productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

Al interpretarlo, el Tribunal ha expresado, en palabras que ahora reitera: “ El efecto de la confusión como impedimento de registro debe llevar al público a error sea directo en cuanto a los dos signos o indirecto en cuanto a creer que los productos que tienen marcas idénticas o similares provienen de un mismo productor, en cualquiera de estas dos hipótesis el titular de la marca tendrá la facultad de impedir que en el comercio corran con ese mismo signo productos o bienes que puedan llegar a confundirse con los suyos, limitando así la transparencia que el mercado exige en cuanto a la utilización de signos marcarios.

Por eso marcas idénticas para los mismos productos, no pueden registrarse y no pueden coexistir por la clara disposición de la norma del artículo 83 literal a). “Esta norma, a más de prohibir el registro de marcas idénticas o similares, ratifica el concepto de la “especialidad de la marca”, esto es, que la protección no se ha de referir a todos los productos y servicios sino con el grupo de productos o servicios que puedan tener alguna conexión competitiva, aunque éstos se encuentren identificados en otra clase del nomenclator.

Con lo que para determinar la confusión no se ha de limitar al examen de los idénticos sino también con relación a los bienes similares con los cuales el uso de la marca puede llevar a la confusión, “uso de la marca” que también ha de extenderse a los signos registrados o aquellos que se utilizan en el mercado extramarcariamente ” [3] Ahora bien, como el riesgo de confusión o confundibilidad se fundamenta en la mayor o menor similitud que exista entre los signos, se hace necesario considerar las diferentes especies o formas de asemejarse los signos en conflicto para concluir que ello ocurre por similitud ideológica, la cual se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas, lo que conduce a que sean considerados confundibles signos que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; por similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia; y por similitud fonética, que es la que ocurre entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar.

La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Y para efectos de realizar la comparación entre los signos, tendiente a establecer el grado de similitud o semejanza a fin de determinar la real confundibilidad, la doctrina ha estructurado las siguientes reglas que el Tribunal ha recogido en su jurisprudencia. “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” [4]. 2.6. Clases de marcas y reglas para el cotejo entre ellas.

Se ha establecido por la doctrina la existencia de tres clases de marcas, según que ellas estén representadas por una figura, por una denominación o por un conjunto de figuras y denominaciones. La marca figurativa, también llamada “gráfica”, se materializa como un signo perceptible por el sentido de la vista destinado a evocar una figura caracterizada por su forma externa.

Por lo general no es pronunciable, pues el signo que la representa no tiene vocalización, siendo apenas una figura o distintivo al que se le da un nombre para efectos de poder referirse a ella. La marca denominativa, por cierto la más común y de mayor utilización, es una palabra, un vocablo, un nombre, que tiene expresión literaria y que se aprehende por los sentidos de la vista y del oído y se comunica mediante el lenguaje.

La marca mixta es la que combina elementos denominativos y gráficos. Para el cotejo marcario es indispensable ubicar los signos objeto de la comparación dentro de alguna de las categorías mencionadas, toda vez que existen ciertas particularidades que al ser tenidas en cuenta por el examinador pudieran conducir a eliminar aparentes motivos de confundibilidad o que, por el contrario, conducirían a un veredicto de irregistrabilidad.

Así, por ejemplo, la doctrina ha considerado que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables. Empero tal criterio no se puede generalizar pues, teniendo en cuenta el tamaño, color y colocación del elemento figurativo, éste debe ser considerado predominante.[5] Ahora bien, como en el caso de autos los elementos que deben compararse para determinar si hay lugar a confusión son dos signos de los que doctrinariamente se han denominado como “marca mixta”, es conveniente reiterar lo que el Tribunal, siguiendo a los doctrinantes mas esclarecidos, ha expresado al respecto: "Para el análisis de esta clase de signos distintivos es necesario, especialmente en el presente caso, llegar a precisar cuál de los dos elementos que los conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo; elemento que es en definitiva el que lo caracterizará. “La jurisprudencia del Tribunal Andino ha puesto de relieve cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” (Interpretación Prejudicial No. 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 del 29 de enero de 1989).

(Resaltado de la presente sentencia). “Corresponde por tanto al juez consultante determinar necesariamente —como primer punto del análisis comparativo que realice— cuál de los elementos, gráfico o denominativo, que componen el conjunto marcario de las marcas confrontadas, es el relevante; dado que es a partir de esa determinación cuando procede el análisis destinado a determinar la existencia del riesgo de confusión entre éstas” [6]. 2.7.

Presentación y trámite de las observaciones. (Artículos 93 y 95. Decisión 344). Se contempla en la legislación comunitaria andina en materia de propiedad industrial la posibilidad de que cualquier persona, que tenga legítimo interés, pueda presentar observaciones al registro de una marca solicitada. Según ella, se considera que tiene legítimo interés para presentar las observaciones tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro de la marca.

Las observaciones deben ser tramitadas y resueltas por la Oficina Nacional Competente, la cual podrá rechazar las extemporáneas; las que se fundamenten en solicitud posterior a la petición de registro de la marca que se observa; las que se fundamenten en tratados no vigentes para el País Miembro en el que se solicita la marca o aquellas en que los interesados no hubieran pagado las tasas de tramitación correspondientes.

Según los artículos 93, 94, 95 y 96 de la Decisión 344, una vez admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el primero de los citados, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos. Vencido el mencionado plazo la Oficina Nacional Competente debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.

En este examen, la entidad administrativa, existan o no observaciones por parte de terceros directamente interesados, debe analizar, en primer lugar, si el signo cumple con los presupuestos legales de distintividad para ser susceptible de constituirse en marca, al tenor de lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 81 de la Decisión 344; esto es, si el signo es "perceptible y capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. El concepto plasmado en la resolución o acto administrativo por el cual se califica la semejanza o no de los signos enfrentados y se determina la concesión o la denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario no goza de discrecionalidad en la adopción de su criterio puesto que debe guiarse por las reglas que la doctrina ha elaborado y que han sido reiteradamente acogidas por la jurisprudencia del Tribunal.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.

La Decisión 344 exige reiterativamente (arts. 95 y 96) que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos.[7] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO: Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, como determina el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la solicitud respectiva no debe encontrarse afectada por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la misma Decisión.

SEGUNDO: La Oficina Nacional Competente o el juez competente evaluarán el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para efectos de la comparación, al examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia sentada por este Organismo.

TERCERO: El inciso j) del indicado artículo 82 prohibe la reproducción o imitación de los nombres, escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado u Organización Internacional, que estén reconocidos oficialmente, cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.

Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares.

CUARTO: Por regla general, en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, que es la expresión de la palabra como medio idóneo para requerir el producto o el servicio deseados; exigiéndose que en tales casos, no se presente confusión al ser realizado el cotejo marcario, como condición que posibilita la coexistencia de los signos en el mercado.

QUINTO: No procede el registro de una marca que sea confundible con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero, o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de prioridad, para productos o servicios comprendidos en una misma clase.

SEXTO: El examen de registrabilidad al que debe ser sometido un signo por parte de la Oficina Nacional Competente, antes de ser aceptada o denegada la respectiva solicitud, procede tanto en los casos en los que se presenten observaciones, como en aquellos en los que éstas no sean formuladas.

SÉPTIMO: Sólo pueden formular observaciones a la solicitud de registro de una marca, las personas que acrediten legítimo interés, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de que se trate. Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada, ante el intento de registro de otra idéntica o similar a aquella, así como quien haya solicitado en primer lugar el registro del respectivo signo. Todas las decisiones tendientes a resolver sobre las solicitudes de registro como sobre las observaciones que se formulen respecto de ellas deben constar en actos administrativos debidamente motivados.

El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6151, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Notifíquese al mencionado Consejo de Estado por medio de copia certificada y, remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] “Clase 39.

Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes”. [2] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de noviembre de 1997. Proceso 15-IP-97. Marca CODE BLEU (Etiqueta). En G.O.A.C. Nº 314 de 18 de diciembre de 1997. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 21 de mayo de 1996. Proceso 32-IP-96.

Marca DC’OS (mixta). En G.O.A.C. No. 279 del 25 de julio de 1997. También sobre este tópico puede consultarse la sentencia del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [4] BREUER MORENO, Pedro C. “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [5] Sobre cotejo marcario se recomienda ver lo expresado por el Tribunal en sentencia de 4 de octubre de 2000.

Proceso 66-IP-2000. En G.O.A.C. No. 613 de 26 de octubre de 2000. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia del 01-IX- 2000. Proceso 31-IP-2000. Caso “AMERICAN BRANDS” (mixta). En G.O.A.C. No. 602 de 21 de septiembre de 2000. [7] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 30-X-98, Proceso 35-IP-98, marca “GLEN SIMON”, publicada en la G.O.A.C. Nº 422 del 30-III-99.