PROCESO 83-IP-2001 Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 83 literales a) y b) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actora: PAPELES NACIONALES S.A. Marca "SUAVI SEC". Expediente Interno No. 6239.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en Quito, a los seis días de marzo de dos mil dos. V I S T O S: La solicitud por medio de la cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Magistrada Ponente Olga Inés Navarrete Barrero, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos citados en el epígrafe, dentro del proceso interno referenciado con el No. 6239.

El auto admisorio de la solicitud proferido por este Tribunal el 20 de febrero del año 2002. 1.

ANTECEDENTES: Para realizar la interpretación solicitada el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina tomará en cuenta los siguientes antecedentes o hechos relevantes, señalados por el Juez consultante o extractados del expediente remitido con tal finalidad: 1.1. Las partes en el proceso interno. La actora es la sociedad colombiana “PAPELES NACIONALES S.A.”, la cual concurre por medio de su apoderado.

Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, entidad que profirió los actos demandados. Actúa como tercero interesado la sociedad “EMPRESAS CMPC S.A.”, conocida también como “COMPAÑÍA MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES S.A.” de Santiago de Chile, representada por medio de su apoderado. 1.2. Actos demandados en el proceso interno. Objeto y fundamento de la demanda.

La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: ( Resolución Nº 24564 de 15 de junio de 1994, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se decide la oposición formulada por la actora y se concede el registro de la marca “SUAVI SEC” a favor de la sociedad “EMPRESAS CMPC S.A.”, para amparar los productos comprendidos dentro de la clase 16 internacional.

( Resolución Nº 009432 de 14 de abril de 1997, proferida por el jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución N° 24564 en todas sus partes. ( Resolución Nº 25870 de 30 de noviembre de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual se decidió el recurso de apelación interpuesto, confirmando las dos Resoluciones anteriores.

Consecuentemente a las declaraciones formuladas por la demandante, ésta solicita que se declare fundada la demanda de observaciones por ella presentada y se niegue el registro de la marca “SUAVI SEC”, para amparar productos comprendidos dentro de la clase 16 de la clasificación internacional de Niza[1], ordenando a la demandada la cancelación del mismo.

Afirma que, si bien es cierto, la marca “SUAVI SEC” cumple con los requisitos de distintividad intrínseca, debido a que la misma no es genérica, ni descriptiva, ni se refiere a un objeto o servicio determinado; no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida ésta como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares y que, en el presente caso, la expresión “SUAVI” es muy similar desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual al signo distintivo “SUAVE” que conforma la marca y enseña comercial de los productos de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., lo cual puede traer confusión en el mercado en cuanto a la comercialización de productos de papel distinguidos con la marca “SUAVE”.

Observa, por otro lado, que sobre la expresión “SEC”, que hace parte de la marca “SUAVI SEC”; la sociedad EMPRESAS CMPC S.A., no puede reivindicar ningún derecho, porque la citada expresión es descriptiva para los productos de la clase 16 internacional, ya que una de las cualidades esenciales de los productos de papel es que sirven para secar.

Argumenta, además que, al momento de otorgarse el registro de la marca en discusión se desconocieron las normas relativas al derecho exclusivo que se adquiere sobre una marca por el registro obtenido ante la oficina nacional competente. Finalmente señala la violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 porque al momento en que la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó una marca confundible con una marca registrada por un tercero y una enseña comercial protegida, de acuerdo con la Ley interna, no interpretó ni aplicó correctamente disposiciones contenidas en la Decisión 344 y tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias. 1.3.

Contestación de la demanda. La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de su apoderado, contesta la demanda en los términos que se resumen a continuación: Manifiesta que los actos administrativos acusados y expedidos por la entidad que representa se ajustaron a derecho y a lo establecido a las normas vigentes en la materia, garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa.

Agrega que, como se ha insistido, en los diferentes actos administrativos expedidos por esa oficina se observan tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca, en concordancia con el artículo 81 de la Decisión 344, cuales son: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Hace alusión a varias sentencias del Tribunal en las que se interpreta la aplicación de los conceptos enunciados. Así mismo, afirma que, para conceder el registro de la marca “SUAVI SEC” se procedió al análisis jurídico sobre la registrabilidad de la misma, efectuando el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas, concluyéndose que no presentan semejanzas suficientes que conlleven al engaño de los consumidores, quienes podrán diferenciarlos de otros productos, pues no existe confundibilidad entre las mismas.

Alega que no existe violación del literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 debido a que la marca solicitada no se encuentra incursa en esta causal de irregistrabilidad, habida cuenta que no induce al error al consumidor respecto de la procedencia, naturaleza y características del producto. En consecuencia, apunta que, la marca “SUAVI SEC” cumple con los requisitos establecidos en la norma comunitaria, haciendo relevante el hecho que está provista de los suficientes elementos que le dan fuerza distintiva sin que se configuren las causales de irregistrabilidad contenidas en la norma comunitaria.

La sociedad “EMPRESAS CMPC S.A.”, por medio de su apoderado, se opone a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones de la demanda, fundamentándose en lo que se sintetiza a continuación: Afirma que los actos administrativos acusados no violan los artículos citados por la actora, puesto que, al conceder el registro de la marca “SUAVI SEC”, la oficina nacional competente consideró que entre las marcas en conflicto no existía riesgo de confusión, ya que las similitudes existentes entre las mismas no eran suficientemente contundentes como para que se induzca al error en el consumidor.

De otra parte, alega, que la Superintendencia de Industria y Comercio consideró también que los signos en conflicto evocan el concepto de “suavidad”, el cual corresponde a una característica de los signos amparados en la clase 16, como es el papel, término que no es apropiable porque colocaría a los demás competidores en situación de desventaja al no permitirle utilizar palabras necesarias para describir las características del producto.

Además señala que no hay riesgo de confusión visual o fonético o ideológico haciendo una reflexión y comparación entre las marcas en disputa y que en cuanto se refiere a los derechos sobre la enseña comercial “SUAVE”, la demandante mal puede alegarlos cuando lo único que se acredita es el depósito de la enseña y no el uso de la misma.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de su Tratado de Creación. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS: El Tribunal interpretará, de las normas indicadas en la consulta, los artículos 81, 83 literales a) y b) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión. No lo hará con respecto a los artículos 146 y 147 de la misma.[2] El texto de las normas a ser interpretadas es el siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona". “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al publico a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; (…) “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. 4.

CONSIDERACIONES: Procede el Tribunal Comunitario a resolver la solicitud de interpretación prejudicial que se le plantea, para lo cual abocará entre otros y principalmente, los siguientes aspectos relacionados con la misma: a) los requisitos para el registro de marcas; b) Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión; c) Irregistrabilidad por identidad o similitud de signo con un nombre comercial protegido y d) Derechos conferidos por el registro de la marca. 4.1.

Los requisitos para el registro de marcas (artículo 81, en concordancia con los artículo 82 y 83. Decisión 344). En el Régimen Común de Propiedad Industrial Andino, con el rango de normas de Derecho Comunitario, se establecen los requisitos que debe tener un signo para ser registrado como marca. Es así como el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión se refiere a las cualidades esenciales de la marca, esto es, la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

También estatuye la citada norma, en su inciso segundo, que la función fundamental de la marca es la de distinguir productos o servicios. El concepto de marca dice referencia con todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares producidos o comercializados por otra.

Es condición primordial para que un signo se pueda registrar como marca que posea distintividad, o sea, que permita diferenciar claramente el producto o servicio al que se refiera, de otros que se encuentren en el mercado. Pero además debe ser perceptible, esto es, con aptitud de ser aprehendido por medio de los sentidos o de la inteligencia por parte de los consumidores, de manera tal que pueda ser apreciado en imágenes, impresiones, palabras, gráficos, colores, etc.

Y por último, el signo con vocación de convertirse en marca debe ser susceptible de representación gráfica, vale decir, idóneo para ser traducido en palabras, figuras o signos que permitan o faciliten tener una concepción material de su contenido, forma, dimensiones, etc.[3] De esta manera en el ordenamiento jurídico andino un signo únicamente es registrable como marca cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem.

Con todo, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado para registro no se halle incurso en alguna de las taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Es por lo anterior que el juez nacional consultante al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino deberá analizar, en el presente caso, si el signo “SUAVI SEC” cuyo registro se impugna mediante la demanda contenciosa que da lugar a la consulta, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 y si ello fuere así, examinar si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales a) y b) del artículo 83, que son los que sirven de fundamento a la demandante para adelantar su impugnación al registro. 4.2.

Irregistrabilidad de signos idénticos o semejantes que puedan crear confusión. (artículo 83, literal a). Decisión 344). El artículo 83, literal a) de la Decisión 344, se refiere al tema del riesgo de confusión, entendiéndose por tal, el efecto de tomar una cosa por otra, lo que podría suceder por la similitud o semejanza entre dos marcas, o por la completa identidad de las mismas.

La posibilidad de confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos de los productos o servicios que ellos protegen. Semejanza que puede llevar a los consumidores a error o confusión determinándolos a adquirir esos productos o servicios, sin caer en cuenta que provienen de empresas diferentes. El Tribunal ha dicho a este respecto que: “ La confundibilidad de la marca……es noción estrechamente relacionada con el error, porque inevitablemente la confusión en la oferta de productos o marcas similares o idénticas genera error en el consumidor, error que desde el punto de vista jurídico vicia el consentimiento.

La causal de irregistrabilidad del signo idéntico o similar a otro ya registrado o solicitado en registro evita que se atente contra la distintividad de la marca y contra su identidad con el producto a que ella accede. El signo idéntico o semejante a la marca registrada representa una amenaza de introducir desorden en el mercado de productos y además de inducir a error al consumidor y al productor interesado en que se conozca la calidad y origen de su producto por medio de la identificación marcaria; también introduce desorden en el mercado de bienes y de servicios afectando la libre competencia. Por todo ello las solicitudes de registro de signos marcarios que amenacen con introducir confusión en el mercado, error en el consumidor y fallas en la identificación de los bienes y servicios, con quien los produce, no pueden dar lugar a registro ”. [4] El signo que se proyecte registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada prioritariamente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro (o por la prioridad en su caso) y por tanto otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.[5] El examen que se efectúa para definir si un signo que se solicita para registro está afectado del riesgo de confusión, se denomina cotejo marcario o examen de registrabilidad y es un procedimiento al que la doctrina y la jurisprudencia han otorgado la máxima importancia, construyendo reglas orientadoras que deben ser aplicadas siempre que se trate de resolver una petición de tal naturaleza. [6] 4.3.

Protección de los nombres comerciales. (artículo 83, literal b). en concordancia con el artículo 128. Decisión 344). En el artículo 83, literal b), de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, se establece como una de las causales de irregistrabilidad de un signo, el que sea idéntico o semejante a un nombre comercial protegido legalmente por cuanto se podría inducir al público a error.

A su turno, el artículo 128 de la Decisión 344, indica que el nombre comercial será protegido por los Países Miembros, sin obligación de depósito o de registro aunque se deja a elección de éstos el reglamentar algún sistema de registro, de donde se concluye que la protección del nombre comercial puede darse de dos maneras: o por el uso o por la inscripción o registro ante la Oficina Nacional Competente, siendo las dos igualmente válidas, sin que tenga prelación o privilegio alguno la una sobre la otra.

Así las cosas, puede deducirse que un nombre comercial preexistente que reúna los requisitos exigidos y obligados para la protección (uso comprobado o inscripción o registro, según el caso), puede oponerse al registro como marca de un signo idéntico o que se le asemeje. Cabe destacar, por último, que la prueba del uso del nombre comercial corresponderá a quien alegue su existencia, debiéndose verificar que el nombre haya sido utilizado con anterioridad a la solicitud de registro de la marca. [7] 4.4.

El derecho de uso exclusivo de la marca. (artículo 102. Decisión 344). En la doctrina y en los diferentes ordenamientos jurídicos se conocen dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso; y, el sistema atributivo que confiere derecho al uso exclusivo sólo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro.

En el Ordenamiento Comunitario Andino, la norma correspondiente, el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión, se encuentra ubicada en el sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo. Registrado el signo como marca y sólo entonces, el titular puede hacer valer su derecho de propietario para lo cual goza, entre otras de las siguientes facultades: “…de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;

“Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; “La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.” [8] Es de este derecho exclusivo que nace del registro, que se deriva el ius prohibendi que otorga al titular la capacidad de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo.

Por las consideraciones que anteceden, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:

PRIMERO. De conformidad en la legislación comunitaria andina, para que un signo se considere apto para el registro como marca, debe reunir tres requisitos: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica; además no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO. El signo que se proyecte registrar, no puede generar confusión con relación a los bienes o servicios distinguidos por una marca debidamente inscrita, o solicitada prioritariamente, la cual goza de la protección legal conferida por el registro (o por la prioridad, en su caso) y por tanto, otorga a su titular el derecho de hacer uso exclusivo de ella.

TERCERO. No puede registrarse un signo que sea idéntico o semejante a un nombre comercial, al cual la normativa comunitaria protege si su existencia y uso son anteriores al registro solicitado. Para establecer la confundibilidad entre un nombre comercial y una marca se aplican los mismos criterios que para el cotejo o comparación entre marcas.

CUARTO. El titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de oponibilidad frente a terceros, por ello considera la legislación comunitaria andina al ius prohibendi como la facultad para actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca y la comercialice. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el proceso Nº 6239.

Notifíquese esta sentencia al Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada. Remítase copia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] “Clase 16.

Papel, cartón y artículos de esta materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.” [2] De conformidad con reiterada jurisprudencia el Tribunal se abstiene de interpretar las normas citadas porque ellas no son aplicables, en general a casos particulares, puesto que constituyen obligaciones o compromisos genéricos de los Estados Miembros.

Ha dicho sobre el particular: “ Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión, ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria' " Proceso 17-IP-98, sentencia de 21-IV-98, en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [3] Con respecto a estos requisitos puede consultarse la profusa jurisprudencia del Tribunal y entre muchos, los siguientes casos: Proceso 24-IP-97, sentencia de 17-II-98, G.O.A.C. Nº 343 de 26-V-98, Marca: WORLD CUP FRANCE 98.

Proceso 20-IP-96, sentencia de 25-VII-97, G.O.A.C. Nº 291 de 31-IX-97, Marca: EXPOVIVIENDA. Proceso 2-IP-95, sentencia de 19-IX-95, G.O.A.C. Nº 199 de 26-I-96, Marcas: LAURA vs. LAURA ASHLEY. Proceso 27-IP- 95, sentencia de 25-X-96, G.O.A.C. Nº 257 de 14-IV-97, Marca EXCLUSIVA. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 21-IP-96, sentencia de 1-XII-97, G.O.A.C. Nº 318 de 26-I-98, Marca: GOLOSIA. [5] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 4-IP-98, sentencia de 17-VIII-98, G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98, Marca: OPTIPAN (nominativa). [6] Pueden consultarse a este respecto los Procesos 1-IP-87, sentencia de 3-XII-87, en G.O.A.C. Nº 28 de 15-II-88, caso AB VOLVO, MARCA VOLVO. 1-IP- 98, sentencia de 17-IV-98, en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98, Marca: EXPOSISTEMAS (mixta). [7] Una exposición más detallada sobre la protección al nombre comercial puede encontrarse en el Proceso 3-IP-99, sentencia de 14-V-99, en G.O.A.C. Nº 461 de 22-VII-99, Marca: LELLI. [8] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 4-IP-94, Sentencia de 7-VIII-95, en G.O.A.C. Nº 189 de 15-IX-95, Marca: EDEN FOR MAN.