PROCESO 12-IP-2002 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Actor: EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. EMCOCLAVOS S.A. Marca: “EL LEGENDARIO VENCEDOR”.
Proceso interno N° 5857-237-99-E.G. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los trece días del mes de marzo del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, por intermedio de su Presidente, doctor Eloy Torres Guzmán. VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 23 de enero del año 2002 se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y, que en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A., siendo demandados, el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual de la República del Ecuador, IEPI. Se constituye en tercero interesado, el señor Víctor Manuel Freire Andrade. 1.2 Actos demandados.
La interpretación se plantea en razón de que la Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 0966848, de 14 de diciembre de 1998, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador, por la cual se rechaza la observación presentada por la Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A. y, se concede el registro de la marca “EL LEGENDARIO VENCEDOR”, destinada a proteger servicios comprendidos en la Clase Nº 6 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor del señor VICTOR MANUEL FREIRE ANDRADE.
Solicita también, la actora, la nulidad de la Resolución Nº 0967851, de 22 de febrero de 1999 expedida por la misma Institución, en la cual se reforma la Resolución Nº 0966848, en lo correspondiente al punto cuarto y, en el sentido de determinar que el registro se concede “sin otorgarse exclusividad sobre la denominación VENCEDOR”. 1.3 Hechos relevantes.
En la solicitud que en materia de interpretación prejudicial ha sido presentada, la instancia consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 19 de septiembre de 1995, el señor Víctor Manuel Freire Andrade presentó solicitud para obtener el registro de la marca de fábrica denominada “EL LEGENDARIO VENCEDOR”, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 6 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. 2.
La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 368, página 126. 3. Luego de publicado el extracto, fueron formuladas observaciones por parte de la Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A., argumentando ser propietaria de la marca “VENCEDOR”, registrada tanto en Ecuador como en Colombia y, que protege también productos de la clase Nº 6 de la Clasificación Internacional de Niza. 4.
El 14 de diciembre de 1998, el Director Nacional de Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 0966848, rechaza la demanda de observaciones presentada por la Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A. y concede registro para la marca “EL LEGENDARIO VENCEDOR”. 5. El 22 de febrero de 1999, el Director Nacional de Propiedad Industrial, resolvió modificar el acto administrativo anterior mediante Resolución Nº 0967851, específicamente en su punto cuatro, determinando que el registro se concede “sin otorgarse exclusividad sobre la denominación VENCEDOR”. b) Escrito de demanda La Empresa Colombiana de Clavos S.A. EMCOCLAVOS S.A., domiciliada en Santafé de Bogotá, República de Colombia, a través de su Gerente y Representante Legal, presenta demanda de nulidad contra la aludida Resolución Nº 0966848, argumentando ser propietaria de la marca “EL VENCEDOR” en Ecuador, según certificado de registro Nº DNPI-4560-97-MICIP y en Colombia conforme el certificado Nº 169.319; ambos destinados a proteger productos comprendidos en la clase Nº 6 de la Clasificación Internacional de Niza.
Señala que las marcas de su propiedad, solicitadas y registradas con anterioridad a la marca “EL LEGENDARIO VENCEDOR” ilegalmente registrada por el Director Nacional de Propiedad Industrial “ conferían a la empresa colombiana un derecho preferente para reinvindicar el uso exclusivo de su marca “VENCEDOR” para aquellos productos para los cuales obtuvo el registro y presentó la solicitud anterior y consecuentemente, le confería un legítimo interés para presentar observaciones en contra de solicitudes de registro de marcas, iguales o similares, destinadas a distinguir productos comprendidos en la misma clase internacional, y cuyo eventual registro y uso podrían perjudicar los legítimos intereses de la EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. ENCOCLAVOS S.A.”.
Manifiesta que al concederse este registro se ha “ violentado las más elementales normas en materia de propiedad industrial y que con la marca “VENCEDOR”, de propiedad de la EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S.A. EMCOCLAVOS S.A., existen semejanzas en los campos gráfico-visual, fonético-auditivo y conceptual, que vuelven a las marcas confundibles a primera vista, tanto más si tenemos en cuenta que los productos protegidos por las marcas en conflicto son artículos de la misma naturaleza y clase internacional.”.
En la demanda se destaca jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 9-IP-94 y 2-IP-95. c) Contestación a la demanda El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, IEPI, al contestar la demanda por intermedio de su Presidente, afirma que con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas; niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y, ratifica el contenido de las Resoluciones cuya nulidad es materia de la impugnación. El Director Nacional de Patrocinio, Delegado del Procurador General del Estado ecuatoriano, por su parte, expresa que es de responsabilidad del IEPI el comparecer directamente a juicio en defensa de los intereses institucionales, no obstante lo cual señala domicilio para efectos de “vigencia procesal”.
No consta en el expediente contestación a la demanda presentada por tercero interesado en esta causa. Con vista de lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación. No obstante que la interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio Nº 493-TCA-DQ-1S, de 9 de enero del año 2002, fecha en la cual se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184 y aludido por el solicitante, el Organismo procede a atender el requerimiento formulado, sólo por considerar que los cambios introducidos por la Decisión 500, no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el anterior artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125.
Es preciso recalcar que el Tribunal Consultante solicita también la interpretación del artículo 196 literal a) de la Ley ecuatoriana sobre Propiedad Intelectual, disposición ésta que por su carácter de exclusivamente nacional, no será obviamente materia de la interpretación requerida. 3. NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el entendido de que la interpretación relativa al artículo 82, deberá necesariamente limitarse al literal a), que es la disposición aplicable al caso controvertido en la causa sometida a la resolución de la instancia judicial interna: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
5. RESTRICCIONES AL REGISTRO MARCARIO. Denominaciones no susceptibles de ser consideradas como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) establece que no podrán registrarse como tales, los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir una marca.
Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los tres requisitos determinados en el artículo 81, esto es, perceptibilidad, distintividad y representación gráfica; condiciones que, en resumen, determinan que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse idea concreta acerca de él, utilizando palabras o figuras.
El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se impugna, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 81 y, verificar, si en este caso específico no incurre en las excepciones a la registrabilidad, contempladas en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344.
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad o la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal a) del artículo 83 objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles, signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [3]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [4] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas en cotejo. 3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 5857-237-99-E.G., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Tribunal, mediante copia sellada y certificada y, remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos;
Construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.