PROCESO 4-IP-2002 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82, literales a) y d), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 5630. Actor: MISS CELEBRIDAD INTERNACIONAL LTDA. Marca: "MISS VALLE". EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los tres días del mes de abril del año dos mil dos, se pronuncia sobre la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, órgano que por medio del Consejero Ponente, doctor Manuel Urueta Ayola la eleva ante el Tribunal, dentro del expediente interno 5630, a cuyos efectos remitió el petitorio correspondiente, recibido el 27 de febrero de 2002, previas las siguientes consideraciones: VISTOS: La mencionada solicitud cumple con los requisitos establecidos por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual fue admitida a trámite mediante auto proferido el 20 de marzo de 2002, una vez regularizada por el Juez Consultante la solicitud, según lo ordenado por auto de 27 de febrero del mismo año. 1.
ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, del expediente remitido, se deducen: 1.1. Las partes: La actora es la sociedad “MISS CELEBRIDAD INTERNACIONAL LTDA.”, la cual concurre por medio de su apoderado. Es demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. La demanda: La actora pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: La Resolución N° 34057 de 18 de agosto de 1994, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo N° 92-358.469, mediante la cual negó el registro de la marca MISS VALLE (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 41 internacional.[1]; la Resolución N° 23346 del 31 de Octubre de 1996, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la cual se decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución N° 34057, confirmándola en todas sus partes; y, la Resolución N° 34057 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio que resuelve el recurso de apelación interpuesto y confirma las resoluciones anteriores.
Como consecuencia de las nulidades impetradas solicita que a título de “restablecimiento del derecho” se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca (etiqueta) MISS VALLE mixta, para distinguir los productos de la clase 41. Apoya sus solicitudes argumentando que hubo una apresurada decisión por parte de la autoridad competente al considerar a secas la expresión MISS VALLE, sin tomar en cuenta el conjunto que forma el signo (etiqueta) solicitado (formas, representación gráfica, composición, etc.), porque no se trata de una marca simplemente nominativa sino de un signo distintivo que puede definirse por sus características visuales, cromáticas, morfológicas e intelectuales.
Manifiesta que se violaron los artículos 81 y 82, literal a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena porque se erró fatalmente al considerar que dentro del registro se reivindicaba la propiedad sobre el término MISS VALLE, haciendo abstracción de los elementos esenciales de la etiqueta como es la figura que aparece en ella; puesto que lo que se pide es el registro gráfico que es lo principal, mientras que la expresión MISS VALLE no hace sino indicar el Departamento al cual pertenece la representante que participa en el evento, por lo que es un elemento accesorio de la marca.
Indica que el elemento gráfico predomina si se tiene en cuenta la composición de la figura tal y como se muestra en los medios de comunicación. Es el logotipo el que distingue a la marca y no se puede separar, ni ignorarse como si éste no fuese la parte principal y preponderante de la misma. Dice que lo que intenta al solicitar la marca (etiqueta) MISS VALLE es mostrar ante los espectadores, televidentes, etc. que se trata de una marca cuyo símbolo, logotipo, figura identifican de manera amplia el concurso MISS MUNDO COLOMBIA; y que éste, va a escoger la representante de dicho Departamento, para así después de la eliminación Nacional, representar a Colombia en el gran evento Internacional MISS MUNDO, concurso conocido tanto nacional como mundialmente. 1.3.
Contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de su apoderado, contesta la demanda en los términos que se resumen a continuación: Aduce como primera razón de defensa la legalidad de los actos administrativos, ya que las Resoluciones impugnadas fueron proferidas por la autoridad competente, quien aplicó de forma válida y legal las normas pertinentes en materia de marcas, al asunto de que trata el presente proceso.
Continúa diciendo que la segunda razón de defensa es la irregistrabilidad de la marca MISS VALLE para distinguir los servicios de la clase 41 debido a que se halla incursa en la prohibición contenida en el literal a) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “ por cuanto el pronombre MISS (señorita) anexo al nombre de un lugar geográfico, no tiene capacidad para distinguir los servicios que se pretenden comercializar a través del signo, con respecto a certámenes de belleza” y, en tal virtud, carece de suficiente fuerza distintiva.
Afirma que del análisis realizado conforme al contenido de la normativa aplicada, los actos acusados son asertivos en señalar que: “ no es posible restringir el uso de dicha expresión, para que sea usada en forma exclusiva por el solicitante, ya que existen otras organizaciones a nivel nacional que también necesitan hacer uso de dicha expresión para la realización de sus eventos de belleza”.
Por todo lo anteriormente manifestado la demandada, solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de la Nación y en especial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por cuanto carecen de apoyo jurídico para que prosperen.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. La competencia del Tribunal resulta de lo que consagra el Tratado de su Creación, que lo faculta en su artículo 32 para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas, correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión: Art. 81. "Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona." Art. 82.
“No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; ( ) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;” 4.
CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará los siguientes temas referidos a las normas comunitarias transcritas: Requisitos para el registro de marcas; reglas para la comparación de marcas y elementos dominantes en una marca mixta; y, denominaciones de origen. 4.1.
Los requisitos para el registro de marcas: En el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se encuentran prescritos los tres requisitos necesarios para la inscripción de un signo como marca que identifique un producto o servicio determinado. A saber, tales requisitos son: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.
La distintividad ha sido calificada tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como la función esencial de la marca ya que por medio de ella el producto o servicio se diferencia de otros, de forma que el consumidor puede identificarlos al momento de realizar su elección y comprar efectivamente lo que quiere.[2] Así un signo que no sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro no tendrá la capacidad de ser distintivo.[3] La perceptibilidad, en cambio, se manifiesta cuando la marca, que es un bien inmaterial, se materializa de forma que puede ser percibida o captada por los sentidos; es decir que de lo abstracto pasa a tener una existencia sensible y tangible.[4] Tanto la distintividad como la perceptibilidad se interrelacionan entre sí y se conectan con el tercer factor que es la susceptibilidad de representación gráfica, que no es más que la facultad del signo de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares por medio de los gráficos y/o las palabras.
El examinador debe estar consciente de que la marca que cumple con esos tres requisitos produce el vínculo ideal entre el producto o servicio y el signo que lo identifica, en cuanto que tal unión es captada y retenida en la memoria del consumidor, convirtiéndose en una verdadera marca que protege el origen y fama empresarial, las cualidades y las características del producto o servicio y la voluntad del consumidor al adquirir ese producto o servicio en particular[5].
Por lo tanto, cuando determina que efectivamente el signo solicitado los reúne, puede ser registrable. 4.2. Reglas para la comparación de marcas y elemento dominante en una marca mixta: La irregistrabilidad de signos que no constituyen marca conforme al artículo 81 contemplada como prohibición en el artículo 82 literal a) de la Decisión 344 es una consecuencia, sobre todo, de la falta de distintividad que pueden tener algunos signos y que llevan a la confusión al consumidor, hasta el punto de hacerlo tomar de manera errada un producto o servicio.
Para analizar el grado de confundibilidad de una marca se debe tener en cuenta todo el conjunto marcario, no se puede separar las partes que la conforman, ni fraccionarse, ni dividirse o sustraerse de la unidad tal como se ha expresado en jurisprudencia anterior: “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.
“Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirva de marca.” [6] Además el cotejo es sucesivo y se ponen en relevancia más las semejanzas que las diferencias existentes entre los signos en comparación, sea que éstas provengan del elemento gráfico o del elemento denominativo; no siendo posible que sólo se determinen las semejanzas del elemento gráfico, dejando a un lado el elemento denominativo, o viceversa, porque ambos son parte y están conectados dentro de un mismo signo y su titularidad es otorgada sobre ambos elementos, no sobre uno de ellos.
El elemento denominativo está constituido por las letras o palabras que constituyen el conjunto pronunciable, este elemento puede tener significado o no y dependiendo de ello, tratarse de una marca sugestiva que guarde relación con la indicación de su naturaleza o procedencia; o de una marca de fantasía que carezca de connotación conceptual.
Por ello se ha dicho que mientras más fantasiosa sea la expresión o palabra de la marca, mayor será su fuerza distintiva y menor su riesgo de confusión. El elemento gráfico lo conforma la imagen o figura compuesta por líneas, colores y formas que da a conocer un concepto determinado al ser asociado con el producto o servicio que distinga y que pueda ser recordado fácilmente por el consumidor.
En una marca pueden existir uno o ambos elementos y dependiendo de ello, se hablará de marca denominativa, de marca gráfica o de marca mixta. Dentro de una marca mixta como se mencionó anteriormente puede predominar el elemento gráfico o el elemento denominativo y esa preeminencia no hace sino acentuar la diferencia o semejanza a la hora de compararla con otra marca o marcas, sin que por ello deban ignorarse las diferencias o semejanzas del elemento secundario. 4.3.
Denominaciones de origen: La norma comunitaria por medio del literal d) del artículo 82, prohibe expresamente el registro de signos que consistan exclusivamente en la designación de un lugar de origen. Estamos frente a una denominación de origen, según Marco Matías Alemán, “cuando la indicación de procedencia consiste en un lugar geográfico correspondiente a un país región o localidad, o área geográfica determinada, por medio de la cual se identifica a un producto originario de ellos y cuya calidad o característica se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos estaremos frente a una denominación de origen ” [7] Esta prohibición, entonces, se explica porque las denominaciones que se refieren a un lugar de origen son empleadas por la colectividad y por lo tanto pueden ser utilizadas por todos los empresarios asentados en la localidad o zona geográfica para expresar o poner de manifiesto la procedencia territorial del producto, lo cual consta como una información adicional del producto o servicio en el envase, envoltura, propaganda, etc.; pero no se puede pretender utilizar exclusivamente y a título de marca una denominación geográfica o de origen para identificar los productos o servicios de una empresa determinada.[8] Si el examinador advierte en el análisis de la marca solicitada para su registro que se trata de una denominación de un lugar de origen o geográfico, no puede conceder tal registro porque la marca es inepta para ser admitida, ya que si se la adjudica ello tendría una consecuencia injusta sobre el resto de empresarios de la misma región impidiendo el uso de una indicación de procedencia de su producto o servicio y sobre la cual tienen derecho y se violentaría el ordenamiento jurídico andino. En virtud de lo anteriormente expuesto, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E:
PRIMERO: Un signo para que sea registrable como marca debe cumplir con los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, de conformidad con los criterios vertidos en la presente sentencia.
SEGUNDO: Ningún signo que se ajuste a las causales de irregistrabilidad del artículo 82 puede ser objeto de registro. Para analizar sus elementos el examinador aplicará las reglas recogidas en la jurisprudencia para la comparación de signos.
TERCERO: El elemento dominante en un signo, no excluye o aminora la importancia de los demás elementos que conforman la marca, solo acentúa más las semejanzas o diferencias que pueda tener con otro u otros signos.
CUARTO: No son registrables los signos que contengan denominaciones genéricas o descriptivas, como las denominaciones que se refieren a lugares geográficos, ya que su uso es común para la colectividad y no puede ser exclusivo de un particular a título de marca. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, cuando dicte sentencia dentro del proceso Nº 5630 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, e igualmente deberá dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal.
Notifíquese. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] CLASE 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales. [2] Ver una explicación más amplia en OTAMENDI, Jorge.
“DERECHO DE MARCAS”. Ed. ABELEDO-PERROT. Buenos Aires. Argentina. 1989 Págs. 7-10. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 12-IP-2001. Sentencia de 5 de septiembre de 2001. Marca: “MISS BOLIVAR”. G.O.A.C. 718 de 27 de septiembre de 2001. [4] Ver más en FERNÁNDEZ NOBOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DE DERECHOS DE MARCAS”. Ed. Montecorvo.
Madrid España.1984. Pág. 21. [5] Ibídem nota de pie (4). Págs. 23 a 25. [6] TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA. Proceso 1-IP-87. Sentencia de 3 de diciembre de 1987. G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988. También Proceso 11-IP-2001. Sentencia de 26 de marzo de 2002. Marca: “MISS BOYACA”. [7] ALEMAN, Marco Matías. “MARCAS: Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios.
Ed. Top Managment. Bogotá – Colombia. Primera edición. Pág. 74. [8] Ver también en FERNÁNDEZ NOBOA, Carlos. Ibídem. Pág. 163.