PROCESO 18-IP-2002 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio del artículo 81 de la misma Decisión. Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca: “FITNES”.
Proceso interno N° 5451. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito a los diez días del mes de abril del año dos mil dos. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero de Estado, doctor Manuel S. Urueta Ayola, VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 28 de febrero del año 2002, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1 Partes. Actúa como demandante la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Se constituye en tercero interesado, la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 1.2 Actos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. demanda ante la jurisdicción nacional consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 27387, de 28 de octubre de 1997, expedida por la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la que, al resolver el recurso de reposición interpuesto, declaró infundada la demanda de observación presentada y concedió el registro de la marca “FITNES”, por el término de diez (10) años, en favor de la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., para proteger productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Solicita además la nulidad de la Resolución Nº 3792, de 20 de octubre de 1998 expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, por la cual se resolvió el recurso de apelación, que también confirma la Resolución Nº 27387. 1.3 Hechos relevantes. En el escrito presentado, la instancia consultante destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.
El 4 de septiembre de 1989, la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para obtener el registro de la marca mixta FITNES, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza[1]. 2. La solicitud en referencia fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 363, de 28 de junio de 1991, pág. 570. 3.
Luego de publicado el extracto, fueron formuladas observaciones por parte de la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., argumentando ser propietaria de la marca FINESSE, según certificado de registro Nº 129.232, de 22 de diciembre de 1989, que protege productos comprendidos también en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con vigencia hasta el 22 de diciembre del 2004. 4.
El 23 de julio de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 20091, declara fundada la demanda de observaciones presentada por la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y niega el registro de la marca solicitada. 5. La empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, recurso de reposición y en subsidio el de apelación acerca de la Resolución Nº 20091, solicitando su revocación. 6.
El 28 de octubre de 1997, la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, resolvió el recurso de reposición, en el sentido de revocar la Resolución Nº 20091, a través de la Resolución Nº 27387, en la cual declara infundada la observación formulada por la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. y concede el registro de la marca mixta FITNES en favor de la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. 7.
La empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. inconforme con la expedición de la Resolución Nº 27387, interpone recurso de apelación. 8. El 20 de octubre de 1998, la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación mediante Resolución Nº 3792, por la cual nuevamente se confirma la Resolución Nº 27387. b) Escrito de demanda La empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., domiciliada en Sopó, Cundinamarca, Colombia, a través de su apoderado, presenta demanda de nulidad contra la Resolución Nº 27387, de 28 de octubre de 1997 y de la Resolución Nº 3792, de 20 de octubre de 1998, mediante las cuales se concede registro a la marca mixta FITNES en favor de la empresa SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., considerando como infundada la observación presentada por ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Fundamenta su demanda, afirmando ser propietaria de la marca FINESSE, según certificado de registro Nº 129.232, de 22 de diciembre de 1989, que protege productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con vigencia hasta el 22 de diciembre del 2004.
Señala que “los productos que se distinguen con las dos marcas son los mismos, es decir, los productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972”. Alude que “la marca solicitada imita la marca previamente registrada, pues reproduce todas sus letras, cinco de las cuales en un idéntico orden de disposición (FITNES – FINESSE), todo lo cual hace que las marcas al primer golpe de vista produzcan una misma impresión de conjunto.
Por la misma razón, las denominaciones son confundibles fonéticamente, máxime si se toma en cuenta que tienen idénticos sonidos vocálicos. Es evidente, pues, que entre las denominaciones en conflicto existe una protuberante semejanza ortográfica, fonética y visual, que las hace confundibles a primera vista y que de coexistir ambas marcas en el mercado se induciría al público a error en detrimento del titular de la marca original.” Considera como violado el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 pues estima que “la Administración estaba en la obligación de aplicar dicha norma y en consecuencia denegar la marca mixta FITNES.” En la demanda se destaca jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 1-IP-87,7-IP-95, 13-IP-97, 28-IP-97, entre otros. c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, al contestar la demanda, afirma que se opone a las pretensiones de la demanda pues carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prospere.
Señala que con la expedición del acto administrativo acusado no se incurrió en violación alguna de las normas invocadas y, que éste se ajustó plenamente a derecho, de manera especial a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria. Expresa que “ efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas FITNES (mixta) y FINESSE en debate, se concluye en forma evidente que éstas no son semejantes entre sí y no existe confundibilidad entre las mismas en los aspectos gráficos, ortográficos y fonéticos y por lo tanto, de coexistir en el mercado no conllevarían a error al público consumidor, no existiendo la posibilidad de confusión directa e indirecta entre las mismas”.
Hace también alusión a jurisprudencia sentada por este Tribunal en los Procesos 1-IP-87, 1-IP-95, 22-IP-96 y 14-IP-98. Solicita, entre la prueba pedida, la interpretación prejudicial de este Organo Jurisdiccional. d) Tercero interesado La firma SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., con domicilio en Vevey, Canton de Vaud, Suiza, a través de apoderada, considera que la Administración al emitir sus resoluciones no violó el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, pues no incurrió en error alguno al momento de tenerlo en cuenta en el estudio de confundibilidad de las marcas en conflicto.
Argumenta que “ La forma caprichosa y característica como se encuentra escrita la marca fitNes (mixta) constituye un elemento predominante dentro de la marca solicitada, por cuanto la letra utilizada es idéntica a la letra utilizada para la marca notoriamente conocida en el mercado colombiano NESTLE, de propiedad de mi representada, que además forma parte de su nombre comercial SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.”.
Concluye en definitiva, que “la Administración en sus Resoluciones objeto de esta demanda de nulidad, no violó la norma en comento al afirmar que la marca fitNes no presenta semejanzas capaces de inducir al consumidor a error, por cuanto su configuración gráfica le otorga características especiales y además, el diseño de su sufijo NES hace referencia directa al origen empresarial de los productos que se distinguen con dicha marca”.
Para su fundamentación refiere jurisprudencia sentada por este Tribunal en el Proceso 1-IP-87. Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo.
La consulta sobre interpretación prejudicial formulada se ajusta plenamente a las exigencias de los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto, reformado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
2. CONSIDERACIONES PREVIAS El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha dispuesto que se solicite a este Organismo la interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184), vigente en la fecha de esa determinación. No obstante que la interpretación solicitada ha sido formalizada por medio de oficio Nº 0411, de 18 de febrero del año 2002, fecha en la cual se encuentra vigente ya la Decisión 500 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, reformatoria del Estatuto de este Tribunal aprobado mediante Decisión 184 y aludido por el solicitante, el Organismo procede a atender el requerimiento formulado, únicamente por considerar que los cambios introducidos por la Decisión 500 no alteran los requisitos estatutarios exigidos por el artículo 61, los cuales en esencia se mantienen en el actual artículo 125. 3.
NORMAS A SER INTERPRETADAS En atención a la solicitud formulada, procede este Tribunal a interpretar los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los cuales incluye el 81, cuya interpretación realiza de oficio, por considerar que esa norma tiene importancia especial en el marco de la controversia suscitada: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
4. CONCEPTO DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca se define como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o los servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 determina los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquéllos.
La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquéllos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.
5. CLASES DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en correspondencia a la estructura del signo. a) La marca denominativa, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.
Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. Las marcas caprichosas o de fantasía no tienen ninguna connotación conceptual, es decir, son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas. b) La marca gráfica, es definida como un signo visual porque se dirige a la vista con el fin de evocar una figura que se caracterice por su estructura o forma externa.
Esta clase de marca se encuentra subdividida en puramente gráfica, que es la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca; y, la figurativa, que es la marca que evoca en el consumidor un concepto concreto. c) La marca mixta, en cambio, está compuesta por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).
6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO DE MARCAS La identidad o la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca, los signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, objeto de la interpretación prejudicial solicitada. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos el Organismo, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto, podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor, en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo expuesto se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [3]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [4] Corresponde entonces, al juez nacional competente, o al examinador, realizar un cuidadoso análisis comparativo de las marcas en conflicto, destinado principalmente a determinar si entre ellas hay semejanzas que pudieran llegar a generar confusión en los consumidores de los productos que pretenden distinguir, sujetándose para ello, a las reglas de comparación de signos desarrolladas para el efecto.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica establecidos por el artículo 81, éste no debe encontrarse afectado por ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
Para la determinación de la confundibilidad entre dos signos, se debe apreciar de manera especial sus semejanzas antes que sus diferencias, con el objeto de evitar la posibilidad de error en que pueda incurrir el consumidor al analizar las marcas en cotejo. 3. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Oficina Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquel puede presentarse, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.
El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 5451, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 127 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, reformado por medio de Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.
Deberá tomar en cuenta, además, lo previsto en el último inciso del artículo 128 del mencionado Instrumento. Notifíquese esta sentencia al mencionado Consejo mediante copia sellada y certificada y remítase así mismo copia, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.