EXPEDIENTE N° 01-IP-2002 Interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 84 eiusdem.
Parte actora: sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT. Marca: “JOHANN MARIA FARINA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, diez de abril del año dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por órgano de su Consejero Dr. Camilo Arciniegas Andrade, y recibida en este Tribunal en fecha 17 de diciembre de 2001, y El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes, y que son del tenor siguiente: a) Hechos La sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, a través de apoderado, solicitó el registro de la marca “JOHANN MARIA FARINA (mixta)” para distinguir productos de perfumería y tocador en general, comprendidos en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza (a saber: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”), obteniéndolo mediante certificado N° 29.514, del 29 de diciembre de 1951, emanado de la entonces División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, y renovado hasta el 29 de diciembre de 1981.
Asimismo, dicha sociedad solicitó el registro de la marca “JOHANN MARIA FARINA (etiqueta)”, habiéndosele otorgado también mediante certificado N° 90.647, del 16 de noviembre de 1977, renovado hasta el 16 de noviembre de 1987. Por su parte, la sociedad ROGER & GALLET S.A., a través de mandatario, solicitó el registro de la marca “JEAN MARIE FARINA (nominativa)” para distinguir productos de la indicada clase 3, obteniéndolo mediante certificado N° 29.967, del 15 de abril de 1952, emanado de la División de Propiedad Industrial, y renovado hasta el 15 de abril de 2002.
Ahora bien, la sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, en fecha 23 de febrero de 1989, solicitó un nuevo registro de la marca “JOHANN MARIA FARINA”, clase 3. Publicado el extracto de la solicitud en la correspondiente Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad ROGER & GALLET S.A. presentó observaciones con fundamento en su marca “JEAN MARIE FARINA”, certificado N° 29.967.
Surtido el trámite de rigor, la División de Signos Distintivos, en fecha 31 de octubre de 1994, dictó la Resolución N° 44194, mediante la cual declaró fundada la observación y negó el registro de la denominación “JOHANN MARIA FARINA”, por poseer semejanzas que “de coexistir en el mercado, inducirían al público a error, pudiendo eventualmente el consumidor medio del producto, encontrarse frente a una situación de confusión no sólo del producto sino de sus características de origen y fabricación”.
La solicitante del registro apeló de la negativa en referencia y el recurso fue resuelto a través de la Resolución N° 15391, del 30 de julio de 1999, emanada del Superintendente de Industria y Comercio, confirmatoria de “la decisión contenida en la resolución 44194”. b) Demanda El apoderado de la sociedad JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT, en su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, pretende obtener la nulidad de la “Resolución No. 44194 de 31 de octubre de 1994, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio”, y de la “No. 15391 de 30 de julio de 1999, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio”.
En lo que concierne a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, alega lo siguiente: Que la Administración demandada violó el artículo 81 de la Decisión 344, por cuanto “son múltiples las razones por las cuales la marca JOHANN MARIA FARINA, mixta, es un signo perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica”; que se violó el artículo 3 de la Ley 94 de 1931, toda vez que “la Oficina Nacional Competente debió declarar, de oficio, inadmisible la solicitud de registro de la marca JEAN MERIA FARINA (sic), clase 3, solicitada en el año 1952, por tratarse de una marca confundible con la marca JOHANN MARIA FARINA, para distinguir artículos de la misma naturaleza, registrada desde el año 1951 a favor de JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT”; que se violaron asimismo los artículos 93 y 95 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 83, literales a y d, eiusdem, “dado que la Superintendencia de Industria y Comercio admitió a trámite las observaciones formuladas por ROGER & GALLET S.A. contra el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, mixta, clase 3, muy a pesar de carecer la sociedad opositora de legítimo interés para el efecto, pues no tuvo en cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio que la sociedad ROGER & GALLET S.A. formuló demanda de oposición (hoy observaciones) fundada en el hecho de ser titular del registro de la marca JEAN MARIE FARINA, clase 3, certificado 29.967, omitiendo establecer que este registro fue concedido cuando se encontraba ya vigente el registro 29.514, marca JOHANN MARIA FARINA,, y desconociendo, como se dijo antes, el hecho de la coexistencia pacífica de las marcas”.
Que “La Superintendencia de Industria y Comercio tampoco tuvo en cuenta que a partir de las fechas en que fueron concedidos los registros de las marcas JOHANN MARIA FARINA y JEAN MARIE FARINA, comenzó a surtir efectos la coexistencia pacífica de las mismas ”, invocando el actor al efecto la interpretación prejudicial emitida por este Tribunal en el expediente 18-IP- 98; que “De acuerdo con la citada jurisprudencia, cuya adopción, por ser un instrumento-guía u orientación para el desarrollo en la aplicación del derecho comunitario, era ineludible por parte de la Oficina Nacional Competente (en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio), ha debido accederse al registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, mixta, clase 3, por haber sido usada ininterrumpidamente a partir del año 1951, en el cual fue registrada (varios meses antes de que fuera registrada la marca JEAN MARIE FARINA base de la oposición).
A la fecha han transcurrido más de cuarenta y siete (47) años (casi medio siglo), sin que ningún consumidor haya formulado reclamo alguno por razón de la coexistencia pacífica de ambas marcas”. Que la Superintendencia de Industria y Comercio estableció incorrectamente “que la coexistencia pacífica de marcas es contraria a las normas que regulan lo concerniente a la propiedad industrial”.
Y que “la resolución 15391 de fecha julio 30 de 1999, por la cual fue decidido el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que denegó el registro de la marca JOHANN MARIA FARINA, fue falsamente motivada, toda vez que uno de los fundamentos de dicha Resolución consistió en que: ‘una vez revisados los registros de la propiedad industrial, encontramos que la marca JEAN MARIE FARINA, al ser solicitada en Colombia por primera vez, le correspondió el expediente 92-131.617 (lo cual no es cierto) y a la marca JOHANN MARIA FARINA el número 160.349 (lo cual tampoco es cierto), de lo anterior se deduce que la primera fue prioritaria y por lo tanto debió haber sido concedida preferentemente sobre la segunda y no al contrario como sucedió. Contrario a lo afirmado por la Superintendencia de Industria y Comercio y como se dijo en los hechos ‘PRIMERO’ y ‘SEGUNDO’ de la demanda, la marca que primero se registró fue JOHANN MARIA FARINA según resolución de fecha diciembre 29 de 1951, al paso que la JEAN MARIE FARINA fue apenas registrada el 15 de abril de 1952, cuando se encontraba ya registrada y aún vigente el registro de aquella, que estuvo vigente hasta el 29 de diciembre del año 1976”. c) Contestación de la demanda El representante judicial de la “Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio”, contesta la demanda y, en defensa de la legalidad de los actos administrativos impugnados, alega que las Resoluciones 44194 del 31 de octubre de 1994 y 15391 del 30 de julio de 1999 no violan la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; que la Decisión en referencia “es aplicable válida y legalmente con respecto al asunto que nos ocupa, y constituía el régimen legal que debía adoptarse por la Oficina Nacional Competente en materia de marcas”.
Asimismo, luego de hacer mención de varias sentencias dictadas por este Tribunal, alega que “Efectuado el examen sucesivo y comparativo de las marcas registradas en debate, se concluye en forma evidente que entre las marcas JOHANN MARIA FARINA (solicitada) y JEAN MARIE FARINA (registrada) existen semejanzas entre sí capaces de que (sic) llevar a la confundibilidad entre las mismas, en los aspectos gráficos, ortográficos, fonéticos e ideológicos y por lo tanto, engañar al consumidor medio”; que “la marca JOHANN MARIA FARINA para la clase 3, es registrable conforme a lo dispuesto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria”; y que “si bien las marcas en debate coexistieron casi 29 años, es pertinente aclarar que habiendo caducado la marca JOHANN MARIA FARINA a nombre de Johann Maria Farina Geenuber (sic) Dem (sic) Neumarkt, quedó consolidado el derecho sobre la marca JEAN MARIE FARINA en cabeza de Roget (sic) & Gallet S.A.”. d) Intervención de terceros El apoderado de la sociedad ROGER & GALLET S.A., se opone “a todas y cada una de las pretensiones del actor en consideración a que las Resoluciones 44194 de octubre 31 de 1994 y 15391 de julio 30 de 1999, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, fueron dictadas en cabal cumplimiento con (sic) lo dispuesto en las normas legales vigentes al momento de su expedición, que prohíben el registro de marcas cuando existe riesgo de confusión entre los signos”, alegando que “El artículo 3 de la ley 94 de 1931 dice que será nula (no habla la norma de pleno derecho) la decisión de conceder un registro en violación de un derecho previamente concedido en este caso, no se ha declarado nulidad de los actos administrativos que concedieron el registro de la marca JEAN MARIA (sic) FARINA.
Los actos administrativos que concedieron el registro de JEAN MARIA (sic) FARINA están vigentes y revestidos de presunción de legalidad; que “el registro que presumiblemente existió para JOHANN MARIA FARINA expiró y por ende la supuesta coexistencia dejo (sic) de existir desde la expiración del registro para JOHANN MARIA FARINA; que “El registro 29.514 expiró en diciembre 29 de 1981 tal y como el apoderado del actor lo confiesa.
Dicho registro no fue renovado. Según lo confiesa el actor, en noviembre 16 de 1971 se pidió un registro (el 90.647) para una etiqueta; dicho registro, conforme lo confiesa el actor, expiró en noviembre 16 de 1987”; que “el actor confiesa que en febrero 23 de 1989 pidió un nuevo registro, lo cual significa que los registros que supuestamente existieron con anterioridad no pretendían ser remplazados (sic) por el nuevo que se solicitaba”; que “Según las reglas vigentes en febrero 23 de 1989 (Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) el titular de un registro que lo dejaba expirar perdía todo derecho sobre la marca.
La solicitud para nuevo registro era estudiada teniendo en consideración si existían o no registros para marcas idénticas o similares en grado de confusión. Ante el hecho que existía el registro para JEAN MARIE FARINA, y dado que la Administración consideró que existe similitud en grado de confusión negó nuevos registros para JOHANN MARIA FARINA”.
También alega que “entre la fecha de presentación de la solicitud para nuevo registro de JOHANN MARIA FARINA y la expedición de la Resolución 44194 ocurrió un tránsito legislativo pues la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue remplazada (sic) por las Decisiones 311 y 313, Decisiones que en enero 1 de 1994 fueron remplazadas (sic) por la Decisión 344 actualmente vigente”; que “La solicitud 298.812 que concluyó en el rechazo de nuevo registro para JOHANN MARIA FARINA fue radicada bajo el imperio de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Bajo dicha norma, que gobierna los derechos que podía invocar el solicitante, no se confería derecho alguno a aquel, que, como el actor, deja vencer un registro, y pide uno nuevo. Al pedir un nuevo registro el actor se sometía a las normas que regían en ese momento y por ende la Administración actuó correctamente al negar el registro de JOHANN MARIA FARINA dada la existencia de la marca JEAN MARIE FARINA, pues el actor no tenía derecho alguno sobre JOHANN MARIA FARINA”; y que “Durante el trámite de la solicitud para nuevo registro de JOHANN MARIA FARINA entro (sic) a regir la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena a cuyo amparo se tomaran (sic) las decisiones cuya validez hoy cuestiona el actor El riesgo de confusión entre JOHANN MARIA FARINA y JEAN MARIE FARINA es evidente, y por ende la Administración actuó conforme a la ley al impedir nuevo registro para JOHANN MARIA FARINA”. e) Resoluciones impugnadas En la Resolución N° 15391, ya citada, el Superintendente de Industria y Comercio resolvió “confirmar la decisión contenida en la resolución 44194 del 31 de octubre de 1994, emanada de la Jefe de la División de Signos Distintivos”.
Ante dicha instancia, el recurrente, además de los argumentos ya mencionados, alegó que “ la marca JOHANN MARIA FARINA de propiedad de mi mandante es una marca notoriamente conocida en todo el mundo”; y que dicha marca “corresponde al nombre comercial de la sociedad solicitante, la cual tiene una existencia superior a los cuarenta años, y en tal virtud se encuentra protegido su nombre comercial por las normas de propiedad industrial”.
Por su parte, la Superintendencia estableció que “si bien no hubo pronunciamiento expreso acerca de las pruebas solicitadas por el recurrente al momento de fallar el caso en estudio, no se hizo con el ánimo de vulnerar su derecho de defensa, sino que teniendo en cuenta la existencia del registro 29.967 correspondiente a la marca JEAN MARIE FARINA,, actualmente vigente hasta el 15 de abril del 2002, las pruebas solicitadas no desvirtuaban el hecho de encontrarse la marca solicitada, JOHANN MARIA FARINA, incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”; que “ si bien estas marcas coexistieron durante casi 29 años, es pertinente aclarar que se permitió dicha coexistencia en contravención a las normas de Propiedad Industrial, por lo tanto se hace necesario enmendar tal error y evitar situaciones contrarias a las normas actualmente vigentes en dicha materia, como lo es la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena y habiendo caducado la marca JOHANN MARIA FARINA, quedó consolidado el derecho sobre la marca JEAN MARIE FARINA Adicionalmente, una vez revisados los registros de la propiedad industrial, encontramos que la marca JEAN MARIE FARINA, al ser solicitada en Colombia por primera vez, le correspondió el expediente 92-131.617 y a la marca JOHANN MARIA FARINA el número 160.349, de lo anterior se deduce que la primera fue prioritaria y por tanto debió haber sido concedida preferentemente sobre la segunda y no al contrario como sucedió”; y que “ la notoriedad de una marca debe ser debidamente probada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
No es el simple registro de una marca el que le otorga la categoría de notoria, sino la difusión que de ella se haga en los diferentes mercados, y es el consumidor el que va conociendo y confiriendo a la marca la característica de notoria, resultado del esfuerzo que el titular o el usuario haga para hacerla pasar de una marca común a una marca extensamente reconocida.
Adicionalmente, la notoriedad está contemplada en la legislación vigente como un mecanismo de defensa para evitar el riesgo de marcas que reproduzcan, imiten, traduzcan o transcriban total o parcialmente a un signo distintivo notoriamente conocido, no como presupuesto para acceder a un registro marcario y menos aún cuando existe registrada una marca similar y confundible con la solicitada, a favor de un tercero”.
CONSIDERANDO
Que las normas cuya interpretación se solicita son las disposiciones previstas en los artículos 81, 83, literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 157 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en los artículos 81, 83 literal a, 93 y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.
A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros”.
“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
Que, además, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio la disposición prevista en el artículo 84 de la Decisión 344, cuyo texto es del tenor siguiente: Decisión 344 “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.
I. De la interpretación prejudicial La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, —remitida en anexo a la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia—, pide que se tenga como prueba: “3.- La interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia que se profiera dentro del presente asunto”.
Cabe indicar, sobre el citado ofrecimiento de prueba, que la solicitud de interpretación prejudicial constituye una vía autónoma de acceso, mediante consulta, al órgano jurisdiccional de la Comunidad, tal y como se desprende de las disposiciones previstas en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 122 y 123 del Estatuto. Por tanto, dicha interpretación no constituye prueba a favor o en contra de las partes, debiendo el juez consultante adoptarla en su sentencia, a fin de asegurar la aplicación uniforme del Derecho de la Comunidad en el territorio de los Países Miembros, a tenor de lo previsto en los artículos 32 y 35 del Tratado y 121 y 127 del Estatuto del Tribunal.
Sobre este particular, el Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “Queda en consecuencia claro, que la interpretación prejudicial no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia, la que deberá, por otra parte, adoptar dicha interpretación. Esto consolida el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia, ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración. Al respecto cabe recordar la siguiente sentencia dictada por este Tribunal, en el proceso 1-IP-87, (G.O. N. 8 de 15 de febrero de 1988), en la que decía: "Cabe observar que la consulta prejudicial, que por su misma naturaleza equivale a una solicitud que hace el Juez nacional al Tribunal comunitario para que éste le preste una colaboración que resulta indispensable para la correcta aplicación de las normas del Derecho de la Integración, puede y debe ser formulada de oficio, lógicamente.
Pero si es una de las partes en el proceso la que solicita al Juez nacional que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad. Así por ejemplo, sería ilógica y carecería de toda base jurídica, la aplicación a tal solicitud de las normas procesales que regulan el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas.
La consulta prejudicial, en cambio, es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo y no puede asimilarse en ningún caso a una prueba." “De lo cual resulta claro que la interpretación no es ni puede asimilarse a la prueba y sí constituye una solemnidad inexcusable que el juez nacional debe observar. Así se declara”.
(sentencia dictada en el expediente N° 10-IP-94, de fecha 17 de marzo de 1995, publicada en G.O.A.C. No. 177 de 20 de abril de 1995, caso “Publicaciones periódicas”). II. De la marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca.
Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.
La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.
Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.
La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.
Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.
Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar integradas por letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto.
Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, eiusdem, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa.
III. De las clases de marca En lo que respecta al caso en estudio, el Tribunal considera necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, también llamadas nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse o no provistas de significado conceptual.
Las segundas se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca, siendo el primero una denominación semejante a la clase de marcas arriba descrita, y el segundo un gráfico, definido éste como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica, dirigida a la vista de los consumidores. A propósito de la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clasificación de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 de 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”) ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”.
En el caso de autos, corresponderá al juez consultante determinar, en el análisis destinado a fijar la registrabilidad del signo, cuál de los elementos que componen la marca “JOHANN MARIA FARINA (mixta)”, gráfico o denominativo, es el relevante en el conjunto marcario. IV. De la prueba de la marca notoria Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, puesto que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.
(Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP- 96, de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 299 de 17 de octubre de 1997, “REMAVENCA”). Cabe agregar que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar la notoriedad de la marca de que se trate.
El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.
(Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”). En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.
La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.
V. De las otras prohibiciones para el registro de un signo como marca Los artículos 82 y 83 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje de forma que pueda inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.
Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Por tanto, de existir semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, o ya solicitada para registro, existirá el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca.
En el presente caso, cabe determinar la existencia de semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca previamente registrada, cuya comparación —tomando en cuenta su naturaleza— habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.
Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia.
Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.
En cuanto a la similitud fonética, ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas denominativas se forman por un conjunto de letras que, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.
Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En definitiva, el Tribunal estima que la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien remarca cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.
Finalmente, a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia, y que son del siguiente tenor: 1.
La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.
VI. De la solicitud de registro de un signo como marca y de su procedimiento La inscripción en el registro —hecho constitutivo de la oponibilidad frente a terceros de los derechos que la propiedad de la marca confiere— presupone verificar la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente. Por ello, el Capítulo V, Sección II, de la Decisión 344, instaura un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.
De ser admitidas éstas a trámite, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, si lo estima conveniente, formule alegatos dentro de los treinta días hábiles contados a partir de su notificación. Vencido este plazo, la oficina en referencia decidirá sobre las observaciones, a la vista de las pruebas de que disponga y, en todo caso, procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.
El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y deberá tomar en cuenta las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 82 y 83 de la Decisión citada. Por ello, el registro será denegado, sin necesidad de observaciones, cuando la marca solicitada sea confundible con una marca notoria, siempre que se halle probada la notoriedad de ésta.
Por otra parte, en caso de conflicto por la presentación de varias solicitudes de registro, se considerará al primer solicitante como provisto del mejor derecho. El Tribunal ha señalado, por su parte, que “el signo primeramente registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio ‘primero en el tiempo primero en el derecho’”.
(Sentencia dictada en el expediente N° 17-IP-96, de 13 de diciembre de 1996, publicada en G.O.A.C. No. 253, del 7 de marzo de 1997, caso “EDWIN”). Por tanto, el derecho preferente corresponderá al primer solicitante del registro sobre una marca idéntica o similar y, en su caso, al titular del derecho sobre la marca ya registrada. VII. De la coexistencia entre marcas La sociedad demandante, en el proceso interno No. 6009, sostuvo que las marcas “JOHANN MARIA FARINA” y “JEAN MARIE FARINA”, han coexistido pacíficamente, habiendo transcurrido “47 años sin que ningún consumidor haya formulado reclamo alguno”; por su parte, la Superintendencia demandada manifestó —tanto al resolver el recurso de apelación interpuesto en sede administrativa, como en su contestación a la demanda— que las marcas han coexistido “por casi 29 años”.
En relación con este punto, y puesto que el derecho al uso exclusivo de la marca nace con su registro, el Tribunal tiene establecido que "… el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos. En suma, la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento”.
(Sentencia dictada en el expediente N° 18-IP-98, de 30 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. No. 340, del 13 de mayo de 1998, caso “US TOP”, ratificado en sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-97, de 7 de julio de 2000, publicada en la G.O.A.C. No. 588, del 2 de agosto de 2000, caso “BUSCAP”). Sin embargo, en el caso de autos, se observa que las marcas ahora confrontadas coexistieron durante un período de tiempo determinado, esto es: por un lado, a partir del 15 de abril de 1952 —fecha aludida como inicio del ejercicio del derecho sobre la marca “JEAN MARIE FARINA”— hasta el 29 de diciembre de 1981, fecha en que se extinguió, por falta de renovación, la marca “JOHANN MARIA FARINA (mixta)”; y, por el otro, desde el 16 de noviembre de 1977, fecha del registro de la marca “JOHANN MARIA FARINA (etiqueta)”, hasta el 16 de noviembre de 1987, fecha en que caducó dicho registro.
Por tanto, la coexistencia marcaria entre “JOHANN MARIA FARINA (mixta)” y “JEAN MARIE FARINA” se mantuvo desde 1952 hasta 1981, y entre “JOHANN MARIA FARINA (etiqueta)” y “JEAN MARIE FARINA”, desde 1977 y hasta 1987. Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Se reitera que el señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta a que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento del juez nacional. 2° En el caso de autos, el signo pendiente de registro será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3° En el análisis de las marcas mixtas, habrá de establecerse cuál es el elemento predominante en cada conjunto marcario, si el denominativo o el gráfico, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. 4° La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.
A diferencia del hecho notorio, dicha notoriedad no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. 5° A fin de establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, será necesario determinar la existencia de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.
No bastará cualquier semejanza entre dichos signos, sino que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 6° La comparación entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que están destinados los productos.
Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 7° Durante el procedimiento para el registro de un signo como marca, cualquier persona provista de interés legítimo podrá presentar, en la oportunidad prevista en el artículo 93 de la Decisión 344, cualquier y toda observación al registro de la marca solicitado, con fundamento en una marca registrada o en una solicitud ya presentada.
El funcionario administrativo competente deberá realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, con independencia de que se hayan formulado o no observaciones. Caso de haberse formulado éstas, el funcionario decidirá con fundamento además en lo alegado y probado en autos; en el examen de registrabilidad, ejercerá las más amplias facultades de valoración. 8° Al solicitarse el registro de una marca aparentemente confundible, el derecho preferente sobre el signo idéntico o similar corresponderá, bien al titular de la marca que goza de registro marcario, o al solicitante prioritario de la denominación examinada.
De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.
Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO PRESIDENTE (E) Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO