EXPEDIENTE N° 3-IP-2002 Interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, e interpretación de oficio de los artículos 81 y 84 eiusdem.

Parte actora: MTS INCORPORATED Marca: “TOWER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. San Francisco de Quito, veinticuatro de abril del año dos mil dos. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial de la disposición prevista en el artículo 83 literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, competente en única instancia, por órgano de su Presidente, Doctor Eloy Torres Guzmán. El informe de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación, y que son del tenor siguiente: a) Hechos La mandataria de la empresa MTS, Incorporated “impugna la Resolución contenida en el oficio No. 973914 de 29 de octubre de 1.999 dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, en recurso de plena jurisdicción o subjetivo, por la que resuelve aceptar la observación presentada y denegar el registro de la denominación TOWER destinada a proteger productos de la clase internacional 25, por contravenir lo dispuesto en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 y 196 literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual”.

Alega que “el 29 de mayo de 1997 su representada presentó la solicitud de registro de la marca TOWER destinada a proteger productos de la clase internacional 25; que la solicitud signada con el No. 78503-97 fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 388 correspondiente al mes de mayo de 1997; que el 1 de junio de 1998, BATA LIMITED, presentó observación contra la solicitud de registro de la denominación TOWER, en base al registro de las marcas TPOWR (sic) y POWER FLASH DEVICE, para proteger productos de la clase internacional 25”.

Surtido el trámite de rigor, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial resolvió: “Aceptar la observación presentada por BATA LIMITED y denegar el registro de la marca TOWER”. La accionante pretende que el Tribunal “declare ilegal la Resolució (sic) dictada por el Director Nacional de Propiedad e) (sic) contenida en el oficio No. 973914, de 29 de octubre de 1999, disponiéndose en consecuencia el registro de la marca TOWER”. b) Demanda La parte actora alega que “las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED y la marca solicitada presentan diferencias sustanciales que las hacen distinguibles desde el punto de vista gráfico.

Estas son entre otras, las siguientes: (i) Las marcas base de la observación son marcas de carácter mixto; mientras que la marca solicitada es meramente nominativa. (ii) La marca solicitada se compone de la expresión TOWER. (iii) El elemento gráfico de las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED resulta altamente distintivo, y por tanto el que recordaría el público consumidor”.

Que “la marca solicitada TOWER y las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) presentan diferencias que las hacen igualmente distinguibles desde el punto de vista fonético. La Letra T de TOWER y la letra P de POWER son letras fueras que en su pronunciación son absolutamente diferentes, es así que la pronunciación de las expresiones en conflicto individualmente consideradas, resulta distinguible por un ‘consumidor medio’”; que “las marcas en conflicto no ‘representan o evocan una misma cosa, característica o idea’, por el contrario, las marcas evocan conceptos totalmente diferentes, por lo que el consumidor no se confundiría. Esto se demuestra, si tenemos en cuenta que las expresiones POWER y TOWER son expresiones del idioma inglés, que presentan significados totalmente diferentes.

En efecto, la expresión POWER traduce al español: “Poder; poderío; potestad; potencia; fuerza; fuerza motriz; potencia, energía; mando; autoridad; atribución.” (Nuevo Diccionario Cuyás Inglés-Español de Appleton. Quinta Edición, Prentice-Hall Inc., New Jersey, 1972). A su vez, la expresión TOWER se traduce como: “(s) Torre; campanario; torreón; ciudadela; fortaleza;

(v) elevarse; remontarse; descollar; sobresalir; destacarse;” (Ibidem, página 617). De lo anterior se observa, que las marcas en conflicto representan ideas diferentes, por lo que el público consumidor no las confundiría entre sí”. Que “Entre las marcas en controversia, existen suficientes diferencias visuales, gráficas, fonéticas y auditivas, así como conceptuales; en consecuencia, no existe posibilidad alguna de confusión en el público consumidor, pues como señalé en la observación esto se corrobora, si tenemos en cuenta que las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED han coexistido en el mercado sin generar error en el público consumidor con varias marcas (POWERGEL, POWERWARE, POWERPOINT, POWERPART, etc;) de otros titulares, las cuales resultan mucho más cercanas con aquella, de lo que resulta la marca TOWER solicitada por mi representada”; que “en consecuencia, si las marcas POWER y POWER (FLASH DEVICE) de BATA LIMITED han coexistido en el mercado con varias marcas que reproducen totalmente el término POWER, sin haber generado error en el público consumidor, más aún podrían coexistir con la marca TOWER de propiedad de mi representada”.

Que “la marca TOWER es absolutamente registrable, pues cumple todos los requisitos de registrabilidad establecidos, así también debo señalar que no está incursa en causal alguna de irregistrabilidad, pues la marca TOWER solicitada para registro por mi representada, no es un signo que resulte engañoso sobre la procedencia, naturaleza, características o cualidades de los productos de la clase internacional No. 25 que pretende distinguir.

Todo lo contrario, la marca solicitada está en inglés, idioma oficial de los Estados Unidos de América, país en el cual mi representada la sociedad MTS, INCORPORATED fue legalmente constituida”; que “se enmarca dentro de los presupuestos establecidos por el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena para ser considerada como marca NOTORIA”, ya que “en efecto, la marca solicitada TOWER es ampliamente conocida principalmente por los consumidores de productos y servicios de las clases internacionales No. 9, 16, 25 y 42 registrada entre otros países en: Australia, México, Gran Bretaña, Noruega, Francia, Singapur, Estados Unidos, Benelux, Chile, Suiza, España, Finlandia, Italia, China, Arabia Saudita, Checoslovaquia, Israel, Portugal, Suecia, Korea, Colombia, etc.”; que “el amplio ámbito de difusión y conocimiento de dicha marca se evidencia igualmente con la publicidad que de ella ha realizado mi representada MYS, INCORPORATED (sic).

Esta publicidad incluye radio, televisión y medios escritos como revistas y periódicos”. Finalmente sostiene que “la marca TOWER data del año 1954, cuando el Presidente y fundador de mi representada abrió su primer almacén con el nombre de TOWER RECORD”; y que “su expansión ha llegado a tal punto, que en la actualidad posee más de 60 almacenes en los que se distribuyen discos, libros, videos, litografías, bolsos y otros artículos.

Algunos de estos almacenes se encuentran en Inglaterra y en el Japón”; por lo que “de todo lo anterior se demuestra que la marca TOWER que mi representada solicita para registro, es una marca NOTORIAMENTE CONOCIDA en el mercado internacional de bienes y servicios de las clases internacionales No. 9, 16, 25 y 42”. c) Contestación a la demanda La parte demandada alega, en cambio, que “analizadas las denominaciones en conflicto del modo recomendado por la doctrina, siguiendo las reglas unánimemente aceptadas, como son que los signos sean vistos de un modo sucesivo no simultaneo (sic), en conjunto sin fraccionarlas, una después de otra, atendiendo a las semejanzas y no las diferencias, desde la óptica del consumidor común y corriente, se concluyó que existen semejanzas entre las denominaciones en controversia que inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos dada la naturaleza de los mismos”.

Que “la resolución de precisar si entre dos o mas signos existe o no el riesgo de confusión corresponde a la administración o a la autoridad, la que deberá adoptar una posición siguiendo los criterios doctrinales y jurisprudenciales, conjuntamente con un estudio y análisis de los signos, considerando en todo caso una visión en conjunto, la globalidad de sus elementos, la representación gráfica, la expresión fonética, la forma de pronunciación generalizada del signo, el contenido conceptual y la relación existente entre los productos o servicios y actividades”.

Y que “Dentro del derecho marcario, existe también el riesgo de asociación, en este sentido ‘el riesgo de asociación’ es una consecuencia del riesgo confusionista, pero en este supuesto el consumidor, no adquiere el producto o servicio por otro, sino que por la creencia errónea por el parecido de las marcas asume que son productos con un origen empresarial igual y con una calidad determinada factores estos (sic) que condicionan su elección. Si existe la posibilidad de que esto suceda o la duda, la oficina nacional competente deberá rechazar la solicitud posterior’”.

CONSIDERANDO

Que la norma cuya interpretación se solicita es la disposición prevista en el artículo 83, literal a, de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo previsto en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 125 del Estatuto, y según consta en la providencia que obra al folio 017 del expediente, la presente solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite; Que, por tanto, corresponde a este Tribunal realizar la interpretación de las disposiciones previstas en el artículo 83 literal a de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y así mismo, el Tribunal estima pertinente interpretar de oficio las disposiciones previstas en los artículos 81 y 84 eiusdem, cuyos textos son del tenor siguiente: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

I. De la marca y de los requisitos para su registro El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contiene una definición del concepto de marca. Sobre la base de esta definición legal, el Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o calidad del producto o servicio correspondiente.

La marca protege el interés de su titular, otorgándole un derecho exclusivo sobre el signo distintivo de sus productos y servicios, así como el interés general de los consumidores o usuarios a que se halla destinada, garantizando a éstos la identidad de origen del producto o servicio que el signo distingue, permitiéndoles, en consecuencia, valorar, diferenciar, identificar y seleccionar el respectivo producto o servicio sin riesgo de error o confusión acerca de su origen o calidad.

Por ello, la marca procura, en definitiva, garantizar la transparencia en el mercado. El artículo 81 en referencia somete además el registro de un signo como marca al cumplimiento de los siguientes requisitos: En primer lugar, el signo debe ser perceptible, es decir, susceptible de ser aprehendido por el consumidor o el usuario a través de los sentidos, a fin de ser captado, retenido y asimilado por éste.

La percepción se realiza, por lo general, a través del sentido de la vista. Por ello, se consideran signos perceptibles, entre otros, los que consisten en letras, palabras, figuras, dibujos o cifras, por separado o en conjunto. En segundo lugar, el signo debe ser suficientemente distintivo, es decir, apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares.

Esta aptitud distintiva constituye presupuesto indispensable para que la marca cumpla sus funciones principales de indicar el origen empresarial y la calidad del producto o servicio. La distintividad, además, debe ser suficiente, es decir, de tal magnitud que no haya razón para temer que el signo induzca a error o confusión en el mercado.

Y en tercer lugar, el signo debe ser susceptible de representación gráfica, es decir, apto para ser expresado por escrito, lo que confirma que, en principio, ha de ser visualmente perceptible. Por ello, las formas representativas en que consisten los signos pueden estar formadas por letras, palabras, figuras, dibujos, cifras, por separado o en conjunto.

Este requisito guarda correspondencia con el previsto en el artículo 88, literal d, donde se exige que la solicitud de registro sea acompañada por la reproducción de la marca cuando ésta contenga elementos gráficos. La representación gráfica también permitirá la publicación del signo exigida por la norma, destinada a que los competidores puedan conocerlo y apreciarlo.

Por tanto, el artículo 81 prohíbe el registro de un signo como marca si éste no cumple los requisitos acumulativos que la citada disposición prevé en forma expresa. II. De otras prohibiciones para el registro de un signo como marca Los artículos 82 y 83 consagran otras prohibiciones para el registro de un signo como marca. Según la prevista en el artículo 83, literal a, no podrá registrarse el signo que, en relación con derechos de terceros, sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para el mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de la marca pueda inducir al público a error.

Del texto del artículo en referencia se desprende que la prohibición no exige que el signo pendiente de registro induzca a error a los consumidores o usuarios, sino que basta la existencia de este riesgo para que se configure aquella prohibición. Habrá riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distinga en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo en particular, de modo que pudiera atribuir, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Para establecer la existencia del riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

En relación con este punto, el Tribunal, en fallo del 11 de marzo de 1998, manifestó que el artículo 83, literal a), de la Decisión 344, “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ‘similitud confusionista’ frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.

De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

(Sentencia dictada en el expediente N° 14-IP-96 de fecha 11 de marzo de 1998, publicada en G.O.A.C. No. 363 de 11 de agosto de 1998, caso “PROMOFERIAS”). La comparación entre los signos en conflicto, vista su naturaleza, habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual. Sin embargo, dicha comparación deberá ser conducida por la impresión unitaria que el signo habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor o del usuario medio a que está destinado.

Por ello, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo componen, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. En este contexto, el Tribunal ha establecido que la similitud visual se presenta por lo parecido de las letras entre los signos a compararse, en los que la sucesión de vocales, la longitud de la o de las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incentivar en mayor grado una confusión más palpable u obvia.

Además, si de la comprobación en la ubicación de vocales idénticas se desprende que se hallan situadas en el mismo orden, se podrá presumir que los signos son semejantes, ya que el citado orden de distribución produce, tanto desde el punto de vista ortográfico como fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

En cuanto a la similitud fonética, ha señalado que la misma depende, entre otros factores, de la identidad de la sílaba tónica y de la coincidencia en las raíces o terminaciones, pero que, a fin de determinar la existencia real de una posible confusión, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, puesto que las marcas compuestas por un conjunto de letras, al ser pronunciadas, emiten sonidos que se perciben por los consumidores de modo distinto, según su estructura gráfica y fonética.

Y en cuanto a la similitud conceptual, ha indicado que la misma se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico. En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto. A juicio del Tribunal, la confusión puede manifestarse cuando, al solo apercibimiento de la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien remarca cierta diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Finalmente a objeto de verificar la existencia del riesgo de confusión, el examinador deberá tomar en cuenta los criterios que, elaborados por la doctrina (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”; Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.), han sido acogidos por la jurisprudencia, y que son del siguiente tenor: 1.

La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, el Tribunal consultante, además de analizar si el signo “TOWER” cumple los requisitos señalados en la disposición prevista en el artículo 81 de la Decisión 344, deberá verificar si no se halla incurso en las prohibiciones contempladas en los artículos 82 y 83 eiusdem, y, especialmente en lo que concierne a la prevista en el literal a de este último.

III. De las clases de marca A propósito del caso en estudio, el Tribunal estima necesario hacer referencia a las marcas denominativas y mixtas. Las primeras, llamadas también nominales o verbales, utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que, integradas en un todo pronunciable, pueden hallarse o no provistas de significado conceptual.

A la vez, en este tipo de marcas se distinguen las sugestivas —provistas de una connotación conceptual relativa a la evocación de las cualidades o funciones del producto designado por la marca— y las arbitrarias, desprovistas de conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto a identificar. Y las segundas, las marcas mixtas, se hallan compuestas por dos elementos que forman parte del conjunto de la marca: una denominación, semejante a la clase de marcas arriba descrita, y un gráfico, definido como un signo visual que evoca una figura con una forma externa característica.

En relación con la comparación entre dos marcas, caso que una de ellas o ambas pertenezcan a la clase de marcas mixtas, la jurisprudencia de este Tribunal (Sentencia dictada en el expediente N° 04-IP-88, de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. No. 39 de 29 de enero de 1989, caso “DAIMLER”) ha puesto de relieve lo siguiente: “el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos”.

IV. De las marcas en idioma extranjero En el caso de las marcas que contienen palabras en idioma extranjero, cabe presumir que el significado de éstas no sea del conocimiento común y, por tanto, cabría considerarlas como de fantasía; sin embargo, hay palabras en idioma extranjero cuyo uso se ha generalizado, y cuyo significado conceptual es del conocimiento de la mayoría del público consumidor.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: " cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.

“Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros ”.

“Por último existen nombres que teniendo origen en un idioma extranjero, han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, publicada en la G.O.A.C. N° 759 de 6 de febrero de 2002, caso “OLYMPUS”.

Criterio reiterado en los expedientes N° 16-IP-98, 03-IP-95 y 04-IP-97). V. De la conexión competitiva El derecho que se constituye con el registro de un signo como marca cubre únicamente la clase de los productos ubicados en un determinado grupo del nomenclátor. Ahora bien, la pertenencia de dos productos a una misma clase no prueba la existencia de una relación de semejanza entre ellos.

Por ello, a juicio del Tribunal, debe tenerse en cuenta la conexión competitiva entre los productos identificados por los signos en disputa. En primer lugar, el hecho de que ambos productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, puesto que probablemente se encontrarían en el mismo mercado.

En relación con este punto, cabe mencionar los principios establecidos por la doctrina (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.), cuales son los de intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades; y complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

En segundo lugar, la conexión competitiva podría configurarse en el ámbito de los canales de comercialización, entendiéndose por tales tanto los canales de distribución como los establecimientos de venta al público. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: “serán competitivamente conexos todos los productos vendidos en establecimientos especializados o en pequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidos cuando los productos guardan también relación, ya que en grandes almacenes en los que se venden al público una amplia gama de productos dispares, para evaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas secciones que los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad o disparidad de los canales de publicidad”.

(Sentencia dictada en el expediente N° 50-IP-2001, de fecha 31 de octubre de 2001, publicada en G.O.A.C. No. 739 de 4 de diciembre de 2001, caso “ALLEGRA”). A propósito de los medios de comercialización o distribución de los productos, la conexión competitiva podría configurarse también por virtud de la identidad o similitud en los medios de difusión o publicidad de aquéllos.

En efecto, si ambos productos se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión será mayor, mientras si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor. Finalmente, deberá tomarse en cuenta la clase de consumidor y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes ” (Sentencia dictada en el expediente N° 09-IP- 94, en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.

Criterio reiterado en los expedientes N° 4-IP-88, 4- IP-91 y 2-IP-94). VI. De la prueba de la marca notoria Este Tribunal ha calificado de notoria la marca que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, puesto que se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo.

(Sentencia dictada en el expediente N° 07-IP- 96, de 29 de agosto de 1997, publicada en la G.O.A.C. No. 299 de 17 de octubre de 1997, “REMAVENCA”). Cabe agregar que, a tenor de la disposición prevista en el artículo 83, literal d, de la Decisión 344, el reconocimiento de la marca notoria como signo distintivo de bienes o servicios determinados presupone su conocimiento en el país o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que están destinados los bienes o servicios en referencia. Ahora bien, es necesaria la prueba para determinar la notoriedad de la marca de que se trate.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en los términos siguientes: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.

(Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-95, de fecha 30 de agosto de 1996, publicada en G.O.A.C. No. 231 de 17 de octubre de 1996, caso “LISTER”). En efecto, la notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344, a saber, la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores.

Sobre la base de las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE 1º Se reitera que el señalamiento, por parte del juez nacional, de las normas andinas cuya interpretación consulta, no obsta para que este Tribunal realice de oficio la interpretación de las que considere relevantes en la solución de la controversia sometida al conocimiento de aquél. 2º En el caso de autos, el signo pendiente de registro será registrable como marca si cumple los requisitos previstos en el artículo 81 de la Decisión 344, y si no incurre en las prohibiciones enunciadas en los artículos 82 y 83 eiusdem. 3º A fin de establecer si existe riesgo de confusión entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada, será necesario determinar la existencia de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos distinguidos por ellos, y considerar la situación del consumidor o usuario medio, la cual variará en función de tales productos.

No bastará cualquier semejanza entre dichos signos, sino que es legalmente necesario que la misma pueda inducir a confusión o error en el mercado. 4º La comparación entre el signo pendiente de registro y la marca ya registrada habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la sensorialidad igualmente unitaria del consumidor medio a que están destinados los productos.

Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. 5º En la comparación entre los productos identificados por los signos en disputa, deberá tomarse también en cuenta su ubicación en el nomenclátor, así como la conexión competitiva que exista entre ellos. 6º Una palabra en idioma extranjero es, en principio, susceptible de registro; en el caso de ser conocida en su significado por la mayoría del público consumidor destinatario de los correspondientes productos o servicios, su carácter genérico o descriptivo deberá medirse como si se tratara de una expresión local; caso contrario, la palabra en cuestión deberá considerarse como de fantasía. 7º La notoriedad de la marca constituye una cuestión de hecho que ha de ser probada sobre la base, entre otros, de los indicadores previstos en el artículo 84 de la Decisión 344.

A diferencia del hecho notorio, dicha notoriedad no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal, la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que pronuncie y, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal, deberá remitir dicha sentencia a este órgano jurisdiccional.

Notifíquese la presente interpretación mediante copia certificada y sellada, y remítase también copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO