TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 15 de diciembre de 2017 Proceso: 430-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00151-00 Referencia: Diseño industrial “MANGO PARA RECIPIENTE DE COCINA” Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 3656 de 11 de agosto de 2016, recibido vía correo electrónico el 12 de agosto de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 113, 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2013-0015-00; y, El Auto de 26 de junio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno Demandante: TERMOPLASTIC F.B.M. S.R.L. Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA — SIC Y Proceso 430-1P-2016 SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES El 1 de abril de 2013, TERMOPLASTIC F.B.M. S.R.L. (en adelante, TERMOPLASTIC) presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, en contra de las Resoluciones 06492, 58258 y 64975, emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), las cuales denegaron de oficio el registro del diseño industrial "MANGO PARA RECIPIENTE DE COCINA”! por considerar que este carece manifiestamente de novedad con respecto al antecedente D1?.
El actor alegó que la solicitud de registro de diseño industrial se encuentra dentro del supuesto de hecho de exclusión expresa del examen de novedad, por lo cual, la SIC vulneró los Artículos 113, 115 y 124 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, e incurrió en varios errores al realizar el examen de novedad, por cuanto las similitudes señaladas forman parte de los elementos comunes de los mangos para recipientes de cocina; entre los diseños comparados existen claras y obvias diferencias, las cuales fueron descartadas por la autoridad administrativa.
El diseño industrial solicitado se encuentra concedido en más de nueve países, sin que ello haya afectado la novedad del diseño solicitado. La SIC consideró que aunque no se presenten oposiciones por parte de terceros, está facultada para realizar de oficio el examen de novedad; el diseño industrial solicitado no se percibe como un producto particular y distinto, por el contrario puede inducir a error al consumidor, existen evidencias contundentes sobre la manifiesta carencia de novedad del diseño con el antecedente D1, no existen diferencias sustanciales o secundarias que permitan afirmar que en un contexto real se prefiera alguno de los dos diseños por su apariencia estética.
Los registros otorgados en oficinas extranjeras son independientes a los procedimientos llevados a cabo por la SIC, debido a que cada país Expediente 09-063133. to > Documento D4: DM/060373 de 30 de septiembre de 2002. Proceso 430-1P-2016 es autónomo al momento de conceder o denegar una protección, en virtud de sus propios análisis técnicos y normativa vigente.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113, 115 y 124 de la Decisión 486* de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias.
El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca “manifiestamente” de novedad. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Definición y naturaleza del diseño industrial El Tribunal interpretará el presente tema, en virtud de que en el proceso intemo se solicitó el registro del diseño industrial “MANGO PARA RECIPIENTE DE COCINA”, el cual fue negado por la SIC por falta de novedad, el Tribunal abordará el tema planteado reiterando los antecedentes jurisprudenciales pertinentes.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. — “Artículo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma extema bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.
Un diseño industrial ño es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.” “Artículo 124.- Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, o si no se hubiese presentado oposición, la oficina nacional competente examinará si el objeto de la solicitud se ajusta a lo establecido en los Artículos 113 y 116.
La oficina nacional competente no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentará una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial. Sin perjuicio de ello, cuando el diseño industrial carezca manifiestamente de novedad, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud.” 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Proceso 430-1P-2016 El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: “Artículo _113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”.
La jurisprudencia del Tribunal ha manifestado que: “La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporien la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.
En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos”.* En tal sentido, tomando el concepto del Artículo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de líneas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, dado que, si la innovación se realiza respecto de la “finalidad” del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.
En este sentido, serán solo los elementos omamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como “el derecho garantizado ( ) para proteger los originales, decorativos y no funcionales caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño"3 Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concieme al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario; es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.
A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso; es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial; es decir, a un producto con utilidad industrial.£ Ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-IP-2005 del 6 de julio de 2005.
Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc. WIPO, Publication N* 476 (E) ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 140-1P-2013 del 21 de agosto de 2013. 1.7. 1.8. Proceso 430-1P-2016 El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad”, sobre la base del Artículo 115, el Tribunal entiende, que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.
Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustenta en diferencias secundarias con otros diseños industriales. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, se está refiriendo al conocimiento del diseño industrial en cualquier parte del mundo y no solo al del País Miembro en el que se solicitó el registro del diseño (criterio de novedad absoluta).? Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)? en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (i) Finalidad estética (apariencia especial).
La finalidad del diseño industrial es claramente estética; es decir, busca proteger la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. Dicha apariencia estética puede estar representada por cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contomo, configuración, textura o material, que le den al diseño unos rasgos propios y singulares.*0 (ii) Visibilidad.
Debe ser percibido visualmente por el usuario durante el uso normal del producto. Se debe entender por uso normal el que realiza el consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. (iii) Recae sobre aspectos no técnicos. Las características exteriores que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos constituyen el objeto protegible por el diseño industrial.
El TJCA, en el Proceso 486-1P-2015, del 28 de noviembre de 2016, estableció los siguientes criterios para determinar la novedad: L Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; 2. Considerar como nuevo lo que no se ha copiado; y 3. Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en determinado momento.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 486-1P-2015 del 28 de noviembre de 2016. Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, octubre, 2002. Se pude ver la Interpretación Prejudicial 71-1P-2005 del 6 de julio de 2005. 1.9. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
Proceso 430-1P-2016 (iv) Incorporación en un artículo utilitario. Aunque la finalidad del diseño industrial es estética, deben estar plasmados sobre artículos utilitarios para que cumpla su verdadera función; es decir, servir de elemento de atracción de los consumidores en la elección de los productos. Esto quiere decir que el diseño industrial debe tener aplicación industrial; en esto se diferencia de las obras de arte.
En concordancia con lo antes expuesto, para analizar una solicitud de un diseño industrial se deberá tener consideración los preceptos antes expuestos a fin de determinar claramente la naturaleza y el cumplimiento de los requisitos. Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias En el proceso interno se discute si las diferencias entre el diseño registrado y el diseño utilizado son secundarias o sustanciales, por lo cual corresponde tratar el tema del cotejo entre diseños industriales.
Como bien hemos señalado el registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño solo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. Las diferencias secundarias solo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.
Asimismo, el diseño deberá conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.
Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”?, Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 71-1P-2005 del 6 de julio de 2005. 2.5. 2.6. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.
Proceso 430-1P-2016 Una vez que se ubique en la posición del consumidor y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas: a) Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios de los diseños comparados, de conformidad con lo anotado anteriormente. b) La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan la apariencia especial en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor. c) Si los diseños comparados contienen elementos de uso común, estos no deben ser tomados en cuenta al momento de realizar el análisis respectivo.
En el caso materia de análisis la comparación señalada en los párrafos precedentes se deberá efectuar entre el diseño protegido y el diseño utilizado, en virtud de lo cual, corresponderá determinar si las diferencias existentes entre los diseños son sustanciales O secundarias. El análisis de oficio cuando el diseño solicitado carezca “manifiestamente” de novedad Como en el proceso interno se discute si la SIC estaba facultada para hacer un examen de oficio en el marco del Artículo 124 de la Decisión 486, se abordará el tema propuesto.
El párrafo segundo del Artículo 124 de la Decisión 486 consagra como regla general la siguiente prohibición para la oficina nacional competente en el campo de los diseños industriales: “no realizará de oficio ningún examen de novedad de la solicitud, salvo que se presentara una oposición sustentada en un derecho anterior vigente o en la falta de novedad del diseño industrial”.
Esto implica que, si no se presentan oposiciones, la oficina únicamente analizará si el objeto de la solicitud es protegible mediante la figura del diseño industrial, es decir, si cumple con las características básicas contenidas en la definición plasmada en el Artículo 113 de la Decisión 486, y si no está incurso en las causales de irregistrabilidad del Artículo 116 de la misma normativa.
No obstante, en el párrafo tercero del propio Artículo 124 se establece 3.5. 3.6. 4.1. 4.2. Proceso 430-1P-2016 una excepción: que el diseño solicitado carezca manifiestamente de novedad. Por lo tanto, en los casos que el diseño carezca de novedad manifiesta, la oficina nacional competente no tendría la obligación de hacer búsquedas especiales de diseños similares en cabeza de terceros, ni ahondar en exámenes comparativos complicados y técnicos, ya que es tan evidente la falta de una apariencia especial y propia en el diseño solicitado, que simplemente debería argumentar la notoria ausencia de un aporte arbitrario y singular, para con esto cumplir con la exigencia de la debida motivación de los actos administrativos.
Un ejemplo de diseños con ausencia manifiesta de novedad se encuentra en las formas o configuraciones que sean habituales y normalmente conocidas por el consumidor pertinente. En consecuencia, se deberá analizar si el diseño industrial “MANGO PARA RECIPIENTE DE COCINA” carecía de novedad manifiesta, de conformidad con los parámetros expresados en la presente Interpretación Prejudicial y, de esta manera, determinar si la oficina naciona! competente cumplió con los requisitos de la normativa comunitaria al denegar el registro (Artículo 126 de la Decisión 486).
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, por cuanto, los registros otorgados en oficinas extranjeras son independientes a los procedimientos llevados por la SIC, en virtud de sus propios análisis técnicos y normativa vigente; el Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.
Sobre el tema, el Tribunal se ha pronunciado indicando que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes de cada País Miembro. Dicha actividad, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo V de la Decisión 486 regula el trámite de los diseños industriales y los requisitos que deben contener los mismos, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de los requisitos para su registro!?.
Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas nacionales competentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. Proceso 362-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 4,4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Proceso 430-1P-2016 Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado*? que si bien las oficinas nacionales competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras las ponen en contacto, sin que ello signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
En este sentido, el principio de independencia de las oficinas nacionales competentes de competentes significa que estas determinarán si procede o no el registro de una solicitud de diseño industrial, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes, es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina nacional competente del respectivo País Miembro.
Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiese sido presentada oposición. En el caso de que sea presentada oposición fundamentada, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ella, así como acerca de la concesión o denegatoria del diseño industria!?*.
Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas nacionales competentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de los requisitos del diseño industrial analizando cada caso concreto.
En consecuencia, no se está afirmando que la oficina nacional competente no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que esta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite?*, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2013-00151-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrato tercero de su Estatuto. 13 14 15 Proceso 71-1P-2007. de fecha 15 de agosto de 2007.
Proceso 362-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. Ibidem. Proceso 430-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Cuisa Ayllón Quintero: Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Herná. Hugo Ramiro Gómez Apac ¡ADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 430-1P-2016 | 10