PROCESO No. 3-IP-88 Interpretación prejudicial del artículo 58, literales a) y 9) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los nueve días del mes de setiembre de mil novecientos ochenta y ocho, en la interpretación prejudicial del artículo 58, literales a) y g) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante exhorto No. 037 dirigido al Presidente de este Tribunal y ordenado mediante auto de fecha 24 de junio del presente año, suscrito por el Consejero de Estado Samuel Buitrago Hurtado, dentro del proceso No. 153 en el cual es actora la sociedad DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 28 del Tratado que creó este Tribunal y en cumplimiento del artículo 63 de su Estatuto, dicta la siguiente sentencia: VISTOS: Que el Tribunal, es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, según el artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal.
Que el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar dicha interpretación, de conformidad con el artículo 29 del Tratado. Que, en relación con los requisitos establecidos por el artículo 61 del Estatuto, encuentra el Tribunal que una vez más han dejado de cumplirse a cabalidad. El magistrado ponente que formula la solicitud se limita a informar el nombre del Tribunal nacional en donde se origina la petición, pero omite relacionar directamente las normas cuya interpretación se requiere, y de informar sucintamente los hechos relevantes.
Se omite, incluso, el señalamiento expreso del lugar y dirección en donde se espera recibir la notificación correspondiente, pese a que la solicitud fue enviada indirectamente. El Tribunal, en ocasiones anteriores ha indicado la necesidad de que se cumpla a cabalidad con todos los referidos requisitos, que por cierto son simples y elementales, y ha insistido en que es el juez solicitante, y no los apoderados judiciales, quien debe relacionar las normas objeto de la interpretación y resumir los hechos relevantes (ver sentencias de 3 de diciembre de 1987 - Proceso No. 1-IP-87 y de 25 de mayo de 1988 - Proceso No. 1-IP-88, ambas a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia).
No obstante lo anterior, sin dejar de insistir enfáticamente en este punto procedimental y haciendo de nuevo salvedad expresa en el sentido de que la admisión de solicitudes incompletas no constituye precedente que pueda alegarse válidamente en futuras ocasiones, procede al examen y decisión del caso. Hechas estas necesarias aclaraciones, el Tribunal procede otra vez a subsanar de oficio las omisiones señaladas.
En cuanto a la notificación de la sentencia dispondrá hacerla por correo a la dirección oficial del juez solicitante. Que, para la decisión del Tribunal, son hechos relevantes los siguientes: el apoderado judicial de la sociedad DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT, domiciliada en Stuttgart, Alemania Federal, productora de barcos, buses, automóviles, tractores y motores para aviones, ha solicitado al Consejo de Estado de la República de Colombia que declare por sentencia que la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia no puede registrar la marca de productos MISTER BENZ (gráfica) para distinguir artículos de la clase 25 del Decreto 755 de 1972, a favor de la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CAMISAS (INDUNALCA).
Afirma el demandante, en apoyo de su solicitud, que la sociedad que representa ha registrado en Colombia sus marcas DAIMLER-BENZ, MERCEDES BENZ (gráfica), MERCEDES Y BENZ en distintas clases, diferentes a la clase 25 antes mencionada, las cuales son además marcas notoriamente conocidas. "La marca MISTER BENZ (gráfica) -aduce el accionante- puede engañar a los medios comerciales y al público consumidor sobre la naturaleza y sobre todo sobre la procedencia de los productos o servicios que ampararía, pues reproduce como elemento básico de distintividad la palabra BENZ (folio 8).
Que, en cuanto a las normas cuya interpretación se solicita, observa el Tribunal que en el escrito dirigido por el apoderado de la sociedad demandante al Consejo de Estado, y que éste presenta junto con su solicitud, se indica que las normas cuyo sentido y alcance debe precisar este Tribunal, son los literales a) y 9) del artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo texto subrayado transcribe así el apoderado: Artículo 58, literal a)- “No podrán ser objeto de registro como marcas: a)- Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características, o la empleo de los productos o servicios de que se trate;” Artículo 58, literal g): "No podrán ser objeto de registro como marcas: g)- Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares".
Se formulan también en el citado escrito cinco preguntas referentes a las normas en cuestión, que el Tribunal se abstiene de responder puntualizadamente, por no considerarlo pertinente, pero que tendrá en cuenta al referirse al sentido y alcance de los correspondientes textos.
CONSIDERANDO
1. ENGAÑO EN CUANTO A LA PROCEDENCIA Las prohibiciones establecidas en el literal a) del artículo 58, consideradas en su conjunto, tienen como ratio legis prioritaria la protección del interés público en varios grados. Así, la norma cautela la moral social al impedir el registro de signos que contraríen o afecten las buenas costumbres; vela por los intereses de paz, estabilidad y justicia al proscribir las menciones atentatorias contra el orden público, para finalmente establecer protecciones directas a un sujeto colectivo constituido por los medios comerciales y el público consumidor.
En algunos sistemas legales estas prohibiciones se consideran como absolutas por contraposición a las relativas. El examen de oficio, por parte de la oficina nacional competente, se limita a las absolutas, quedando las relativas en manos del particular afectado. En la Decisión 85 no se estableció esta diferenciación. En consecuencia, el examen previo a practicarse por la autoridad competente debe versar sobre todos y cada uno de los requisitos para el registro de la marca y el control de las prohibiciones.
Entonces, es lógico esperar del funcionario una conducta especialmente diligente en lo que se refiere a la verificación de los supuestos en que pueda estar comprometido el interés público. La intención de la norma es clara, y se ve reforzada por los importantes desarrollos que pueden apreciarse a nivel nacional e internacional en las respectivas legislaciones para defender los derechos del consumidor.
La norma, como se ha dicho, además de precautelar las buenas costumbres y el orden público, fue concebida como un eficaz mecanismo para impedir que resultaren perjudicados los factores en la intermediación y circulación de los bienes, o el público consumidor, como resultado de acciones engañosas. Se pretende así alcanzar un grado de transparencia de los mercados donde los medios comerciales y el público consumidor puedan evaluar razonablemente los bienes que se les ofrecen.
En el caso consultado, se plantea la hipótesis de que una marca no sería registrable porque al confundirse con otra puede producir engaños a los medios comerciales y al público consumidor en cuanto a la procedencia de los productos. ¿Pero, qué debe entenderse como procedencia? En primer término, para la cabal comprensión del literal a) del artículo 58, conviene indicar que su texto parece haber tenido como antecedente el ordinal 5o., artículo 585 del Código de Comercio de la República de Colombia de fecha 27 de marzo de 1975, cuyo texto copiado a la letra dice: "Art. 585.- No podrán registrarse como marcas: … … … 5o.
Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación las características o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate,” Como puede verse, la norma andina reproduce de manera casi textual la disposición colombiana.
Este Código, además, trae en su libro 3o., título 2o., capítulo II, una sección de definiciones que incluye la de "procedencia", así: “Se entiende por indicación de procedencia la expresión o el signo que se utiliza para señalar que un producto o servicio proviene de un país, o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado".
Es decir, que el término "procedencia” para el derecho colombiano tiene una directa y clara connotación geográfica. Esta connotación o significación es así mismo evidente en otros sistemas legales nacionales. Por ejemplo, en Venezuela, la Ley de Propiedad Industrial del 2 de setiembre de 1955 relaciona procedencia con nombres geográficos.
En México, la Ley de Invenciones y Marcas, promulgada el 30 de diciembre de 1975, contiene una disposición según la cual no son registrables como marca, “las denominaciones geográficas, propias o comunes, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios, o puedan originar cualquier confusión o error en cuanto a la procedencia de los productos".
Situaciones similares pueden encontrarse en otras leyes latinoamericanas y europeas. En el ámbito de los Convenios Internacionales sobre la propiedad industrial, el entendimiento es el mismo y tiene vieja data. El "Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos", instrumento internacional suscrito el 14 de abril de 1891 y cuya última revisión ocurrió en Lisboa en 1958, específico sobre la materia y actualmente vigente, entiende igualmente como procedencia, la geográfica.
En el mismo sentido emplea dicho vocablo la “Convención sobre Protección Marcaria y Comercial", suscrita en la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica celebrada en Washington el 20 de febrero de 1929. Dicha Convención, en su capítulo V: “De la represión de las falsas indicaciones de origen y procedencia geográficos", atribuye igualmente significación geográfica a la palabra “procedencia”.
Con estos y otros antecedentes similares, el Tribunal considera que la "procedencia" a la que se refiere el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85, es procedencia de orden geográfico.
2. PROTECCION DE LA MARCA NOTORIA El Tribunal señaló el sentido y alcance del literal g) del artículo 58 de la Decisión 85 en la sentencia de 3 de diciembre de 1987 -Proceso 1- IP-87. Dijo entonces en relación con la protección de la marca notoria: “La marca notoria está protegida por las normas del Acuerdo de Cartagena que son materia de esta consulta, más allá de los límites de ‘la clase’ de productos o servicios o 'regla de la especialidad', siempre que, además de ser notoria, esté también registrada, así sea en el exterior, En efecto, el literal f) del artículo 58 de la Decisión 85, protege del riesgo de confusión a las marcas registradas o válidamente solicitadas, en general, pero tal protección se otorga únicamente dentro de la regla de la especialidad, o sea, como dice la norma, en relación con 'productos o servicios comprendidos en una misma clase'.
El literal g) del mismo artículo, en cambio, protege además a la 'marca notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior', en relación con 'productos o servicios idénticos o similares', no necesariamente de la misma 'clase', o sea más allá de los límites que establece la 'regla de la especialidad". Más adelante la sentencia dice: "La marca con un registro nacional, entonces, tiene derecho a que se la proteja del riesgo de confusión con otras marcas, para los productos o servicios comprendidos en una misma 'clase' La marca notoria goza de una protección más amplia, que se extiende a 'productos o servicios idénticos o similares' (no necesariamente de una misma clase), en virtud del literal g) del citado artículo 58".
Conviene precisar, en esta oportunidad, que la protección especial a la marca notoria, con ser más amplia que la que se otorga a la marca común, tiene también límites precisos de conformidad con la Decisión 85. En efecto, el literal g) del artículo 58 concede tal protección frente a otras marcas confundibles únicamente si se trata de “productos o servicios idénticos o similares" a los que la marca notoria ampara. 0 sea que la protección sólo se aplica frente a marcas de productos análogos, parecidos, equivalentes o semejantes.
“Similar”, según el “Diccionario de Uso del Español" de María Moliner (Editorial Gredos, Madrid, 1986), "se dice de lo que tiene algunos aspectos o partes iguales que los de otra cosa con los que se compara”. La similitud de que habla la norma se refiere a los productos, no a las marcas, o sea que la protección especial de la marca notoria no procede frente a marcas de productos disímiles, diversos o diferentes a los protegidos por aquella.
Con base en las anteriores consideraciones: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1o. De conformidad con el litera! a) del artículo, 58 de la Decisión 85, no podrán registrarse como marcas las que indiquen procedencia geográfica de los productos o servicios que amparan y que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre dicha procedencia. 2o.
De conformidad con el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, la no registrabilidad de una marca por ser confundible con otra notoriamente conocida, no opera cuando ambas marcas se refieren a productos disímiles. 3o. El Consejo de Estado de la República de Colombia, según lo dispone el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el Proceso seguido por la sociedad DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada que se enviará a la dirección oficial de dicho organismo y remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Nicolás de Piérola PRESIDENTE Galo Pico Mantilla MAGISTRADO Hugo Poppe Entrambasaguas MAGISTRADO Fernando Uribe Restrepo MAGISTRADO lván Gabaldón Márquez MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- Quito, doce de setiembre de mil novecientos ochenta y ocho.- El documento que antecede, compuesto de nueve fojas útiles, constituye copia fiel de la sentencia dictada por este Tribunal el día nueve de setiembre de mil novecientos ochenta y ocho, en el proceso judicial No. 3-IP-88, interpretación prejudicial del artículo 58, literales a) y 9) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.- CERTIFICO.
Dr. Rubén Herdoíza Mera SECRETARIO a.i.