PROCESO No. 2-IP-89 Interpretación prejudicial de los artículos 56, 57, 58 literales a) y c), 62, 64 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a solicitud del Consejo de Estado de la República de Colombia El TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los 19 días del mes de octubre de 1989, en la interpretación prejudicial de los artículos 56, 57 y 58 literales a) y c), 62, 64 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, según auto de mayo veintitrés (23) de 1989, suscrito por el Consejero de Estado Dr. Carmelo Martínez Conn, quien actúa como ponente en el proceso No. A-063 instaurado por la empresa Productos Familia S.A., en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 28 del Tratado de Creación del mismo Tribunal y en cumplimiento del artículo 63 de su Estatuto, dicta la siguiente SENTENCIA: VISTOS: Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada de acuerdo con el artículo 28 del Tratado de su Creación y que el Consejo de Estado de la República de Colombia lo es también para pedirla conforme al artículo 29 ibidem;
Que la solicitud cumple con todos los requisitos establecidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, una vez que se atendió oportunamente a lo ordenado en Auto de julio 3 del presente año, con el envío de los anexos anunciado en un principio pero que no habían llegado a su destino, y mediante el señalamiento expreso, por parte del Magistrado Ponente, según Auto del Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha 28 de julio del presente año, de los puntos a los que serían aplicables las normas de la Decisión 85 cuya interpretación se solicita;
Que según las providencias del Consejo de Estado, de mayo 23 y de julio 3 del presente año, antes citadas, las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena cuya interpretación se solicita, por considerarse que son aplicables en el presente proceso, son los artículos 56, 57, 58 literales a) y c), 62, 64 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que contiene “el Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial”;
Que el texto de las citadas normas es el siguiente: “Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. Art. 57.- Las cooperativas, asociaciones de empresas públicas o privadas, comunidades, colectividades y cualquier otra agrupación de personas jurídicas, podrán registrar marcas colectivas para distinguir sus productos o servicios.
Art. 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate; c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;
Art. 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo. Art. 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58 y 59, la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud.
Art. 84.- Los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en el presente Reglamento, serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros”. Que los hechos básicos del Proceso, según las providencias del Consejo de Estado antes citadas, son los siguientes: la sociedad "Papeles Suaves de Colombia S.A.”, con domicilio en Medellín, Colombia, obtuvo de la Superintendencia de Industria y Comercio adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico de Colombia, mediante la Resolución No. 07923 de octubre 23 de 1984, el registro de la marca ”OFERTA" para distinguir papeles y otros objetos similares comprendidos en la clase 16a. del Decreto 755 de 1971 de la República de Colombia.
Que la sociedad "Productos Familia S.A.”, también con domicilio en Medellín Colombia, instauró demanda de nulidad contra dicha Resolución, alegando que la expresión “OFERTA” es genérica y que, por lo tanto, su registro como marca viola lo dispuesto al efecto por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. La sociedad "Papeles Suaves de Colombia”, titular de la marca, se opuso a la demanda de nulidad de la citada Resolución sosteniendo que el registro marcario del término "oferta” no reivindica para su titular la acción de "hacer oferta” puesto que está relacionado específicamente tan sólo con el producto (Papel Higiénico), así denominado.
Que la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 12 de setiembre de 1987 y que ahora es objeto del recurso extraordinario de anulación interpuesto por "Productos Familia S.A.” -acción que ha dado lugar al Proceso que ahora se examina (Expediente No. A-063)- para efectos de la interpretación prejudicial, fue favorable a la parte demandante y ordenó, en consecuencia, la anulación de la Resolución No. 07923 antes citada, considerando, entre otros argumentos, que " tiene razón el señor Fiscal cuando anota que el término 'oferta' apropiado por Papeles Suaves de Colombia S.A., como marca para su producto de Papel Higiénico, constituye un factor de confusión y error, que no otro es el resultado a que conduce el empleo de la denominación genérica”.
El recurso de anulación interpuesto por Papeles Suaves de Colombia contra esta sentencia, sostiene que se han violado las normas de la Decisión 85 en cuestión y critica al Consejo de Estado por no haber solicitado previamente a este Tribunal la interpretación prejudicial de las normas comunitarias de que se trata.
CONSIDERANDO: Nociones generales. Según el Diccionario de la Real Academia, GENERICO es “lo común a muchas especies”, y GENERO es el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”. También es “la clase a la que pertenecen personas o cosas” o el "conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes". ESPECIE, por su parte, es "el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes".
La "denominación genérica" o “nombre apelativo", como la llama Don Andrés Bello en su Gramática de la Lengua Castellana, es la que conviene "a todos los individuos de una clase, especie o familia, significando su naturaleza o las cualidades de que gozan". Don Miguel Antonio Caro, por su parte, afirma que la denominación genérica “siendo común a muchos, no pertenece a nadie" (citados por Manuel Pachón M. en Manual de Propiedad Industrial, Ed. Temis, 1984, pág. 101 y 102).
Cuando la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el literal c) de su artículo 58, dispone que "no podrán ser objeto de registro como marcas las denominaciones genéricas en cualquier idioma" se refiere, de acuerdo con el sentido literal de los términos, a nombres de “conjuntos de seres con caracteres comunes", o a clases o especies de cosas semejantes entre sí por compartir ciertos caracteres comunes.
La razón de ser de la prohibición, que es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o un servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente.
Noción jurídica. Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario, la GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “genericidad” de una denominación desde el punto de vista jurídico.
No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca. El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor.
Resulta así que una denominación no tiene necesariamente el carácter de genérica, en lo que a marcas se refiere, por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado como marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por sí sola, según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase del producto o servicio de que se trata.
De allí que la doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregunta “¿qué es?" en relación con un producto o servicio, se responde utilizando la denominación genérica. Así, los términos “silla”, “mueble”, “píldora”, “papel”, son genéricas en relación con tales clases de productos. Conviene aclarar, en el campo doctrinal, que las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.
Una expresión, utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase.
O sea que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que -por supuesto- éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia. Así ocurre, por ejemplo, con el uso novedoso de ciertos términos en el caso de marcas como “Familia", “Ley”, “Hidalgos”, “Universo”, “Hoy”, “Comercio", etc., etc.
Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por sí solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio.
Los términos ambiguos. Pero, además de los criterios generales expuestos, debe tenerse muy en cuenta que el Derecho Marcario, y dentro de él las normas comunitarias que ahora se interpretan, buscan ante todo que en el uso de las marcas exista claridad y que se evite cualquier tipo de confusión que pueda inducir a error a los consumidores (ver Decisión 85, y en especial sus artículos 56 y 58 literales a, c, d, f y g).
A la luz de este postulado debe analizarse el término “Oferta” del cual se trata en el presente proceso, y al que se referirá el Tribunal desde el punto de vista conceptual, sin entrar por ello a calificar hecho alguno (Tratado de Creación, artículo 30). Según el Diccionario de la Real Academia, "oferta” es "presentación de mercancías en solicitud de venta”, y "ofertar" es "en el comercio, ofrecer en venta un producto".
No cabe duda de que son vocablos genéricos, gramaticalmente, ni de que se refieren a toda clase de mercancías o de productos que estén en el mercado. Es cierto que el término “oferta”, utilizado como marca de una clase de papel, no se confunde con ese producto, ni con ninguno otro, y de allí que tenga, potencialmente, cierta novedad que lo haría admisible como marca, a pesar de ser un vocablo genérico.
Pero ocurre que cualquier producto o servicio que esté en el mercado -inclusive, por supuesto, todo tipo de papel- si bien no son oferta, sí están en oferta. O sea que aunque el término puede ser distintivo materialmente, podría prestarse a confusión desde el punto de vista funcional, que es precisamente el que más interesa al derecho de marcas.
Lo mismo ocurriría con muchos otros términos genéricos y equívocos, que metafóricamente podrían ostentar cierta individualidad que, en principio, los harían aptos como marcas, pero que podrían dar lugar a inevitables confusiones utilizados como sustantivos o verbos comunes, y aplicables por tanto a toda clase de bienes y servicios. Así ocurriría, por ejemplo, con “demanda", "servicio", "rebaja", "ganga", "baratillo", etc., etc.
En resumen, vocablos como los citados, si bien teóricamente podrían llegar a ser novedosos en su relación concreta con un producto, pueden llegar a ser equívocos y ambiguos dentro del lenguaje que usualmente se utiliza en el mercado. De ser así, resultarían inadmisibles como marcas, de acuerdo con las disposiciones de la Decisión 85 antes citadas.
Las otras normas en cuestión. Se ha solicitado al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 56 y 58, literales a) y c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tema ya tratado en esta providencia. Se pidió además la interpretación de los artículos 57, 62, 64 y 84 ibidem. El artículo 57 se refiere a las llamadas "marcas colectivas”, y de ellas no se trata en el presente proceso, de acuerdo con la información recibida.
El Tribunal, en consecuencia, se abstiene de profundizar en su interpretación. De otra parte los artículos 62 y 64 ibidem, que se refieren al examen y control de las solicitudes de registro de marcas, por parte de la oficina nacional competente, para determinar si cumplen los requisitos legales y reglamentarios, no ofrecen dificultad especial alguna para su aplicación en este proceso, salvo su concordancia con las normas comunitarias que ya han sido interpretadas.
Otro tanto puede decirse del artículo 84 ibidem según el cual los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la Decisión 85 serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros. En consecuencia, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, CONCLUYE: 1. La genericidad de una denominación, que impide que ella pueda ser objeto de registro como marca, de conformidad con el artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debe ser estimada en su relación directa y concreta con el producto o servicio de que se trate, y no tan sólo desde el punto de vista gramatical. 2.
No obstante lo anterior, cualquier denominación que pueda resultar ambigua o equívoca dentro del lenguaje usual en el mercado, así no sea “genérica” strictu sensu, no es susceptible de ser registrada como marca de acuerdo con la citada Decisión, conforme antes se ha explicado. 3. El Consejo de Estado de la República de Colombia, al dictar sentencia en este Proceso, deberá tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal.
Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada que se enviará a la dirección oficial de dicho organismo, y remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Fernando Uribe Restrepo Presidente Nicolás de Piérola y Balta Magistrado Hugo Poppe Entrambasaguas Magistrado Galo Pico Mantilla Magistrado José Guillermo Andueza Magistrado Rubén Herdoíza Mera Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- Quito, veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.- El documento que antecede, compuesto de diez fojas útiles, constituye fotocopia fiel y auténtica de la sentencia dictada por este Tribunal el diecinueve de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, en el proceso judicial No. 2-IP- 89, interpretación prejudicial de los Arts. 56, 57, 58 literales a) y c), 62, 64 y 84 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
CERTIFICO. Dr. Rubén Herdoíza Mera Secretario a.i.