PROCESO No. 2-IP-90 Solicitud de interpretación prejudicial del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y de normas comunitarias que lo desarrollen, en cuanto al contrato de licencia de marca con pago de regalías EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA en Quito, a los veinte días del mes de setiembre de 1990, en la interpretación prejudicial del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y de varias normas que lo desarrollan, a solicitud de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA por intermedio del Magistrado de la Sala Constitucional de dicha Corte, Dr. Fabio Morón Díaz, quien actúa como Sustanciador, según Oficio No. 98 de marzo 26 de los corrientes, dentro del Proceso No. 2006, en el cual ha de decidirse la demanda de inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos Germán Cavelier y Alexandre Vernot, contra el artículo 45, numeral 1, en cuanto se refiere a marcas y el parágrafo 2, literales b), f) y g) de la Ley 81 de 1988, por pretendida usurpación de la competencia que le corresponde a la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 28 del Tratado de su creación y en cumplimiento del artículo 64 de su Estatuto, expide la siguiente sentencia: VISTOS: Que la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia es competente para formular la presente solicitud puesto que actúa como máximo organismo judicial de ese país, y que este Tribunal es competente para absolverla de acuerdo con el artículo 28 del Tratado de su creación. Que la interpretación que emita este Tribunal es imperativa, según lo preceptúa la segunda parte del artículo 29 de dicho Tratado, ya que el alto juez solicitante actúa en proceso de acción pública de única instancia, sin que contra el fallo que debe dictar exista recurso alguno conforme al derecho interno colombiano, según lo afirma el Magistrado solicitante.
Que la solicitud satisface los requisitos establecidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, una vez que se allegaron oportunamente a los autos, mediante Oficio No. 51 de la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte de mayo 11 del presente año, las informaciones adicionales solicitadas por este Tribunal mediante Auto de 23 de abril del mismo año. Que en el proceso de la referencia, según la demanda, se solicita a la Corte que declare parcialmente inconstitucional el artículo 45 de la Ley 81 de 1988, en cuanto se refiere a contratos de licencia de marcas con pago de regalías ya que los actores estiman que el Congreso de Colombia, al dictar esta ley, “obró por fuera de su competencia constitucional usurpando otra competencia, también constitucional, que le fue cedida a la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” Sostienen los demandantes que las normas acusadas violan los artículos 120, numeral 20, y 76, numeral 18 de la Constitución Nacional de Colombia en virtud de los cuales puede el Estado, por medio de tratados o convenios aprobados por el Congreso, obligarse para que, sobre bases de igualdad y reciprocidad, sean creadas instituciones supranacionales que tengan por objeto promover o consolidar la integración económica con otros Estados.
Que, según lo afirman los actores, uno de los objetivos de la integración andina, de conformidad con el Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, ratificado por Colombia, es lograr “una regulación común para los países integrados en materia de propiedad industrial” y que “tal compromiso internacional implicó que el Congreso Colombiano no pudiera volver a legislar en esa materia, mientras esté vigente ese Acuerdo, pues la potestad legislativa del Estado colombiano en esa materia fue transferida totalmente a la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que es el órgano que tiene la capacidad normativa y decisoria en tales asuntos".
Que, en consecuencia, en este campo, según lo afirman los demandantes, “la única ley aplicable en Colombia es la dictada por los órganos competentes del Acuerdo, esto es, las Decisiones 84 y 85 y la 220 del Acuerdo de Cartagena, dictadas por su Comisión” (subraya el Tribunal). Que, según los actores, la norma acusada “introdujo tres nuevos criterios para la aprobación de los contratos de licencia de marcas con pago de regalías (haciéndola más exigente), es decir que legisló sobre materia ya reservada al Acuerdo de Cartagena, ya que la Decisión 84 en el artículo 7o. establecía los criterios rectores de los contratos sobre transferencia de tecnología solamente, y no para los contratos de licencia de marcas, en ejercicio de la potestad que le atribuyó el Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena” (subrayas y negrillas, en el texto; paréntesis fuera del texto).
Que de la misma manera, según los demandantes, “la norma acusada legisla sobre materia ya contemplada en los artículos 18 y 24 de la Decisión 220 del Acuerdo de Cartagena.” Que, en conclusión, a juicio de los demandantes, “la Corte no puede resolver esta demanda sin conocer si, de acuerdo con el Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, cabe que los Países Miembros, de alguna manera, puedan legislar sobre marcas y regalías", por lo cual piden que se solicite la correspondiente interpretación prejudicial de parte de este Tribunal.
Que la Procuraduría General de la Nación rindió Concepto Fiscal en el proceso de la referencia, por intermedio de la Viceprocuradora, Dra. Myriam Ramos de Saavedra, mediante Oficio 1537 de 16 de febrero de 1990. En dicho concepto, luego de transcribir el texto de la norma acusada y de sintetizar los fundamentos de la demanda, la Viceprocuradora se refiere a “los requisitos de procedibilidad para que los jueces nacionales (singulares o colegiados) soliciten” a este Tribunal la interpretación prejudicial de las normas comunitarias citadas por el demandante.
Transcribe apartes de la jurisprudencia del Tribunal a este respecto (Sentencia en el Proceso 1-IP- 87) y afirma que “dicha interpretación moldeará o señalará el norte en la que realizarán los jueces constitucionales, al estudiar la demanda de inconstitucionalidad, en la medida en que deben decidir siguiendo la interpretación dada por el Tribunal Andino.” Que en el citado concepto la Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte Suprema de Justicia que, si lo estima conveniente, se le corra traslado de la sentencia de interpretación prejudicial que dicte este Tribunal Andino, para emitir el concepto correspondiente.
Sin embargo, la Viceprocuradora procede a rendir su concepto "ante el evento de que la Corte no estime conveniente correr traslado de la sentencia de interpretación". Afirma la Agente del Ministerio Público que "el derecho de integración andino es 'superior' al derecho nacional sólo cuando el Estado respectivo ha transferido competencias soberanas sobre una materia a los órganos comunitarios, no da lugar a intervención de nuevo derecho interno, y no cabe invocar disposiciones constitucionales o legales internas para impedir su aplicación. El derecho de integración ha ‘llenado’ el sector, y el Estado carece de competencias en esa materia. salvo que se hubiera reglamentado el punto en forma parcial.” Que, finalmente, concluye la Procuraduría que "no se ha demostrado la existencia de contridicciones entre la norma impugnada y las normas de las Decisiones 84 y 220 del Acuerdo de Cartagena, ni que los criterios per se constituyan una trilogía de nuevos requisitos -no reglamentados en las normas comunitarias o de integración- para la aprobación o negación de contratos de marcas, pues, a la postre, el asunto sometido a la decisión de la Corte, se reduce a la interpretación-aplicación de la gama de criterios contenidos en la norma parcialmente acusada, en cada caso de relación contractual concreta.
Aplicación que no involucra un problema de inconstitucionalidad, sino de la interpretación adecuada de la norma y su aplicación de acuerdo con la naturaleza y contenido clausular de los contratos que debe autorizar el Comité de Regalías, teniendo como norte el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, de aplicación prevalente frente al derecho interno. Por supuesto, en el caso hipotético de que se llegare a presentar un conflicto normativo entre los criterios esbozados en el artículo 45 de la ley 81 de 1988 y las Decisiones 84, 85 y 220 del Acuerdo de Cartagena, las autoridades deberán aplicar los mandatos contenidos en estas normas comunitarias, y por ende, dejar de aplicar el derecho interno.” El texto de los apartes del artículo 45 de la Ley 81 de 1988, tachados de inconstitucionalidad por violación del derecho comunitario, es el siguiente: “Artículo 45: De las funciones del Comité de Regalías.- El Comité de Regalías tendrá las funciones de aprobar o negar los contratos relacionados con: 1.
Importación de tecnología, patentes y marcas; 2................................... 3................................... Parágrafo 1o.-........................ Parágrafo 2o.- Para aprobar o negar los contratos a que se refiere el presente artículo, el Comité de Regalías tendrá en cuenta los siguientes criterios: a)................................. b) Posibilidad de elaborar el producto en condiciones similares sin gravarlo con regalías, mediante uso de procedimientos ordinarios susceptibles de aplicación para tal fin, conforme a los avances de la tecnología moderna y al desarrollo de la industria nacional;.................................... f) Efectos sobre el medio ambiente; g) Grado de transferencia y asimilación de la tecnología objeto de contratación;....................................
El texto de las normas comunitarias cuya interpretación se solicita expresamente, es el siguiente: Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena: “Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías.
Los Países Miembros se comprometen a adoptar las providencias que fueren necesarias para poner en práctica este régimen dentro de los seis meses siguientes a su aprobación por la Comisión.” Decisión 84 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobada durante el Decimotercer Período de Sesiones Extraordinarias (mayo 25 a junio 5 de 1974), sobre "Bases para una política tecnológica subregional”, artículo 7o.: “Sin perjuicio de los criterios comunes que puedan establecerse en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 24, los organismos nacionales competentes de los Países Miembros evaluarán las solicitudes de importación de tecnología, tomando en consideración, entre otros, los siguientes aspectos: a) Efectos sobre el desarrollo tecnológico en aspectos tales como la creación de demanda de actividades científicas y tecnológicas en la Subregión, la utilización de servicios locales de ingeniería y consultoría y los posibles efectos derivados de la tecnología incorporada en el proyecto; b) Efectos de la tecnología en la ocupación; c) Contribución a planes específicos de desarrollo que sean de interés para el país o para la Subregión; d) Efectos de balanza de pagos y generación de ingreso; e) Efectos sobre el medio ambiente.” Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de 11 de mayo de 1987, sobre “Sustitución de las Decisiones 24 y conexas sobre el Régimen Común de Tratamiento de los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías”, artículos 18 y 24, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 18.- Todo contrato sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas deberá ser examinado y sometido a la aprobación y registro cuando fuere el caso del organismo nacional competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada.” “Artículo 24.- Los contratos de licencia para la explotación de marcas de origen extranjero en el territorio de los Países Miembros no podrán contener cláusulas restrictivas tales como: a) Prohibición o limitación de exportar o vender en determinados países los productos elaborados al amparo de la marca respectiva, o productos similares; b) Obligación de utilizar materias primas, bienes intermedios y equipos suministrados por el titular de la marca o de sus afiliados.
En casos excepcionales, el país receptor podrá aceptar cláusulas de esta naturaleza siempre que el precio de los mismos corresponda a los niveles corrientes en el mercado internacional; c) Fijación de precios de venta o reventa de los productos elaborados al amparo de la marca; d) Obligación de pagar regalías al titular de la marca por marcas no utilizadas; e) Obligación de utilizar permanentemente personal suministrado o señalado por el titular de la marca; y f) Otras de efecto equivalente.” La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la que también se menciona en la demanda como norma comunitaria infringida, fue aprobada durante el Décimo Tercer Período Extraordinario de la Comisión (25 de mayo a 5 de junio de 1974) y contiene el "Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial.” En su Capítulo III, Sección IV, artículos 79, 80 y 81, se refiere a la cesión y transmisión de los registros de marcas.
El texto de estas normas es el siguiente: “Artículo 79.- El titular de una marca de fábrica o de servicios podrá cederla en uso o transferirla por contrato escrito.” “Artículo 80.- Las cesiones, transferencias y transmisiones de las marcas que se efectúen de acuerdo con la legislación de cada País Miembro deberán ser inscritas en la oficina nacional competente.” “Artículo 81.- Todo contrato de licencia deberá ser sometido a la aprobación del organismo competente del respectivo País Miembro y no podrá contener las cláusulas restrictivas señaladas en el artículo 25 de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.”
CONSIDERANDO
1. EL DERECHO NACIONAL FRENTE AL DERECHO COMUNITARIO El derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países Miembros, tal como lo afirman categóricamente los demandantes en este proceso y lo acepta sin salvedades el Agente del Ministerio Público.
En los asuntos cuya regulación corresponde al derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento integracionista, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, por así decirlo, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo al derecho interno. El legislador nacional queda así inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el derecho común vigente en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, y el juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, tiene la obligación de garantizar la plena eficacia de la norma común. En la aplicación de este principio fundamental debe tenerse en cuenta, conforme ya lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal en la sentencia del Proceso 2-IP-88 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de julio 26/88) que se trata de la confrontación de dos ordenamientos jurídicos esencialmente distintos, el nacional y el comunitario, de suerte que no puede hablarse con propiedad de un simple conflicto de normas puesto que se trata, más precisamente, de un conflicto entre distintas fuentes normativas.
El derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno: tan sólo hace que sean inaplicables las que le resulten contrarias. Ello no obsta, por supuesto, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexequible toda norma que sea incompatible con el derecho común, máxime cuando éste encuentra inequívoco apoyo en la Constitución Política del Estado Miembro de que se trate, conforme ocurre en Colombia en virtud del artículo 76, numeral 18 de la Carta, según lo afirman los actores.
En tal caso se da un verdadero conflicto entre dos normas, ambas pertenecientes al ordenamiento interno, que debe resolverse lógicamente en favor de la de mayor jerarquía. Este control especial -al igual que la interpretación uniforme- resulta indispensable para garantizar la unidad y la eficacia del derecho comunitario en todos y cada uno de los países de la Subregión. El principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, según el cual éste debe aplicarse de todos modos, no obstante lo que disponga el derecho nacional, fue consagrado en la Comunidad Económica Europea gracias al histórico fallo Costa/ENEL de 15 de junio de 1964, ratificado en la sentencia Simmenthal de 9 de marzo de 1978.
Este principio -según los observadores- junto con el del efecto directo, contribuyó de modo decisivo al espectacular éxito hasta ahora alcanzado por el proceso de integración en Europa. Se trata de una concepción jurídica fundamental, consagrada también dentro del ordenamiento jurídico andino, que hace posible la existencia de un verdadero derecho de la integración, por lo cual este Tribunal no ha vacilado en acogerla.
Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que todo proceso de integración es, por su propia naturaleza, gradual o progresivo, y que por consiguiente el efecto de desplazamiento del derecho interno por el comunitario suele producirse por etapas, al ritmo del avance de las regulaciones comunes. Resulta excepcional, en efecto, que el derecho de la integración logre cubrir desde un principio, a través de regulaciones propias, la totalidad de las materias reservadas a la comunidad.
Menos aún si se trata de asuntos vastos y complejos, como es el caso de la Propiedad Industrial, por lo cual resulta lógico que muchos de sus variados aspectos, aunque en principio deban ser objeto de una regulación común, continúen siendo de competencia del legislador nacional por tiempo indefinido, hasta que sean efectivamente cubiertos por la normatividad comunitaria.
En otros términos, para que el legislador nacional se vea desplazado, no basta que la comunidad se haya reservado el tratamiento normativo de un tema, en principio, ya que dicho desplazamiento sólo se produce cuando el legislador comunitario ocupa efectivamente ese terreno con normas obligatorias para la Subregión. Tal es el caso, en el Acuerdo de Cartagena, de la regulación de los contratos de licencia de marcas con pago de regalías, el que constituye tan sólo uno de los muchos y variados aspectos que hacen parte de la política subregional en materia de tecnología, como se verá a continuación.
2. POLITICA ANDINA SOBRE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Dada la gran importancia que sin duda tiene este tema, dentro del contexto de la marcada dependencia externa que aflige a los países en vías de desarrollo y que les impide aprovechar mejor sus propios recursos, especialmente en materia de tecnología, el Acuerdo, en su Artículo 27, les señaló a la Junta y a la Comisión un plazo hasta el 31 de diciembre de 1970 para aprobar y someter a la consideración de los Países Miembros un régimen común comprensivo en esta materia, plazo que no fue posible cumplir.
Dentro del mismo orden de ideas el Acuerdo les fijó un término de seis meses a los países para “adoptar las providencias que fueren necesarias para poner en práctica este régimen.” La señalada importancia de una regulación común en esta materia ha sido expresamente declarada por el legislador andino de manera enfática y reiterada, como puede verse en los “considerandos” y “declaraciones” que hacen parte de las Decisiones 84 y 220, en esta última bajo un nuevo enfoque, como más adelante se verá. Indica la Decisión 84 que “el mundo contemporáneo se caracteriza por la influencia determinante que la posesión de conocimientos y la capacidad para usarlos tiene en la orientación del desarrollo económico y social y en la posibilidad de los países para actuar autónomamente en la comunidad internacional.” Señala que “una situación de acentuada dependencia tecnológica" es factor limitante del desarrollo” y que, en la Subregión, se ha utilizado en el pasado “un sistema de protección inadecuado y orientado en tal forma que ha tenido como consecuencia ineficiencias graves y estímulos artificiales a empresas y factores de producción de origen extranjero.” Considera además el legislador andino que “se ha llegado a una situación de acentuada dependencia tecnológica debido al contexto general de los factores limitantes del desarrollo", y que, por consiguiente, “ es indispensable coordinar sistemáticamente los esfuerzos encaminados a la selección, importación, adaptación y asimilación de tecnología extranjera." Estas razones, entre otras, llevan a la declaración solemne de que "la formulación y adopción de una política subregional de desarrollo tecnológico es indispensable para coadyuvar al logro de los objetivos del proceso de integración y la satisfacción de las necesidades del desarrollo económico y social de los Países Miembros.” (Decisión 84, punto 1o. de la Declaración).
Conviene destacar, dentro de los términos propios del presente proceso, que en la misma Declaración que acompaña a la Decisión 84 se prevé el gradualismo, en cuanto a la parte programática, cuando se dispone que "la política subregional de desarrollo tecnológico será ejecutada por los Países Miembros en etapas sucesivas" (2o.). Este método escalonado y progresivo se traslada necesariamente a la correspondiente actividad normativa, la que también se ha cumplido lentamente y por etapas, de suerte que no cabe esperar en ningún caso que las regulaciones iniciales hubieran podido cubrir exhaustivamente, hasta agotarla, toda la extensa y compleja materia de que se trata.
La transferencia o "importación" de tecnología extranjera, genéricamente considerada, es asunto que presenta modalidades muy diversas, conexas entre sí en cuanto a sus objetivos y efectos. Puede presentarse en forma directa, por medio de contratos para importar tecnología, y también a través de "marcas, patentes, licencias y regalías", según la enumeración simplemente indicativa del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena.
Su regulación resulta además inseparable del tratamiento que se de a las inversiones extranjeras, y es también, en cierta forma "importación de capitales”, entendida ésta en sentido lato o general. La "licencia" implica un mecanismo contractual, aplicable por igual a patentes y marcas, que suele beneficiar principalmente al titular de la patente o marca, o sea al "licenciante", ya que le permite incrementar su producción de bienes o servicios y ampliar su distribución a nuevos mercados a los que de otro modo no tendría acceso.
El contrato de licencia supone el pago por parte del “licenciatario" de un cánon, regalía o royalty y en él suelen pactarse, en beneficio del titular, cláusulas restrictivas que con frecuencia vienen a afectar la libre competencia tutelada por el Derecho del Mercado. Las transacciones internacionales en esta materia pueden revestir muchas formas, como es el caso del “franshising", actualmente en boga en los Estados Unidos, una de cuyas modalidades es el llamado "package franchise", que supone asistencia técnica y control activo de parte del "franchisor”.
Se prestan estas contrataciones a ofertas capciosas y dan lugar a abusos e irregularidades, en opinión de tratadistas en la materia (ver Carlos Fernández-Novoa, "Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, págs. 378-379). El legislador andino, o sea la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se ha ido ocupando paulatinamente de tales modalidades, y es así como en la Declaración que acompaña a la Decisión 84 se afirma que "debe corregirse la práctica tradicional de comprar tecnología en "paquetes” cerrados que contienen elementos de valor muy diverso ”.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, procede el Tribunal a revisar, en orden cronológico, el contenido de las normas comunitarias citadas en este Proceso y que han sido dictadas en desarrollo del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, especialmente en cuanto se refieren a los contratos de licencia de marca con pago de regalías, tema al que se refiere la norma colombiana tachada de inconstitucional.
3. NORMAS COMUNITARIAS RELATIVAS A LA LICENCIA DE MARCA Esta regulación fue expresamente prevista desde el inicio de la integración andina, en virtud del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, al igual que un régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y conjuntamente con el tratamiento de otros temas conexos, tales como patentes y regalías. 3.1 El Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena Ordena a los organismos comunitarios competentes que sometan a la consideración de los Países Miembros un régimen común sobre inversiones extranjeras y propiedad industrial, temas en los cuales también se encuentra implícito el de transferencia de tecnología. Alude la norma a "licencias y regalías", “entre otros asuntos", de manera enumerativa, por vía de ejemplo, de suerte que no se trata en modo alguno de una disposición taxativa.
Cabe observar' que, de este modo, la comunidad se reservó, en principio, la capacidad normativa sobre tales asuntos. Lo cual no implicó, por supuesto, que la competencia legislativa de los Estados Miembros sobre estos mismos temas hubiese sido transferida totalmente y de manera instantánea a los organismos de la integración. Esto, sin embargo, bien podría ocurrir en el supuesto de que la comunidad, hacia el futuro, logre cubrir a través de normas la integridad de la materia.
Hasta tanto, como es apenas lógico, los Estados Miembros conservan su normal competencia sobre asuntos que aún no hayan sido regulados por la comunidad. 3.2 La Decisión 84 de la Comisión del Acuerdo Esta Decisión contiene las "Bases para una política tecnológica subregional", título que ya de por sí indica a las claras su carácter programático, amplio y general.
Los Considerandos y Declaraciones que preceden a su parte normativa -de extensión poco usual en esta clase de instrumentos- confirman que su naturaleza es más directiva u orientadora que dispositiva o preceptiva. El artículo 7 de la Decisión, señalado como norma comunitaria infringida en Colombia por la Ley 81 de 1988, encabeza el Capítulo que trata "de la importación y asimilación de tecnología”, o sea que no se refiere directamente al tema de los contratos de licencia o de uso de marca a que se refieren las normas nacionales acusadas en este proceso.
Debe admitirse, sin embargo, que el tema de las "marcas” se relaciona con el de "transferencia de tecnología”, como se relaciona la especie con el género. Así lo confirma el hecho de que en el Anexo de la Decisión, que trata de la "pauta para la transmisión de información de los Países Miembros a la Junta sobre importación de tecnología", se indica expresamente que “la marca” hace parte de las "modalidades" que han de servir para individualizar los contratos de importación de tecnología. No es exacto, por tanto, que esta norma se refiera "solamente" a la transferencia de tecnología, como lo afirman los demandantes en este proceso.
En cuanto al propio texto del citado artículo 7, cabe observar que su alcance muy general y amplio resulta también de que debe aplicarse "sin perjuicio de los criterios comunes” que puedan establecerse en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 24, el que se refiere a la evaluación y autorización o que debe someterse la inversión extranjera.
La amplitud de la norma también se deduce de que los aspectos que puntualiza en sus cinco literales y que deben tenerse en cuenta para evaluar las solicitudes de importación de tecnología, lejos de ser taxativos, se enuncian tan sólo por vía de ejemplo, para ser tenidos en cuenta, “entre otros”. Finalmente conviene destacar que según el literal c) de esta norma deben tenerse en cuenta los “efectos sobre el medio ambiente" cuando se trata de evaluar una solicitud de importación de tecnología, aspecto en el cual coincide con una de las normas acusadas en este proceso (Ley 88 de 1988, artículo 45, parágrafo 2o., literal f), según la cual este mismo aspecto debe ser tenido en cuenta por el Comité de Regalías de Colombia para aprobar o negar los contratos de uso de marcas. 3.3 La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo También fue dictada en desarrollo del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena, y contiene el “reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial”.
Los actores la citan de paso en la demanda que da lugar a este proceso (página 5), y su relación con la norma nacional acusada es evidente, por cuanto también trata de los contratos de licencia de marca. En efecto, la Decisión 85, luego de tratar de los contratos de licencia referente a patentes de invención (Capítulo 1, Sección VII), se ocupa de la cesión y transmisión de los registros de marca (Capítulo III, Sección IV).
Prevé la Decisión la inscripción de las.citadas operaciones, cuando se efectúen “de acuerdo con la legislación de cada País Miembro”, en la “oficina nacional competente” (artículo 80) y ordena que todo contrato de licencia de marca sea sometido a la aprobación “del organismo competente del respectivo País Miembro" (artículo 81). Cabe observar que las normas contenidas en la Decisión 85 sobre licencias, tanto de patentes como de marcas, deben tener efecto general inmediato en virtud de lo dispuesto por su artículo 85.
Según el artículo 81 de la misma Decisión todo contrato de licencia de marcas debe ser sometido a la aprobación de la “oficina nacional competente” del respectivo País Miembro, y “no podrá contener las cláusulas restrictivas señaladas en el artículo 25 de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” Estas cláusulas son idénticas a las descritas en el artículo 24 de la Decisión 220, a las que se referirá el Tribunal más adelante.
Aparte de observar que la norma nacional acusada en este proceso cumple, en cuanto a la competencia y al procedimiento, con los anteriores preceptos, conviene recordar lo ya dicho por este Tribunal en relación con el alcance de la Decisión 85. Dijo el Tribunal a este respecto, en la sentencia antes citada: " la legislación nacional o interna conserva plena competencia normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación comunitaria.” No debe olvidarse a este respecto que, de conformidad con el artículo 84 de la misma Decisión, los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en ella "serán regulados por la legislación interna de los Países Miembros." 3.4 La Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo Implicó un viraje fundamental en la política tecnológica subregional, al igual que en el tratamiento a los capitales extranjeros, ya que empieza por reconocer "la importancia de contar con el aporte de la moderna tecnología extranjera" para que contribuya al desarrollo económico y social de los países de América Latina, y considera, en consecuencia, “que la transferencia de tecnologías extranjeras constituye una contribución necesaria para el desarrollo de los Países Miembros." El objetivo último de esta política continúa siendo, como en las Decisiones 24 y 84, la de superar la situación de dependencia a fin de obtener, en último término, mejores niveles de vida para los habitantes de la Subregión. Pero se procura ahora, de acuerdo con la nueva Decisión, propiciar el mayor acceso posible a la tecnología moderna, refinando eso sí los controles en beneficio de las empresas nacionales y de la tecnología autóctona.
El artículo 18 de esta Decisión -norma comunitaria que se dice infringida- consagra la obligación de los “organismos nacionales competentes" de evaluar, para su aprobación, "todo contrato sobre importación de tecnología y sobre patentes y marcas", y de someterlo a registro, “cuando fuere el caso". Los criterios que deben ser tenidos en cuenta para evaluar “la contribución efectiva de la tecnología importada", son cualesquiera “forma específica de cuantificación" de su efecto -las que habrán de ser señaladas lógicamente por la ley nacional-, al paso que la norma se limita a señalar como ejemplos de criterios aplicables al caso, “la estimación" de las utilidades probables y el precio de los bienes que se habrán de producir.
El artículo 42 de la Decisión 220 prohibe la inclusión de "cláusulas restrictivas” en los contratos para la explotación de marcas de origen extranjero. El texto de este artículo, que es idéntico al del artículo 25 de la Decisión 24, sustituida por la que ahora se examina, sólo da algunos ejemplos de este tipo de cláusulas, que limitan o gravan al licenciatario andino en favor del licenciante extranjero, sin definir en qué consiste propiamente la cláusula “restrictiva".
Prohibe las cláusulas “tales como" las que el artículo indica, en seis numerales, y todas las “otras de efecto equivalente” (literal f).
4. LA LEY COLOMBIANA ACUSADA Su interpretación corresponde exclusivamente al juez nacional de acuerdo con el artículo 30 del Tratado constitutivo de este Tribunal. Este la tiene en cuenta, sin embargo, únicamente en cuanto a su significado material explícito y obvio, como punto de referencia hipotético, y tan sólo con el objeto de precisar mejor la interpretación de las normas comunitarias que le ha sido solicitada.
Al hacerlo deja constancia de que no pretende interpretar dicha norma puesto que ello le compete exclusivamente al juez nacional. En igual forma procedió este Tribunal en el Proceso No. 2-IP-88, antes citado, promovido también por la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia. En cuanto al contenido de la norma, ya se ha indicado que el tener en cuenta los “efectos sobre el medio ambiente" (literal f) como criterio para aprobar o negar los contratos de licencia de marca coincide con lo, dispuesto por el artículo 7 de la Decisión 84 para la evaluación de las solicitudes de importación de tecnología, genéricamente considerada.
Por lo demás, considerar la posibilidad de que el producto de cuya marca se trate sea producido en el País Miembro (literal b) y tener en cuenta el “grado de transferencia y asimilación de la tecnología objeto del contrato" (literal g), concuerdan con la orientación de los “criterios comunes que pueden establecerse en virtud del artículo 2 de la Decisión 24", a los que hace alusión el artículo 7 de la Decisión 84.
También coinciden dichos criterios con el objetivo de las “otras formas específicas de cuantificación” a que se refiere el artículo 18 de la Decisión 220, para el caso específico del examen de contratos de licencia de marcas. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, CONCLUYE: 1.
La regulación contenida en el derecho comunitario andino sobre la aprobación o rechazo, por parte de los Países Miembros, de los contratos de licencia de marca con pago de regalías, es de cubrimiento parcial y de alcance básicamente indicativo. Los Países Miembros, en consecuencia, conservan su competencia para legislar en esta materia, sobre aspectos no regulados por el Derecho de la Integración, o para desarrollar o complementar los que no hayan sido regulados de modo exhaustivo, según se ha señalado en la parte motiva de esta sentencia. 2.
Los Países Miembros, según lo anterior, pueden legislar válidamente sobre los criterios que deben ser tenidos en cuenta para aprobar o rechazar los contratos de licencia de marcas, pero siguiendo en todo caso las pautas establecidas por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en cuanto a la importación de tecnología, en general, y teniendo en cuenta las normas comunitarias específicas que regulan la materia, a las que se ha referido el Tribunal en los “considerandos” de esta providencia, las cuales prevalecen sobre la legislación nacional. 3.
La Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte en el Proceso por inconstitucionalidad No. 2006, conforme a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado que creó este Tribunal. 4. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese a la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada que se enviará a la dirección que se indica en la presente solicitud de interpretación prejudicial. 5.
Remítase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Carmen Elena Crespo de Hernández Presidente Fernando Uribe Restrepo Magistrado Galo Pico Mantilla Magistrado Juan Vicente Ugarte del Pino Magistrado Edgar Barrientos Cazazola Magistrado Rubén Herdoíza Mera Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- Quito, veinte y uno de setiembre de mil novecientos noventa.- El documento que antecede, compuesto de veinte y una fojas útiles, constituye fotocopia fiel y auténtica de la sentencia dictada por este Tribunal el veinte de setiembre de mil novecientos noventa, en el proceso judicial No. 2-IP-90, interpretación prejudicial del Artículo 27 del Acuerdo de Cartagena y de normas comunitarias que lo desarrollan, en cuanto al contrato de licencia de marca con pago de regalías.- CERTIFICO.
Dr. Rubén Herdoíza Mera Secretario a.i.