PROCESO No. 23-IP-95 Interpretación prejudicial de los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro de la solicitud presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, solicitud de registro de la marca MAMMA, expediente interno No. 2977.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, en Quito, a los veinte y siete días del mes de septiembre de 1996, en la solicitud de interpretación prejudicial remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente, doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en cumplimiento del auto del veintitrés de junio de 1995, en el cual se ordena suspender la acción y someter a la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena lo referente a la precisión del contenido y alcance de los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en los seguidos sobre declaratoria de nulidad de la Resolución No. 27463 de 26 de noviembre de 1993, expedida por la División de signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Sociedad Foschi y Carrillo Foca Limitada;

VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por conducto del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, solicita a este Tribunal Comunitario interpretación prejudicial de los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la consulta se tramita con observancia de lo dispuesto en el artículo 61 del estatuto del Tribunal, con indicación del nombre del órgano judicial que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento comunitario cuya interpretación se requiere, contenidas en la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; el lugar y dirección en donde el Tribunal solicitante recibirá la notificación correspondiente; la identificación de la causa que ha originado la solicitud y el siguiente informe sucinto de los hechos que la autoridad estima relevantes para la interpretación. “a.- El 3 de enero de 1992, la sociedad Foschi y Carrillo Limitada, solicitó el registro de la marca MAMMA para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972”.

“b.- Publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros”. “c.- Mediante Resolución No. 27463 de 26 de noviembre de 1993, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado, argumentando que la marca MAMMA encuadra en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, “ que prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro para los mismos productos o servicios o para aquellos que pueden inducir al público a error” y que “ en este caso la marca -MAMMA- y la registrada -MAMMA-, existe una semejanza ortográfica y fonética que induciría al público consumidor en error”.

“d.- Contra la anterior decisión la sociedad peticionaria, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación, con base en los siguientes argumentos: “- El día 11 de octubre de 1979 fue matriculado en la Cámara de Comercio de Barranquilla a nombre de Foschi y Carrillo Foca Limitada, el establecimiento de comercio denominado -Foschi y Carrillo Foca Limitada.- Almacén MAMMA, al cual le correspondió la matrícula mercantil No. 36743, renovada en junio 23 de 1993.

“- Lo anterior significa que mi mandante tiene el mejor derecho, por ser primera usuaria en Colombia, al empleo del nombre comercial MAMMA para distinguir empresas y establecimientos de comercio dedicados a la fabricación, producción, venta y comercialización de artículos comprendidos en las clases 24 y 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972”.

“- El hecho de que tenga el mejor derecho al uso del nombre comercial MAMMA para distinguir empresas y establecimientos de comercio dedicados a la fabricación, producción, venta y comercialización de artículos comprendidos en las clases 24 y 25 del Artículo 2 del Decreto 755 de 1972, implica que también tenga el mejor derecho al uso y registro de la marca MAMMA para distinguir la misma clase de productos”.

“e.- La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no resolvió de manera expresa los citados recursos con lo cual, de conformidad con el artículo 60 del C.C.A. se entendió que la decisión fue negativa”. De los hechos transcritos se hace notar, que el nombre comercial en su uso surgió en la vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el registro de la marca negado en la resolución cuya nulidad se pide se produjo en vigencia de la Decisión 313.

Que, se resume por este Tribunal el cargo de violación del literal b) del artículo 73 de la Decisión 313, cuya interpretación se solicita, en el hecho de haber sido el signo MAMMA usado primero en el tiempo como nombre comercial, para identificar establecimientos dedicados a la venta de productos comprendidos en las clases 24 y 25 del Arreglo de Niza.

Que la Superintendencia de Industria y Comercio por conducto de apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda; negó el hecho séptimo de la misma, habida consideración de ser reiterado que el uso exclusivo a una marca sólo se adquiere por su registro. Como razones de su defensa invocó el literal a) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por existir en favor de un tercero el derecho sobre el signo distintivo negado, mediante resolución número 1287, expedida por ese mismo organismo el 22 de diciembre de 1989.

Igualmente, recoge en sus argumentos que dicha resolución 1287 fue expedida en aplicación del artículo 67 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, tal y como se expresó en la acción de nulidad que ante el mismo Consejo de Estado se sigue contra esta providencia administrativa dos veces citada. Por último, retoma nuevamente que el derecho sobre una marca es atributivo.

Que tanto en la demanda como en su contestación se alude a la circunstancia de existir ante el Consejo de Estado, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, una acción de nulidad contra la resolución que concede en favor de un tercero el registro y uso exclusivo dentro de la Clase Internacional 25 de la marca negada, por lo que se deja sentado este hecho.

Que el Consejero Ponente remite con la solicitud de interpretación prejudicial, copias debidamente certificadas de la providencia por la cual se dispone formular la solicitud de interpretación, junto con copias de la demanda, su contestación y del expediente administrativo No. 353.387. Que la solicitud se ajusta a lo dispuesto en el inciso final del artículo 29 y demás normas de la Sección 3a. del Capítulo III del Tratado de Creación del Tribunal y que el Consejo de Estado de la República de Colombia es competente para solicitar la interpretación prejudicial de normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros, según lo dispuesto por el artículo 28 del Tratado de su creación. Que de los hechos objeto del proceso interno sintetizados por el Consejo de Estado requeriente y de los documentos acompañados a la solicitud de interpretación prejudicial, se establece que es materia de normas comunitarias, reguladas por el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, el aspecto relativo a los derechos de terceros y su protección frente a la solicitud y registro de un signo distintivo.

CONSIDERA: 1. Texto de las normas objeto de interpretación: Se ha solicitado la interpretación prejudicial de los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se transcriben a continuación: “Decisión 313 “Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

“b) Sean idénticos o se asemejen a un lema o un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los países miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”. Derechos de terceros y su protección frente a la solicitud y registro de un signo distintivo: De la lectura y análisis de las normas transcritas surgen dos supuestos de hecho y de derecho que deben ser analizados en forma separada; de un lado las acciones que un tercero tiene para impedir el registro de un signo o impetrar su anulación y de otra parte el nacimiento del derecho y protección de un nombre comercial frente a una marca: Acciones en favor de un tercero frente a la solicitud y registro de una marca.

Independientemente de la cancelación de registro por no uso, un tercero podrá ejercer sus derechos para impedir el registro de un signo igual o que se preste a confusión con uno de su propiedad intelectual, después de publicado el extracto de solicitud mediante el procedimiento de oposiciones en vigencia de la Decisión 85 o presentando observaciones a partir de la Decisión 311, llamémosla etapa previa a la concesión de la marca.

Luego, circunscritos a la Decisión 313, una vez ha causado estado el acto por medio del cual se ha conferido el uso exclusivo de una marca, o en otros términos agotada la vía gubernativa de acuerdo con la respectiva legislación interna, el tercero independientemente de si ha presentado oposiciones o formulado observaciones e interpuesto los correspondientes recursos de ser necesarios, tiene la facultad y pleno derecho de impetrar u ocurrir ante el órgano competente para que dentro del procedimiento previsto en el País Miembro y previa audiencia de las partes, si se ha vulnerado su derecho se decrete la nulidad de la marca atacada.

Protección del nombre comercial: P.C. Breuer Moreno, en su libro EL NOMBRE COMERCIAL en la Legislación Argentina, Buenos Aires, Librería y casa Editora de Jesús Méndez, página 49, hace la siguiente distinción que recoge el procedimiento adoptado en los países que conforman este sistema comunitario: “Para obtener derechos sobre una marca, es necesario inscribirla en la Oficina correspondiente y necesaria su concesión previso determinados trámites; para tener derechos sobre un nombre comercial, basta adoptarlo y usarlo”.

De donde se desprende lo relativo a su protección contemplada en la norma comunitaria desde la promulgación de la Decisión 311, y en el artículo 8 de la Convención de París. En el comentario a dicho convenio tomado del Curso Regional de la OMPI sobre Marcas para países de la América Latina, julio de 1994, que como ilustración al tema por ser pertinente se reproduce: “116.

El convenio establece que el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito ni de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. “117. La definición del nombre comercial, para los efectos de la protección, y la forma en que debe otorgarse esa protección, constituyen materias que quedan libradas a la legislación nacional de los países respectivos.

Por consiguiente, la protección puede derivar de leyes especiales sobre los nombres comerciales o de leyes más generales sobre represión de la competencia desleal o de los derechos relativos a la personalidad”. “118. La protección no puede quedar sujeta a la condición de que se presente una solicitud de registro de nombre comercial, ni de que tal registro se efectúe. Sin embargo, si en un país miembro la protección de nombres comerciales está condicionada a su uso, y en la medida de que otro nombre comercial pueda producir confusión o perjuicio respecto del primero, ese requisito y ese criterio podrían aplicarse en ese país miembro”.

Al hacer la distinción entre un nombre comercial, que nace por su adopción y uso, de acuerdo con la legislación de los país miembros, sin perjuicio de su registro en la oficina nacional competente, registro que en esencia únicamente lleva consigo la certeza, a partir de la solicitud, de su existencia; y la concesión de una marca, accesoriamente nace otra diferencia en materia probatoria, ya que para la prueba de una marca basta el correspondiente certificado de registro en los términos de la norma comunitaria, mientras que el nombre comercial requiere que con base en el sistema y rigor procesal interno se demuestre su adopción y si de la norma sustantiva del país se infiere, se deberá de la misma manera probar su uso.

Sobre el particular el tratadista Manuel Pachón en su libro “La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena”, página 106, expresa: “El depósito no implica un derecho sobre el nombre; sólo crea presunciones legales. Se presume que el uso del nombre comenzó a lo menos en la fecha de la solicitud de depósito y que los terceros conocen su empleo desde la fecha de publicación”.

“La mención de un depósito anterior tampoco genera el derecho al nombre”. “El titular del nombre comercial tiene derecho a impedir el empleo de un nombre similar para el mismo ramo de negocios”. “Como en estos casos no existe declaración del Estado sobre la titularidad del derecho, como sucede tratándose de patentes, modelos o marcas, se requiere iniciar un proceso de conocimiento que tienda a esclarecer quién tiene mejor derecho sobre el nombre ”.

Ahora bien, no ofrece dificultad extender la protección a un nombre comercial adoptado bajo el imperio de la Decisión 85, que no contemplaba este aspecto, al amparo de la Decisión 313, siempre y cuando se demuestre en los términos de la legislación correspondiente su existencia y de ser necesario la prueba de su uso, por cuanto el nacimiento de un derecho no se opone a que su protección se moldee a nuevas concepciones normativas, si permanece en el tiempo.

Literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313: En los dos literales está expresamente consagrado que no podrán registrarse signos que frente a derechos de terceros tengan el impedimento de ser idénticos o se asemejen de manera tal que puedan inducir al público a error, para los mismos productos o servicios; el literal a) en lo que respecta a una marca anteriormente solicitada o registrada y el literal b) ante un nombre comercial protegido.

Nos encontramos ante dos preceptos de igual jerarquía, de los cuales no es posible deducir un mejor derecho en favor de la marca o por el contrario en favor del nombre comercial, lo que lleva a determinar que en caso de conflicto en la aplicación de tales preceptos, el conflicto se ha de resolver, entre otras consideraciones fundamentales, teniendo en cuenta de una parte el registro de la marca y de la otra el primer uso del nombre comercial, si éste ha sido protegido por la ley interna y por la comunitaria.

Por lo que finalmente de todo lo expuesto, se infiere claramente, que correspone al Juez nacional, dentro de la aplicación de la ley interna, incluida dentro de esta la protección al nombre comercial en la norma comunitaria, para los países firmantes, establecer el mejor derecho que puede derivarse del nombre comercial por la vigencia del reconocimiento comunitario hecho en los términos de las Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, CONCLUYE: 1. Un tercero que demuestre según la legislación interna la permanencia de la adopción de un nombre comercial, puede plantear su mejor derecho de acuerdo con la protección de la legislación comunitaria. 2. Los preceptos contenidos en los literales a) y b) del artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, establecidos en favor de una marca solicitada o registrada y de un nombre comercial, respectivamente, son de igual jerarquía, por lo que en caso de conflicto entre una marca y un nombre comercial ha de tomarse en cuenta el momento de la solicitud o el registro de una marca y el primer uso válido del nombre. 3.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación del Ordenamiento Jurídico Andino, al dictar la respectiva sentencia. 4. Notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia certificada y sellada. 5. Remítase copia similar a la Junta del Acuerdo de Cartagena para fines de publicación. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.