PROCESO Nº 17-IP-96 Interpretación Prejudicial de los Artículos 56, 58 literales a) y g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente, Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola. Caso: Nulidad de Registro de la Marca EDWIN, actora: Sociedad KABUSHIKI KAISHA EDWIN, EDWIN CO. LTDA..
Expediente interno Nº 2745. Quito, Diciembre 13 de 1996 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel Santiago Urueta Ayola, en cumplimiento del auto de 26 de Enero de 1996, efectúa consulta vía de la interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literales a) y g), 62 y 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro de la acción propuesta por la compañía KABUSHIKI KAISHA EDWIN EDWIN CO LTDA, para obtener la nulidad de la Resolución No. 013860 proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industrias y Comercio.
Que este Tribunal es competente para conocer de dicha solicitud y el juez nacional de Colombia, lo es para requerirla, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal. Que la solicitud presentada cumple con los requisitos contemplados en el artículo 6 del Estatuto. Que el Consejero Ponente ha identificado como hechos relevantes para elaborar su informe sucinto, los siguientes: “1º El 11 de abril de 1985, Jaime Eduardo Martínez, presentó ante la División de Propiedad Industrial la solicitud de concesión y registro de la marca comercial nominativa EDWIN, para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del decreto 755 de 1972. 2º El 8 de septiembre de 1987, la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos), después del estudio de fondo, concluyó que, aparentemente, ésta no encuadraba en ninguna de las causales de irregistrabilidad contemplada en el artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena. 3º Transcurrido el plazo para que terceros se opusieran al registro de la marca, y no encontrándose aparentemente argumento para su rechazo, se procedió a conceder el registro de la mencionada expresión, mediante la Resolución Nº 013860 de 12 de diciembre de 1988, siendo inscrita en los libros de Propiedad Industrial bajo el número de certificado 122.445. 4º La marca EDWIN pertenece a la sociedad KABUSHIKI KAISHA EDWIN, EDWIN CO. LTDA., con domicilio principal en Tokio (Japón), sociedad constituida y vigente según las normas del Japón. 5º La sociedad EDWIN obtuvo su primer registro marcario en París (Francia) el 21 de julio de 1976, renovado el 2 de junio de 1986 con vigencia hasta el 6 de mayo de 1996. 6º El último registro lo obtuvo en Sur Africa el 17 de mayo de 1993 con vigencia hasta el 4 de septiembre del año 2000. 7º La sociedad EDWIN CO. no ha autorizado a persona alguna para usar la marca EDWIN dentro del territorio Colombiano, como tampoco las expresiones JEANSEDWIN o EDWINJEANS. 8º La marca EDWIN amparada con el certificado de registro Nº 122.445 y la marca EDWIN, de propiedad de “mi demandante”, protegen productos de la misma clase, comprendidos en la clase 25 del Decreto 755 de 1972, de donde se deduce fácilmente la confusión que crea entre el público consumidor de dichos artículos, al encontrar signos distintivos iguales, de diferentes titulares, para los mismos productos. 9º “3.13 Quiero poner de presente la confusión visual, auditiva e ideológica que se presenta entre las marcas en conflicto, para lo cual presento para su consideración, a esta corporación, las etiquetas correspondientes”.
Que el Tribunal, por su parte, considera necesario referirse a otras piezas procesales constantes en el expediente enviado a este Organismo: 1º Demanda inicial presentada por el apoderado de KABUSHIKI KAISHA EDWIN, EDWIN CO. LTDA. (10 de Diciembre de 1993). En este escrito la actora, solicita la declaratoria de nulidad de la Resolución 013860, expedida el 12 de Diciembre de 1988, por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se concedió el registro de la marca EDWIN clase 25 a favor del Dr. Jaime Eduardo Martínez A., con los siguientes argumentos: a) “Entre el primero y el último registro EDWIN CO. ha protegido su marca de la siguiente forma en cincuenta y cinco (55) países alrededor del mundo”, (se detallan los Países). b) Existe entre la marca registrada a favor de un tercero y la de la titularidad del demandante, por proteger los mismos productos, una confusión “visual, auditiva e ideológica”; la actora analiza estos aspectos o campos de confusión entre las dos marcas. c) Procede a analizar la razón o fundamento del por qué se violó el artículo 56 de la Decisión 85, al haber registrado EDWIN en Colombia sin ser novedosa ni visiblemente distintiva, características que debe reunir el signo según la norma citada, para ser registrada. d) Fundamenta la violación del artículo 58, literal a) expresando que: “Algunas marcas son conocidas por el consumidor medio, incluso si no se encuentran registradas en un país ni se utilizan en él. Sí tal marca notoriamente conocida es utilizada por terceros no autorizados, el consumidor puede pensar equivocadamente que los bienes y servicios en los que se emplea tienen su origen en el titular de la marca notoriamente conocida.
Cabe la posibilidad de que el consumidor espere así mismo una determinada calidad que la marca notoriamente conocida representa”. “La cuestión de si una marca es o no engañosa debe examinarse de oficio por la oficina competente, al solicitarse el registro y cuando de dicho estudio aparezca que dicha marca es engañosa dicho registro debe ser negado, después de cumplir los trámites respectivos”. e) Frente a la prohibición de irregistrabilidad de las marcas notorias, contenida en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, dice la actora en su libelo de demanda: “Igualmente, al regular la marca notoria se abandona el rígido principio de la especialidad que consagra el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, según la cual la protección se limita a la clase del nomenclador (Clasificación de marcas internacional), para la cual se halla registrada la marca”.
“En efecto, la Decisión 85 considera que la existencia de una marca notoria impide el registro de una marca para productos idénticos o similares”. “El problema en el caso de la marca EDWIN, que es una marca notoriamente conocida, se refiere a la derogación del principio de la territorialidad, toda vez que, la marca notoria EDWIN de propiedad de mi mandante y la marca equivocadamente concedida por la División de Propiedad Industrial distinguen productos ubicados en la misma clase, esto es en la clase 25 del nomenclador”. f) Dá por violado también el artículo 62 de la Decisión 85, pues a su criterio “Al omitir dicho requerimiento, en el sentido de no poner en conocimiento que la solicitud de registro de la marca antes mencionada no era susceptible de registro, por existir una marca idéntica, notoriamente conocida y, por lo tanto, no señaló, como era su deber, que la marca confundible con otra, carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para la registrabilidad (Artículo 56), y por lo tanto la oficina debió rechazar la correspondiente solicitud de registro.
(Artículo 64)” 2º Corrección y adición del 3 de Mayo de 1993 a la demanda original de 10 de Diciembre de 1993 presentada ante el Consejo de Estado. A los aspectos o puntos señalados a la primera demanda, en esta última, la actora hace mención especial a la marca notoria. En efecto dice: “Con respecto al tema de la notoriedad la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena no dijo nada, dejando un vacío que debió llenarse con la Doctrina y la Jurisprudencia, quienes señalaron algunas pautas para determinar cuando una marca era o no notoriamente conocida”.
“Por esta razón principalmente se expidieron las Decisiones 311 y 313 del Acuerdo de Cartagena en las cuales se establecieron nuevos parámetros con respecto a este tema que no fueron suficientes para solucionar los conflictos planteados. Fue así como recogiendo todos los criterios hasta la fecha emitidos por la jurisprudencia, doctrina etc. el día 1 de Enero de 1994 empezó a regir la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dentro de la cual se establecieron los parámetros para establecer cuando una marca debe considerarse como notoriamente conocida”.
Se anota además por la actora que la Sociedad EDWIN “es propietaria de la marca EDWIN, en varios países del mundo, siendo esta reconocida como una marca notoriamente conocida, desde mucho antes de presentada la solicitud de registro que concluyó con la concesión del registro que hoy se impugna ” 3º Contestación a la demanda presentada ante el Consejo de Estado por la Compañía KABUSHIKI EDWIN, EDWIN CO. LTDA. El titular de la marca EDWIN, registrada en Colombia, Eduardo Martínez A., en su contestación al pliego de demanda, la sustenta en: a) “ No es verdad que ésta se haya pedido simplemente como “ nominativa ”, sino que por el contrario se solicitó en todo el contexto de su palabra con su respectiva distinción gráfica, o sea en etiqueta, que se describió: “ escrita en letra de bloque, en color rojo, sobre un fondo amarillo, según modelo adjunto ”. b) El titular de la marca en Colombia “ha tenido que hacer ingentes esfuerzos comerciales y legales para protegerse de un sinnúmero de usurpadores, los cuales han pretendido prevalerse de la rotunda acreditación y notoriedad que ha alcanzado por la calidad de los productos amparados con ella y que fabrica y comercializa el mismo hasta publicitados de manera profusa”. c) Refuta la posibilidad de la existencia de confusión ante las dos marcas, por existir sólo la marca de su titularidad registrada en Colombia y no ninguna otra. d) Argumenta que no corresponde conocer al Consejo de Estado la acción “sino a los jueces Civiles del circuito Especializados de Santa Fe de Bogotá D.C. (artículo 17 del C. de P.C )”. e) La notoriedad a que hace referencia la norma del artículo 58 literal g) de la Decisión 85 “no emerge por sí, sino que requiere para configurarse de un sinnúmero de hechos, circunstancias y situaciones que la lleguen a formar.
La notoriedad no se dá porque a una sola persona le parezca, sino porque en el común denominador del comercio y público en general para entonces fuera casi que una vedad sabida. No basta con afirmarla, tiene que estar en cabeza de todos por lo menos de la mayoría y en definitiva probada”. f) Anota que “para la época de la solicitud, trámite de registro y obtención del mismo en favor del Sr. JAIME EDUARDO MARTINEZ ARANGO respecto de la marca “EDWIN”, clase 25, en Colombia, tan no era notoria y prueba ninguna de su registro se expuso por terceros que ni la anterior entidad se percató de ello y mucho menos hubo acto cualquiera para evitar su procedencia”. 4º Contestación a la reforma de la demanda presentada ante el Consejo de Estado.
En esta pieza procesal se refuta los argumentos de la reforma, y la demandada sostiene que no puede “dársele efectos retroactivos a las Decisiones 311 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que ya no existen, y en especial a la 344 que hoy nos rige, disque para con base en su artículo 84, interpretar la Decisión 85 de la anterior Comisión, la que por sí está más que derogada”. 5º Contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Los argumentos de esta contestación se refieren a los siguientes puntos: a) “Es cierto que el día 8 de septiembre de 1987 la entonces División de Propiedad Industrial, después del correspondiente estudio de fondo de la solicitud de la marca, concluyó que ésta no encuadraba dentro de ninguna de las causales de irregistrabilidad contempladas por el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual fue incorporada a nuestra legislación mediante el Decreto 1190 de 1978, procediendo de consiguiente a la publicación del extracto de la marca en la Gaceta de Propiedad Industrial.
No obstante, hay que aclarar que la decisión tomada por la División de Propiedad Industrial de publicar dicho extracto no obedeció -como sostiene el demandante- a una conclusión aparente de que la marca no encuadraba dentro de ninguna de las causales que para la irregistrabilidad de la misma consagraba la mencionada Decisión 85, sino a un serio y concienzudo estudio de fondo sobre la solicitud misma”. b) “El demandante no puede afirmar que la marca registrada EDWIN no era novedosa, que la marca del demandante era ampliamente conocida a nivel mundial y que el registro de la primera ocasiona confusión entre los consumidores, toda vez que esta no es la oportunidad procesal para hacer dichas declaraciones.
En efecto, el demandante, o cualquier persona, debió alegar estas circunstancias durante el término para presentar oposiciones ”. c) Observa que la Sociedad KABUSHIKI KAISHA EDWIN-EDWIN CO. LTDA., no ejerció el derecho de oposición que le otorgaban los artículos 65 y siguientes de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y por otro lado, la demandante “no demostró ni debatió dentro de las actuaciones administrativas que la marca EDWIN fuera notoriamente conocida en Colombia o en el Exterior a la fecha de presentación de solicitud de registro marcario allegada por el Señor Jaime Eduardo Martínez Arango ”, observación que la mantiene en base a la interpretación del Tribunal Andino en sentencia de 3 de Diciembre de 1987, Proceso 1-IP-87. 6º En el expediente enviado consta la solicitud del registro de la marca EDWIN (nominativa) para proteger productos de la clase 25, presentada por el apoderado de la Sociedad KABUSHIKI KAISHA EDWIN, EDWIN Co. Ltda., el 11 de noviembre de 1993, solicitud que ha sido publicada, constando además las observaciones del Sr. Jaime Eduardo Martínez Arango, en las que expresa que la marca que se pretende registrar guarda identidad con la marca EDWIN de su propiedad, como así protege iguales productos.
NORMAS APLICABLES AL CASO El texto de las disposiciones aplicables al asunto objeto de esta interpretación son: DECISION 85 Artículo 56: “Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos”. Artículo 58: No podrán ser objeto de registro como marcas: “a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate”;
“g) Las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares”. Artículo 62: “Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a la disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo”.
Artículo 64: “En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58, y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud”. Requisitos que deben reunir los signos para ser registrados El artículo 56 anteriormente transcrito exige tres requisitos para que un signo pueda ser registrado como marca: que sea novedoso, visible y suficientemente distintivo, requisito éste último primordial para que la marca pueda cumplir su rol o función esencial dentro de un mercado competidor de productos y servicios que el empresario pone a disposición del público consumidor, esto es, para que entre productos y servicios de una persona o empresa pueda existir una diferenciación o distinción con los de otra empresa.
Si el signo no tiene la suficiente capacidad distintiva no podría ser registrado como marca, por carecer de un requisito básico para su registrabilidad. Un signo que se confunda con los productos que proteja o que no se diferencie de otro signo por su similitud, no cumpliría la función que la marca persigue. El Tribunal en reiteradas oportunidades ha interpretado esta norma.
Así, dentro del Proceso 1-IP-87, expresó: “De acuerdo con el artículo 56 de la Decisión 85, los signos, para poder ser registrados como marcas, tienen que ser novedosos, visibles, y suficientemente distintivos. La razón de ser del derecho exclusivo a una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones o engaños.
La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados.” “6.2.
La función distintiva De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de la que los signos que la constituyen deben ser “suficientemente distintivos”. Las demás características atribuidas a la marca son derivación de este carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca.
De allí que el signo que se elija para identificar un producto o servicio, tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares.” “La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor y como tal cumple una función individualizadora.
Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla.
Es por ello que el artículo 56 de la Decisión 85 exige que los signos sean “visibles”, calidad que es la única que normalmente permite la identificación. Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse. Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad -que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56).” (“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Bid-Intal, Buenos Aires, Tomo I, págs. 111 y 112).
Estos criterios fueron ratificados, entre otros dentro de los procesos 4-IP-88, G.O Nº 39 de 24 de enero de 1989, 3-IP-90 G.O Nº 70 de 15 de octubre de 1990, 4-IP-90, G. O Nº 71 de 17 de octubre de 1990, 3-IP -91, G.O Nº 93 de 11 de noviembre de 1991, 6-IP-93, G.O Nº 150 de 25 de marzo de 1994, 01-IP-94, G.O Nº 164 de 2 de noviembre de 1994, 5-IP-94, G.O Nº 177 de 20 de abril de 1995, 01-IP-94, G. O Nº 164 de 2 de noviembre de 1994, 2- IP-94, G.O Nº 160 de 21 de julio de 1994, 7-IP-94 y proceso 09-IP-94, G.O Nº 180 de 10 de mayo de 1995.
En el proceso 5-IP-94 respecto a la función distintiva, se anotó así mismo, que es la característica más importante, “que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos” El carácter distintivo de una marca tiene que estar vinculado forzosamente a un producto o servicio, es decir, que la distintividad del signo se originará cuando a éste se le relacione con un producto o servicio.
Mientras el signo sea más distante o menos conexión o vinculación o relación tenga con las características genéricas o descriptivas de los productos, será más distintivo para ese producto o grupo de productos. Dentro del Proceso 09-IP-94 G. O. Nº 180 de 10 de Mayo de 1995 al referirse a la novedad y originalidad del signo el Tribunal, con los antecedentes jurisprudenciales sobre el tema, expresó que estas características son relativas y cita la siguiente doctrina: “Es verdad que en ocasiones el signo que se emplea como marca es nuevo y original.
Pero no es menos cierto que en otras ocasiones la marca está constituida por una palabra extraída del propio idioma o de una lengua extranjera. La falta de novedad es todavía más palpable cuando se emplea como marca un signo que ya venía siendo utilizado como marca para designar productos o servicios de una clase diferente”. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos de Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, Página 24; también en ese sentido Ricardo Metke y Alfredo Casado Cerviño).
Añade dicha sentencia que “Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio.” Causales de irregistrabilidad Un signo considerado aisladamente puede ser novedoso visible y poseer aptitud distintiva, sin embargo pese a reunir estas cualidades o requisitos, dentro del derecho marcario podría estar inmerso en una de las causales o impedimentos de irregistrabilidad que contempla el artículo 58 de la Decisión 85, con lo que un signo originalmente apto para su registro se convierte en irregistrable por caer en una de las causales que la norma comunitaria ha establecido para proteger al orden público, a las buenas costumbres, a la moral, a la defensa de ciertos símbolos patrios y a los derechos adquiridos de terceros con anterioridad a la nueva solicitud de registro, así como al consumidor evitando que, con un signo por registrarse frente a otro ya registrado anteriormente, se pueda inducir a engaño o a confusión entre el signo y los productos que la marca ampara.
En el caso materia de esta sentencia interpretativa los signos por registrarse son idénticos entre sí y para la misma clase de productos, produciéndose no una simple similitud sino una identidad que, sobrepasando la similitud, descarta toda regla para establecer una comparación diferenciadora entre los dos signos. La similitud o semejanza entre signos admite reglas de comparación o de análisis en tanto que la identidad por ser un hecho objetivo no resiste ningún análisis.
Igual criterio se aplicará a los productos que siendo idénticos dejan de ser similares o semejantes. Por regla general, en principio y antes de analizar el aspecto de las marcas notorias, el signo primeramente solicitado o registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio “primero en el tiempo primero en derecho”.
Entre las dos marcas EDWIN, la una colombiana y la otra de origen japonés, la primera inscrita en la República de Colombia es la conferida a favor del Señor Jaime Eduardo Martínez Arango. Esta marca dentro de los principios de la territorialidad y de la especialidad que conforman el campo marcario se encuentra, como en efecto así lo es, registrada en la República de Colombia mediante la resolución 13860 de 12 de Diciembre de 1988; en la correspondiente etapa administrativa no se presentaron oposiciones ni se constató por parte de la oficina nacional competente el registro o solicitud en el territorio colombiano de esa marca ni la existencia de una marca notoria en otro País Por el principio de la territorialidad consagrado en la Decisión 85 se ha de entender que una marca registrada estará protegida y amparada dentro de la jurisdicción geográfica para la cual fue registrada.
Dentro del sistema andino, para que una marca produzca los efectos de uso exclusivo en los 5 Países Andinos, es necesario proceder al registro en cada uno de ellos. Por lo que se entiende que el registro en un solo país no extiende los derechos a los demás países, como sucedería en el caso de la marca COMUNITARIA, o del Registro Internacional, institución jurídica que aún no se encuentra implementada en la región andina, en la cual el registro tiene carácter exclusivamente nacional.
En otro punto, por el principio de la “especialidad” la marcas protegen únicamente los productos o servicios que ella amparan y no la totalidad o generalidad de productos o servicios. Según la Decisión 85, deberán ser de la misma clase. El artículo 58 literal a) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena prohíbe el registro de signos en cuanto estos sean contrarios “a las buenas costumbres o al orden público o las que pueden engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características, o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate”, circunstancias o hechos que para el caso de esta sentencia no son aplicables.
Protección de la marca notoria Los principios generales de “territorialidad” y “especialidad” sufren una excepción dentro de la Decisión 85 al referirse a la marca notoria, pues en una marca común para que exista la confusión ésta debe concretarse o limitarse a productos o servicios comprendidos en una misma clase, en tanto en la marca notoria la confusión ha de producirse con productos o servicios idénticos o similares, no necesariamente de la misma clase, con lo cual la protección se aplica frente a marcas de productos “análogos, parecidos, equivalentes o semejantes. ‘Similar’, según el “Diccionario de Uso Español”, de María Moliner (Editorial Gredos, Madrid, 1986), “se dice de lo que tiene algunos aspectos o partes iguales que los de otra cosa con lo que se compara”.
La similitud de que habla la norma se refiere a los productos, no a las marcas, o sea que la protección especial de la marca notoria no procede frente a marcas de productos disímiles, diversos o diferentes a los protegidos por aquella” (Proceso 3-IP-88, G.O Nº 35 de 28 de octubre de 1988, “Jurisprudencia del Tribunal” pág. 161, tomo I). Esta interpretación comprende a la protección de la marca notoria bajo el régimen de la Decisión 85 La ampliación del principio de la especialidad se concreta “al sector económico al que pertenecen los correspondientes productos”(“La protección de la marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA, Madrid 1993, pág. 268), sector que no ha de ser precisamente el de la clase del nomenclator en el cual se ha incluido la marca, sino más bien que se extiende a sectores similares o idénticos de productos.
El principio de la “territorialidad” adquiere otra dimensión geográfica cuando se trata de una marca notaria. No se circunscribe únicamente al País donde se registró sino adquiere un carácter universal: el registro desborda la esfera nacional para constituirse en un criterio universal. Cualquiera sea el lugar en que la marca notoria se haya registrado, el titular puede hacer valer sus derechos, condicionando su acción a los requisitos establecidos en las normas comunitarias andinas.
En el proceso 5-IP-94 (G. O. Nº 177 de 20 de abril de 1995), al referirse el Tribunal sobre el ámbito territorial de la notoriedad, bajo la concepción de la Decisión 344 expresó lo siguiente: “De ahí que el titular o el poseedor de una marca con posibilidad de acceder a otros mercados deba tener potencialmente el derecho al registro de ella en otros países y el derecho a que se le proteja del uso indebido de su marca por un tercero. El alcance de la protección extraterritorial de las marcas no está limitado a un grupo de países o a un territorio específico sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.” El objetivo de la protección de una marca notoria es el de evitar que un tercero quiera aprovecharse de la notoriedad que esa marca haya alcanzado en un país extranjero, para inscribirla o registrarla en el suyo o en otro a su propio nombre, beneficiándose del prestigio que aquella tiene en el exterior.
Se protege, en consecuencia, al titular de la marca notoria frente a la usurpación o imitación de la misma. Concepto de marca notoria Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa la “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca” (“Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S. A., Madrid, 1984, pág 32).
El profesor Manuel Arean Lalín la ha definido como “la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada”. (“La Protección de la Marca por los Tribunales de Justicia”, Consejo General del Poder Judicial ANDEMA 1993, pág 268).
Por su parte el Tribunal Andino en el proceso 1-IP-87 definió la marca notoria como aquella que “goza de difusión, o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate”. En el Proceso 5-IP-94 (G.O Nº 177 de 20 de abril de 1995) el Tribunal precisó aún más esa definición, al expresar que: “La marca notoria es pues aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo”.
Antecedentes para que una marca sea notoria La notoriedad de una marca o el hecho de que una marca sea notoria tiene sus orígenes o antecedentes en circunstancias o actuaciones anteriores a tal hecho, porque la marca notoria no es tal desde su nacimiento. La notoriedad sigue un proceso, que no se encuentra reglado, sino es una consecuencia del desarrollo comercial de la marca.
Los antecedentes para que una marca sea notoria pueden ser varios, pero la doctrina los ha concentrado en dos: en el “uso intenso de la marca que se ha traducido a la difusión de la misma entre el público de los consumidores” (José Manuel Otero Lastres, “La Prueba de la Marca Notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito - Ecuador 1996).
Este autor en cita de Fernández-Novoa, agrega que “para que surja, pues la notoriedad, es preciso que el uso desemboque en un resultado: que la marca intensamente usada sea reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial de las mercancías”. Otro aspecto que concurre para la existencia de notoriedad de una marca es la calidad de sus productos o servicios;, y es natural que así lo sea, porque ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca y de los productos y servicios que ampara, si estos son de una calidad que no satisfaga la necesidades del comprador o del consumidor o usuario de los servicios.
Con esta condición la marca tiene, como expresa Arean Lalín, “Un magnetismo comercial o selling power”. No es el simple registro de una marca el que le otorga la categoría de notoria a una marca, sino la difusión que de ella se haga en los diferentes mercados, y es el consumidor el que va reconociendo y confiriendo a la marca la característica de notoria gracias al esfuerzo que el titular o el usuario de la marca haga para desplazarla de la categoría de marca común u ordinaria a marca notoria, característica que adquiere entre otras razones por la intensidad de uso, por el prestigio en el mercado y por la divulgación. Conforme a la doctrina, el conocimiento de una marca notoria no implica el uso efectivo de la misma, pues, bastaría con que el conocimiento llegue por los medios y canales apropiados que divulguen la marca.
Sinembargo entre divulgación y uso existe una relación de causa a efecto: nadie divulga un producto que no va a utilizar y a la vez un producto generalmente utilizado tiene por sí su propia divulgación. Extensión del conocimiento de la marca notoria La marca notoria, no ha de constituirse en tal por reconocerse por el mayor número de consumidores ni es requisito que el público en general conozca y distinga a la marca notoria.
El conocimiento sobre la marca notoria está reducido al público perteneciente a los medios interesados del grupo de consumidores o posibles consumidores de los productos a los que la marca se refiere. Así lo expresó el Tribunal Andino dentro del Proceso 1-IP-87; cuando al describir a la marca notoria se refirió a la “que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate.
Esta notoriedad, añade la sentencia, es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores”. “En la interpretación de estas normas comunitarias, considera el Tribunal que, en cuanto a las personas que han de tener conocimiento de una determinada marca para que a ella se le otorgue la calidad de “notoria” y la consiguiente protección ampliada, basta que se trate del grupo de consumidores del producto o servicio al que la marca se refiere y ello en el lugar en donde se adelante el procedimiento y no en otro distinto” (G.O Nº 28 de 15 de febrero de 1988, “Jurisprudencia del Tribunal”, tomo I, págs. 114 y 115).
El conocimiento y el registro de la marca notoria a más de que reúna estas condiciones en el país donde se solicita la protección, según la norma del artículo 58 literal g), puede ser conocida y registrada en el exterior. La notoriedad en el país o en el exterior no ha de abarcar tampoco a todas las regiones geográficas sino más bien ha de entenderse como un conocimiento local dentro de la extensión geográfica de un determinado país. A diferencia de las marcas “celebres” o “renombradas” a las que no hace referencia explícita la Decisión 85, que son conocidas generalmente por todo el público consumidor, las notorias se reducen a un grupo específico de consumidores porque el resto de ellos a lo mejor no se enteren de la existencia de la marca notoria; tal puede ser el ejemplo de la marca de automóviles como VOLVO o ROLLS ROYCE, y que son notorias para el grupo o sector relacionado con el gremio automovilístico; y no así el caso de COCA COLA, que su difusión se extiende hacia la población en general.
Esta ampliación a los productos, también es excepción al principio de la “especialidad”, que en las marcas notorias no se encasilla a una clase del nomenclator (Proceso 1-IP-87, 2-IP-94, G.O Nº 160 de 21 de Julio de 1994, Proceso 5-IP-94, G.O Nº 177 de 20 de Abril de 1995). Con respecto al uso de las marcas el profesor Otero Lastres define la línea final de convergencia de dicho uso.
Dice: “Sin embargo, el uso intenso de una marca, lo que tiene lugar, fundamentalmente, a través de actos de venta del producto o de prestación del servicio y de la publicidad, puede desembocar en dos resultados diferentes en cuanto a la extensión del conocimiento de la marca entre el público de consumidores. Puede ocurrir que la extensión del conocimiento de la marca se haya producido tan sólo entre el público perteneciente a los círculos interesados del correspondiente sector o que la marca se haya difundido entre la generalidad del público de los consumidores.
En el primer caso, estamos ante la marca notoriamente conocida, mientras que en el segundo estaríamos ante la marca renombrada. A decir verdad las denominaciones acuñadas en la práctica para referirse a cada uno de estos dos tipos de marca no parecen muy acertadas, ya que cada una de ellas se sitúa en un plano diferente. La expresión ‘notoriamente conocida’ hace alusión directa al grado de difusión de la marca, mientras que la expresión ‘renombrada’ parece referirse más al prestigio o fama de la marca que a la extensión del conocimiento de la misma.
A esto debe añadirse que incluso la palabra ‘notorio’, que significa ‘público y sabido de todos’, parece convenir mejor a la marca renombrada que a la notoria, en la medida en que es aquélla y no ésta, como luego se dirá, la que es ‘pública y sabida por todos’. Finalmente, como ha señalado el Profesor Areán Lalín, en la realidad del tráfico económico notoriedad y renombre suelen solaparse, de tal suerte que los signos que son conocidos por la mayoría de los consumidores suelen poseer una elevada reputación”.
(Documento citado). Confundibilidad con la marca notoria Entre la marca notoria y la registrada o por registrarse para que exista el impedimento de registro, debe presentarse la confundiblidad entre los signos y los productos o servicios que pueden ser idénticos o similares en las dos marcas, sin que la identidad o semejanza que se produzca debe anotarse en la misma clase del nomenclator, pues como queda dicho, en el caso de las marcas notorias al amparo de la Decisión 85, el principio de la “especialidad” se amplía al sector de las mercaderías que se incluyen en el sector al que pertenece dicha marca, y no se circunscribe a la “clase”.
En el caso que se examina la identidad de los dos signos y de los productos es indiscutible, por lo que el Tribunal se abstiene de analizar las reglas jurisprudenciales y doctrinales que al respecto ha sentado en varios fallos. Prueba de marca notoria En los fallos dictados dentro de los procesos 5-IP-94 y 8-IP-95, el Tribunal diferenció entre lo que significa “la marca notoria” del “hecho notorio”, precisando que para la primera la prueba es necesaria, porque la notoriedad de la marca nace de hechos o antecedentes posteriores a su registro y se circunscribe a un grupo de consumidores allegados a los productos o servicios que la marca protege.
En tanto que el hecho notorio puede ser alegado sin necesidad de probarlo (notoria non egent probatione) “ya que se trata de una realidad objetiva que la autoridad competente debe reconocer y admitir”, (Proceso 1-IP-87). Se han pronunciado sosteniendo la necesidad de la prueba de la marca notoria entre otros Manuel Arean Lalín, Ricardo Metke y Manuel Pachón. Se suman a los criterios anteriormente anotados los del profesor Victor Bentata, quien sostiene: “La prueba de notoriedad es pues, procesalmente hablando, un requisito de equidad.
Una cosa es el hecho de que exista una marca “notoria” (en su sentido técnico), es decir que no requiera prueba, y otra cosa es la pretensión de que se trate de una marca notoria, en cuyo caso se requiere cierta prueba dependiendo del grado de popularidad ” “ lo esencial es que la prueba, cualquiera que fuere, satisfaga a quien debe pronunciarse” (“Reconstrucción del Derecho Marcario”, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1994, pág 111).
Este mismo autor al relacionar la marca notoria con el “hecho notorio”, expresa: “Así como éste último no requiere prueba por ser evidente para todo hombre consciente, por ejemplo golpes de Estado o terremotos, la afirmación relativa, es decir de parte interesada, de notoriedad, requiere sustanciación” (Obra citada, pág. 105). La prueba para justificar la existencia de la marca notoria, tiene su razón de ser: la notoriedad surge de una serie de acciones realizadas por el titular de la marca (publicidad, ventas, inversión, público consumidor) que sumados dan lugar al nacimiento de la notoriedad, muchas de las cuales pueden ser desconocidas inclusive por la autoridad administrativa o judicial, y precisamente con la prueba se pretende convencer que la marca a la que se alega la característica de notoria tiene condiciones exteriores que no rodean a una marca común u ordinaria.
Se inclina también por la necesidad de la prueba de la marca notoria el tratadista Otero Lastres, al expresar que “ si la prueba jurídica consiste, como es sabido, en una actividad a través de una comparación entre la afirmación sobre un hecho y la realidad del mismo, la prueba de la marca notoriamente conocida consistirá en comparar la afirmación sobre el hecho de la notoriedad de una marca determinada con la verdadera realidad del conocimiento de dicha marca”.
Señala además que “Una vez que ya conocemos el hecho que hay que probar, esto es, la notoriedad o, en su caso, el renombre de la marca, estamos ya en condiciones de entrar en el análisis de la prueba de la notoriedad de la marca. Pero antes debemos deshacer un posible error en el que podría incurrirse por la distinta terminología que se utiliza en materia de marcas y en la de la prueba.
En efecto, de todos es conocido que en materia de prueba rige el criterio de que los hechos notorios no necesitan ser probados: “notoria non egent probatione”. De aquí que se pueda plantear la cuestión de si la notoriedad de una marca es uno de esos hechos notorios que no necesitan de prueba. La respuesta es negativa. Aunque se emplee la denominación de marca notoriamente conocida, lo cierto es que la notoriedad stricto sensu es un hecho que necesita ser probado.
Cosa diferente sucede, a mi modo de ver, con las marcas que son verdaderamente renombradas, como por ejemplo, la marca Coca-Cola, cuyo extensísimo grado de conocimiento entre los consumidores no parece que necesite de una prueba, por lo que puede ser admitido directamente por los Tribunales como hecho notorio no necesitado de prueba. Naturalmente, puede haber supuestos en los que no esté claro si la marca en cuestión es notoria o renombrada.
En tal hipótesis, lo aconsejable es llevar a cabo la correspondiente actividad probatoria.” El Tribunal Andino dentro del Proceso 8-IP-95 (G.O Nº 231, de 17 de octubre de 1996) dijo: “La protección a la marca notoria, le otorga otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tenga que probarse las circunstancias que precisamente han dado a esa marca esa característica”.
En síntesis, la prueba de la marca notoria al amparo del régimen de la Decisión 85 es necesaria para comprobar el hecho de la notoriedad de la marca sin que esa Decisión establezca ni medios ni criterios probatorios como lo hace el artículo 84 de la Decisión 344. Ante el vacío comunitario, se han de aplicar en cuanto a las pruebas y medios probatorios, los sistemas procesales de cada País Miembro, en concordancia con el principio de la “complementariedad” entre el derecho comunitario y el derecho nacional, de aplicación excepcional cuando en silencio del primero, el segundo lo complementa.
El reconocimiento de la marca notoria Dos sujetos son los generadores para que una marca se constituya en notoria: el titular de la marca y los consumidores. El primero con su afán comercial de que su marca sea conocida, difundida y que sus productos tengan una receptividad entre los consumidores, y estos en la aceptación de que la marca es conocida entre un grupo de conocedores de los productos a los que la marca se refiere.
Sin embargo ni el titular de la marca o los consumidores por sí solos podrían llegar a la conclusión de que una marca es notoria, resolución que corresponde bien sea a la autoridad nacional competente dentro de la etapa administrativa o a la autoridad judicial, cuando en el trámite o en el proceso se aporten las pruebas para llegar a esa conclusión. El artículo 85 de la Decisión 344 establece un sistema comunitario de información sobre las marcas notorias, norma que dispone lo siguiente: “A fin de facilitar la protección de las marcas notorias, las oficinas nacionales competentes establecerán un sistema adecuado de notificación e información”.
Esta información constituirá un medio de prueba de la notoriedad dentro de la fase de registro, “que podría ser destruida según anota Otero Lastres, al formular observaciones si se acredita que la correspondiente marca ha perdido la condición de notoria. Y lo mismo cabe decir en el ámbito judicial”. Este listado de marcas notorias no sería el único requisito por sí, para probar la notoriedad, pero sí constituiría “un indicio muy importante de ello sobre todo si en la lista se incluyesen las marcas declaradas notorias por sentencias firmes de los Tribunales de Justicia”, según asevera el nombrado tratadista Otero Lastres.
Momento en que la marca notoria debe tener esa calidad El Tribunal en el caso subjudice se encuentra con una realidad fáctica frente a dos hechos: la marca “EDWIN” concedida mediante Resolución 013860 del 12 de Diciembre de 1988, a favor del señor Jaime Eduardo Martínez Arango, (Registro 12244) previa solicitud del 11 de Abril de 1985 y la demanda de nulidad de la misma presentada ante el Consejo de Estado, por la compañía Kabushiki Kaisha Edwin, Edwin Co. Ltda., de 10 de Diciembre de 1993, la que reclama su derecho por ser su marca notoria.
En el proceso interno consta un listado de Países en los cuales la marca “EDWIN” demandante, ha sido registrada, al cual se remite para estos efectos sólo a los siguientes: PAIS MARCA CLASE FECHA DE FECHA DE REGISTRO RENOVACION JAPON EDWIN LOC.17 OCT16-68 DIC21-88 DIC21-89 INT. 25 ARGENTINA EDWIN INT. 25 Cedido a Edwin Co., Ltd. URUGUAY EDWIN INT. 25 Cedido a Edwin Co., Ltd.
EEUU EDWIN INT. 25 DIC24-85 DIC24-2005 CANADA EDWIN INT.25 MAR28-86 CANADA EDWIN W/ INT.25 MAR28-86 FOOT DEVICE ALEMANIA EDWIN INT.25 AGO11-82 AGO11-92 AG11-2000 BENELUX EDWIN INT.25 FEB16-77 JUL5-86 JUL5-96 AUSTRIA EDWIN INT.25 JUL 9-81 JUL 9-2001 DINAMARCA EDWIN INT.25 MAY 12-78 JUN22-88 A MAY12-1998 FINLANDIA EDWIN INT.25 OCT. 5-83 RENOVACION SOLICITADA FINLANDIA EDWIN W/ INT.25 OCT. 5-83 RENOVACION FOOT DEVICE SOLICITADA SUECIA EDWIN INT. 25 FEB17-78 OCT2-87 FEB17-1998 NORUEGA JEANSEDWIN INT.25 AG29-85 AG29-1995 NORUEGA EDWIN W/ INT. 25 SEP27-84 SEP9-1994 FOOT DEVICE SUIZA EDWIN INT. 25 MAY6-80 MAY 6-2000 ITALIA EDWIN INT. 25 ENE. 27-86 MAR 16-2001 ESPAÑA EDWIN INT. 25 MAR20-82 MAR 20-2002 GRECIA EDWIN INT. 25 MAR17-83 OCT2191 OCT21-2001 Sin que signifique una violación a la prohibición que sobre el Tribunal recae por el artículo 30 del Tratado (calificar los hechos materia del proceso), sino por tratarse de una situación objetiva, se menciona que en el proceso nacional al momento de solicitarse la marca “EDWIN”, se habían registrado en varios Países esa misma marca y dentro de la clase internacional 25.
Sin embargo, es necesario advertir que el solo registro de una marca en uno o más Países no le otorga por sí solo la catalogación de marca notoria, sino que, según se ha expresado, ésta resulta del conjunto de factores que es necesario probar ya sea dentro de la etapa administrativa de registro, o en el ámbito judicial cuando el titular de la marca notoria registrada en el País o en el exterior haga valer sus derechos, entre otros para oponerse u observar el registro de una marca cuando se dan las condiciones y requisitos que plantea el artículo 58, literal g) de la Decisión 85, o posteriormente, durante el ejercicio de la acción de cancelación (hoy de nulidad), contenida en el artículo 76 de la propia Decisión 85, que a su tenor expresa “El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los artículos 56 y 58 del presente Reglamento”, artículo 58, literal g) que según la demandante ha sido violado.
El hecho de que la marca fue o es notoria ha de establecerse no en la fecha de la demanda de nulidad de la Resolución del registro de la marca cuestionada, sino al momento en que fue solicitada y tramitada, pues, confrontando el artículo 76 con el trámite del registro de una marca, se desprende que la contravención al artículo 58, fundamento de esta acción de nulidad, se da una vez que la marca fue conferida mediante una resolución administrativa que ha causado estado.
Por lo tanto la marca notoria tiene que ser anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria. Examen de registrabilidad El artículo 62 de la Decisión 85 impone a la oficina nacional competente la obligación de examinar si la solicitud cumple con los requisitos legales y reglamentarios de fondo y de forma, examen que tendrá especial particularidad en el cumplimiento de los artículos 56, 58, 59, 60 y 61; es decir, le corresponde analizar los signos que son irregistrables (artículo 58), la marca consistente en una palabra de idioma extranjero (artículo 59), los requisitos que debe reunir la solicitud (artículo 60) y los documentos que deben acompañarse a la misma (artículo 61).
En esta acción examinadora es de “esperar del funcionario una conducta especialmente diligente en lo que se refiere a la verificación de los supuestos en que puede estar comprendido el interés público” (Proceso 4- IP-88), así como también le corresponde examinar los requisitos de registrabilidad, entre ellos el previsto en el literal g) del artículo 58, esto es la confundibilidad con una marca notoria.
La obligación impuesta a la oficina nacional competente en el artículo 62 le otorga un poder decisorio que se concreta en el rechazo de la solicitud, que procederá previa audiencia del solicitante (artículo 64). Por otro lado si la propia oficina nacional competente, partiendo del examen de irregistrabilidad, llega a la convicción o estima que el signo a registrarse cumple con todos los requisitos procederá al registro de la marca.
No resulta opcional en consecuencia para el funcionario nacional competente el registro de marca sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad (Proceso 4-IP -88, G.O Nº 39 de 24 de enero de 1989, “Jurisprudencia del Tribunal, tomo I, pág. 173). El Tribunal dentro del Proceso 2-IP-95 (G.O Nº 199 de 26 de enero de 1996) al interpretar el artículo 64, expresó que: “Esta disposición no encarna obligación imperativa de rechazo por parte de la administración, cuando ésta considera que se ha cumplido con los requisitos previstos en la Decisión 85 para la admisión de la solicitud de registro, quedando a salvo los derechos de terceros para ejercer los recursos legales.
“La audiencia con el solicitante para proceder al rechazo, es una formalidad que debe ser cumplida antes del dictamen de la correspondiente resolución.” “La inscripción de una marca en la que se contravengan las disposiciones del artículo 56 y 58 de la Decisión 85, provoca la cancelación del registro al tenor de lo dispuesto en el artículo 76 de esa Decisión. De donde se deduce que el examen previo al registro de la marca con el fin de dotarle de una mayor probabilidad de validez, no es sino relativo, porque de esa resolución cabe la acción de cancelación.” En sentencia de 9 de diciembre de 1988 (Proceso 4-IP-88, G. O nº 39 de 24 de enero de 1989), el Tribunal al referirse a los artículos 62 y 64 expresó: “De acuerdo con el artículo 62 de la Decisión 85, toda solicitud, para el registro de una marca debe ser examinada por la oficina nacional competente a fin de determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios, tanto de fondo como de forma.” “El funcionario competente, antes de dar trámite a una solicitud de registro, también debe constatar el cumplimiento de los demás requisitos de registrabilidad, entre ellos los previstos en los literales f) y g) del citado artículo en virtud de los cuales no es registrable una marca que puede confundirse con otra ya registrada, en los términos que dichas normas señalan.
“El artículo 64 de la Decisión 85, por su parte, dispone que es obligación de la oficina nacional competente la de rechazar las solicitudes de registro de marcas que no cumplen con los requisitos exigidos al efecto en la misma Decisión 85 (artículo 56, 58 y 59). “El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la oficina nacional competente “podrá decidir el rechazo de la solicitud” (subraya el Tribunal), debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibídem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad”.(Proceso Nº 4-IP-88 G. O. Nº 39 de 24 de enero de 1989;
“Jurisprudencia del Tribunal ” Tomo I, págs. 172 y ss). Dentro de la sentencia interpretativa de la misma norma del artículo 64 de la Decisión 85, en el Proceso 6-IP-95 (G.O Nº 215 de 17 de julio de 1996), este Organismo Comunitario sostuvo: “Del contenido del artículo anteriormente transcrito, se deduce que se refiere a la potestad que tenía la Oficina Nacional Competente, de decidir el rechazo de la solicitud de registro de marca, cuando existiese incumplimiento de los requisitos señalados en la misma Decisión 85.
Esto quiere decir que si a juicio de la Oficina Nacional se cumplieron los requisitos y no existe causal de irregistrabilidad, sí podía autorizar al registro de la marca. Queda claro que en consecuencia la norma acusada de violada (art. 64) se refiere al rechazo de la solicitud y no a la nulidad del registro. “En consecuencia, si la solicitud no mereció observaciones y a criterio de la autoridad nacional, cumplió los requisitos previstos en la Decisión 85, procede el registro de la marca.
Por otra parte, la misma norma comunitaria prevé que después de otorgado el registro, el mismo puede ser cancelado, cuando se verifique de oficio o a petición de parte, que el mismo fue otorgado en contravención a lo dispuesto por los artículos 56 y 58 de la misma Decisión.” Respecto a la oposición cabe mencionar lo expresado por Bertone y Cabanellas (“Derecho de Marcas”, tomo I, pág. 404), quienes sostienen que “la oposición formulada fuera de término no surte efectos jurídicos como tal; es un mero ‘llamado de atención’, sin consecuencias formales concretas.
“La falta de articulación oportuna de oposiciones no implica la renuncia al ejercicio de los derechos en que tales oposiciones pudieron fundarse; tales derechos podrán ejercerse posteriormente por las vías judiciales que corresponden, particularmente mediante las pertinentes acciones de nulidad. El no ejercicio de las oposiciones, sin embargo, implica que los derechos en que éstas pudieron fundarse ya no pueden ser ejercidos por sus titulares en el trámite administrativo.
Si, en consecuencia, la marca es concedida, gozará de la presunción de validez que deriva de los actos administrativos ”. Por tanto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Para que un signo sea registrable, a más de ser novedoso, visible y suficientemente distintivo, no debe estar impedido de su registro por cualquiera de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 58 de la Decisión 85. 2.
Recibida una solicitud para el registro de una marca y según la Decisión 85, la oficina nacional competente antes de concederla, examinará los requisitos de fondo, entre los que analizará detenidamente los causales de irregistrabilidad que esa Decisión contempla, según los elementos de juicio y las pruebas a su alcance en ese momento. 3.
Bajo la Decisión 85 los principios de “especialidad” y de “territorialidad” que rigen en el sistema marcario, tienen una excepción y ampliación con respecto a las marcas notorias. Por el primero, la marca notoria se extiende a productos idénticos o similares no de la misma clase del nomenclator; por el segundo, la marca registrada y conocida en cualquier otro País, puede servir de base para la oposición o de fundamento para la acción de nulidad de una marca idéntica o semejante que proteja iguales o idénticos productos o servicios. 4.
Para que una marca pueda considerarse como notoria, además del registro de la misma en varios Países, se requiere del conocimiento que de ella y de sus productos tenga el grupo o sector económico al que pertenece la marca, y así mismo, de la difusión que de ella haya hecho su titular, sea en el País en el cual se reclame la notoriedad o en el extranjero. 5.
La existencia de la marca notoria no se presume. Es necesario probarla ante la oficina nacional competente o ante la autoridad judicial, por los medios que regulen los procedimientos en los diferentes Países Miembros. 6. El hecho de la notoriedad de la marca se remontará a la circunstancia de tal característica, al momento de la presentación de la solicitud de registro de la nueva marca. 7.
La Oficina Nacional Competente concederá la marca si a su criterio la solicitud reúne todos los requerimientos que la norma comunitaria contempla. Así mismo, si estima que no reúne los requisitos de los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85, deberá rechazarla, previa audiencia del solicitante. 8. El registro de una marca conferido en contravención de las disposiciones de los artículos 56 y 58 de la Decisión 85, podrá ser cancelado o anulado de oficio o a petición de parte, en cualquier momento mediante el ejercicio de la respectiva acción. 9.
De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en la acción de nulidad del Proceso en el expediente Nº 2277. 10. En cumplimiento del artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifiquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 11.
Remitase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Dr. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Dr. Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Dr. Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Dr. Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en los expedientes de esta Secretaría. CERTIFICO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.